CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: CRB Capital S.A.S. Tema: Registro como marca del signo mixto “CHARLIE PARRILLA”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 34738 de 30 de junio de 20151 y 82927 de 23 de octubre de 20152 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro del signo como marca mixta “CHARLIE PARRILLA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Charlie Parrilla Ltda. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Charlie Parrilla Ltda., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1.

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1. Resolución número 34738 de 30 junio de 2015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó de oficio la solicitud de registro de la marca CHARLIE PARRILLA a la sociedad CHARLIE PARRILLA LTDA., para distinguir productos (sic) de la clase 43 internacional. 1 Folios 9 a 15 C. pp.

“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 16 a 19 C. pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 22 a 36 C. pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.1.2. Resolución No. 82927 de 23 de octubre de 2015, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 34738 de 30 junio de 2015, confirmándola en su integridad agotando el requisito de procedibilidad. 2.2.

Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a título de restablecimiento del derecho a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca CHARLIE PARRILLA en la clase 43 internacionales de acuerdo con, la solicitud N° 14-203443 en favor de mi representada. 2.3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”4 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Manifestó que, el 15 de septiembre de 2014, la sociedad Charlie Parrilla Ltda. solicitó el registro como marca del signo mixto “CHARLIE PARRILLA” para distinguir servicios de la clase 436 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]”. 4.

Indicó que una vez publicada la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial, no se presentó oposición por parte de terceros. 5. Aseveró que, a través de la Resolución 34738 de 30 de junio de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo solicitado, con fundamento en el cotejo realizado de oficio con las marcas: i) “CHARLIE´S” (nominativa) con registro 416.000, que ampara productos de la clase 29 del nomenclátor internacional; ii) “CHARLIE´S” (mixta) con registro 469.157, que ampara productos y servicios en las clases 29, 30 y 43; y iii) “CHARLIE´S EST. 1987 No. 1 ROAST BEEF FAST GOOD FOOD” (mixta) con registro 469.237, que ampara productos y servicios en clases 29, 30 y 43, cuyo titular es CRB CAPITAL S.A.S. Frente a esta decisión Charlie Parrilla Ltda. interpuso recurso de apelación. 6.

Señaló que, mediante la Resolución 82927 de 23 de octubre de 2015, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió confirmar la Resolución 34738. 4 Folio 24 C. pp. 5 Folios 24 y 25 C. pp. 6 Versión 10. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.

Fundamento de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamento de derecho 7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro del signo mixto “CHARLIE PARRILLA” en la clase 43 a favor de la sociedad Charlie Parrilla Ltda., al considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas “CHARLIE´S” y “CHARLIE´S EST. 1987 No. 1 ROAST BEEF FAST GOOD FOOD” desconociendo lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 9.

Sostuvo que, al realizar al cotejo entre el signo y las marcas, se advierte que no son similarmente confundibles en tanto que presentan diseños propios, cuyo posicionamiento de los gráficos son distintos, y con contenidos conceptuales diferentes. 10. Advirtió que “[…] la marca CHARLIE PARRILLA (mixta) presenta un gráfico con tres animales de granja (vaca, cerdo y gallina) y la parte denominativa está acompañada de utensilios de comedor, tal como lo es el tenedor [y] los colores café, amarillo y rojo fueron reivindicados en la solicitud.

En contraste con las marcas CHARLIE’S, Charlie’s y Charlie’s EST. 1987 No. 1 ROASTBEEF FAST GOOD FOOD, éstas no tienen un elemento gráfico que las acompañe, sólo su tipo de letra característico. Por tanto, el hecho de que las marcas se caractericen por contener denominaciones similares, no implica ni justifica que la SIC no de relevancia a sus elementos figurativos, sobre todo cuando representan conceptos o ideas que son disímiles y que, por lo tanto, tienen relevancia distintiva y favorecen la diferenciación y la prevención del riesgo de confusión […]”. 11.

Resaltó que el signo solicitado contiene elementos figurativos que, al observarse en un conjunto, sin fraccionarse, lo hacen totalmente distintivo respecto a las marcas registradas, el sólo hecho de incluir la expresión CHARLIE, de manera secundaria, no lo hace confundible respecto de estas. 7 Folios 25 a 34 C. pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 13.

Señaló que las marcas cotejadas son semejantes debido a que comparten el elemento característico y predominante CHARLIE, por lo que existen semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas. 14. Manifestó que existe conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por los signos distintivos cotejados, comoquiera que son complementarios y, en consecuencia, el consumidor pensará que “[…] se identificaría un “nuevo” restaurante del mismo titular y que por ende se ofrecerían los mismos productos identificados bajo las marcas anteriormente registradas […]”. 15.

Asimismo, argumentó que los productos y servicios comparten el mismo canal o medio de publicación, distribución o comercialización y presentan una relación entre los productos que pretenden distinguir. Ello, comoquiera que entre los productos y servicios que pretende distinguir el signo solicitado por la demandante, se encuentran los servicios para los que fueron solicitadas y concedidas las marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

II.2. Contestación de la sociedad CRB Capital S.A.S. 16. La sociedad CRB Capital S.A.S., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada9 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 17. La sociedad Charlie Parrilla Ltda. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 28 de marzo de 201610 en contra de las Resoluciones 34738 de 30 de junio de 2015 y 82927 de 23 de octubre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 18.

Por auto de 19 de diciembre de 201611 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad CRB 8 Folios 116 a 121 C. pp. 9 Folios 155, 159 y 161 C. pp. 10 Folio 1 C. pp. 11 Folios 52 y 53 C. pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Capital S.A.S. El 24 de febrero de 201712 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 19.

A través de providencia de 2 de agosto de 201913 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 7 de febrero de 202014. 20. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por los sujetos procesales. 21.

Mediante auto de 30 de junio de 202015 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 169-IP-2020 de 7 de diciembre de 202116 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 151 ibidem.

Dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. 2. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486, para tratar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión 12 Folio 69 vto 13 Folio 162 C. pp. 14 Folios 175 a 178 C. pp. 15 Folios 181 a 185 C. pp. 16 Índice 65 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 4.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] 4.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (Intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 23.

Mediante auto de 8 de marzo de 202217 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 24. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante18 reiteró sus argumentos de nulidad.

Por su parte, la SIC y el tercero con interés directo en el proceso guardaron silencio. Asimismo, el Ministerio Público19 rindió concepto y argumentó que: i) existe semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados en tanto que contiene el elemento CHARLIE, sin que el tipo de letra y gráficos del signo le otorguen distintividad; y ii) los productos y servicios identificados tienen conexidad competitiva.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 25. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única 17 Índice 67 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 74 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 19 Índice 76 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 26. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 34738 de 30 de junio de 2015 y 82927 de 23 de octubre de 2015 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro del signo como marca “CHARLIE PARRILLA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Charlie Parrilla Ltda. 27.

La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “CHARLIE PARRILLA” y las marcas: i) “CHARLIE´S” (nominativa) con registro 416.000, que ampara productos de la clase 29 del nomenclátor internacional; ii) “CHARLIE´S” (mixta) con registro 469.157, que ampara productos y servicios en las clases 29, 30 y 43; y iii) “CHARLIE´S EST. 1987 No. 1 ROAST BEEF FAST GOOD FOOD” (mixta) con registro 469.237, que ampara productos y servicios en clases 29, 30 y 43, cuyo titular es CRB CAPITAL S.A.S. se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 28.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 29. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 34738 de 30 de junio de 201521 y 82927 de 23 de octubre de 201522 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro del signo como marca mixta “CHARLIE PARRILLA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Charlie Parrilla Ltda. IV.4.

Análisis del caso concreto 30. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro del signo como marca mixta “CHARLIE PARRILLA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]”. conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 21 Folios 9 a 15 C. pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 22 Folios 16 a 19 C. pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 31.

A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no tiene semejanzas con las marcas previamente registradas que generen riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores. Ello, en tanto que, si bien contienen la expresión CHARLIE, existen elementos adicionales que hacen al signo solicitado distintivo, por lo que la SIC desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 32.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 169-IP-2020 de 7 de diciembre de 202123 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) ibidem de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 151 ejusdem. 33. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 34. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 23 Índice 65 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 35.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Signo solicitado por la parte demandante (mixta) Clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por CRB Capital S.A.S. Marca Tipo Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro CHARLIE´S nominativa 29 416.000 Mixta 29, 30 y 43 469.157 Mixta 29, 30 y 43 469.237 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 36.

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto solicitado y las marcas nominativa y mixtas del tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 37.

En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 38.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 39.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”24. 40.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas mixtas previamente registradas el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto. 41.

Antes de realizar al cotejo marcario, la Sala observa, de una parte, que el signo solicitado reivindica colores y, de otra, que resulta necesario establecer si los signos confrontados incorporan elementos de uso común o descriptivos. Solo una vez definida esta circunstancia podrá determinarse su carácter distintivo y, en consecuencia, realizar el análisis de confundibilidad, pues aquellas partículas que carezcan de distintividad deben excluirse del análisis. 42.

Sobre el particular, la Sala advierte que las expresiones: i) “PARRILLA” resulta ser de uso común para la clase 43; ii) “EST” en clase 30; iii) “No” en clases 29, 30 y 43; iv) “1” en clases 29, 30 y 43; v) “ROAST” en clase 30; vi) “BEEF” en clases 29 y 43; 24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016.

Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio viii) “FAST” para 29, 30 y 43; ix) “GOOD” en clases 29, 30 y 43; y x) “FOOD” en clases 29, 30 y 43, tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados25: “PARRILLA” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “SAN CARBON PARRILLA BAR” INVERSIONES ALIMENTICIAS LA PAMPA S.A. 43 286.817 “EL CAFÉ DE BUENOS AIRES PARRILLA RESTAURANTE” TORTONI CIA LTDA. 43 315.953 “PARRILLA EXPRESS GOURMET” LUZ JANETH VERANO ARANDA 43 396.549 “EST” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “20.EST.07 BROHDERS BAKERY” BROHDERS BRANDS, LLC. 30 504.566 “Teisseire Est. 1720” TEISSEIRE FRANCE 30 528.492 PALLETA FACTORY EST. 2014 ANDRÉS FRANCISCO CUJIÑO ALVAREZ 30 22.346 “No” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “CRISPI No. 4 “ IRAGORRI Y CIA S.C.S. PRODUCTOS ALIMENTICIOS INGEX COLOMBIA 29 313.719 25 Consulta realizada el 3 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “NO PIDA POLLO, PIDA POLLO PIPASA” CARGILL, INCORPORATED 29 355.118 “NO COMA CUENTO, COMA CARNE” FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS - FEDEGAN 29 400.668 NO DEJES QUE EL HAMBRE ATAQUE, AGARRA UN SNICKERS MARS, INCORPORATED 30 271.139 “NO TE LIMITES” BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION 30 276.166 “AJI-NO-SILLAO” AJINOMOTO CO., INC. 30 286.774 “GUAU HOUSE VIVIR AQUI YA NO ES UNA VIDA DE PERROS” LAYMO S.A.S. 43 363.608 POLLO FELIZ NO HAY OTRO MEJOR EMPRESA NACIONAL DE POLLOS ASADOS, S.A. DE C.V. 43 370.971 “No somos comida rápida somos comida práctica MAÍS + MAÍZ Mucho más que maíz” EMPRESA NACIONAL DE POLLOS ASADOS, S.A. DE C.V. 43 457.056 “1” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2” INVERSIONES ALIMENTICIAS P[&]P S.A.S. 29 14.746 “CREMA DE LECHE 1/4 DE LIBRA ALQUERÍA” PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S. BIC 29 312.235 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “SIMILAC ADVANCE 1” HOSPIRA, INC. 29 319.910 “SIMILAC ADVANCE 1” HOSPIRA, INC. 30 319.911 “1/2 HORA” INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. 30 320.855 “MELATONINA 1 A” CENTRO CIENÍIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLÓGICA S.A.S 30 254.885 “SPACIO 1” PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 43 273.774 “2 X 1 PIZZA” SILVIA JIMENA MALDONADO HUERTAS 43 601.542 “1 6 2 1” HOTEL SANTA CLARA S.A. 43 425.704 “ROAST” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “ALL NATURAL MANIZZOTE HONEY - ROASTED NUTS” HÉCTOR EDUARDO QUICENO SALAZAR 30 396.428 “CITY ROAST” SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 30 479.134 “CADBURY´S ROAST ALMOND” CADBURY UK LIMITED 30 183.426 “BEEF” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “CEBÚBEEF CARNE DE EXPORTACIÓN” ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO SIMMENTAL, SIMBRAH, SIMMCEBU Y 29 359.652 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio SUS CRUCES "ASOSIMMENTAL- SIMBRAH" “BEEFY MELT BURRITO” TACO BELL CORP. 29 459.237 “ARGENTINE ANGUS BEEF – CONTROLLED BY ARGENTINE ANGUS ASSOCIATION” ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS 29 457.385 “MR.

BEEF” CARLOS EDUARDO SANTOS OTALORA 43 334.171 “ITANO´S BEEF AND PASTA” JUAN FELIPE SALCEDO DEL CASTILLO 43 392.295 “MADURITO BEEF COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRI FASE S.A.S. 43 426.343 “FAST” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “SLIM.FAST” GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED 29 280.234 “DIMONTI FAST FOOD” ALIMENTOS LA CALI S.A.S 29 284.302 “BELIGHT FAST” LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S A.S INSTITUTO FARMACOLÓGICO BOTÁNICO S.A.S 29 325.919 “SLIM.FAST” “GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED” 30 280.233 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “DIMONTI FAST FOOD” SISTEMAS INDUSTRIALES Y TÉCNICOS S.A. SINTECSA 30 284.301 “CHOCOFAST” FOODEX S.A. 30 288.363 “BREAKFAST AND DINNERS B & D” JORIKI S.A. 43 352.183 “NATURALLY FAST” INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. 43 438.955 “FASTER” EDWIN ALEXANDER USCATEGUI AGUDELO 43 435.359 “GOOD” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “IT'S FINGER LICKIN' GOOD” KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC 29 247.099 “IT´S GOOD TO KNOW” SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 29 316.151 “MCCAIN IT´S ALL GOOD” MCCAIN FOODS LIMITED 29 428.520 “IT´S FINGER LICKIN GOOD” KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC 30 267.293 “GOOD FOOD, GOOD LIFE” SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 30 267.769 “DAIRY GOOD TM” R.M. PALMER COMPANY 30 270.530 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “JOHNNY B.GOOD” JBG CORP S.A. 43 386.179 “NOW GOOD” ORESTE SANGIOVANNI PANEBIANCO 43 367.669 “SO GOOD” KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC 43 410.776 “FOOD” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “FABANNI FOODS” GIRONES S.A. 29 256.261 UNILEVER FOODSOLUTIONS UNILEVER N.V. 29 323.341 “FIX FUNCTIONAL FOODS” RIVIERE VILLAMIZAR S.A.S UNIDAD DE ESTÉTICA Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ACQUA LTDA. 29 339.608 “GERIFOOD” SABER VIVIR, LABORATORIO DE BIENESTAR PARA PERSONAS MAYORES S.A.S 30 283.343 “FOODEXPRESS” FOODEX S.A. 30 336.883 “PATACONES, FOOD AND GALLERY” COMERCIALIZADORA ISO S.A.S 30 309.258 “KETACO- MEXICAN FOOD” COMPAÑÍA DE ALIMENTOS KETACO S.A.S. 43 298.678 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “PATACONES, FOOD AND GALLERY” COMERCIALIZADORA ISO S.A.S 43 309.259 “FISCHERS SEA FOOD” BONGO SEAFOOD HOUSE S.A. 43 319.804 43.

Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 44.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que26: “[…] el que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva […]”. 45. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que: i) las expresiones “EST” y “ROAST”, en la clase 30, constituyen partículas de uso común, como se expuso supra, naturaleza que también se predica respecto de las clases 29 y 43; y ii) la palabra “BEEF” es igualmente un término de uso común en las clases 29 y 43, así como en la clase 30, habida cuenta de la conexidad que puede existir entre los productos y servicios de dichas clases. 46.

En efecto, los productos alimenticios de origen vegetal, así como carnes, frutas o huevos, guardan conexidad con los servicios de restaurantes y cafeterías, cuyo objeto es la provisión de alimentos y bebidas. Lo anterior se explica porque tales productos resultan esenciales para la adecuada prestación del servicio, de manera que ambos se consideran complementarios. 47.

Ahora bien, la Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica27. 48.

En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello por lo que el método establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo 26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación prejudicial 611-IP-2019. 27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 49.

En relación con lo anterior, la Sala advierte que la expresión “EST. 1987” constituye un término descriptivo respecto de los productos y servicios amparados por la marca con certificado No. 469.237, en la medida en que se emplea para indicar su procedencia temporal, es decir, la fecha en que se estableció la producción, venta o fabricación del producto ofrecido, o bien el inicio de la prestación del servicio de restaurante o cafetería, lo que evidencia su carácter descriptivo28. 50.

Las marcas descriptivas, al igual que las de uso común, no son susceptibles de apropiación exclusiva porque cualquier competidor en el sector debería poder utilizarlas para describir productos o servicios con características similares. 51. De lo expuesto, los elementos conformados por expresiones de uso común como PARRILLA, EST, No, 1, ROAST, BEEF, FAST, GOOD y FOOD, y descriptiva EST.1987, al estar presentes en los signos enfrentados dentro de las clases 29, 30 y 43 deben ser excluidas al momento de realizar el examen de confundibilidad dado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se trata de palabras que no pueden ser utilizadas en exclusiva por un empresario, y su exclusión no reduce los signos al punto de hacer imposible el cotejo. 52.

Ahora, respecto de las denominaciones CHARLIE / CHARLIE´S para las clases 29, 30 y 43 del nomenclátor internacional, la Sala advierte que no resulta ser de uso común al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados29. Por esta razón, dichas expresiones deben mantenerse dentro del cotejo, máxime cuando se tiene en cuenta que es respecto de esta expresión que recae el objeto del litigio. 53.

Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos en conflicto, con miras a determinar si entre ellos existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los 28 Esta Sala, en sentencia de 19 de junio de 2025, consideró que: “[…] la expresión “DESDE 1975”, es considerada como un término descriptivo para los productos reivindicados en el mercado colombiano. Ello comoquiera que, se emplea para informar su procedencia, a saber, la fecha en que se creó su receta de producción, venta o fabricación, lo que evidencia su carácter descriptivo […] [E]n consecuencia, […] deben excluirse del cotejo marcario […]”.

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 29 Consulta realizada el 3 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 54.

Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Signo solicitado C H A R L I E 1 2 3 4 5 6 7 Marcas previamente registradas C H A R L I E ´ S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 55.

De la revisión de los signos, la Sala advierte similitud, en tanto que las mismas cuentan con la expresión CHARLIE. Ahora, si bien las marcas previamente registradas están conformadas por dos elementos adicionales, estos son, un apostrofo “´” y la letra S, lo que indica la formación de un plural, ello no diferencia las denominaciones de tal forma que el consumidor medio no las identifique, dada la reproducción del elemento principal CHARLIE. 56.

Por tanto, la Sala estima que, en el caso sub examine, el signo solicitado “CHARLIE” no contiene denominaciones o elementos adicionales, en la cual recaiga la distintividad del conjunto, por lo que no existen diferencias ortográficas relevantes, que modifiquen la estructura y otorguen una fuerza o carácter distintivo, permitiendo que se perciba con claridad la similitud con las marcas “CHARLIE´S”.

Se reitera que las palabras CHARLIE / CHARLIE´S no son de uso común y, por ende, no son débiles sino distintivas. 57. En relación con la similitud fonética, la Sala advierte que la pronunciación de las expresiones en cotejo resulta igualmente similar, en la medida en que ambas reproducen el elemento CHARLIE. Esta circunstancia genera una coincidencia sonora significativa que aumenta el riesgo de confusión para el consumidor medio. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 58.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal similitud: CHARLIE - CHARLIE´S - CHARLIE - CHARLIE´S - CHARLIE - CHARLIE´S - CHARLIE CHARLIE - CHARLIE´S - CHARLIE - CHARLIE´S - CHARLIE - CHARLIE´S - CHARLIE CHARLIE - CHARLIE´S - CHARLIE - CHARLIE´S - CHARLIE - CHARLIE´S - CHARLIE CHARLIE - CHARLIE´S - CHARLIE - CHARLIE´S - CHARLIE - CHARLIE´S - CHARLIE 59.

Por ello, la reproducción de la palabra CHARLIE, sin introducir elementos adicionales que modifiquen su estructura fonética, conservando la extensión de la marca, permiten identificar un ritmo e impresión sonora similar. 60. Al respecto, en sentencia de 18 de junio de 202030, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva, criterio que se prohíja en el caso sub examine.

Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 61. En ese sentido, esta Sala prohíja la anterior decisión y considera que el signo solicitado “CHARLIE” no contiene elementos que la hacen ortográfica y fonéticamente diferente, esto es, respecto de las marcas previamente registradas, pues las reproduce sin adicionar nada que altere la composición. 62.

Ahora bien, respecto de la similitud ideológica la Sala advierte que las marcas previamente registradas contienen la expresión “CHARLIE”, y su plural “CHARLIE´S”, que corresponde a un nombre propio utilizado por algunas personas en Colombia. 63. Sobre el particular, para la Sala resulta pertinente traer a colación lo que ha precisado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina31: “[…] 4.3.

Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 30 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. M.P.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 232-IP-2022. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4.3.2.

Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.

Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]” (negrilla fuera de texto). 64.

En tratándose de nombres propios la Sala en la sentencia de 12 de febrero de 201532 precisó lo siguiente: “[…] 7.3. Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss). […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. 32 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero de 2015. Rad.: 2010-00150-00. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido. […] La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso […]” (negrilla fuera de texto). 65.

En el caso sub examine, la Sala reitera que el signo solicitado “CHARLIE”, aunque corresponde a un nombre, no cuenta con elementos adicionales que le otorguen una distintividad suficiente que permita su registro como marca frente a las marcas previamente registradas, esto es, al reproducir su elemento de mayor fuerza distintiva. 66.

Aunque los nombres propios pueden ser utilizados como marcas, ello está condicionado a que el signo presente un conjunto distintivo que permita diferenciarlo de otros existentes en el mercado, lo cual no se configura en este caso, pues el signo solicitado carece de elementos adicionales que diluyan su similitud con los previamente registrados. 67.

En ese contexto, la Sala concluye que, la marca solicitada “CHARLIE” es confundible ideológicamente con las marcas “CHARLIE´S” en tanto que, estas últimas, corresponden al plural del nombre propio, por lo que su significado es idéntico. 68. Por ello, se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, que exista una identidad parcial entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 69.

Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 70.

La Sala pone de presente que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 71. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201833 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se 33 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 72. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 73.

Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 74. En el caso sub examine, el signo mixto “CHARLIE PARRILLA” se solicita para distinguir servicios de la clase 4334 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]”. 75.

Por su parte, el tercero con interés directo en el resultado del proceso registró las siguientes marcas: i) “CHARLIE´S” (nominativa) con registro 416.000, que ampara productos de la clase 29 del nomenclátor internacional; ii) “CHARLIE´S” (mixta) con registro 469.157, que ampara productos y servicios en las clases 29, 30 y 43; y iii) “CHARLIE´S EST. 1987 No. 1 ROAST BEEF FAST GOOD FOOD” (mixta) con registro 469.237, que ampara productos y servicios en clases 29, 30 y 43, cuyo titular es CRB CAPITAL S.A.S..

Estos son: Clase 29: “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles […]”. Clase 30: “[…] productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo y conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos […]”.

Clase 43: “[…] los servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo; tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, cafeterías, tiendas y relacionados […]” 76. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala advierte que el signo solicitado “CHARLIE PARRILLA” se destina a identificar servicios de la clase 43, esto es, servicios de restauración y hospedaje temporal.

Dichos servicios coinciden con los que ya se encuentran amparados por las marcas previamente registradas “CHARLIE’S” (mixta y nominativa) y “CHARLIE´S EST. 1987 No. 1 ROAST BEEF FAST GOOD FOOD 34 Versión 10. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (mixta) en la misma clase 43, referidos a restaurantes, cafeterías y establecimientos de alimentación. En consecuencia, se trata de servicios idénticos, intercambiables en el mercado, lo que corrobora el criterio de sustituibilidad. 77.

Respecto de la complementariedad, esta se configura entre los servicios de restauración del signo solicitado para la clase 43 y los productos alimenticios amparados por las marcas previamente registrados en las clases 29 y 30. En efecto, productos como carnes, frutas, huevos y lácteos (clase 29), así como los productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo (clase 30), constituyen insumos indispensables para la prestación de los servicios de restaurantes y cafeterías.

Por tanto, se trata de productos y servicios que deben utilizarse conjuntamente, lo que genera en el consumidor una percepción de interdependencia. 78. Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los conjuntos de productos y servicios existe una asociación natural en la mente del consumidor, aumentando el riesgo de asociación. 79.

Ello, en tanto que, la similitud en los servicios de la clase 43 y los productos y servicios de las clases 29, 30 y 43, y su finalidad relacionada con el sector de la gastronomía y alimentación, aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que los signos distintivos son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas. Lo anterior, en la medida en que el consumidor puede interpretar que los productos y servicios de dichas clases provienen del mismo empresario, dado que, además de referirse a productos y servicios de alimentos y su preparación, los signos presentan una estructura idéntica, donde el signo reproduce las marcas, como se concluyó con antelación. Esta circunstancia dificulta que incluso un consumidor informado pueda distinguir que los servicios del signo solicitado no se relacionan directamente con los productos y servicios de las marcas previamente registradas, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de confusión en el mercado. 80.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201535, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común […]” (negrilla fuera de texto). 81.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales36: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 82. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, conexión competitiva entre los productos y servicios de las clases 29, 30 y 43, y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem.

IV.5. Conclusión 83. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de la marca “CHARLIE PARRILLA” para los servicios de la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente. En efecto, no se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem.

Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 84. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00221-00 Demandante: Charlie Parrilla Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.