CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020160022000 Demandante: Bayer Intellectual Property GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con Interés: Yesos y Caolines del Caribe S.A. Tema: Cancelación por no uso de un registro marcario.

Reiteración de jurisprudencia. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Bayer Intellectual Property GMBH contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 6452 de 19 de febrero de 2015 y 81591 de 15 de octubre de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Cfr. Folios 237 a 238 La Sala mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 1. Bayer Intellectual Property GMBH en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 6452 de 19 de febrero de 2015 “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”5, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 81591 de 15 de octubre de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”6, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada mantener vigente el registro marcario núm. 202.674 que corresponde a la marca nominativa ANCLA que identifica productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…] 2.1.

Que se declare la nulidad de la Resolución N° 6452 de 19 de febrero de 2015 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió CANCELAR TOTALMENTE POR NO USO el registro N° 202.674 de la marca ANCLA (NOMINATIVA) para productos de la clase primera (1a) internacional. 2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 81591 de 15 de octubre de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH contra la Resolución N° 6452 de 19 de febrero de 2015 resolviendo confirmarla y mantener la decisión de CANCELAR POR NO USO el registro Nº 202.674 de la marca ANCLA (NOMINATIVA) para la clase primera (1°) internacional y declarar agotada la vía gubernativa. […]”. 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: 2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 3 3 Cfr. Folios 29 a 56 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 Esta resolución canceló por no uso el registro de la marca nominativa ANCLA para identificar productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cfr. Folios 12 a 16 6 Cfr. Folios 17 a 21 7 Cfr. Folios 31 a 32 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 “[…] 2.3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que NIEGUE LA CANCELACIÓN del registro N° 202.674 de la marca ANCLA (NOMINATIVA), para identificar productos de la clase primera (1) internacional propiedad de la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, manteniendo incólume la cobertura del título para los productos para los que originalmente se solicitó y obtuvo el registro de la marca. 2.4.

Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio modificar la inscripción de cancelado de la marca ANCLA (NOMINATIVA) registro N° 202.674 de titularidad de BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, restituyendo la vigencia y cobertura del título para los productos para los que originalmente se solicitó y obtuvo el registro de la marca en el registro de la propiedad industrial a su cargo. 2.5.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”. Presupuestos fácticos 5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1.

Yesos y Caolines del Caribe S.A., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó el 18 de julio de 2014 la cancelación por no uso de la marca nominativa ANCLA que distingue productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la parte demandante, 5.2. La referida solicitud fue admitida el 1 de agosto de 2014, mediante oficio núm. 9402, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante. 5.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 6452 de 19 de febrero de 2015, canceló el registro de la marca nominativa ANCLA para para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 6452 de 19 de febrero de 2015. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 5.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 81591 de 15 de octubre de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 6452 de 19 de febrero de 2015. Normas violadas 6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 6.1 Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de la violación así: Único cargo: Violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Existió una violación directa por aplicación indebida de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 por errónea valoración probatoria, teniendo en cuenta que en el procedimiento administrativo se demostró el uso del producto químico para el tratamiento de semillas, de manera que no procedía la cancelación del registro de la marca nominativa ANCLA. 7.2.

La calidad del producto identificado con la marca nominativa ANCLA, fue indebidamente valorado por la parte demandada, pues concluyó que el producto corresponde a un plaguicida, correspondiente a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, omitiendo que tiene un doble propósito, pues además de ser un fungicida e insecticida, se utiliza para el tratamiento de semillas. 7.3.

El producto identificado con la marca nominativa ANCLA, es de doble uso, pues tiene cabida en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza al cumplir funciones de producto químico para el tratamiento de las semillas de arroz y, a su 8 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 vez, se encuentra registrado en la Clase 5 ibidem por sus dos ingredientes activos, por ello es razonable entender que pertenezca a estas dos clases. 7.4.

Hubo una indebida valoración probatoria por la parte demandada respecto del certificado expedido por el revisor fiscal, pues su objetivo no era demostrar las especificaciones técnicas del producto, sino los resultados de los registros contables de la compañía en relación con este. 7.5. También hubo una violación a los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 por falta de aplicación, habida cuenta que la parte demandante cumplió con la carga probatoria que dichos artículos prevén y, sin embargo, el registro de la marca fue cancelado. 7.6.

No puede darse cabida a la afirmación de la parte demandada, según la cual es improcedente mantener el monopolio en el uso de una expresión sobre productos que no tienen representación comercial en el mercado, puesto que ello no es cierto, en la medida que el uso y representación de la marca nominativa ANCLA si fue demostrado a través de facturas y la certificación del revisor fiscal. 7.7.

Durante el trámite y estudio de cancelación de la marca nominativa ANCLA, la parte demandada no acudió a los criterios auxiliares de la clasificación internacional de productos y servicios, instrumento que le hubiera permitido determinar que el producto comercializado ANCLA FS que ampara la marca cancelada, corresponde a la categoría de productos con usos múltiples que pueden clasificarse en cada una de las clases que correspondan a sus funciones o destinos. Contestación de la demanda 8.

La parte demandada9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto al cargo de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 9 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 178 10 Cfr. Folios 169 a 177 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 8.1. Con la expedición de los actos acusados no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, por lo que los actos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo previsto en las normas vigentes en materia marcaria. 8.2.

Las pruebas aportadas al procedimiento administrativo por la parte demandante están relacionadas con el uso de la marca ANCLA con el número de registro 202486 que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo improcedentes e impertinentes para probar el uso de la marca ANCLA registrada en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza con certificado 202674 y que fue objeto de cancelación. 8.3.

La parte demandante no logró demostrar el uso efectivo y continuo dentro del mercado de la marca nominativa ANCLA identificada con el certificado de registro No 202674 de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se subsume en los presupuestos fácticos previsto en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000. 8.4.

Respecto del argumento que la marca ANCLA que distingue productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, otorga un doble propósito, al servir como plaguicida y para el tratamiento de semillas, circunstancia que permitiría estar amparadas en las clases 1 y 5 ibidem, al revisar el material probatorio se encuentra que de los documentos que describen las características técnicas del producto, como la Resolución núm. 00241 de 3 de febrero de 2012 expedida por el ICA, muestran una descripción del producto ANCLA FS como un plaguicida. 8.5.

Aunado a lo anterior “[ ] al revisar los componentes activos del producto descrito en su etiqueta son “Imidacloprid” siendo un neonicotinoide, que es un tipo de insecticidas neuroactivo diseñado a partir de la nicotina, utilizada en el control de plagas en (sic) y “Tebuconazole”, es un fungicida, por lo su finalidad principal es la de ser plaguicida químico de uso agrícola11[ ]”.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 11 Cfr. Folio 176 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 9.1. La parte demandante no demostró un uso efectivo y/o continuo de la marca nominativa ANCLA para amparar productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 9.2 La demanda se encuentra desprovista de sustentación pues no demostró oportuna y debidamente el uso de la marca nominativa ANCLA.

Audiencia Inicial y audiencia de pruebas 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de diciembre de 201913, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial. 10.1. El Despacho Sustanciador, mediante auto del 13 de diciembre de 201914: i) reprogramó la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial de 20 de enero de 202015, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad; y la parte demandante interpuso recurso de súplica en contra de la decisión del auto de pruebas. 10.2.

La Sala, mediante auto proferido el de 30 de junio de 202016, resolvió el recurso de súplica indicado supra, en el sentido de confirmar el auto de pruebas. 10.3. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de octubre de 202017, i) citó a la continuación de la audiencia inicial; y ii) en la audiencia de 19 de octubre 12 Cfr. Folios 232 a 235 13 Cfr. Folios 254 a 255 14 Cfr. Folio 264 15 Cfr. Folios 276 a 289 16 Cfr. Folios 296 y 297. 17 Cfr. Folios 304 y 305. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 de 202018; consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas; ordenó la suspensión del proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas comunitarias andinas aplicables; y realizó el respectivo control de legalidad.

Solicitud de interpretación prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de noviembre de 202019, remitió la documentación correspondiente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del trámite de interpretación prejudicial, con fundamento en las normas comunitarias andinas aplicables; y este profirió la interpretación prejudicial 243-IP- 2020 de 22 de abril de 202020, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretan por ser pertinentes […]”.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de julio de 202121, ordenó reanudar el proceso y consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 12.1.

La parte demandante22 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 12.2. La parte demandada23 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 18 Cfr. Folios 312 a 316. 19 Cfr. Folios 323 y 324. 20 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”. 21 Cfr. Índice 80 del aplicativo web “SAMAI”. 22 Cfr. Índice 86 del aplicativo web “SAMAI”. 23 Cfr. Índice 87 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 12.3.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso24 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. Concepto del Ministerio Público 13. El Agente del Ministerio Público25 rindió concepto en los siguientes términos: 13.1 La parte demandante no acreditó el uso real y efectivo de la marca ANCLA dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de cancelación de esta. 13.2 Los cargos propuestos por parte demandante no poseen ninguna vocación de prosperidad lo que obliga a que las suplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. 13.3 Concluyó, que no es posible acceder a las pretensiones de la demanda, por lo que los actos acusados habrán de permanecer incólumes.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 243-IP-2020 de 22 de abril de 2021; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; viii) el marco normativo del régimen probatorio y, ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 24 Cfr. Índice 89 del aplicativo web “SAMAI”. 25 Cfr. Índice núm. 88 aplicativo web SAMAI 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 de marzo de 201926, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 17. Los actos acusados son los siguientes: 17.1 La Resolución núm. 6452 de 19 de febrero de 201527, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos canceló por no uso el registro de la marca nominativa ANCLA para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 17.2 La Resolución núm. 81591 de 15 de octubre de 201528, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 6452 de 19 de febrero de 2015.

El problema jurídico 18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la misma presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 18.1 Si las resoluciones núms. 6452 de 19 de febrero de 2015 y 81591 de 15 de octubre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se canceló por no uso el certificado de registro marcario núm. 202674, correspondiente a la marca nominativa ANCLA, que identificaba “productos químicos para uso agrícola y jardinería forestal, para tratamiento de semillas y 26 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 27 Cfr. Folios 12 a 16. 28 Cfr. Folios 17 a 21. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 abonos. productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto; materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”, productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar se hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados y el restablecimiento del derecho solicitado. 182.2 En este sentido, se analizará, si la parte demandante demostró el uso de la marca referida supra para identificar los productos respecto de los cuales fue concedida en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el periodo de tiempo relevante comprendido entre el 18 de julio de 2011 y 19 de julio de 2014. 19.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000. 20. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada, y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 21.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena29, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 29 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200030 de la Comisión de la Comunidad Andina31.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina32 22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina33 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 23.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 30 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 31 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 32 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 33 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 24.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 25.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 26.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 27. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 28.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 243-IP-2020 de 22 de abril de 2021 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 29. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso34: “[…] 1.

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación total por falta de uso del registro de la marca ANCLA (denominativa), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 1.3.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponible en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 1.4.

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. […] 1.6.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Articulo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. 34 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 2. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 2.1.

Teniendo en cuenta que la materia controvertida en el presente proceso es el uso efectivo de la marca ANCLA (denominativa) y la carga de la prueba, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […] 2.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado – que ofreció a los consumidores– los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […] 2.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 2.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo con la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos y servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. 3.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 3.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo que la titular de la marca ANCLA (denominativa) no ha logrado acreditar el uso de la marca, resulta necesario desarrollar los alcances del Articulo 167 de la Decisión 486 3.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 167 de la Decisión 486, es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […]”.

Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso 30. Visto el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado.

En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca. Asimismo, prevé que no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. 31.

Visto el inciso 4º. del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso.

De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 32. Visto el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, una marca se encuentra en uso cuando i) los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado y ii) distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

Adicionalmente, una marca usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso, si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter distintivo. 33. Visto el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Asimismo, la carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro. Marco normativo sobre régimen probatorio 34. Visto el artículo 211 de la Ley 1437 según el cual en los procesos que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicará en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Ley 1564 de 12 de julio de 201235, en lo que no esté expresamente previsto en la Ley 1437; y el artículo 212 ibidem, que señala los términos y las oportunidades en las cuales deben solicitarse, practicarse e incorporarse las pruebas al proceso para que sean apreciadas por el juez. 35.

Visto el artículo 165 de la Ley 1564, que establece que los medios de prueba son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. 36.

Visto el artículo 167 de la Ley 1564 en virtud del cual les corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 35 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 37.

Visto el artículo 176 ibidem, el cual dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, y que el juez siempre deberá exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Acervo probatorio 38. La Sala encuentra las siguientes pruebas relevantes: • Resolución 00241 de 3 de febrero de 2012 expedida por el ICA mediante la cual se modifica el Registro Nacional No. 342 de 2007 en lo relacionado con titular, pasando de Bayer Cropscience S.A. a Bayer S.A., concerniente a la Licencia otorgada por el ICA para el producto ANCLA. • Certificación del Revisor Fiscal de Bayer S.A. – PricewaterhouseCoopers Ltda., expedida el 20 de octubre de 2014, mediante el cual se da cuenta del importe total en ventas durante los años 2012, 2013 y 2014 para el producto ANCLA, discriminado en sus dos presentaciones, es decir de 60 Litros y 5 Litros. • Certificación del Revisor Fiscal de Bayer S.A. – PricewaterhouseCoopers Ltda., expedida el 20 de octubre de 2014, mediante el cual se da cuenta de la producción del producto ANCLA, discriminado en sus dos presentaciones, es decir de 60 litros y 5 litros. • Etiqueta del producto de la marca ANCLA que contiene la recomendación de uso, recomendación de manejo, beneficios de la protección con el mismo y las presentaciones ofrecidas. • Etiqueta que contiene una campaña denominada “ANCLE SU CULTIVO, ANCLE SU INVERSIÓN” válida de 1 de marzo a 31 de mayo de 2014, del producto de marca ANCLA. • Etiqueta que contiene un Bono de Descuento por la compra del producto identificado con la marca ANCLA, por el periodo abril y mayo de 2012. • Grafía de la etiqueta utilizada para empacar el producto ANCLA. • Copia de las facturas de ventas del producto identificado con la marca ANCLA en Colombia, para el periodo comprendido entre septiembre de 2012 y febrero de 2014 • Copia de la etiqueta del producto ANCLA aprobada por el ICA el 24 de enero de 2012. • Copia de artículo del periódico PORTAFOLIO en el que se hace mención de la entrada del producto ANCLA al mercado en el año 2007 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 • Ejemplar parcial de la Resolución 630 de la Comunidad Andina - Manual Técnico Andino para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. • Copia de ocho (8) facturas comerciales expedidas por BAYER S.A. por la venta de diferentes productos incluyendo aquellos identificados con la denominación ANCLA. • Copia parcial de Vademécum que incluye una descripción del producto ANCLA FS Análisis del caso concreto 39.

Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra del marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 40. En este sentido, la marca objeto de estudio es como se muestra a continuación: MARCA NOMINATIVA ANCLA ANCLA36 Titular: Bayer Intellectual Property GmbH Certificado núm. 202674 Clase 1: “productos químicos para uso agrícola y jardinería forestal. para tratamiento de semillas y abonos. productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto; materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.” 41.

La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca y la cancelación de su registro por no uso. Del cargo de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 36 Cfr. Folios 22 y 23. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 42.

En la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso se señalan los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la acción de cancelación por no uso de la marca: “[…] De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite.

El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar en firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. […] c) Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de la marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. […]”37. 43.

Conforme a lo anterior, la Sala considera que se dan por cumplidos los dos primeros supuestos, teniendo en cuenta que: i) el trámite se inició a solicitud de parte, por el tercero con interés directo en el resultado del proceso oportunamente; y ii) la marca fue concedida el 29 de octubre de 1997 por lo que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación38 ya habían pasado más de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agotó el trámite de concesión del registro de la marca. 44.

En consecuencia, restaría analizar si la marca fue usada por la parte demandante durante los tres años consecutivos precedentes al 18 de julio de 2014, fecha en que se solicitó la cancelación, esto es, entre el 18 de julio de 2011 y 19 de julio de 2014, que para efectos de esta sentencia es el periodo relevante del uso. 37 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 243-IP-2020 de 22 de abril de 2021, págs. 4 y 5. 38 Solicitud de cancelación de registro por no uso radicada el 18 de julio de 2014. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 45. En este sentido, la Sala procederá a estudiar y analizar: i) si dentro del periodo relevante la marca nominativa ANCLA con certificado de registro núm. 202674 fue usada de manera real y efectiva por la parte demandante o por un tercero autorizado por esta, en al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina; y ii) si la parte demandada aplicó correctamente la norma andina al ordenar la cancelación total del registro. 46.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial39, señaló los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no de manera efectiva: “[…] a) cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo […]” (Resaltado de la Sala) 47.

En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos que identificaba la marca fueron puestos en el comercio o se encontraban disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 48.

De conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley 1437 y 173 de la Ley 1564, sobre el régimen probatorio y oportunidades probatorias; y los artículos 165, 167 y 176 de la Ley 1564 sobre medios de prueba, carga de la prueba y apreciación de las pruebas; y atendiendo lo expuesto previamente, la Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas y aportadas durante el procedimiento administrativo y el presente proceso judicial, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre 39 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 243-IP-2020 de 22 de abril de 2021, pág. 6. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si la parte demandante demostró el uso real y efectivo de la marca nominativa ANCLA, registrada para identificar “productos químicos para uso agrícola y jardinería forestal. para tratamiento de semillas y abonos. productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto; materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”, productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo relevante comprendido entre el 18 de julio de 2011 y 19 de julio de 2014. 49.

Las pruebas de uso allegadas por la parte demandante dentro del trámite administrativo40 consisten en: • Resolución 00241 de 3 de febrero de 2012 expedida por el ICA mediante la cual se modifica el Registro Nacional No. 342 de 2007 en lo relacionado con titular, pasando de Bayer Cropscience S.A. a Bayer S.A., concerniente a la Licencia otorgada por el ICA para el producto ANCLA. • Certificación del Revisor Fiscal de Bayer S.A. – PricewaterhouseCoopers Ltda., expedida el 20 de octubre de 2014, mediante el cual se da cuenta del importe total en ventas durante los años 2012, 2013 y 2014 para el producto ANCLA, discriminado en sus dos presentaciones, es decir de 60 Litros y 5 Litros. • Certificación del Revisor Fiscal de Bayer S.A. – PricewaterhouseCoopers Ltda., expedida el 20 de octubre de 2014, mediante el cual se da cuenta de la producción del producto ANCLA, discriminado en sus dos presentaciones, es decir de 60 litros y 5 litros. • Etiqueta del producto de la marca ANCLA que contiene la recomendación de uso, recomendación de manejo, beneficios de la protección con el mismo y las presentaciones ofrecidas. • Etiqueta que contiene una campaña denominada “ANCLE SU CULTIVO, ANCLE SU INVERSIÓN” válida de 1 de marzo a 31 de mayo de 2014, del producto de marca ANCLA. • Etiqueta que contiene un Bono de Descuento por la compra del producto identificado con la marca ANCLA, por el periodo abril y mayo de 2012. • Grafía de la etiqueta utilizada para empacar el producto ANCLA. 40 Cfr. Folios 134 a 154 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 • Copia de las facturas de ventas del producto identificado con la marca ANCLA en Colombia, para el periodo comprendido entre septiembre de 2012 y febrero de 2014 • Copia de la etiqueta del producto ANCLA aprobada por el ICA el 24 de enero de 2012. • Copia de artículo del periódico PORTAFOLIO en el que se hace mención de la entrada del producto ANCLA al mercado en el año 2007 50.

Adicionalmente se evidencian otras pruebas de uso allegadas por la parte demandante dentro del trámite administrativo41, consistentes en: • Ejemplar parcial de la Resolución 630 de la Comunidad Andina - Manual Técnico Andino para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. • Copia de ocho (8) facturas comerciales expedidas por BAYER S.A. por la venta de diferentes productos incluyendo aquellos identificados con la denominación ANCLA. • Copia parcial de Vademécum que incluye una descripción del producto ANCLA FS 51.

La Sala, en sentencia proferida el 14 de abril de 201642, consideró que los documentos que se encuentren en copia simple deben ser valorados como pruebas que integran el acervo probatorio, siempre que no hayan sido tachados de falsos ni se haya controvertido su contenido, al respecto indicó: “[…] La Sala prohíja la posición expresada por la Sección Tercera en la sentencia que unificó su posición, esto es la de 28 de agosto de 2013, en la cual hizo referencia al espíritu del legislador en el derecho moderno, que se ve reflejado en las reformas legales de los últimos tiempos.

El nuevo paradigma, está plasmado en las Leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador es el de modificar el modelo imperante con los Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970. Entonces, a la luz de la Constitución Política no es aceptable que el juez niegue las pretensiones dentro de un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes reposan en el expediente, pues ello significaría afectar –de modo significativo e injustificado– el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia43. 41 Cfr. Folios 163 a 167 42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, número único de radicación 76001-23-31-000-2012-00633-01, MP Guillermo Vargas Ayala. 43 Consejo de Estado, Sección Tercera -Sala Plena-, sentencia de 28 de agosto de 2013, número único de radicación 05001-23-31-000-1996-00659-01, MP Enrique Gil Botero. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 Ello no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o que aún no estaban vigentes para el caso concreto (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo que traen las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede considerar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad44.

De allí que, se llame la atención en el hecho de que no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, la cual la Sección Segunda y Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones […]. Finalmente, la Sala reitera que la tesis expuesta no implica que se releve a las partes del cumplimiento de las solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o circunstancias (v.gr. la constancia de ejecutoria de una providencia judicial para su cumplimiento; […].

Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la prueba se mantienen incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta ocasión su carácter obligatorio en virtud de la respectiva exigencia legal. La unificación consiste, por tanto, en la valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido. […]45” (Resalta la Sala). 52.

Así las cosas, la Sala valorará los documentos aportados y decretados que se encuentran en copia simple, entre otros, para efectos de analizar si demuestran o no el uso efectivo de la marca nominativa ANCLA cuya cancelación realizó la parte demandada. 53. La Sala considera que varias de las pruebas que fueron aportadas en el trámite administrativo no logran acreditar el uso real y efectivo de la marca para identificar productos en la clase 1 de la Clasificación de Niza dentro del periodo relevante de uso.

Particularmente, la Sala advierte que: 53.1. Si bien la marca ANCLA está fijada en las etiquetas visibles en los folios 146 a 150, la información adicional que se evidencia en estos documentos permite 44 Ibídem. 45 Consejo de Estado, Sección Tercera -Sala Plena-, sentencia de 28 de agosto de 2013, número único de radicación 05001-23-31-000-1996-00659-01, MP Enrique Gil Botero. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 concluir que se trata de un producto que combate plagas como la sogata46 y el cucarro47, razón por la cual es factible concluir que la marca ANCLA identifica un producto específico que permite eliminar plagas, producto que pertenece a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y no a la Clase 1 ibidem, dentro de la cual está concedido el registro marcario objeto de estudio. 53.2.

Por su parte, en la Resolución núm. 000241 del 3 de febrero de 201248, por medio de la cual el Subgerente de Protección Vegetal del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA modificó el Registro Nacional núm. 342 otorgado mediante Resolución núm. 001212 del 14 de mayo de 2007, se advierte que el producto identificado con la marca ANCLA es un plaguicida químico de uso agrícola, concretamente un insecticida y fungicida para el tratamiento de semillas.

De hecho, también se evidencia que la parte demandante está registrada ante esta entidad como “[…] Formulador, Importador, Exportador, Envasador de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola […]”. 53.3. De igual forma, se advierte que la etiqueta aprobada por el ICA, indica de manera clara e inequívoca que el producto identificado con la marca ANCLA es un “Insecticida y Fungicida – Agrícola”49. 53.4.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los productos que identifica la marca nominativa ANCLA no pertenecen a la Clase 1 de la Clasificación de Niza toda vez que ni los insecticidas ni los fungicidas se encuentran dentro de esta clasificación. 53.5. Respecto al extracto de la revista PORTAFOLIO visible a folio 154 del expediente, se advierte que expone el lanzamiento de un nuevo producto para el tratamiento de semillas, el cual permite manejar el síndrome de muerte súbita en los cultivos de soya, “[…] esta enfermedad es causada por el hongo Fusarium virguliforme e intensificada por nemátodos [ ]”.

Adicionalmente, se enuncia una 46 “El saltahojas Tagosodes orizicolus (Muir), anteriormente clasificado como Sogatodes orizicola (Asche y Wilson,1990), conocido por los agricultores como "sogata", es una de las plagas de mayor importancia económica en el cultivo del arroz en América Latina y el Caribe. El insecto causa dos tipos de daños: uno indirecto por ser el único vector conocido del virus de la Hoja Blanca (VHB), y otro directo al alimentarse y ovipositar sobre la planta (Gálvezy Jennings,1959) (…)”.

Tomado de la Página Web https://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/15604. Consultado el 2 de mayo de 2024. 47 “Se describe el insecto Eutheola bidentata, plaga de la raíz de los cultivos de maíz y sorgo.” Tomado del Sitio Oficial de la Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA: https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/20610.

Consultado el 2 de mayo de 2024. 48 Cfr. Folio 137. 49 Cfr. Folio 139. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 lista de productos de titularidad de la parte demandante dentro de los cuales se encuentra el producto identificado con la denominación ANCLA. 53.6. Ahora bien, del extracto indicado se advierte que se está haciendo referencia a productos cuya finalidad es tratar y/o erradicar plagas, lo anterior, teniendo en cuenta que de la lectura del texto se puede concluir que: i) el producto cuyo lanzamiento al mercado se está informando busca manejar específicamente una plaga producida por un hongo y gusanos; y, ii) se hace énfasis en que la parte demandada “[…] ha sido referente mundial con innovaciones como Gaucho (en el año 2000), Ancla (2007), Audax (2008), Poncho y Votivo, para la protección de semillas de arroz, maíz, algodón, soya, sorgo, papa, habichuela, papa y otros […]”, productos usados para combatir plagas50. 53.7.

En ese sentido, es claro que esta prueba documental indica que la marca ANCLA identifica productos químicos para el tratamiento de plagas, productos que como hemos mencionado, pertenecen a la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 53.8. Si bien con documentos como la certificación del revisor fiscal visible en el folio 145 mediante la cual se demostró el importe total de ventas durante los años 2012, 2013 y 2014, y las facturas visibles en folios 151 a 153 y 164 a 167, se evidencia que en efecto los productos identificados con la marca ANCLA se han comercializado en el mercado y, por ende, se han obtenido ingresos por la venta de los mismos, estas pruebas no pueden ser valoradas de manera aislada e independiente del resto de material probatorio aportado, comoquiera que de conformidad con la normatividad y jurisprudencia andina, todas las pruebas de uso deben analizarse en conjunto, teniendo en cuenta la naturaleza y las características específicas de los productos amparados por el registro marcario en cuestión. 53.9.

No obstante, la Sala advierte que las facturas aportadas cumplen con los requisitos previstos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, al contener la identificación del vendedor y del adquiriente, el número consecutivo, la fecha de expedición, la descripción de los bienes objeto de venta y el valor de la operación. 50 Disponible en: https://www.agro.bayer.co/es-co/productos.html Consultado el 2 de mayo de 2024. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 53.10.

Finalmente, el documento visible en el folio 141, dentro del cual se advierte la certificación que autoriza a la sociedad Bayer S.A. para que sea importador y distribuidor de los productos identificados con la marca nominativa ANCLA y para que la utilice a título de marca, no evidencia un uso real y efectivo de la marca en el territorio nacional per se, toda vez que con la sola autorización de comercialización no se demuestra cómo ni de qué forma se ha usado la marca en el mercado. 54.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la parte demandante aportó pruebas que pretenden evidenciar el uso real y efectivo de la marca nominativa ANCLA respecto de productos diferentes a los amparados por la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales está concedido el registro marcario núm. 202674.

Es decir que las pruebas aportadas están relacionadas con un producto insecticida y fungicida el cual se encuentra en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 55. Frente a este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, consideró que: “[…] El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. […]”51 (Resaltado y negrilla fuera del texto original) 56. Lo anterior resulta relevante para el presente análisis en la medida en que la función distintiva de la marca se materializa cuando el consumidor puede vincularla o relacionarla con un producto específico del mercado, por lo tanto, el uso de la marca debe demostrarse respecto de los productos y/o servicios para los que fue concedido su registro. 51 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 243-IP-2020 de 22 de abril de 2021, pág. 4. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 57. En tal sentido y de conformidad con la normatividad andina aplicable, se entiende que una marca se encuentra en uso partiendo de la base elemental de que los productos identificados con la marca respecto de la cual se está demostrando su uso, sean los mismos consignados en el registro correspondiente. 58.

Así, se recuerda que la marca nominativa ANCLA con el registro marcario núm. 202674 fue concedida para identificar “[ ] productos químicos para uso agrícola y jardinería forestal, para tratamiento de semillas y abonos; productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto; materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria [ ]”. 59.

Esta Sala advierte que dentro del acervo probatorio no se encuentran pruebas que demuestren el uso de ninguno de los productos anteriormente mencionados. Si bien en el escrito de demanda la parte demandante señaló que “[…] el producto ANCLA FS tiene un doble propósito y finalidad puesto que al mismo tiempo que el producto enfatiza ser un fungicida e insecticida, es un producto químico para uso agrícola para el tratamiento de semillas. […]”52, del material probatorio aportado no se advierte prueba alguna que en efecto le permita a esta Sala confirmar que el producto identificado con la marca nominativa ANCLA tiene una doble funcionalidad, sirviendo también para el tratamiento agrícola de semillas. 60.

En efecto, algunas de las pruebas documentales aportadas evidencian que los compuestos químicos que conforman el producto identificado con la marca nominativa ANCLA son insecticidas y fungicidas, por ejemplo, los neonicotinoides son “[…] una familia de insecticidas relativamente moderna muy usada para tratar y prevenir las plagas de insectos en los cultivos […]”53, el imidacloprid también es un insecticida que se usa para el control de insectos54 y el compuesto químico tebuconazole es un fungicida55. 52 Cfr. Folio 43. 53 Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-neonicotinoides-y-su-efecto-en-las-abejas- 1648.html.

Consultado el 2 de mayo de 2024. 54 Disponible en: http://www.plaguicidasdecentroamerica.una.ac.cr/index.php/base-de-datos-menu/331- imidacloprid. Consultado el 2 de mayo de 2024. 55 Disponible en: http://www.plaguicidasdecentroamerica.una.ac.cr/index.php/base-de-datos-menu/513- tebuconazol. Consultado el 2 de mayo de 2024. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 61.

En ese sentido, no es posible comprobar que este producto también sirva para el tratamiento de las semillas, de manera independiente y separada de su función de insecticida y fungicida, por el contrario, lo que se evidencia es que el tratamiento de las semillas se da en virtud de las características propias del producto para tratar y eliminar plagas. 62.

En concordancia con lo anterior, la Sala considera que, como lo conceptuó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, “[…] La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca […]”.56 63.

En ese sentido, el caso sub examine la parte demandante tenía la carga probatoria de demostrar que en efecto el producto identificado con la marca nominativa ANCLA, objeto de acción de cancelación por no uso, goza de una doble funcionalidad que le permite mantener el registro marcario en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza al identificar productos químicos para uso agrícola y jardinería forestal para tratamiento de semillas y abonos; sin embargo, solamente aportó pruebas en las que pretende evidenciar el uso de la marca nominativa ANCLA para identificar insecticidas y fungicidas, productos que se encuentran en la Clase 5 ibidem, sin que haya demostrado de manera clara e inequívoca que estos productos tienen una finalidad diferente a eliminar plagas, y por lo tanto cumplen con la naturaleza, propósito y función de los productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

Conclusión 64. La Sala considera que la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, no vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 por cuanto la parte demandante no probó el uso de la marca nominativa ANCLA de 56 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 manera real y efectiva en el mercado, y en la forma en como fue registrada, para identificar productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 65.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos acusados y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. Condena en costas 66. Visto el artículo 365 numeral 8 de la Ley 1564, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160022000 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.