CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Guangdong Ruirong Pump Industry Co.
Ltd. Tema: Registro como marca del signo “EG” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 28072 de 13 de mayo de 20131, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 93367 de 30 de noviembre de 2015, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil y se concedió el registro como marca del signo mixto “EG” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Guangdong Ruirong Pump Industry Co.
Ltd. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. La sociedad Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1.
Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 28072 del 13 de Mayo de 2016, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó la decisión contenida en la Resolución No. 93367 del 30 de Noviembre de 2015, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y declaró infundada la oposición presentada por la sociedad WEG S.A., y que por lo tanto concedió el registro de la marca “EG” (mixta) clase 7 (Expediente No. 15 063.224) a la sociedad GUANGDONG RUIRONG PUMB 1 Folios 37 a 44 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 33 a 49 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio INDUSTRY CO., LTD., para distinguir los siguientes productos de la clase enunciada: “Bombas de agua; bombas (partes de máquinas o de motores); bombas (máquinas); motores, a saber, motores de corriente alterna, que no sean para vehículos terrestres; a saber, motores síncrono, que no sean para vehículos terrestres; dinamos.” 2.2.
Que como consecuencia de los anteriores, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmar lo dispuesto en la Resolución No. 93367 de 30 de Noviembre de 2015, que declaró fundada la demanda de oposición de la sociedad WEG S.A., y que por lo tanto negó el registro de la marca “EG” (mixta) clase 7 (Expediente No. 15 063.224) a la sociedad GUANGDONG RUIRONG PUMP INDUSTRY CO., LTD […]”3 (mayúscula y negrilla del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que, la sociedad Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil registró la marca mixta “WEG”5, para identificar los productos de la clase 7ª6 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] motores eléctricos para máquinas industriales y piezas estructurales y de reemplazo para los mismos; motores de imán permanente y motores eléctricos, diferentes a vehículos terrestres; motores eléctricos, no para vehículos terrestres; motores de bomba para aplicaciones comerciales, industriales y residenciales y piezas estructurales y de reemplazo para los mismos; motores de dc y sincrónicos y piezas estructurales y de reemplazo para los mismos; motores de fracción, a saber, motores con fracción de potencia para bombas, sistemas de ventilación, extracción de zumo y no para vehículos terrestres; motores eléctricos para prueba de explosión, no para vehículos terrestres; motores eléctricos de alta eficiencia, no para vehículos terrestres; motores eléctricos para propósitos generales y de uso pesado, no para vehículos terrestres; motores eléctricos de bajo voltaje, no para vehículos terrestres; motores eléctricos de medio voltaje, no para vehículos terrestres; motores eléctricos de alto voltaje, no para vehículos terrestres; motores de anillo deslizante, no para vehículos terrestres; motores de inducción, no para vehículos terrestres; piezas de máquina tipo cojinetes; máquinas axiales, estatores como piezas de máquina; bobinas para máquinas, a saber, embobinados para máquinas; cabezales en la naturaleza de piezas para motores; lubricación de anillos en la naturaleza de piezas de máquina y motor, a saber, máquina y anillo para lubricación; motores eléctricos de corriente alterna con marco integral para máquinas; generadores eléctricos, turbogeneradores e hidrogeneradores; mandos de frecuencia variable, a saber, mandos de velocidad variable, inversores de frecuencia para controlar la velocidad y par de motores eléctricos […]”. 3 Folios 4 a 5 C pp. 4 Folios 5 a 6 C pp. 5 Certificado 486.336. 6 Versión 10. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4.
Sostuvo que, el 19 de marzo de 2015, la sociedad Guangdong Ruirong Pump Industry Co. Ltd. solicitó el registró del signo mixto “EG” para distinguir productos de la clase 7ª estos son: “[…] bombas de agua; bombas (partes de máquinas o de motores); bombas (máquinas); motores, a saber, motores de corriente alterna, que no sean para vehículos terrestres; motores, a saber, motores síncronos, que no sean para vehículos terrestres; dínamos […]”. 5.
Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil presentó oposición, por cuanto era similarmente confundible con su marca mixta “WEG”. 6. Mencionó que, a través de la Resolución 93367 de 30 de noviembre de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil y negó el registro de la marca mixta “EG”, para distinguir productos en la clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Guangdong Ruirong Pump Industry Co.
Ltd., frente a lo cual esta presentó recurso de apelación. 7. Anotó que, mediante la Resolución 28072 de 13 de mayo de 2013, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC revocó la Resolución 93367 y en su lugar declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil y concedió la marca mixta “EG” para distinguir productos en la clase 7ª del mencionado nomenclátor.
I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) y (ii) Constitución Política, artículo 61.
I.1.2.2. El concepto de violación 9. La apoderada de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “EG” a la sociedad Guangdong Ruirong Pump Industry Co. Ltd. sin considerar que la misma era similarmente confundible con la marca mixta “WEG” en la clase 7ª, de la sociedad Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores según los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 61 de la Constitución Política. 7 Folios 7 a 25 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 10.
Explicó que la marca demandada no genera suficiente distintividad dada la secuencia de las letras con la marca previamente registrada, por lo que tienen una similitud ortográfica y fonética evidente, además que existe riesgo de confusión por cuanto amparan productos idénticos, lo que generaría en el público una relación en cuanto al origen empresarial. 11.
Comentó que la semejanza se basa en el hecho de que la marca cuestionada reproduce parte de la marca del demandante, sin agregar elementos que la doten de suficiente distintividad, toda vez que son confundibles desde las dimensiones ortográfica, fonética y conceptual o ideológica. 12. Puso de presente que los elementos gráficos que hacen parte de la marca acusada no contribuyen a darle distintividad, toda vez que no representa una idea diferente a las letras que se destacan en los mismos, por lo que la SIC debió limitarse en el cotejo marcario a comparar las letras si eran confundibles con la marca previamente registrada.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA E INTERVENCIÓN II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la resolución acusada fue debidamente motivada, por lo que no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 14.
Sostuvo que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso es mixta, por cuanto está combinada con las letras “E” y “G” representadas con una gráfica de trazo ancho, lo que le da distintividad con la marca de la parte demandante “WEG”, dada la cantidad de elementos gramaticales que lo conforman y su pronunciación. 15. En ese contexto, aseguró que las marcas confrontadas son percibidas por el consumidor de manera diferente, toda vez que la marca “EG” puede ser vista como una sigla, esto es, al ser pronunciada mediante el nombre de cada letra para obtener un todo entendible, lo que no sucede con la marca previamente registrada “WEG” que es una expresión única. 16.
Advirtió que, aun cuando la marca cuestionada fuese pronunciada como una sola palabra, los fonemas producidos por su combinación difieren por la ausencia del fonema consonántico bilabial sonoro inicial. Agregó que los diseños de los signos refuerzan sus otras diferencias al punto que serán vistos como disímiles. 8 Folios 69 a 77 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.2.
Intervención de la sociedad Guangdong Ruirong Pump Industry Co. Ltd. 17. La sociedad Guangdong Ruirong Pump Industry Co. Ltd. a pesar de haber sido notificada en debida forma9 no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 18. La sociedad Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil presentó demanda de nulidad relativa el 19 de diciembre de 201610, en contra de la Resolución 28072 de 13 de mayo de 2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 19.
Mediante auto de 18 de septiembre de 201711, se inadmitió la demanda y una vez subsanada la misma, a través de auto de 12 de marzo de 201812, se admitió y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Guangdong Ruirong Pump Industry Co. Ltd. El 10 de mayo de 201813 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 20.
A través de providencias de 7 de junio de 2019 y 13 de marzo de 202014, se ordenó librar carta rogatoria al Ministerio de Relaciones Exteriores para notificar el auto admisorio de la demanda a la sociedad Guangdong Ruirong Pump Industry Co. Ltd.. Por auto de 2 de junio de 202115, se ordenó notificar dicha sociedad a los correos encontrados en la página oficial. 21.
Por autos de 30 de septiembre y 7 de octubre de 202116, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, la cual se realizó el 15 de octubre de 202117. 22. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes. 23.
Mediante auto de 26 de noviembre de 202118, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 9 Índices 49 y 51 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Folio 3 C pp. 11 Folio 30 C pp. 12 Folios 54 a 55 C pp. 13 Folio 55 vto.
C pp. 14 Folios 95 y 161 a 162 C pp. 15 Folio 178 C pp. 16 Folios 179 y vto. C pp e Índice 63 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 71 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 74 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 24.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 12-IP-2022 de 9 de mayo de 202319, dentro de la cual indicó que los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 fueron objeto de interpretación en la IP 344- IP-2022 de 11 de abril de 2003. De igual manera, respecto del artículo 136 literal a) ibidem en los términos de las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.
III.1. Interpretación Prejudicial 344-IP-2022 de 11 de abril de 2003 “[…] 4. Al respecto resulta pertinente señalar que los artículos 134, 135 (literales a y b), […] de la Decisión 486, […] ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: [1] Concepto de marca.
Requisitos para el registro de las marcas Concepto de marca [1.1] El primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 […] [1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado. […] [1.15] El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y sea susceptible de representación gráfica.
De conformidad con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, la distintividad es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. […] [2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones y adquiera.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. [2.3.] La distintividad tiene un doble aspecto: [a)] Distintividad intrínseca o en abstracto […] [b)] Distintividad extrínseca o en concreto […]” (negrilla del original). 19 Folios 166 a 174 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III.2.
Interpretaciones Prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391- IP-2022. 25. En síntesis, en dichos pronunciamientos el Tribunal de Justicia precisó lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente revisar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] 1.1.
De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto […] b) El riesgo de asociación […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser a) Ortográfica: […] b) Fonética: […] c) Conceptual o ideológica: […] d) Gráfica o figurativa. […] 2.
Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza Comparación entre signos denominativos 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. […] 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) (mayúscula, negrilla y subrayado del original). 26.
Por auto de 5 de junio de 202320, se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 27.
En el término para alegar de conclusión, la sociedad Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil21 y la SIC22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Guangdong Ruirong Pump Industry Co. Ltd. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 28.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 29. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 28072 de 13 de mayo de 2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca al signo mixto “EG” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Guangdong Ruirong Pump Industry Co.
Ltd. 30. La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “EG” concedida para identificar productos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a 20 Índice 87 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 93 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 92 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio favor de la sociedad Guangdong Ruirong Pump Industry Co.
Ltd. y la marca mixta “WEG” de la parte demandante para la misma clase, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y si se desconoció lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política. 31. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto.
IV.3. La identificación de los actos demandados 32. La sociedad Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil solicita se declare la nulidad de la Resolución 28072 de 13 de mayo de 2013, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “EG” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Guangdong Ruirong Pump Industry Co.
Ltd., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. IV.4. Análisis del caso concreto 33. La SIC, mediante el acto administrativo acusado concedió el registro como marca del signo mixto “EG” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] bombas de agua residuales; bombas multifase; bombas de agua; bombas de agua residuales; partes, tales como máquinas o motores utilizados con bombas de agua residuales, bombas multifase, bombas de agua, bombas de agua residuales; bombas mecánicas; motores, a saber, motores corriente alterna que no sean para vehículos terrestres, a saber, motores sincrónicos, motores asincrónicos […]”. 34.
A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la marca mixta “WEG” del demandante y la marca mixta “EG” concedida a la sociedad Guangdong Ruirong Pump Industry Co. Ltd., tienen semejanzas que generan riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 12-IP-2022 de 9 de mayo de 2023 dentro de la cual indicó que los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 fueron objeto de interpretación en la IP 344-IP-2022 de 11 de abril de 203.
De igual manera, respecto del artículo 136 literal a) ibidem en los términos de las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350IP- 2022 y 391-IP-2022. 36. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso resultaba 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio similarmente confundible con su marca mixta “WEG”, registrada previamente, esto es, alegó el incumplimiento del requisito de distintividad el cual está previsto en el artículo 136 literal a)24. 37.
Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000. 38. Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 39. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor25: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 40.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca cuestionada de Guangdong Ruirong Pump Industry Co.
Ltd. 26 EG según la solicitud de registro (mixta) Registro 556.561 Clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: Guangdong Ruirong Pump Industry Co. Ltd. Marcas previamente registradas por el demandante27 WEG según la solicitud de registro (mixta) Registro 486.336 Clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil 41.
Como en el presente caso se va a cotejar la marca mixta “EG”, a nombre de Guangdong Ruirong Pump Industry Co. Ltd. con la marca mixta “WEG”, previamente registrada por Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 26 Consulta realizada el 6 de marzo de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 27 Folios 30 y vto. y 180 y vto.
C pp. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 42. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 43.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 44.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998 señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 45.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016 estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”28. 46.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “EG” y “WEG” ambas de la clase 7ª, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 28 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 47.
Así pues, corresponde abordar el análisis de los signos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada E G 1 2 Marca previamente registrada W E G 1 2 3 48. De la revisión del signo y la marca, la Sala advierte significativas similitudes en sus terminaciones, por cuanto comparten la expresión “EG” como base de su estructura, con la diferencia en que la marca previamente registrada incluye la letra “W” al inicio de “EG”, la cual no es significativa para su diferenciación; dado que la fuerza distintiva recae en la referida expresión “EG” reproducida en la marca cuestionada. 49.
En sentencia de 9 de julio de 202029, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 50. Por tanto, en el caso sub examine, la marca cuestionada “EG” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permite otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la marca previamente registrada “WEG”. 29 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51.
En relación con la similitud fonética, también existe una pronunciación similar, toda vez que, aunque la marca “WEG” tiene una variación inicial, la sílaba tónica recae en la partícula “EG” y se reproduce la expresión de la marca demandada lo que las hace fonéticamente similares. 52. La SIC argumentó que la primera marca puede ser percibida como una sigla y, por ende, pronunciada letra por letra, lo que la diferenciaría de la segunda, la cual es una expresión única.
Sin embargo, para la Sala este análisis desconoce que en el uso comercial los consumidores no siempre descomponen las marcas en sus componentes individuales, sino que las perciben en su conjunto. 53. Adicionalmente, la inclusión de la consonante “W” en la marca “WEG” no implica necesariamente una diferenciación sustancial en términos fonéticos.
En español, la “W” tiene una pronunciación variable y, en muchos casos, su sonido es suave o incluso se omite. Por esta razón, el consumidor medio podría no percibir una diferencia marcada entre ambas denominaciones, especialmente cuando la fuerza distintiva recae en la combinación de vocales y consonantes finales, que en ambos casos es “EG”. 54.
En este sentido, la diferencia en la letra inicial no es suficiente para descartar la posibilidad de confusión, ya que el consumidor puede asociar ambas marcas por la parte predominante y más representativa de su fonética. 55. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: EG– WEG – EG – WEG – EG – WEG – EG EG– WEG – EG – WEG – EG – WEG – EG EG– WEG – EG – WEG – EG – WEG – EG EG– WEG – EG – WEG – EG – WEG – EG 56.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que la marca demandada “EG” es una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores y no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que se trata de una expresión de fantasía. Respecto de la marca previamente registrada “WEG” tampoco tiene un significado conceptual propio en el idioma español30, sin embargo, corresponde a un acrónimo que refiere a los nombres de los fundadores31 57.
Al respecto, esta Sección32 ha considerado que un acrónimo “[…] es la unión de palabras y no el significado del término en sí mismo y, por el otro, el consumidor no asociará la denominación de la marca con el significado de las palabas que 30 https://dle.rae.es/WEG?m=form. Consultado el 6 de marzo de 2025. 31 Werner Ricardo Voigt, Eggon João de la Silva y Geraldo Werninghaus. 32 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de mayo de 2024. Rad.: 2021 – 00453. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio individualmente consideradas componen el acrónimo […]”.
En ese sentido, el acrónimo “WEG” y la partícula “EG” carecen de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por lo que resultan ser expresiones de fantasía. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque33. 58. De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas “EG” del tercero con interés en el resultado del proceso y “WEG” de la parte demandante, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 59.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca cuestionada y la previamente registrada a favor de la demandante. 60. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 61.
La Sala pone de presente que el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 establece que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 62.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201834 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. 33 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 63. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 64.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 65. En el caso sub examine, la marca cuestionada “EG” fue solicitada para proteger los siguientes productos del nomenclador productos de la clase 7ª estos son: “[…] bombas de agua; bombas (partes de máquinas o de motores); bombas (máquinas); motores, a saber, motores de corriente alterna, que no sean para vehículos terrestres; motores, a saber, motores síncronos, que no sean para vehículos terrestres; dínamos […]”. 66.
La marca previamente registrada, “WEG", ampara productos de la clase 7ª35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] motores eléctricos para máquinas industriales y piezas estructurales y de reemplazo para los 35 Versión 10. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio mismos; motores de imán permanente y motores eléctricos, diferentes a vehículos terrestres; motores eléctricos, no para vehículos terrestres; motores de bomba para aplicaciones comerciales, industriales y residenciales y piezas estructurales y de reemplazo para los mismos; motores de dc y sincrónicos y piezas estructurales y de reemplazo para los mismos; motores de fracción, a saber, motores con fracción de potencia para bombas, sistemas de ventilación, extracción de zumo y no para vehículos terrestres; motores eléctricos para prueba de explosión, no para vehículos terrestres; motores eléctricos de alta eficiencia, no para vehículos terrestres; motores eléctricos para propósitos generales y de uso pesado, no para vehículos terrestres; motores eléctricos de bajo voltaje, no para vehículos terrestres; motores eléctricos de medio voltaje, no para vehículos terrestres; motores eléctricos de alto voltaje, no para vehículos terrestres; motores de anillo deslizante, no para vehículos terrestres; motores de inducción, no para vehículos terrestres; piezas de máquina tipo cojinetes; máquinas axiales, estatores como piezas de máquina; bobinas para máquinas, a saber, embobinados para máquinas; cabezales en la naturaleza de piezas para motores; lubricación de anillos en la naturaleza de piezas de máquina y motor, a saber, máquina y anillo para lubricación; motores eléctricos de corriente alterna con marco integral para máquinas; generadores eléctricos, turbogeneradores e hidrogeneradores; mandos de frecuencia variable, a saber, mandos de velocidad variable, inversores de frecuencia para controlar la velocidad y par de motores eléctricos […]”. 67.
Al comparar los productos de “EG” con los productos protegidos por “WEG”, la Sala observa que comparten la misma categoría y cumplen con el criterio sustancial de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 68. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos identificados por las marcas “EG” y “WEG” incluyen máquinas y motores eléctricos que no son para vehículos terrestres, lo que indica que están dirigidos a un mismo segmento de mercado y cumplen una función análoga.
La posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los productos de ambas marcas para suplir una misma necesidad es clara, ya que ambos ofrecen soluciones en el ámbito de la generación y transmisión de energía mecánica. Este hecho refuerza el criterio de intercambiabilidad, pues los usuarios pueden sustituir productos de una marca por los de la otra sin que ello afecte la funcionalidad que se busca. 69.
Adicionalmente, la existencia de artículos idénticos dentro de los productos protegidos por ambas marcas hace más evidente el análisis de sustituibilidad. La inclusión de motores eléctricos, bombas y piezas estructurales para sistemas mecánicos en las dos marcas permite concluir que los consumidores pueden optar por cualquiera de las marcas para satisfacer una necesidad específica. 70.
En efecto, los productos de máquinas o de motores son intercambiables con los productos de motores eléctricos. Cada uno satisface una necesidad igual en el 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio mercado y, por ende, es posible que el consumidor los perciba como alternativas equivalentes que puedan satisfacer el mismo fin. 71.
Respecto a la complementariedad, se pone de presente que los productos amparados por ambas marcas tienen una relación funcional dentro del mismo entorno de uso. En el ámbito industrial y mecánico es común que ciertos productos como bombas y motores eléctricos trabajen conjuntamente para lograr un propósito específico, lo que refuerza el vínculo competitivo entre ellos.
Un consumidor que adquiera un motor eléctrico, por ejemplo, podría requerir una bomba compatible con el mismo, lo que facilita la asociación entre ambas marcas y genera un riesgo de confusión sobre su origen empresarial. 72. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor.
En efecto, los productos de “EG” podrían ser indispensables para los productos de “WEG” en un sentido tal que el consumidor considere que ambos están intrínsecamente ligados, que funcionan en mercados complementarios y dependientes. 73. Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los conjuntos de productos existe una asociación natural en la mente del consumidor, los cuales se comercializan en tiendas especializadas de máquinas y motores eléctricos, plataformas o grandes almacenes, aumentando el riesgo de asociación. 74.
La similitud en los productos y su finalidad aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que "EG" y "WEG" son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas. Lo anterior, en la medida que el consumidor puede interpretar que los productos de ambos provienen del mismo empresario, dado que, además de que las marcas comparten una raíz similar, el consumidor informado no distingue que los productos de la marca demandante no se relacionan directamente con los productos de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que existe una base razonable para atribuirles un origen empresarial común. 75.
En virtud de lo expuesto, es evidente que también hay un riesgo de confusión para el consumidor promedio en cuanto al origen empresarial, debido a las similitudes significativas mencionadas anteriormente, lo que podría llevarlo a creer que los productos de ambas marcas provienen del mismo titular. 76. El consumidor podría erróneamente suponer que los productos identificados con esas expresiones provienen de fabricantes relacionados económicamente. 77.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201536, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. M.P. Dra. María Elizabeth García González. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 78.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales37: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 79. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, se desconocen los derechos de propiedad industrial garantizados en el artículo 61 de la Constitución Política. 80.
Por lo anterior, la Sala considera que la SIC no debió conceder el registro de la marca "EG" para amparar productos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 28072 de 13 de mayo de 2013, expedida por la SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca al signo mixto “EG” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 81.
Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 28072 de 13 de mayo de 2013, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 556.561 asignado a la marca “EG”, para distinguir productos de la clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00016-00 Demandante: Weg S.A. de Jaragua do Sul Santa Catarina Brasil Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.