CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre dos mil veintitrés (2023) Número único de radicación: 11001032400020140060600 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Fundación Mapfre y Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide1, en única instancia, la demanda presentada por Mafer International Holdings Limited, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 59184 de 8 de octubre de 2013 y 31573 de 15 de mayo de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 1 Cfr. Folios 123 a 124. Este Despacho, mediante auto de 30 de noviembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 La demanda 1. Mafer International Holdings Limited en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 59184 de 8 de octubre de 2013, “Por la cual se niega un registro”5, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 31573 de 15 de mayo de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”6, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto MAFER, para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones7: “[…] Primera: Que se declare la nulidad de (sic) Resolución N. 59184 del 8 de octubre de 2013 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se niega a MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED el registro de la marca MAFER (mixta) para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución No 31573 del 15 de mayo de 2014, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y confirmó la Resolución N. 59184 del 8 de octubre de 2013 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC. 2 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 3 y 4 3 Cfr. Folios 35 a 46 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 Esta resolución negó el registro como marca del signo mixto MAFER, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Esta resolución confirmó la Resolución núm. 59184 de 8 de octubre de 2013 que negó el registro como marca del signo mixto MAFER, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Cfr. Folio 36 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 Tercera: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC conceder a MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED el registro de la marca MAFER (mixta) para identificar “exclusivamente servicios de valoración de negocios comerciales relacionados con la industria inmobiliaria y la construcción civil; organización de exposiciones y eventos de la industria inmobiliaria y de la construcción civil con fines comerciales o publicitarios”, servicios comprendidos en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cuarta: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. Quinta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 2 de abril de 2013, el registro como marca del signo mixto MAFER para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 15 de abril de 2013, en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 665, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 59184 de 8 de octubre de 2013, negó el registro como marca del signo mixto MAFER, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser similarmente confundible con la marca mixta MAPFRE. 4.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 59184 de 8 de octubre de 2013. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 31573 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 de 15 de mayo de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 59184 de 8 de octubre de 2013.

Norma violada 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así8: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Sostuvo que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, desconoció el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que, a su juicio, el signo mixto MAFER solicitado para identificar servicios específicos de Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no es similarmente confundible con la marca mixta previamente registrada MAPFRE, de titularidad del tercero con interés en el resultado del proceso. 6.2.

Señaló que la parte demandada, al realizar el cotejo marcario, omitió aplicar las reglas jurisprudenciales consideradas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuarlo, como lo son, el no fraccionamiento de los signos distintivos para establecer similitudes y de consideración de las diferencias conceptuales existentes entre los mismos. 6.3.

Advirtió que el signo mixto MAFER, visto en su conjunto, presenta diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales respecto de la marca mixta MAPFRE, lo que, a su juicio, descarta la posibilidad de que el consumidor los confunda y llegue a pensar, razonablemente, que está frente a un mismo signo distintivo que al adquirir 8 Cfr. Folios 37 a 45 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 los servicios amparados por la primera esté adquiriendo aquellos amparados por la segunda. 6.4.

Añadió que el hecho que las marcas se caractericen por tener denominaciones que faciliten la pronunciación de cada una, no implica ni justifica que la parte demandada no les haya dado relevancia a sus elementos figurativos, sobre todo cuando representan conceptos o ideas que son disimiles y que, por lo tanto, tienen relevancia distinta y favorecen la diferenciación y la prevención del riesgo de confusión. 6.8.

Afirmó que la parte demandada erró al hacer una indebida comparación de los servicios a ser identificados por el signo y la marca en aparente conflicto, pues comparó servicios ajenos al tema de la controversia. 6.9. Concluyó afirmando que, teniendo en cuenta la ausencia de una verdadera relación competitiva entre los servicios a ser identificados por las marcas comparadas, así como las diferencias conceptuales, fonéticas y gráficas existentes entre éstos, se puede concluir que el signo mixto MAFER, no está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y que, en ese sentido, los actos administrativos acusados violaron lo previsto en dicha norma.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 9 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 72 10 Cfr. Folios 62 a 71 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 7.1.

Sostuvo que no se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los signos distintivos estudiados en conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes que generan confusión o inducen a error al público consumidor. 7.2. Explicó que el signo solicitado reproduce en gran parte del elemento gramatical y ortográfico de la marca previamente registrada, presentando similitudes fonéticas en su parte nominativa, a saber, MAFER/MAPFRE, y que solo su gráfico no es suficiente para permitir establecer una clara diferenciación entre los signos distintivos en conflicto.

Por lo expuesto anteriormente, se puede derivar en que los consumidores crean que están adquiriendo servicios que comparten el mismo origen empresarial y, por obvias razones, las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos. 7.3. Añadió que el signo solicitado pretende identificar servicios que no se encuentran en la misma clase que los servicios distinguidos por la marca registrada.

No obstante, dichos servicios presentan una relación de complementariedad, en tanto que los servicios que distinguen la marca registrada pueden llegar a prestar los servicios que se pretenden distinguir. Ello, en tanto que entre la marca registrada presta servicios de seguros y el signo se solicita para amparar la prestación de servicios de valoración de negocios comerciales relacionados con la industria inmobiliaria, presentándose de esta manera una relación género especie. 7.4.

Concluyó que el signo mixto MAFER está incurso en las causales de irregistrabilidad de registro previstas en las normas comunitarias, por cuanto carece de suficiente distintividad debido a las semejanzas y al nexo de competitividad antes descritos, coligiéndose así que el principio de la especialidad se rompe, dado que existe una conexión competitiva, al asociarse con los productos que identifica e induciendo al público consumidor a error respecto de su origen empresarial.

Terceros con interés directo en el resultado del proceso 8. Mafre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., el tercero con interés directo en el 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 resultado del proceso11, en la contestación de la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.1.

Indicó que la parte demandada no vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que aplicó de manera correcta los criterios que se deben tener en cuenta para hacer un análisis de confundibilidad entre dos signos distintivos de naturaleza mixta en donde predomina el elemento denominativo. 8.2. Mencionó que el signo solicitado reproduce gran parte del elemento gramatical y ortográfico de la marca previamente registrada, presentando similitudes fonéticas en su parte nominativa, a saber, MAFER/ MAPFRE, por lo que, sólo su elemento gráfico no es suficiente para permitir establecer una clara diferenciación entre los mismos, lo cual puede derivar en que los consumidores crean que están adquiriendo servicios que comparten el mismo origen empresarial y, por obvias razones, las mismas características. 8.3.

Afirmó, en cuanto a la conexión competitiva entre los servicios identificados por los signos distintivos cotejados, que la gran mayoría de los negocios inmobiliarios y de la construcción, van acompañados de un seguro, especialmente si se habla de adquisición de vivienda a crédito, en donde no se desembolsa este si el inmueble no está amparado por una póliza para amparar un eventual siniestro.

En ese sentido, no se puede hablar de ausencia de conexidad entre los “servicios de seguros y fianzas” comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, con los servicios de “valoración de negocios comerciales relacionados con la industria inmobiliaria y la construcción civil, organización de exposiciones y eventos de la industria inmobiliaria y de la construcción civil con fines comerciales y publicitarios”, servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 11 Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 112 12 Cfr. Folios 97 a 110 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 8.4. Añadió que los servicios identificados por los signos distintivos cotejados, aunque no correspondan a la misma clase, comparten los mismos canales de comercialización y los mismos medios publicitarios, pues existe una relación complementaria entre los servicios de negocios inmobiliarios y la construcción de obra civil y los seguros. 9.

Fundación Mapfre, como tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público silencio en esta etapa procesal. Audiencia Inicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de mayo de 201913: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 15 de mayo de 201914, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 30 de agosto de 201915, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la norma comunitaria andina aplicable. 12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 492-IP-2019 de 25 de mayo de 202016, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: 13 Cfr. Folios 140 a 141 14 Cfr. Folios 156 a 170 15 Cfr. Folios 179 y 180 16 Cfr. Folios 192 a 204 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual procede por ser pertinente.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión Andina, con el fin de tratar el tema de conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]”17. 13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Audiencia de pruebas 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de agosto de 201918, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas y declaró saneado el proceso. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de noviembre de 202019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada: i) decretó la reanudación del proceso; y ii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 16.

Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma. 17. Los terceros con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal20. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17 Cfr. Folio 194 18 Cfr. Folios 181 y 182 19 Cfr. Folios 207 y 208 20 Cfr. Folio 230 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 18.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 492-IP-2019 de 25 de mayo de 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 19. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 21.

Los actos administrativos acusados son los siguientes22: 21.1 La Resolución núm. 59184 de 8 de octubre de 201323, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto MAFER para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.2. La Resolución núm. 31573 de 15 de mayo de 201424, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 59184 de 8 de octubre de 2014. 21 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 22 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 23 Cfr. Folios 7 a 12 24 Cfr. Folios 13 a 16 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 El problema jurídico 22.

Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 22.1 Si las Resoluciones núms. 59184 de 8 de octubre de 2013 y 31573 de 15 de mayo de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto MAFER para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay o no lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados. 22.2 En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y la marca mixta MAPFRE, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Mapfre Familiar - Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 23.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 151 ibidem. 24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 Cartagena25, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200026 de la Comisión de la Comunidad Andina27.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28 25 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 26 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 27 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 28 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 26.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29. 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 31.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 492-IP-2019 de 25 de mayo de 2020 33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso30: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el sigo MAFER (mixto) y la marca MAPFRE (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad con anterioridad, por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 30 Cfr. Folios 192 a 204 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.

Comparación entre signos mixtos. 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo MAFER (mixto) y la marca MAPFRE (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Conexión entre los servicios Clasificación Internacional de Niza 3.1. Se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar ese tema 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 3.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]” Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 34.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 35.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 36.

En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADA Solicitante: Mafer International Holdings Limited Titular: Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Certificado núm. 12669531 Clase 35: “EXCLUSIVAMENTE SERVICIOS DE VALORACIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA INMOBILIARIA Y LA CONSTRUCCIÓN CIVIL;

ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES Y Clase 36: “SEGUROS. “ 31 Cfr. Folio 173 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 EVENTOS DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL CON FINES COMERCIALES O PUBLICITARIOS 32 37. La Sala procederá a determinar si el signo mixto MAFER, solicitado para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por la parte demandante, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 38.

Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos distintivos que carecen de distintividad extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre signos distintivos mixtos.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 39. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 40.

Esta Sección33, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la 32 Cfr. Folio 6 33 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”34. 41.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”35. 42.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”36. 43. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto MAFER solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 44.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 36 Ibidem. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el pipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”37. (Destacado de la Sala) 45. La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y la marca comparada puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en 37 Cfr. Folios 196 y 197 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”38.

(Destacado de la Sala) 46. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y una marca mixta, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada uno, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 47.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y la marca en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los servicios de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 48. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos distintivos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las 38 Cfr. Folio 196 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”39.

(Destacado de la Sala) 49. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta MAPFRE, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y el signo mixto MAFER, solicitado por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de 39 Cfr. Folios 198 y 199 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Comparación Ortográfica 50. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 51.

La comparación ortográfica de los signos confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO M A F E R 1 2 3 4 5 MARCA REGISTRADA M A P F R E 1 2 3 4 5 6 52. Sobre este aspecto, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que el signo mixto MAFER está compuesto de dos silabas (MA-FER), tres consonantes (M-F-R) y dos vocales (A-E).

En tanto, la marca registrada MAPFRE, tiene dos silabas (MAP-FRE), cuatro consonantes (M-P-F-R) y dos vocales (A-E). 53. La Sala considera que el signo y la marca en conflicto resultan similares, por cuanto ambos vocablos están conformados por dos sílabas, comparten tres 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 consonantes (M-F-R) y las dos vocales (A-E).

Ahora bien, se precisa que la letra P de la marca previamente registrada, y el cambio de posición de la consonante R en la composición ortográfica del signo solicitado, no provee suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlos. 54. Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe una similitud ortográfica entre los signos distintivos comparados considerando la fuerte identidad ortográfica entre ambos, comoquiera que lo único que los diferencia es la introducción de la letra P en la marca previamente registrada y el cambio de posición de la letra R dentro del signo mixto solicitado.

Comparación Fonética 55. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: MAFER – MAPFRE- MAFER – MAPFRE- MAFER – MAPFRE- MAFER MAFER – MAPFRE- MAFER – MAPFRE- MAFER – MAPFRE- MAFER MAFER – MAPFRE- MAFER – MAPFRE- MAFER – MAPFRE- MAFER 56.

Comoquiera que, al pronunciar los signos distintivos cotejados de manera sucesiva y alternativa, se advierte que se escuchan de forma similar, más aún por la coincidencia en su secuencia vocálica, de manera que, al pronunciarlos, tienen un impacto sonoro parecido. 57. Asimismo, las palabras comparten el uso de las mismas consonantes, salvo por la introducción de la letra “P”, y el cambio de ubicación de la “R”, diferencias que no resultan suficientes para superar la similitud y por lo tanto no dotan de distintividad al signo solicitado. 58.

En suma, la Sala considera que los signos distintivos enfrentados, al introducir la letra P y cambiar de posición la R, no hace que el impacto fonético sea distinto, 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 teniendo en cuenta que comparten el mismo número de silabas, tres consonantes y su composición vocálica es similar, que al ser pronunciadas resaltan evidentes las semejanzas, por ello, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre el signo y la marca enfrentada.

Comparación Ideológica 59. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”40, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 60.

Al respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, la expresión MAFER no tiene significado en el idioma español y, en ese sentido, corresponde a un término de fantasía, por lo que no podría realizarse el cotejo desde el punto de vista ideológico. 61. En este sentido, la Sala considera que entre el signo solicitado y la marca registrada existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas. 62.

En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos distintivos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que el signo solicitado es semejante a la marca previamente registrada, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 Segundo supuesto: Conexidad de los productos o servicios que pretende identificar cada uno de los signos distintivos en conflicto 63.

Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 64.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 65.

Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201841, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 66.

En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de 41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 confusión o asociación entre los mismos. Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de las siguientes tres criterios: […] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva.

De igual manera, los canales de 27 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. […]”42 67. En el caso sub examine, el signo mixto MAFER fue solicitado por la parte demandante, para distinguir los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Exclusivamente servicios de valoración de negocios comerciales relacionados con la industria inmobiliaria y la construcción civil; organización de exposiciones y eventos de la industria inmobiliaria y de la construcción civil con fines comerciales o publicitarios […]”43. 68.

Por su parte, la marca mixta previamente registrada y cuyo titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, identifica los siguientes servicios de las Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, “[…] Seguros […]”44. 69. Por lo anteriormente expuesto, y al considerar las reglas citadas supra, la Sala considera que entre los servicios de la Clase 35 y los de la Clase 36, se presenta una conexión competitiva, pues existe complementariedad entre los mismos.

Ello comoquiera que se evidencia una relación entre los mismos ya que los consumidores que requieren de “servicios de valoración de negocios comerciales relacionados con la industria inmobiliaria y la construcción civil” también hacen uso, o pueden llegar requerir, de la cotización de seguros inmobiliarios para la adquisición de pólizas de arrendamiento, pólizas todo riesgo para la construcción, pólizas de cumplimiento de obras civiles o seguros de vida para créditos hipotecarios o leasing. 70.

Lo anterior comoquiera que, usualmente, el consumidor que está interesado en comprar una propiedad o desarrollar un proyecto inmobiliario deba recurrir a un seguro que ampare la ejecución del negocio, las pérdidas y daños materiales de los bienes asegurados durante su construcción o el saldo insoluto de la deuda que se adquiera para el pago de un crédito hipotecario. 42 Cfr. Folios 201 a 204 43 Cfr. Folio 6 44Cfr. Folio173.

Marca cancela parcialmente mediante resolución 31633 del 26 de junio de 2009.La Resolución núm. 31633 de 26 de junio de 2009 “por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió “ARTICULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro de la Marca MAPFRE, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes servicios: “negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 71.

Asimismo, esta Sala considera que el consumidor que requiere del servicio de “organización de exposiciones y eventos de la industria inmobiliaria y de la construcción civil con fines comerciales o publicitarios” dirige su evento a la participación de compradores o inversionistas de proyectos inmobiliarios y empresas especializadas en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y, en ese sentido, podría hacer partícipe a empresas del sector asegurador, las cuales comercializan “seguros” inmobiliarios, que, como se expuso supra, son necesarios para el desarrollo y adquisición de un inmueble. 72.

Al respecto, la Sala precisa que, en el caso sub examine, genera un riesgo de asociación, tal y como se evidenció anteriormente. Es decir que, el consumidor, podría asumir como razonablemente que “[…] considerando la realidad del mercado […] los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario […]”45 73. Es decir que, la Sala considera que el registro como marca del signo mixto MAFER podría inducir a los consumidores a pensar que los servicios identificados con dicho signo tienen un mismo origen empresarial que los de la marca MAPFRE, o que se trata de una innovación de los productos identificados con esta última, todo lo cual pone de presente el riesgo de asociación que representa el signo solicitado a registro. 74.

Asimismo, considerando el análisis anteriormente efectuado, es razonable pensar que el consumidor de los servicios pueda asumir que los mismos provienen del mismo empresario o pensar que estos comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados servicios. 75. Así las cosas, se tiene que entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que representa la marca MAPFRE cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y los servicios de la Clase 36 que pretende reivindicar el signo mixto solicitado, se evidencia conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 45 Cfr. Folio 204 29 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 76.

De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos previstos para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Conclusión 77. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto MAFER, que pretende identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen con los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir identidad y semejanza con la marca mixta MAPFRE, con certificado de registro núm. 126695, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 78.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 59184 de 8 de octubre de 2013 y 31573 de 15 de mayo de 2014, en consecuencia, la Sala46 denegará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 46 Este Despacho, mediante auto de 30 de noviembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020140060600 SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.