CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 11001032400020140047200 Referencia: Medio de control de nulidad relativa Demandante: Espumados S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Espumas Santander S.A. Temas: Depósito de enseña comercial.

Causales de irregistrabilidad. Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda porque la parte demandante no desvirtuó la legalidad de los actos acusados. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Espumados S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53672 de 30 de septiembre de 2010 y 465 de 12 de enero de 2011.

I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Espumados S.A., en adelante la parte demandante, presentó demanda1 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53672 de 30 de septiembre de 20103, “Por la cual se concede un depósito” y 465 de 12 de enero de 20114, “Por la cual se 1 Por intermedio de apoderada.

Folios 19 a 28 del Cuaderno Principal. 2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 Folio 64 del Cuaderno Principal. 4 Folios 69 a 70 del Cuaderno Principal. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 revoca parcialmente una resolución”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el depósito de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX que identifica productos y servicios de las clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Espumas Santander S.A., en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] III.A. Que se decrete la nulidad de la Resolución número 53672 del 30 de Septiembre de 2010, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió conceder el depósito de la enseña comercial CONFORT FLEX (MIXTA) presentada por la sociedad ESPUMAS SANTANDER S.A.S. para distinguir productos y servicios de las clases 10, 17, 24, 35, 39 Y 45 de la clasificación internacional de Niza.

II.B. Que se decrete la nulidad de la Resolución número 465 del 12 de Enero de 2011, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó parcialmente la resolución número 53672 del 30 de Septiembre de 2010 mediante la cual concedió el depósito de la enseña comercial CONFORT FLEX (MIXTA) presentada por la sociedad ESPUMAS SANTANDER S.A.S. en el sentido de incluir dentro de la descripción de la enseña la clase 20 de la clasificación internacional de Niza.

III.C. Que se declare la nulidad del certificado de registro N° 20014 como consecuencia de las pretensiones anteriores. III.D. Que se ordene remitir copia de la sentencia que resuelva el presente proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia. III.E. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”5.

(Negrilla del texto original). Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 5 Folios 19 a 28 del Cuaderno Principal. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 17 de septiembre de 2010 el depósito de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX para distinguir productos y servicios de las clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Que la Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 53672 de 30 de septiembre de 2010, concedió el depósito de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX para distinguir productos y servicios de las clases 10, 17, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad ESPUMAS SANTANDER S.A. 4.3.

Que la Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 645 de 12 de enero de 2011 determinó: i) revocar parcialmente la resolución núm. 53672 de 30 de septiembre de 2010 en el sentido de incluir la clase 20 entre las distinguidas por el depósito concedido de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX a favor de la sociedad ESPUMAS SANTANDER S.A. y; ii) confirmar en sus demás partes la Resolución núm. 53672 de 30 de septiembre de 2010.

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de la violación así: 5.1. Estimó que la parte demandada con la expedición de los actos acusados vulneró los artículos 155, 191, 192, 194, 195 y 200 de la Decisión 486 de 2000 y los artículos 611 y 616 del Código de Comercio, al conceder el depósito de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX para distinguir productos y servicios de las clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 5.2.

Señaló que la parte demandada violó los artículos 191 y 155 de la Decisión 486 de 2000 por cuanto el depósito concedido a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso es irregistrable, pues su uso es susceptible de generar confusión en los medios comerciales y en el público en cuanto a su procedencia empresarial, su origen y las características de los productos que se comercializan frente a su enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX y sus marcas mixtas ROMANCE RELAX previamente registradas en las clases 17, 20 y 35. 5.3.

Afirmó que el riesgo de confusión se encuentra en la similitud gráfica y conceptual de los signos en conflicto, y que la confusión es indirecta al presentarse fragmentos comunes entre los signos comparados. 5.4. Adujo que la carencia de distintividad gráfica de la enseña cuestionada ocasiona también el riesgo de asociación por parte del público de los productos y servicios que esta distingue con los productos y servicios que distinguen y la enseña y marcas de su titularidad.

Precisó que el riesgo se refuerza en la medida en que ambos diseños se refieren al mismo tipo de productos y a la prestación de idénticos servicios. 5.5. Mencionó que ha usado sus marcas y logos de forma permanente y continua desde el año 2005 y que ha utilizado su enseña comercial de forma pública, ostensible y continua aún desde antes de su registro en el año 2010. 5.6.

Precisó que su enseña fue registrada antes de la concesión del depósito de la enseña cuestionada registrada por parte de la entidad demandada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso. 5.7. Indicó que la enseña comercial concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso es idéntica a sus marcas previamente registradas y que, por lo tanto, carece de distintividad gráfica. 5.8.

Manifestó que la similitud entre su enseña comercial y sus marcas registradas con la enseña cuestionada del tercero con interés directo en las resultas del proceso ocasiona el debilitamiento de la función diferenciadora propia de los signos, de la protección a los consumidores como esencia de los derechos de propiedad industrial, induce al error al consumidor y desconoce sus derechos adquiridos. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 5.9.

Finalmente, expuso que la finalidad de los productos de los signos confrontados es la misma por cuanto sirven para satisfacer las mismas necesidades y utilizan canales de comercialización comunes, por lo que sostuvo que existe un aprovechamiento de su reputación y esfuerzo. Contestación de la demanda Parte demandada 6. La parte demandada contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 6.1.

Adujo que el uso exclusivo de los nombres o enseñas comerciales solo se adquiere con el primer uso que de estos se haga en el comercio y que, por ello, el depósito concedido al tercero con interés directo en las resultas del proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio tiene un carácter declarativo y constituye únicamente una presunción de su uso. 6.2.

Precisó que el depósito de la enseña comercial no confiere el derecho de exclusividad sobre la denominación que la compone, por lo que el demandante puede acreditar su uso para recibir la protección que en derecho proceda. 6.3. Estimó que, conforme al artículo 604 del Código de Comercio, la existencia previa de una enseña o nombre comercial no impide el depósito de otro con denominación igual o similar.

En consecuencia, si se pretende anular un depósito con fundamento en una enseña preexistente, la entidad administrativa no tiene competencia para resolver dicho conflicto. 6.4. Sostuvo que la entidad encargada del registro no realiza un análisis previo sobre la coexistencia o similitud de enseñas, ya que el depósito no implica la concesión de un derecho exclusivo, sino únicamente la presunción de uso.

Por ello, no puede negar el depósito ni proteger derechos de los que no tiene conocimiento, ni dirimir conflictos sobre homonimia o coexistencia de signos. 6 Folios 91 a 135 del Cuaderno Principal. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 6.5. Destacó que la parte demandante no demostró la existencia ni el uso de la enseña comercial que invoca, por lo que no existe fundamento jurídico que amerite la nulidad del depósito cuestionado.

La resolución que autorizó el depósito de la enseña “CONFORT FLEX” a favor de Espumados Santander S.A. fue emitida conforme a derecho y no reconoce un derecho adquirido, sino una mera presunción de uso en el mercado. 6.6. Finalmente, advirtió que no existen fundamentos jurídicos para declarar la nulidad de la resolución que aprobó el depósito de la enseña comercial “CONFORT FLEX”.

La decisión se ajustó al ordenamiento jurídico, la entidad actuó dentro de sus competencias y no se acreditó riesgo de confusión ni afectación de derechos previos. Por tanto, solicita confirmar la legalidad del acto administrativo y negar las pretensiones del demandante. Tercero con interés directo en las resultas del proceso – Espumas Santander S.A.S. 7.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 7.1. Enunció que la parte demandante no puede impedir que las expresiones CONFORT y FLEX que, a su juicio, son de uso común, sean utilizadas por otros empresarios. Sostuvo que, al ser de uso común, las marcas son débiles y dichas expresiones deben ser excluidas del cotejo marcario. 7.2.

Sustentó que no existe riesgo de confusión ni de asociación entre los signos en cuestión, ya que no son idénticos ni semejantes y que los consumidores pueden diferenciar claramente el origen empresarial de los productos o servicios identificados por cada signo. 7.3. Señaló que han transcurrido siete años desde el registro de la enseña comercial sin que se haya presentado ningún caso de confusión o asociación en el 7 Folios 151 a 166 del Cuaderno Principal. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 mercado, lo cual demuestra que ambos signos pueden coexistir sin afectar a los consumidores ni al titular de los derechos previos. 7.4.

Solicitó que no se ordene la nulidad de los actos acusados pues reúnen a cabalidad los requisitos exigidos por las normas de la comunidad andina. Solicitud de interpretación prejudicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 25 de julio de 20188, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas, esto es, los artículos 155, 191, 192, 194, 195 y 200 de la Decisión 486 de 2000. 8.1.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 629-IP-2018 de 26 de febrero de 20199, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 191, 194 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación de los Artículos 191 y 200 por ser pertinentes. No procede la interpretación del Artículo 194 pues el asunto no está vinculado a una solicitud de registro de una enseña comercial. 2. De oficio se interpretará el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 a fin de abordar el tema correspondiente al presunto riesgo de confusión entre los signos en conflicto. 3.

Asimismo, de oficio de interpretarán los Literales e) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto en el proceso interno se discute acerca de la descriptividad y uso común de los términos que conforman los signos en conflicto […]”. 8.2. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 8 Folios 184 a 189 del Cuaderno Principal. 9 Folios 226 a 247 del Cuaderno Principal. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 Procedencia de la sentencia anticipada 9.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1° de agosto de 202510: i) consideró innecesaria la realización de las audiencias inicial, de pruebas y de alegaciones y juzgamiento; ii) resolvió sobre el decreto de práctica de pruebas; y iii) ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 10.

La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal. 10.1. La parte demandada11 y el tercero con interés directo en las resultas del proceso12 reiteraron los argumentos señalados en las contestaciones de la demanda. Intervención del Ministerio Público 11. El Agente del Ministerio Público13 indicó que el uso del nombre comercial se debe probar por los medios procesales establecidos para tal fin y que el nombre se ha utilizado con anterioridad. 11.1.

Mencionó que, pese a que el demandante manifestó hacer uso del nombre comercial desde el año 2005, no aportó dentro del proceso contencioso administrativo prueba alguna de ello, por lo tanto, y teniendo en cuenta que este es criterio indispensable para su reconocimiento y protección, tal como se menciona en líneas anteriores, no es posible conceder la protección solicitada por la empresa ESPUMADOS S.A. 10 Cfr. Índice 79 del aplicativo web SAMAI. 11 Cfr. Índice 92 del aplicativo web SAMAI. 12 Cfr. Índice 91 del aplicativo web SAMAI. 13 Cfr. Índice 86 del aplicativo web SAMAI. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 11.2.

Por último, concluyó que que no es dable acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, no resulta procedente la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 629-IP-2018 de 26 de febrero de 2019; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 13. De conformidad con el numeral 8 del artículo 14914 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8015 de 12 de marzo de 201916 sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 14.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos administrativos acusados 15. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 14 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 15 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-.

Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 16 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 15.1. La Resolución núm. 53672 de 30 de septiembre de 201017, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el depósito de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX para distinguir productos y servicios de las clases 10, 17, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.2.

La Resolución núm. 645 de 12 de enero de 201118, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó parcialmente la resolución núm. 53672 de 30 de septiembre de 2010 en el sentido de incluir la clase 20 entre las distinguidas por el depósito concedido de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX, a favor de la sociedad Espumas Santander S.A. El problema jurídico 16.

Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda y en la contestación de esta, la fijación del objeto del litigio y la interpretación prejudicial emitida para este caso, determinar: 16.1. Si las resoluciones núms. 53672 de 30 de septiembre de 2010 y 465 de 12 de enero de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el depósito de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX para distinguir productos y servicios de las clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los artículos 191, 200, 136 literal b) y 135 literales e) y g) de la Decisión 486 de 2000; y 611 y 616 del Código de Comercio y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 16.2.

Así mismo, la Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 191 y 200 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 136, literal b) y 135, literales e) y g), ibidem; adicionalmente, no interpretó el artículo 194 ibidem; de igual manera no se solicitó la interpretación de los artículos 155, 192, y 195 ibidem por no ser objeto de la controversia, razón por la cual no se incluyeron en el problema jurídico. 17 Folio 64 del Cuaderno Principal. 18 Folios 69 a 70 del Cuaderno Principal. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 Interpretación Prejudicial 629-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 17.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la interpretación prejudicial proferida por el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1. La enseña comercial y su ámbito de protección. 1.1. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud que ESPUMADOS S.A. señaló que es titular de la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta) e indico que existe conflicto entre sus signos y la ensena comercial CONFORT FLEX (mixta) depositada a favor de ESPUMAS SANTANDER S.A.S 1.2.

La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 486 desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. […] 2. El nombre comercial. Características y su protección 2.1.

En el presente caso se alega la confusión entre la enseña comercial CONFORT FLEX (mixta) depositada a favor de ESPUMAS SANTANDER S.A.S. y la marca ROMANCE RELAX (mixta) y la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta), y conforme a lo establecido en el Artículo 200 de la Decisión 486 la protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, por lo que deberá revisarse el presente tema a fin de ser aplicado al tema controvertido. 2.2.

El Literal b) del Articulo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial […] Protección del nombre comercial 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 2.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

El Artículo 191 otorgará el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado, y, consecuentemente, ese uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 dispone que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. […] 2.10.

La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial; entre otros. […] 2.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y/o servicios que distingue el signo. 2.13.

Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya adoptado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 3.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos constituidos por la enseña comercial CONFORT FLEX (mixta), la marca ROMANCE RELAX (mixta) y la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta) son confundibles o no, resulta pertinente analizar el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad [ ] [ ] 3.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 […] 3.6.

Por lo antes expuesto, el Tribunal consultante, deberá analizar en primer lugar la identidad o similitud entre los signos en conflicto, para luego verificar si existe riesgo de confusión entre los servicios que ampara la marca registrada y las actividades del nombre comercial, y de esta manera confirmar si en efecto existe o no la causal contemplada en el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486. […] 4.

Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre la enseña comercial CONFORT FLEX (mixta) respecto de la marca ROMANCE RELAX (mixta) y la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 4.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico; o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 4.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 5. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común. 5.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso la SIC argumentó que las expresiones "COLCHONES", "SIENTE LA DIFERENCIA, "ROMANCE" y "RELAX" que acompañan el elemento grafico de la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta) y la marca ROMANCE RELAX (mixta), son descriptivas y de uso común resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 5.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad cantidad. funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 5.3.

El Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que puede servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] 5.10.

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y. posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente 6.

Conexión, entre productos: y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 6.1. Se alegó que conexión entre los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto enseña comercial CONFORT FLEX (mixta) y marca ROMANCE RELAX (mixta) y la enseña, comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta), por lo que corresponde analizar este tema. 6.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 6.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes […]”19.

Análisis del caso concreto 18. Conforme las normas indicadas en los acápites desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado. 19 Folios 226 a 247 del Cuaderno Principal. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 19.

La parte demandada, mediante los actos administrativos acusados, estos son, las resoluciones núms. 53672 de 30 de septiembre de 2010 y 465 de 12 de enero de 2011, otorgó el depósito de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX a la sociedad Espumas Santander S.A. para distinguir el establecimiento de comercio como tal, dedicado a las actividades relacionadas con los productos y servicios de las clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza. 20.

A juicio de la demandante, el uso la enseña comercial cuestionada CONFORT FLEX es susceptible de causar confusión en los medios comerciales y el público consumidor sobre su procedencia empresarial y las características de los productos que comercializa, ya que, a su juicio, resulta similar a las marcas ROMANCE RELAX y a la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX de su propiedad. 21.

Resaltó que la enseña depositada por Espumas Santander S.A. carece de distintividad frente a los dos tipos de signos registrados por ella, es decir, tanto la enseña como las marcas de su propiedad, toda vez que transcribe de forma idéntica la expresión y reproduce exactamente el mismo logo de su enseña depositada, lo que aumenta la posibilidad de asociar los productos o servicios que se protegen con estas marcas y su origen empresarial. 22.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que el depósito de la enseña comercial no confiere el derecho de exclusividad sobre la denominación que la compone, por lo que le asiste al demandante acreditar su uso para recibir la protección que en derecho proceda. 23. Mencionado lo anterior, respecto de la enseña comercial esta Sala considera que ella se encuentra comprendida dentro del régimen aplicable al nombre comercial, dado que este último tiene por finalidad amparar los establecimientos o puntos de venta vinculados a una empresa.

Por tanto, ambos signos se encuentran interrelacionados y se rigen por las mismas disposiciones legales, en cuanto su protección se orienta a salvaguardar la identificación empresarial en el mercado. 24. En esa medida, la Sala considera pertinente abordar los mecanismos previstos para la defensa del nombre comercial, los cuales, por su naturaleza, se extienden igualmente a la enseña comercial.

En este sentido, el artículo 193 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina prevé dos formas de protección: i) mediante el registro; 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 y ii) mediante el depósito; en ambos casos ante la autoridad competente. Dicho precepto, además, aclara que ambas figuras tienen carácter declarativo y que el derecho al uso exclusivo se adquiere únicamente conforme a lo dispuesto en el artículo 191 de la misma norma comunitaria. 25.

Ahora bien, se advierte que cuando los países miembros optan por permitir el registro del nombre comercial, la acción de nulidad procede en los casos en que dicho registro se haya otorgado contrariando lo dispuesto en los artículos 194 y 195, en concordancia con el artículo 172 de la Decisión 486. No obstante, esta posibilidad no se extiende a los países que han adoptado la figura del depósito, puesto que en tales circunstancias se debe observar lo que establezca la legislación interna del respectivo Estado miembro. 26.

En el caso de Colombia, el sistema aplicable es el del depósito para nombres y enseñas comerciales. Por esta razón, la Sala concluye que el asunto debe resolverse con base en las normas nacionales pertinentes, específicamente las contenidas en los artículos 603 y siguientes del Código de Comercio, que regulan el procedimiento del depósito del nombre comercial.

Dichas disposiciones, según el artículo 611 del mismo estatuto, son extensibles a las enseñas comerciales. 27. De estas normas se desprende que el trámite de depósito tiene un carácter meramente formal, limitado a la comprobación de que la solicitud cumpla con todos los requisitos exigidos. Una vez verificada dicha información, la autoridad expide el certificado correspondiente y dispone su publicación, sin entrar a valorar de fondo posibles impedimentos o causales de irregistrabilidad.

Por lo mismo, no existe oportunidad para formular oposiciones, ya que el depósito se concede automáticamente cuando se satisfacen los requisitos de forma, lo que descarta la posibilidad de intervención de terceros en dicho trámite. 28. En este punto la Sala la Sala prohíja la sentencia de 12 de diciembre de 202420 en la que resolvió un caso con identidad de partes e identidad fáctica al sub examine, en la que, sobre las disposiciones que regulan la enseña comercial y su protección consideró lo siguiente: 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de diciembre de 2024, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020140047100. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 “[…] De la noción transcrita se colige que la enseña comercial se rige por las mismas disposiciones que regulan el nombre comercial, en virtud de que éste último tiene como destino proteger el establecimiento o restablecimientos mercantiles que tenga una empresa, por lo que la enseña se encuentra incursa en éste.

Por esa razón, la Sala procederá a hacer alusión a las maneras de proteger el nombre comercial, ya que éstas le resultan igualmente aplicables a la enseña comercial. Sobre el particular, cabe anotar que el artículo 193 de la Decisión 486, estableció dos maneras de proteger el nombre comercial, es decir, a través del depósito o del registro, en los siguientes términos: “[…] Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […]”. (Destacado fuera de texto). [ ] De lo anterior, se advierte que en los casos en los que los países han adoptado la posibilidad del registro de un nombre comercial, el medio de control de nulidad es viable cuando dentro de la concesión del mismo se ha infringido lo previsto en los artículos 194 y 195, en concordancia con el artículo 172 de la Decisión 486; sin embargo, no se observa la existencia de esa misma posibilidad cuando el Estado miembro ha tomado la opción del depósito del nombre comercial pues, en esos casos, se deberá atener a lo que la legislación interna del país miembro haya regulado.

Así las cosas y comoquiera que en Colombia se adoptó la modalidad de depósito de nombre y enseña comercial, la Sala considera que, para el caso en concreto, se deberá atener a lo que la legislación interna haya regulado. Al respecto, se evidencia que los artículos 603 y siguientes del Código de Comercio, regulan todos los aspectos relativos al depósito del nombre comercial, que también resultan aplicables a las enseñas comerciales, por disposición del artículo 611, ibidem [ ] De lo anterior, se advierte que el procedimiento del depósito consiste de forma exclusiva en un estudio de forma para verificar que la totalidad de la información requerida obre en la solicitud y, una vez ello haya sido revisado, se ordena la concesión del certificado de depósito y se ordena su publicación, de manera que, en esos casos, la SIC, como autoridad administrativa en Colombia, no estudia de fondo las causales de irregistrabilidad aplicable para los nombres comerciales.

De lo anterior, también se desprende que tampoco le era posible a la actora presentar oposición a dicha solicitud, ya que en Colombia el depósito se otorga de manera automática si se cumplen los requisitos de forma, por lo que tampoco le asiste razón a la entidad demandada cuando alegó que bien pudo la parte 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 demandante oponerse a la solicitud de la enseña comercial cuestionada, pues en estos casos, no existe oportunidad o plazo para ejercer la oposición. […]” 29.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la naturaleza propia del sistema de depósito de nombres comerciales en Colombia, la Sala considera que en el caso sub examine no resulta procedente aplicar ni extender las causales de irregistrabilidad establecidas para el registro de nombres comerciales a las enseñas comerciales, tal como lo plantea la parte demandante. 30.

Por lo tanto, la Sala mantendrá la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos acusados, estos son, la Resolución núm. 53672 de 30 de septiembre de 2010, “Por la cual se concede un depósito” y la Resolución núm. 465 de 12 de enero de 2011, “Por la cual se revoca parcialmente una resolución”, comoquiera que la causal de irregistrabilidad señalada por la actora no le resulta aplicable; y que, además, las normas alegadas como vulneradas se encuentran acordes con los parámetros fijados para el otorgamiento de depósito de enseñas comerciales. 31.

Esto, en atención a lo indicado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 28-IP-2018 de 26 de febrero de 2019, en cuanto a que el depósito de un nombre comercial se rige por reglas distintas a las del registro, motivo por el cual debe aplicarse la normativa interna de cada país miembro. En el caso colombiano, ello implica sujetarse a lo dispuesto en los artículos 603 y siguientes del Código de Comercio, así lo señaló en los siguientes términos: “[…] 4.7.

Siendo ello así, ¿cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio y tal como se señaló en párrafos precedentes, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso o las actividades identificadas por el nombre comercial. 4.8. Sin embargo, si en un país miembro, en virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional competente deberá seguir el examen establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486.

Por lo tanto, si se otorgó el registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad […] 4.10. El depósito de una enseña comercial no es lo mismo que su registro, por lo que respecto de su depósito habrá que atenerse a lo que la 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 legislación interna ha regulado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 200 de la Decisión 486 […]” (Negrilla fuera del original) 32.

Es importante destacar que en la sentencia de 19 de octubre de 201321, la Sala ya había establecido que, dado que en Colombia se aplica la modalidad de depósito para los nombres y enseñas comerciales, no resulta procedente extender las causales de irregistrabilidad previstas para los casos en que se utiliza la modalidad de registro. Esto se debe a que la Superintendencia de Industria y Comercio, al recibir las solicitudes, solo realiza un examen formal y concede automáticamente el depósito, sin efectuar un análisis de fondo sobre posibles causales de irregistrabilidad. 33.

En efecto, en esa ocasión, en la que igualmente se solicitaba el depósito de un nombre comercial, se consideró lo siguiente: “[…] Sobre el particular, cabe anotar que el artículo 193 de la Decisión 486 estableció dos maneras de proteger el nombre comercial, es decir, a través del depósito o del registro, en los siguientes términos: […] Así las cosas, conforme lo precisó el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, tanto el depósito como el registro, tienen implicaciones diferentes: […] De lo anterior, se advierte que en los casos en los que los países han adoptado la posibilidad del registro de un nombre comercial, el medio de control de nulidad es viable cuando dentro de la concesión del mismo se ha infringido lo previsto en los artículos 194 y 195, en concordancia con el artículo 172 de la Decisión 486; sin embargo, no se observa la existencia de esa misma posibilidad cuando el Estado miembro ha tomado la opción del depósito del nombre comercial pues, en esos casos, se deberá atener a lo que la legislación interna del país miembro haya regulado.

Así las cosas y comoquiera que en Colombia se adoptó la modalidad de depósito de nombre comercial, la Sala considera que, para el caso en concreto, se deberá atener a lo que la legislación interna haya regulado. Al respecto, se evidencia que los artículos 603 y siguientes del Código de Comercio, regulan todos los aspectos relativos al depósito del nombre comercial, de la siguiente manera: 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2018-00091-00. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 […] De lo anterior, se advierte que el procedimiento del depósito consiste de forma exclusiva en un estudio de forma para verificar que la totalidad de la información requerida obre en la solicitud y, una vez ello haya sido revisado, se ordena la concesión del certificado de depósito y se ordena su publicación, de manera que, en esos casos, la SIC, como autoridad administrativa en Colombia, no estudia de fondo las causales de irregistrabilidad aplicable para los nombres comerciales.

Así las cosas, y atendiendo a la naturaleza que tiene la modalidad del depósito de nombres comerciales en Colombia, la Sala considera que en el caso sub examine no es posible extender o extrapolar las causales de irregistrabilidad previstas para los casos de registro de nombres comerciales, como lo sostuvo la SIC, máxime si se tiene en cuenta que el Tribunal, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, consideró que su interpretación no era viable, al no ser objeto de controversia dicho asunto.

Por lo tanto, la Sala mantendrá la presunción de legalidad que reviste al acto administrativo acusado, esto es, a la Resolución núm. 2162 de 27 de enero de 1994, “Por la cual se concede un depósito”, comoquiera que la norma alegada como vulnerada por la actora no le resulta aplicable; y que, además, se encuentra acorde con los parámetros fijados para el otorgamiento de depósito de nombres comerciales […]” (Destacado fuera de texto). 34.

Asimismo, dicha posición fue reiterada por la Sección en sentencia de 5 de septiembre de 202422, en la que la Sala precisó lo siguiente: “[…] De lo anterior, para esta Sala, resulta dable afirmar que en lo que respecta al registro de la enseña comercial, corresponde a la oficina nacional el análisis de las causales de irregistrabilidad previstas por la norma comunitaria para ese tipo de signos distintivos en los artículos 194 y 195, que al tenor literal señalan lo siguiente: “Artículo 194.

No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2004-00416-01. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

Artículo 195. Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas.” Sin embargo, como se advirtió en párrafos superiores, distinta consideración resulta del depósito del nombre comercial, y, por ende, de las enseñas comerciales, en tanto que, en este caso deberán aplicarse las disposiciones previstas en la regulación nacional.

En ese orden, comoquiera que en Colombia se adoptó la modalidad de depósito de nombre comercial, la Sala considera que, para el caso en concreto, se deberá atener a lo que la legislación interna haya regulado, en concordancia con el criterio desarrollado por la jurisprudencia comunitaria. Al respecto, sea del caso traer al estudio los artículos 606 y 607 del Código de Comercio, en virtud de los cuales se regula lo relativo al depósito de nombre comercial, y particularmente las circunstancias en que no procede su depósito, las cuales resultan también aplicables al depósito de enseña comercial tal como lo determinó dicho estatuto en su nominación de la Sección que regula esta materia, así, “SECCIÓN IV.

NOMBRES COMERCIALES Y ENSEÑAS”, veamos: […] Sin embargo, como se logró observar del estudio de las normas aplicables al caso, al depósito de las enseñas comerciales no le resultan aplicables las causales de irregistrabilidad marcarias desarrolladas por el régimen comunitario, más sí las dispuestas por el ordenamiento nacional, y que se encuentran previstas justamente en el Código de Comercio.

En ese sentido lo consideró esta Sección en oportunidad anterior, veamos: “Así las cosas, y atendiendo a la naturaleza que tiene la modalidad del depósito de nombres comerciales en Colombia, la Sala considera que en el caso sub examine no es posible extender o extrapolar las causales de irregistrabilidad previstas para los casos de registro de nombres comerciales, como lo sostuvo la SIC, máxime si se tiene en cuenta que el Tribunal, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, consideró que su interpretación no era viable, al no ser objeto de controversia dicho asunto.” Así pues, comoquiera que la norma invocada por la actora es la causal de irregistrabilidad marcaria de que trata el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, y aquella no puede ser aplicable al depósito de enseña comercial, la Sala mantendrá la presunción de legalidad que reviste al acto administrativo acusado, esto es, la resolución número 22311 de 4 de agosto de 2003. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 Finalmente, la Sala advierte que esta misma conclusión se impone en relación con las demás causales de nulidad invocadas en contra de esa decisión de la administración, a saber, la presunta infracción del literal m) ibidem, argumento que fue formulado por la actora únicamente respecto del acto administrativo en mención. […]” (Destacado fuera de texto). 35.

En ese sentido, y dado que no es procedente extender las causales de irregistrabilidad aplicables a los casos en que se opta por la modalidad de registro, la Sala considera se abstendrá de estudiar si la parte demandante acreditó o no el uso previo de la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX. 36. La Sala aclara que el hecho de que se otorgue un depósito de nombre o enseña comercial no otorga derechos automáticos respecto de éstos a quien lo solicita, sino que, por el contrario, quien alegue derechos exclusivos frente a dichos signos estará sujeto a demostrar su uso “[…] personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate.

La prueba del uso corresponderá a quien la alegue […]”23. 37. En apoyo de lo anterior, cabe citar el artículo 191 de la Decisión 486, aplicable por extensión a la enseña comercial, según el cual “[…] el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere mediante su primer uso en el comercio y concluye cuando dicho uso cesa o cuando cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo emplea […]”. 38.

Sobre lo anterior la Sala considera pertinente traer a colación la sentencia de 22 de septiembre de 201624, en la que se precisó lo siguiente: “[…] Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00453-00, C.P. María Elizabeth García González. 24 Ibídem. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. (…) En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Adicionalmente, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables […]” (Destacado fuera de texto) 39.

En consecuencia, la persona que invoque el derecho al uso exclusivo de un nombre o enseña comercial debe demostrar, mediante los medios de prueba pertinentes, que ha realizado un uso real, efectivo y continuo del mismo con anterioridad al registro de una marca solicitada o concedida. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 40.

En esta línea, la Sala aclara que el depósito efectuado ante la autoridad competente solo constituye un indicio o elemento probatorio del primer uso del nombre o enseña comercial, pero no otorga por sí mismo protección automática ni implica que la enseña “CONFORT FLEX”, registrada a nombre del tercero con interés en el proceso, deba recibir la misma protección que se deriva de la modalidad de registro adoptada en otros países miembros. 41.

Se reitera que, en Colombia rige la modalidad de depósito y por tanto este acto no confiere derechos de propiedad sobre el nombre o la enseña depositada, conforme a lo establecido en el artículo 605 del Código de Comercio. 42. Por último, la Sala considere que los eventuales conflictos derivados del uso de signos presuntamente similares no son objeto de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sino deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria mediante las acciones correspondientes de infracción de derechos de propiedad industrial o de competencia desleal por confusión o aprovechamiento indebido del esfuerzo.

Conclusión 43. Por lo expuesto, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas por la parte demandante; y que le asistió razón a la Superintendencia de Industria y Comercio al ordenar el depósito de la enseña comercial CONFORT FLEX para distinguir el establecimiento de comercio como tal, dedicado a las actividades relacionadas con los productos y servicios de las clases 10, 17, 24, 20, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado. 44.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Condena en costas 45. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201225, aplicable al caso por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado Presidenta PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado 25 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020140047200 CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.