CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Sandisk Corporation Tema: Registro del signo nominativo “APPLE LIGHTNING” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 50540 de 19 de agosto de 20151 y 6137 de 10 de febrero de 20162, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales negó el registro como marca del signo nominativo “APPLE LIGHTNING” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Apple Inc. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Apple Inc., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1.
Que se declare nula la Resolución No. 50540, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de agosto de 2015, por medio de la cual: a) Se negó de oficio el registro de la marca APPLE LIGHTNING (Nominativa) para identificar "Conectores eléctricos y electrónicos, cables, cargadores y adaptadores" en la Clase 9 Internacional, solicitada por APPLE INC., con fundamento en la marca LIGHTNING (Nominativa) No. 457524, registrada a nombre de SANDISK CORPORATION, para identificar productos de la Clase 9. 2.
Que se declare nula la Resolución No. 6137 dictada por el Superintendente 1 Folios 12 a 17 vto. C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 18 a 19 vto. C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 160 a 194 C pp. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 10 de febrero de 2016, por medio de la cual: b) Se confirmó la Resolución No. 50540, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de agosto de 2015, en el sentido de negar de oficio el registro de APPLE LIGHTNING (Nominativa) en Clase 9, solicitada por APPLE INC., con fundamento en la marca LIGHTNING (Nominativa) No. 457524, registrada a nombre de SANDISK CORPORATION, para identificar productos de la Clase 9. 3.
Que como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad APPLE INC., se ordene lo siguiente: c) Se conceda la solicitud de registro de la marca APPLE LIGHTNING (Nominativa) para identificar “Conectores eléctricos y electrónicos, cables, cargadores y adaptadores” en la Clase 9 Internacional a nombre de APPLE INC. […]” (mayúscula del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Apple Inc. solicitó, el 17 de octubre de 2014, el registro como marca del signo nominativo “APPLE LIGHTNING” para identificar productos de la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] conectores eléctricos y electrónicos, cables, cargadores y adaptadores […]”. 4.
Adujo que la solicitud fue publicada en la gaceta de propiedad industrial y no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 5. Anotó que, mediante la Resolución 50540 de 19 de agosto de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió negar el registro como marca del mencionado signo con fundamento en la marca nominativa previamente registrada “LIGHTNING”, con certificado 457524, en la clase 9ª y cuyo titular es Sandisk Corporation.
Frente a esta decisión la sociedad solicitante interpuso recurso de apelación. 6. Indicó que, a través de la Resolución 6137 de 10 de febrero de 2016, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la Resolución 50540. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación5 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 4 Folios 162 a 164 C pp. 5 Folios 164 a 188 C pp.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b) y 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “APPLE LIGHTNING” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Apple Inc., al considerar que era confundible con la marca nominativa “LIGHTNING” del tercero con interés directo en el resultado del proceso, registrada en la misma clase, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b) y 136 literal a). 9.
Explicó que es titular de una familia de marcas con el elemento distintivo y notoriamente conocido “APPLE” y, en ese sentido, tiene un derecho previamente adquirido para que le sea concedido el registro del signo solicitado en el caso sub examine. 10. Agregó que el signo solicitado “APPLE LIGHTING” es derivado de su familia de marcas “APPLE”, atendiendo a que presenta diferencias secundarias y reivindica productos de la misma clase 9ª. 11.
Aseguró que “[…] la marca solicitada ostenta debido al uso referido, una significativa distintividad y reconocimiento por parte de los consumidores en el mercado pertinente de cables, cargadores y adaptadores para uso exclusivo en conexión con dispositivos APPLE, ya que los mismos no pueden ser usados para conectar un computador, dispositivo móvil o reproductor de media de otra compañía. [A diferencia de lo anterior,] la marca fundamento de rechazo identifica memorias versátiles, es posible concluir que los productos amparados por las marcas en conflicto no concurrirían en el mismo mercado y podrán coexistir pacíficamente.
Lo anterior por cuanto aquellos identificados con la marca solicitada se comercializan únicamente en tiendas APPLE y en un número limitado de tiendas minoristas y se utilizan y son vendidos con dispositivos iPhone, iPad o iPod […]”. 12. Sostuvo que las marcas identifican productos con finalidades distintivas, los cuales no son complementarios ni sustituibles, por lo que pueden coexistir en el mercado.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio6 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante y manifestó que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo es similarmente confundible con la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, ello en tanto que comparten la totalidad de las letras e igual pronunciación. Adicionalmente, las denominaciones tienen semejanza ideológica, lo que impide la coexistencia pacífica. 14.
Indicó que existe conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos distintivos cotejados, en tanto que su uso es complementario, es decir que son usados, comercializados y publicitados de forma conjunta. II.2. Contestación de la sociedad Sandisk Corporation 15. La sociedad Sandisk Corporation, tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio7, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 16. La sociedad Apple Inc. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 13 de julio de 20168 en contra de las Resoluciones 50540 de 19 de agosto de 2015 y 6137 de 10 de febrero de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 17. Mediante auto de 8 de febrero de 20179 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Sandisk Corporation.
El 17 de marzo de 201710 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 18. A través de auto 14 de diciembre de 201711 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 19 de octubre de 201812. 19. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y 6 Folios 217 a 233 C pp. 7 Folios 340 a 344 C pp. 8 Folio 1 C pp. 9 Folios 197 y 198 C pp. 10 Folio 198 vto.
C pp. 11 Folio 239 C pp. 12 Folios 277 a 284 C pp. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio unos registros de titularidad y vigencia de unas marcas, los cuales se allegaron al expediente del proceso. 20. Mediante auto de 25 de febrero de 201913 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 21.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 188-IP-201914 dentro de la cual interpretó los artículos 135 literal b), 136 literal a) y, de oficio, 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000. Así consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser pertinentes.
De oficio se interpretarán los Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para tratar los temas concernientes a la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza y la marca notoria. […] La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad […] 1.3 La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concrete, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. 13 Folios 340 a 344 C pp. 14 Folios 354 a 371 C pp. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 4.
Familia de marcas […] 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 5. Marca derivada […] 5.3 En congruencia con Io señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. 5.4 Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. […] 6.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro […] 6.10 En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así Io dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 6.11 El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros.
En este orden de ideas, para probar la Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. […] 7. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […] 7.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 22.
A través de auto de 13 de julio de 202015 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 23.
En el término para alegar de conclusión, la parte demandante16 y la SIC17 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el tercero y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 24. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14918 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. 15 Folio 380 C pp. 16 Folios 393 a 402 C pp. 17 Folios 387 a 392 C pp. 18 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.2. La formulación del problema jurídico 25. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 50540 de 19 de agosto de 2015 y 6137 de 10 de febrero de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “APPLE LIGHTNING” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Apple Inc. 26.
La Sala deberá analizar si entre el signo solicitado y la marca nominativa previamente registrada “LIGHTNING”19 de la sociedad Sandisk Corporation, en la clase 9ª se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 135 literal b), y los artículos 151, 224, 228 y 230, estos últimos interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 27.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 28. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 50540 de 19 de agosto de 2015 y 6137 de 10 de febrero de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales negó el registro como marca del signo nominativo “APPLE LIGHTNING” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Apple Inc. IV.4.
Análisis del caso concreto 29. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “APPLE LIGHTNING” para identificar productos de la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] conectores eléctricos y electrónicos, cables, cargadores y adaptadores […]”. 30.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es confundible con la marca previamente registrada “LIGHTNING”. Ello comoquiera que existen diferencias que permiten al consumidor identificar el origen empresarial de los productos ofrecidos. Asimismo, el signo solicitado es derivado de sus marcas notorias “APPLE”, razón por la cual debe ser concedido. 31.
La Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 19 Certificado 457.524. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 188-IP-201920 dentro de la cual interpretó los artículos 135 literal b), 136 literal a) y, de oficio, 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000, para tratar los temas relacionados con la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza y la marca notoria. 32.
Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 135 literal b) ibidem, al exponer el concepto de violación adujo que el signo nominativo “APPLE LIGHTNING” no es confundible con la marca “LIGHTNING”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el artículo 136 literal a) ejusdem21. 33.
Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio del supuesto previsto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000. 34. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: 20 Folios 354 a 371 C pp. 21 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 35. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca previamente registrada en controversia, es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor22: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 36.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos en conflicto, así: Signo solicitado por el demandante23 APPLE LIGHTNING (nominativo) Clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso24 LIGHTNING (nominativa) Registro 457524 Clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 37.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo en conflicto “APPLE LIGHTNING”, así como la marca “LIGHTNING” en la clase 9ª con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 23 Folio 19 C pp. 24 Folio 24 C pp. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 38.
A la Sala le corresponde abordar el análisis de los signos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos distintivos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado A P P L E L I G H T N I N G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Marca previamente registrada L I G H T N I N G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 39.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el análisis comparativo, la Sala advierte que el signo de la parte demandante está compuesto por 2 palabras, 14 letras de las cuales 10 son consonantes (P-P-L-L-G-H-T-N-N-G) y 4 vocales (A-E-I-I); mientras que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso se conforma por 1 palabra, con un total de 9 letras, 7 consonantes (L-G-H-T-N-N-G) y 2 vocales (I-I). 40.
Nótese que, si bien el signo solicitado por la parte demandante contiene la expresión “LIGHTNING”, también se compone de la expresión “APPLE”, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva del conjunto, por lo que el signo cuestionado goza de la suficiente distintividad a nivel ortográfico, lo que contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada.
Lo anterior máxime cuando la expresión “APPLE” es la primera dentro de la denominación. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 41. Aunque el signo solicitado incorpora íntegramente la expresión “LIGHTNING”, esta no ocupa una posición dominante dentro del conjunto marcario, pues el término “APPLE”, ubicado en primer orden hace que el consumidor fije su atención en ella. 42.
Es así como el signo solicitado cuenta con elementos adicionales que permiten diferenciarlo de la marca previamente registrada, pues está conformado por dos palabras, donde “APPLE” le otorga una fuerza distintiva particularizadora. 43. En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es diferente.
El signo de la parte demandante contiene una estructura fonética que incluye la expresión adicional “APPLE”, la cual altera el ritmo, la acentuación y la entonación respecto de la palabra “LIGHTNING”. 44. Cabe advertir que en el mercado, el consumidor no solicita ni identifica los productos amparados bajo el signo “APPLE LIGHTNING” omitiendo la expresión “APPLE”, por lo que no resulta razonable suponer una confusión fonética basada en la sola coincidencia parcial del término “LIGHTNING”. 45.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: APPLE LIGHTNING – LIGHTNING – APPLE LIGHTNING – LIGHTNING APPLE LIGHTNING – LIGHTNING – APPLE LIGHTNING – LIGHTNING APPLE LIGHTNING – LIGHTNING – APPLE LIGHTNING – LIGHTNING APPLE LIGHTNING – LIGHTNING – APPLE LIGHTNING – LIGHTNING 46.
Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala evidencia que el signo y la marca confrontados son diferentes al ser articulados en voz alta, por lo que se desvirtúa el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar los productos reivindicados25. 47. La inclusión del término “APPLE” cambia por completo la forma como se pronuncia el signo solicitado, pues deja de tratarse de una sola palabra para convertirse en una expresión compuesta, lo que modifica el ritmo, la entonación y la sonoridad general frente a la marca “LIGHTNING”.
Esta diferencia hace que, al ser pronunciados, los signos no se confundan entre sí.” 48. De esta manera, se concluye que el signo solicitado para registro genera un impacto visual y fonético suficientemente distintivo respecto la marca previamente registrada. 49. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, 25 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra. María Elizabeth García González. Providencia reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. Rad.: 2011-00061-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio y no del examen aislado de sus componentes.
Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual. 50. Ahora bien, respecto de la similitud ideológica la Sala advierte que las marcas contienen las siguientes expresiones: 51.
“APPLE” y “LIGHTNING” que, en idioma inglés significan respectivamente, “manzana”26 y “relámpago, rayo” 27. 52. En relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202428, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. […].
(Proceso 16-IP-98, ya citado) […]” (negrilla fuera de texto). 53. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]”.
(negrilla fuera del texto). 54. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común, descriptivas o genéricas en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 55.
Es así como la Sala considera que, en este caso, las expresiones “APPLE” y “LIGHTNING” no sirven de raíz equivalente, ni son fonéticamente semejantes a las palabras manzana y relámpago o rayo, asimismo, no está acreditado que sea de 26 Consultado el 15 de diciembre de 2025 en https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/apple. 27 Consultado el 15 de diciembre de 2025 en https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/lightning. 28 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio conocimiento generalizado su traducción en Colombia, por lo que se concluye que son palabras de fantasía para el consumidor medio. 56.
Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que, al estar las marcas compuestas por elementos de fantasía, en su conjunto, no transmiten un concepto conocido o directamente asociado por el consumidor, razón por la cual no es posible realizar una comparación desde este enfoque29. 57. De esta manera, teniendo en cuenta la diferencia en la composición de las marcas cotejadas, la Sala concluye que no son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 58.
La coincidencia parcial del vocablo “LIGHTNING”, considerado aisladamente, no resulta suficiente para generar riesgo de confusión ortográfica ni fonética, pues dicho elemento no cumple una función dominante dentro del conjunto marcario “APPLE LIGHTNING”, cuya estructura ortográfica, ritmo fonético y percepción global se encuentran claramente determinados por la presencia inicial y preponderante del término “APPLE”. 59.
Por ello, no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión. De modo que, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor, en los términos dispuestos en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000. 60.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el signo solicitado goza de distintividad extrínseca. En consecuencia, la SIC, al expedir los actos acusados mediante los cuales realizó el examen de registrabilidad y resolvió negar el registro de la marca “APPLE LIGHTNING” para amparar productos de la clase 9ª del nomenclátor internacional, desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
De la vulneración de los artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 así como de los argumentos relacionados con la marca derivada y notoria así como la familia de marcas 61. La Sala pone de presente que, al haberse acreditado la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, se abstendrá de pronunciarse respecto de los demás cargos, esto es, los relacionados con la violación de los artículos 224, 228 y 230 ibidem, interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y la necesidad de la SIC de conceder un registro por ser una marca derivada, notoria o ser parte de una familia de marcas. 29 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.5. Conclusión 62. En ese contexto, con la expedición de los actos acusados se violó lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En particular, la SIC no evaluó correctamente que el signo posee distintividad extrínseca. 63. Por lo anterior, la Sala considera que la SIC debió conceder el registro de la marca nominativa “APPLE LIGHTNING” para amparar productos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Apple Inc. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones 50540 de 19 de agosto de 201530 y 6137 de 10 de febrero de 2016, expedidas por la SIC y acceder al restablecimiento del derecho solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 64.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 50540 de 19 de agosto de 2015 y 6137 de 10 de febrero de 2016, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca del signo nominativo “APPLE LIGHTNING” solicitado para distinguir productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Apple Inc., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 30 Folios 12 a 17 vto. C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00 Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado Presidente CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado Salva voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.