11001032400020160002400 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “LA ESTRELLA LUZTRELLA” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “FAVESTRELLA, “ESTRELLA” Y “VELAS ESTRELLA PLAGUICIDA”, NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE PREFIJOS DISÍMILES, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

LA PALABRA “ESTRELLA” ES DE USO COMÚN, RESPECTO DE LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 4ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20002, de la Comisión de la Comunidad Andina3, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 11197 de 12 1 Mediante auto admisorio de 11 de febrero de 2016. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de marzo de 2015, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio4; y 32871 de 26 de junio de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 24 de noviembre de 2014, la sociedad LUZTRELLA LTDA. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “LA ESTRELLA LUZTRELLA”, para identificar productos comprendidos en la Clase 4ª5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 4 En adelante SIC. 5 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Velas, velones, veladoras de diferentes tipos y tamaños. […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que publicado el extracto en la gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición, por cuanto, a su juicio, el signo solicitado era similar y confundible con las marcas nominativas “ESTRELLA”, “VELAS ESTRELLA PLAGUICIDA” y “FAVESTRELLA”, previamente registradas en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular. 3°: Que mediante la Resolución núm. 11197 de 2015, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “LA ESTRELLA LUZTRELLA”, para distinguir productos en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad LUZTRELLA LTDA. 4º: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que a través de la Resolución núm. 32871 de ese año, confirmó la decisión anterior.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 136, literal a), 150 y 154 de la Decisión 486, debido a que las marcas enfrentadas “LA ESTRELLA LUZTRELLA”, “ESTRELLA”, “VELAS ESTRELLA PLAGUICIDA” y “FAVESTRELLA” no pueden coexistir en el mercado, debido al alto riesgo de confundibilidad existente entre ellas, por cuanto presentan semejanzas desde los puntos de vista ideológico, fonético y ortográfico.

Indicó que al otorgarse el registro como marca del signo solicitado se indjo al público consumidor en error, habida cuenta que lo coloca frente a una situación de confusión, toda vez que asumiría que es nuevo producto del mismo fabricante, configurándose riesgo de asociación empresarial. Sostuvo que la marca “ESTRELLA” fue registrada hace más de 23 años y la concesión del registro del signo “LA ESTRELLA LUZTRELLA” afectaría el derecho exclusivo que ostenta sobre dicha expresión. Arguyó que existe conexidad competitiva entre los productos que distinguen las marcas confrontados, por cuanto amparan productos en la misma Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, tienen la misma finalidad y distinguen el mismo género. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que no se realizó el análisis conceptual entre los signos en conflicto, toda vez que la SIC basó su estudio exclusivamente en la diferencia fonética existente entre los mismos.

Anotó que con la expedición de los actos administrativos demandados se violó el derecho exclusivo que ostenta sobre la expresión “ESTRELLA”, por cuanto al SIC estimó, a su juicio, erradamente que “[…] estas marcas vienen coexistiendo pacíficamente en el mercado desde hace mucho tiempo sin generar ningún conflicto […]”, cuando realmente el tercero con interés directo en las resultas del proceso no tiene marcas registradas en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contengan esta expresión. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez la marca cuestionada “LA ESTRELLA LUZTRELLA” no cumple con los requisitos exigidos por la Decisión 486 para ser registrada como marca, debido a que resulta similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “ESTRELLA”, “VELAS ESTRELLA PLAGUICIDA” y “FAVESTRELLA”. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Señaló que la marca solicitada a registro “LA ESTRELLA LUZTRELLA” está acompañada de elementos adicionales nominativos y gráficos que la diferencian de las marcas previamente registradas, pues si bien es cierto que contiene la palabra “ESTRELLA”, la cual es de uso común para los productos de la Clase 4ª, también lo es que se complementa con el término “LUZTRELLA”.

Manifestó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso ya había adquirido derechos marcarios con el registro previo de la marca “LA ESTRELLA” desde el 2004 y que las marcas opositoras fueron otorgadas con posterioridad. Indicó que aunque se presentan algunas semejanzas entre las marcas, objeto de controversia, por compartir la expresión débil “ESTRELLA”, 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicha similitud se ve diluida por los demás elementos adicionales que conforma cada una de las marcas solicitada y previamente registradas.

Alegó que las marcas cotejadas han coexistido pacíficamente en el mercado desde hace mucho tiempo sin generar algún conflicto, pues las semejanzas existentes entre ellas no son determinantes para establecer algún grado de confusión en el público consumidor. II.-2. La sociedad LA ESTRELLA LUZTRELLA LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda sin cumplir con el lleno de los requisitos legales, por lo que en la audiencia inicial celebrada el 9 de octubre de 2017, se dejó sin efecto la decisión de tener por contestada la demanda.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20117, el 9 de octubre de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC y la sociedad LA ESTRELLA LUZTRELLA LTDA., en sus 7 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co condiciones de entidad demandada y tercero con interés directo en las resultas del proceso, respectivamente.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual se determinó que dentro de los documentos que obraban en el expediente no existía alguno que certificara la existencia de la sociedad LUZTRELLA LTDA., al momento de contestar la demanda, por parte del abogado que decía representar al tercero con interés directo en las resultas del proceso, por tal motivo el Despacho sustanciador dejó sin efecto la decisión de tener por contestada la demanda y de reconocer personería al abogado LIBARDO FRANCO GAVIRIA; y, comoquiera que fue saneada la irregularidad que manifestó el apoderado de la parte actora, el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 11197 de 12 de marzo y 32871 de 26 de junio de 2015, mediante la cual la SIC declaró infundada la oposición formulada por actora y concedió el registro como marca del signo mixto “LA ESTRELLA LUZTRELLA” a nombre de la sociedad LUZTRELLA LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos comprendidos en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literal a), 150 y 154 de la Decisión 486; y 61 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que entre las marcas enfrentadas existen semejanzas significativas de inducir a error al público consumidor, habida cuenta que se reproduce la expresión “ESTRELLA” contenida en sus marcas previamente registradas.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda. Al efecto, alegó que, de una visión en conjunto de las marcas enfrentadas, no se observa que éstas sean similarmente confundibles en la medida en que presentan elementos adicionales nominativos y gráficos que permiten su individualización. Que, lo anterior, se debe a las reglas del cotejo marcario que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada marca debe analizarse con una visión de conjunto.

IV.-3. En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó silencio y el tercero con interés directo en las resultas del proceso allegó el memorial contentivo de los alegatos de conclusión de manera extemporánea. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 1.

El nombre comercial. Características y su protección. […] 2. La enseña comercial y su ámbito de protección. […] 3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 8 Proceso 588-IP-2018. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 3.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 4.

Comparación entre signos mixtos. […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b).

Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso. […] c) si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […] 5.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 6. Coexistencia pacífica de signos […] 6.2. El fenómeno denominado la 'coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 6.3.

Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. […] 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] 7.5. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.

Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. 8.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 8.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 11197 de 12 de marzo de 2015 y 32871 de 26 de junio de ese año, concedió el registro como marca del signo mixto “LA ESTRELLA LUZTRELLA” a la sociedad LUZTRELLA LTDA., para amparar los siguientes productos comprendidos en la Clase 4ª de 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Clasificación Internacional de Niza: "[ ] Velas, velones, veladoras de diferentes tipos y tamaños. [ ]".

A juicio de la demandante, las marcas enfrentadas no pueden coexistir en el mercado, debido al alto riesgo de confundibilidad existente entre ellas, por cuanto presentan semejanzas desde los puntos de vista ideológico, fonético, gramatical y ortográfico. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y b), 150, 151, 190, 191, 192, 193 y 2009 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]”, no así la del artículo 154, ibidem “[…] por cuanto no es objeto de controversia la exclusividad que otorga el registro de marca […]”; y que la comparación debería realizarse entre la marca cuestionada “LA ESTRELLA LUZTRELLA” y los nombres y enseña comercial “FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A.” y “FAVESTRELLA S.A.” Sin embargo, comoquiera que la actora no alegó en el escrito contentivo de la demanda la presunta confusión existente entre la citada marca y nombre y enseña comercial, la Sala no puede estudiar de oficio la 9 Los artículos 136, literal b), 151, 190, 191, 192, 193 y 200 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrabilidad de la marca cuestionada frente los nombres y enseña comercial “FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A.” y “FAVESTRELLA S.A.”, sino limitarse a la demanda instaurada por ser ésta una jurisdicción rogada.

Cabe resaltar que cuando la Interpretación Prejudicial alude a aspectos que no son objeto de controversia en la demanda en la cual deba aplicarse, el Juez Nacional perfectamente puede dejar de lado en lo que a dicho aspecto atañe, la referida interpretación. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 17 de marzo de 2016,10 en los siguientes términos: “[…] De conformidad con lo expuesto en el punto tercero de la Interpretación Prejudicial, la comparación se haría entre la marca registrada “FLURINEX” (denominativa) y los signos distintivos opositores “FLORINOL”, “FLUMEX” y “FLUIDEX”.

Empero, como quiera que los opositores de las marcas “FLUMEX” y “FLUIDEX” no son los demandantes en este proceso, no puede la Sala de oficio estudiar tales oposiciones, sino limitarse a la demanda instaurada por ser ésta una Jurisdicción rogada. Cabe resaltar que cuando la Interpretación Prejudicial alude a aspectos que no son objeto de controversia en la demanda en la cual deba aplicarse, el Juez Nacional perfectamente puede dejar de lado en lo que a dicho aspecto atañe, la referida Interpretación. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de marzo de 2016, expediente núm. 2009-00021-00, C.P. María Elizabeth García González.

Criterio reiterado en sentencias de 10 de marzo de 2016, expediente núm. 2009-00159-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés y de 8 de agosto de 2013, expediente núm. 2006-00053-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así lo ha hecho la Sala, por ejemplo, en las sentencias de 10 de marzo de 2016 (Expediente núm. 2009-00159-00, Consejero ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valdés) y de 8 de agosto de 2013 (Expediente núm. 2006-00053-00, Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala). […]”.

(Destacado fuera de texto). Así las cosas, no procede el estudio de los artículos 136, literal b), 190, 191, 192, 193 y 200 de la Decisión 486.11 Aclarado lo anterior, el texto de las normas invocadas como violadas por la actora, es el siguiente: "[…] Decisión 486. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. 11 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 24 de junio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente núm. 2009-00298-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA12 VELAS ESTRELLA PLAGUICIDA FAVESTRELLA MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS13 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar unas marcas mixtas “ESTRELLA” y “FAVESTRELLA”, como lo son las previamente registradas, con otra marca mixta “LA ESTRELLA LUZTRELLA”, concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso, es 12 Folio 13 del cuaderno físico principal. 13 Folio 13 del cuaderno físico principal. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas, no así las gráficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo los mismos son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellos.

En ese sentido, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas mixtas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y de otra, la identidad o similitud entre los productos se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de los signos y marcas al realizar el examen comparativo de los mismos. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a dicho aspecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal expresó lo siguiente: “[…] 3.3.

En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.4.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico. […] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se pude proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultare imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] 3.8 No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la SIC, la expresión “ESTRELLA” es de uso común y débil, para los productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, en el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada14 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “ESTRELLA”: MARCA TITULAR VELAS ESTRELLA (mixta) 700 STATE CORPORATION ESTRELLA (mixta) MERCEDES BENZ GROUP AG ESTRELLA (mixta) FABRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. LA ESTRELLA (mixta) LUZTRELLA LIMITADA Lo anterior pone de manifiesto que “ESTRELLA” es una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Y al tratarse de una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que como es un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para 14 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 8 de mayo 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente15: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como solicitante de un signo que pretende registrar como marca, que se encuentra conformado por elementos de uso común, esto es, “ESTRELLA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general16.

Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “ESTRELLA”, que forma parte del signo cuestionado, no debe ser tenida en cuenta al realizar el 15 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 16 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co examen comparativo del signo y marcas en cotejo, también lo es que al excluir dicha partícula se reducen las marcas previamente registradas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizándolos en su conjunto.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas y el signo en conflicto. Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo y la marca en conflicto cuentan con diferente extensión y número de sílabas, así como distinta terminación y secuencia consonántica y vocálica, pues la marca cuestionada, “LA ESTRELLA LUZTRELLA”, es un signo compuesto que está formado por tres (3) palabras, siete sílabas (7) (LA-ES-TRE-LLA-LUZ-TRE-LLA), doce (12) consonantes (L-S-T-R-L-L-L-Z-T-R-L-L) y siete (7) vocales (A-E-E-A-U-E-A), mientras que las marcas previamente registradas, “FAVESTRELLA”, son unas marcas simples compuestas por una (1) palabra, cuatro (4) sílabas (FA-VES-TRE-LLA), siete (7) consonantes (F-V-S-T-R-L-L) y cuatro (4) vocales (A-E-E-A). 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En igual sentido ocurre con las marcas previamente registradas, “ESTRELLA” y “VELAS ESTRELLA PLAGUICIDA”, en las cuales también se observa distinta extensión y número de sílabas, así como diferente secuencia vocálica y consonántica, frente a la marca cuestionada, dado que están conformadas, respectivamente, por:.- Una (1) palabra, tres (3) sílabas (ES-TRE-LLA), cinco (5) consonantes (S-T-R-L-L) y tres (3) vocales (E-E-A); y.- Tres (3) palabras, nueve (9) sílabas (VE-LAS-ES-TRE-LLA-PLA-GUI- CI-DA), doce (12) consonantes (V-L-S-T-R-L-L-P-L-G-C-D) y diez (10) vocales (E-A-E-E-A-A-U-I-I-A).

Cabe mencionar que las marcas solicitada y previamente registradas al estar acompañadas de palabras diferentes en su inicio, como lo son las partículas “LA”, “FAV”, “ES” y “VE”, respectivamente, generan unas marcas completamente distintivas que las hace registrables. Ahora, si bien es cierto que la marca cuestionada está formada en su segunda palabra por una partícula de uso común, “ESTRELLA” la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra combinado con unas expresiones diferentes, esto es, “LA” y “LUZTRELLA”.

En ese sentido, la Sala considera que al estar combinada la marca cuestionada en su inicio con otro vocablo, como lo es la partícula “LA”, y en su terminación con el término “LUZTRELLA” genera una marca completamente distintiva y diferente, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. En otras palabras, las expresiones “LA”, y “LUZTRELLA” refuerzan las diferencias entre las marcas en disputa, otorgándole a la marca cuestionada “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”17, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas previamente cotejadas es diferente, debido a que, como ya se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que presentan inicios distintos. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: LA ESTRELLA LUZTRELLA - FAVESTRELLA - LA ESTRELLA LUZTRELLA - FAVESTRELLA LA ESTRELLA LUZTRELLA - FAVESTRELLA - LA ESTRELLA LUZTRELLA - FAVESTRELLA LA ESTRELLA LUZTRELLA - FAVESTRELLA - LA ESTRELLA LUZTRELLA - FAVESTRELLA LA ESTRELLA LUZTRELLA - FAVESTRELLA - LA ESTRELLA LUZTRELLA - FAVESTRELLA LA ESTRELLA LUZTRELLA - ESTRELLA - LA ESTRELLA LUZTRELLA - ESTRELLA LA ESTRELLA LUZTRELLA - ESTRELLA - LA ESTRELLA LUZTRELLA - ESTRELLA LA ESTRELLA LUZTRELLA - ESTRELLA - LA ESTRELLA LUZTRELLA - ESTRELLA LA ESTRELLA LUZTRELLA - VELAS ESTRELLA PLAGUICIDA LA ESTRELLA LUZTRELLA - VELAS ESTRELLA PLAGUICIDA LA ESTRELLA LUZTRELLA - VELAS ESTRELLA PLAGUICIDA LA ESTRELLA LUZTRELLA - VELAS ESTRELLA PLAGUICIDA Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas registradas con anterioridad y la marca solicitada tengan inicios diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de raíces distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las mismas, lo que 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.18 Respecto a la similitud ideológica, la Sala estima que no se pueden cotejar desde este aspecto, comoquiera que las expresiones “FAVESTRELLA” y “LUZTRELLA”, que hace parte, respectivamente, de una de las marcas previamente registradas y de la marca solicitada, deben tenerse como de fantasía, porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano19.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada, “LA ESTRELLA LUZTRELLA” es lo suficientemente distintivo y diferente de las previamente registradas. 18 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001- 03-24-000-2011-00061-00. 19 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00055- 00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican éstos, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. De otro lado, la Sala observa que la SIC tampoco vulneró los artículos 150 de la Decisión 486 y 61 de la Constitución Política, debido a que el registro de la marca cuestionada fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la materia, teniendo en cuenta que la obligación de la entidad demandada es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre marcas idénticas o similares20, de conformidad con lo dispuesto, precisamente, en el artículo 150, ibidem.21 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, la Sala debe analizar si la marca cuestionada “LA ESTRELLA LUZTRELLA” (mixta) es derivada de la marca “LA ESTRELLA”, previamente registrada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Sobre las marcas derivadas, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 201622 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así: “[…] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.” […] Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: […] Estas ´marcas derivadas´ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00141- 00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. […] Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar. […]” (Destacado fuera de texto.) De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que la marca mixta “LA ESTRELLA LUZTRELLA”, no es una derivación de las marcas mixta “LA ESTRELLA”, previamente concedida, de la cual es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, dado que presenta variaciones sustanciales comparada con las marcas ya registradas, pues la marca cuestionada tiene un vocablo diferente (“LUZTRELLA”) con respecto a la previamente registrada “LA ESTRELLA”. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otro lado, la SIC también alegó que las marcas enfrentadas han coexistido pacíficamente en el mercado.

Al respecto, la Sala considera que este argumento no es de recibo, porque, conforme lo ha señalado el Tribunal “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis […]”.23 En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “LA ESTRELLA LUZTRELLA”, para amparar productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020090062900.

Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00097-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 31 de julio de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00024-00 Actora: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. – FAVESTRELLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.