11001032400020160061800 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LA MARCA “NURIA CARULLA”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “CARULLA” TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A., y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 3061 de 29 de enero de 2016, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 43097 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 27 de junio de 2016, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º- Que el 5 de agosto de 2014, la señora NURIA CARULLA FORNAQUERO presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “NURIA CARULLA”, para identificar productos comprendidos en la Clase 144 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Indicó que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que el signo solicitado resultaba similarmente confundible con sus marcas previamente registradas y notorias “CARULLA”. 4 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Aretes, anillos, pulseras, gargantillas, collares, broches y productos afines con el manejo de los metales preciosos. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Señaló que mediante Resolución núm. 3061 de 2016, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa “NURIA CARULLA”, en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la señora NURIA CARULLA FORNAQUERO. 4º- Manifestó que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 43097 de 2016, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto la marca cuestionada, “NURIA CARULLA”, no cuenta con elementos adicionales que la diferencien de sus marcas previamente registradas “CARULLA”, de manera que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

Adujo que si bien es cierto que una persona puede registrar su nombre como marca, también lo es que éste debe contar con elementos 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adicionales que lo diferencien e individualicen frente a la marca previamente registrada.

Señaló que la SIC desconoció los derechos que ostenta respecto de la expresión “CARULLA”, toda vez que concedió el registro de una marca que la reproduce totalmente, dado que en el signo distintivo cuestionado la palabra predominante y que ocupa un mayor espacio es, precisamente, “CARULLA”. Manifestó que la inclusión de la partícula “NURIA”, en la marca cuestionada, no es suficiente para otorgarle la distintividad requerida y diferenciarla de sus registros previos “CARULLA”, máxime si se tiene en cuenta que éste es un nombre de mujer que es usado con frecuencia en Colombia, de manera que no debe ser tenido en cuenta en el análisis de confundibilidad.

Indicó que es titular de una familia de marcas que comparten un elemento común y principal, esto es, “CARULLA”, por lo que un consumidor medio podría pensar que una marca que contiene dicho vocablo corresponde a una nueva línea de productos amparados por ella. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expresó que entre los productos y servicios que distinguen las marcas enfrentadas existe conexidad competitiva, toda vez que una de sus marcas “CARULLA” ampara servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, consistentes en la comercialización y distribución de productos y servicios en general, de manera que los aretes, anillos, pulseras, gargantillas, collares y broches que identifica el signo cuestionado, estarían incluidos dentro de la generalidad de productos que se podrían vender bajo la marca “CARULLA”.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal h), de la Decisión 486, debido a que sus marcas “CARULLA” han adquirido notoriedad, por cuanto han sido utilizadas intensamente en el territorio nacional por un espacio superior a 20 años, para distinguir productos y servicios ofrecidos y comercializados en 83 de sus almacenes que operan en 18 ciudades del País, circunstancia esta que le otorga el derecho de ser protegida de manera reforzada y, en particular, frente al uso y registro de expresiones que la reproduzcan o imiten, en detrimento de su buena imagen o reputación. Adujo que la coexistencia de los signos cotejados originaría un riesgo de asociación e inducción en error al consumidor, dadas las semejanzas presentadas desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, por cuanto podrían pensar que tienen el mismo origen 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarial o la existencia de un vínculo jurídico o económico entre sus titulares.

Concluyó que la concesión de registro del signo “NURIA CARULLA” generaría dilución de la fuerza distintiva de la expresión “CARULLA”, la cual se encuentra posicionada en el mercando nacional y ha sido catalogada como una de las marcas más representativas del sector comercial e industrial colombiano y, por tanto, acreedora de la protección ampliada que le reconoce la Ley a aquellos registros marcarios que han sido notoriamente reconocidos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Señaló que la marca cuestionada “NURIA CARULLA” cuenta con elementos adicionales que permiten que se diferencie frente a las marcas opositoras “CARULLA”, desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, ya que presentan diferente extensión y número de sílabas, así como distinta secuencia vocálica, consonántica y disímil sílaba inicial. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la marca “NURIA CARULLA” corresponde al nombre completo de su titular, por lo cual el consumidor la asociaría directamente con una artesana diseñadora de joyas, mientras que al ver las marcas “CARULLA” las asociarían directamente con un supermercado.

Agregó que si bien es cierto que la actora logró demostrar la notoriedad de sus marcas “CARULLA”, también lo es que ésta no puede ser aplicada a su capricho, máxime si se tiene en cuenta que la marca cuestionada “NURIA CARULLA” fue registrada para identificar joyería de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no existe riesgo alguno de la dilución de la capacidad de su fuerza distintiva.

II.-2. La señora NURIA CARULLA FORNAQUERO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, mediante curador ad litem, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Señaló que al registrar apellidos o nombres como marcas, no se adquiere la exclusividad sobre el uso de tales expresiones, ya que se estaría privando a los titulares de nombres o apellidos idénticos a usar algo tan personalísimo como su nombre para identificar productos o servicios. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Arguyó que existe una imposibilidad para la actora de impedirle que registre su nombre completo como marca, ya que éstos son débiles e inapropiables de manera exclusiva; y que, adicionalmente, la marca cuestionada cuenta con un elemento adicional al apellido “CARULLA”, esto es, el nombre “NURIA”, por lo que cuenta con suficientes partículas que permiten diferenciarla frente a las marcas opositoras “CARULLA”.

Manifestó que los apellidos no son apropiables con carácter exclusivo, habida cuenta que a toda persona le asiste el legítimo derecho de utilizar su nombre para conformar una marca y, por consiguiente, no es factible otorgarle exclusividad sobre su uso, cuando es sabido que las personas pueden compartir los apellidos por razón de sus vínculos de consanguinidad.

Que, por lo anterior, ALMACENES ÉXITO S.A. no puede apropiarse en exclusiva del apellido “CARULLA”, por lo que la marca cuestionada al contar con una palabra adicional, “NURIA”, debe tenerse como suficiente para acceder a su registro, ya que cumple con lo exigido por la normativa comunitaria, esto es, que el signo goce de distintividad suficiente y no haya similitud o identidad en grado de confusión. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Trajo a colación el ejemplo del nombre “CAROLINA”, que se encuentra presente en múltiples registros marcarios, a pesar de que existe la marca notoria “CAROLINA HERRERA”, sin que ello implique que se genere riesgo de confusión y/o asociación, por el contrario, coexisten de manera pacífica sin inducir a error al público consumidor.

Insistió en que el término “NURIA” presente en la marca cuestionada “NURIA CARULLA” le otorga la suficiente distintividad para diferenciarse de las marcas opositoras “CARULLA”; y que no es factible que la actora sea la única que pueda apropiarse del apellido “CARULLA”, porque, reiteró, éste es inapropiable de manera exclusiva. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 4 de noviembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 3061 de 29 de enero de 2016 y 43097 de 27 de junio de 2016, mediante las cuales la SIC concedió el registro como marca del signo nominativo “NURIA CARULLA”, a nombre de la señora NURIA CARULLA FORNAQUERON, para distinguir productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de esta. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. En efecto, manifestó que la marca cuestionada “NURIA CARULLA” reproduce totalmente su marca “CARULLA”, sin que la adición de la partícula “NURIA” sea suficiente para diferenciarlas. Alegó que el hecho de ser titular de un nombre civil no otorga de forma automática el derecho a registrarlo y usarlo como marca, como erradamente lo interpretó la demandada, mediante los actos administrativos acusados.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en su escrito de contestación. En efecto, sostuvo que no se observa en el presente caso que exista riesgo de confusión o asociación entre la marca “NURIA CARULLA”, que comercializa artesanías, y la marca “CARULLA”, la cual comercializa víveres, de manera que no se advierte que exista algún riesgo de asociación entre los consumidores de sus productos y servicios. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3.

La señora NURIA CARULLA FORNAQUERO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. Al respecto, alegó que es usual que las personas registren sus nombres como marcas, pues la joyería, al tratarse de ese arte de crear piezas de uso personal con piedras preciosas, está muy ligado a la persona natural que diseña y moldea las joyas.

Que, en virtud de lo anterior, identificar este tipo de productos con el nombre del joyero, conlleva a otorgar prestigio, reconocimiento y, en consecuencia, mayor distintividad a esa marca y sus productos, la cual, fácilmente se podrá distinguir por lo anterior, frente a otras marcas, tal y como ocurre en el presente caso con la marca cuestionada “NURIA CARULLA”.

IV.-4. En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos7: 7 Proceso 524-IP-2022. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020160061800, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022 y 153-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023; y 5187 del 22 de mayo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 3061 de 29 de enero de 2016 y 43097 de 27 de junio de 2016, concedió el registro como marca del signo nominativo “NURIA CARULLA” a la señora NURIA CARULLA FORNAQUERON, para amparar los siguientes productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Aretes, anillos, pulseras, gargantillas, collares, broches y productos afines con el manejo de los metales preciosos […]”. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante, la SIC desconoció los derechos que ostenta respecto de la marca notoria “CARULLA”, toda vez que concedió el registro de una marca que la reproduce totalmente, dado que en el signo distintivo cuestionado la palabra predominante y que ocupa un mayor espacio es, precisamente, “CARULLA”.

Manifestó que la inclusión de la partícula “NURIA” en la marca cuestionada no es suficiente para otorgarle la distintividad requerida y diferenciarla de sus registros previos “CARULLA”, máxime si se tiene en cuenta que éste es un nombre de mujer que es usado con frecuencia en Colombia, de manera que no debe ser tenido en cuenta en el análisis de confundibilidad.

Por su parte, la SIC señaló que la marca cuestionada “NURIA CARULLA” cuenta con elementos adicionales que permiten que se diferencie frente a las marcas opositoras “CARULLA”, desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, ya que presentan diferente extensión y número de sílabas, así como distinta secuencia vocálica, consonántica y disímil sílaba inicial.

Adujo que la marca “NURIA CARULLA” corresponde al nombre completo de su titular, por lo cual el consumidor la asociaría directamente con una artesana diseñadora de joyas, mientras que al 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ver las marcas “CARULLA” las asociarían directamente con un supermercado.

En igual sentido, se pronunció la señora NURIA CARULLA FORNAQUERON, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues alegó que existe una imposibilidad para la actora de impedirle que registre su nombre completo como marca, ya que éstos son débiles e inapropiables de manera exclusiva; y que, adicionalmente, la marca cuestionada cuenta con un elemento adicional al apellido “CARULLA”, esto es, el nombre “NURIA”, por lo que cuenta con suficientes partículas que permiten diferenciarla frente a las marcas opositoras “CARULLA”.

Que, por lo anterior, ALMACENES ÉXITO S.A. no puede apropiarse en exclusiva del apellido “CARULLA”, por lo que la marca cuestionada al contar con una palabra adicional, “NURIA”, debe tenerse como 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co suficiente para acceder a su registro, ya que cumple con lo exigido por la normativa comunitaria, esto es, que el signo goce de distintividad suficiente y no haya similitud o identidad en grado de confusión. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 524-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20228 y 153-IP-20229 y en las que se interpretó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5187 del 22 de mayo de 2023. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en las interpretaciones prejudiciales traídas a colación en el presente asunto, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NURIA CARULLA SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO10 CARULLA MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS11 Como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa, “NURIA CARULLA”, como lo es la cuestionada, con unas marcas mixtas y nominativas “CARULLA”, previamente registradas por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas cotejadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque 10 Folio 44 del cuaderno físico principal. 11 Folio 9 (vuelto) del expediente físico. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

Cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales traídas a colación en este proceso enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “NURIA CARULLA” y “CARULLA”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismos. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo distintivo solicitado “NURIA CARULLA” y las marcas opositoras “CARULLA”, cuentan con diferentes número de palabras y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada, “NURIA CARULLA”, se conforma por dos (2) palabras, cinco (5) sílabas (NU-RIA-CA-RU-LLA), doce (12) letras, seis (6) consonantes (N-R-C-R-L-L) y seis (6) vocales (U-I- A-A-U-A), mientras que las marcas previamente registradas “CARULLA” están compuestas por una (1) palabra, tres (3) sílabas (CA-RU-LLA), siete (7) letras, cuatro (4) consonantes (C-R-L-L) y tres (3) vocales (A-U-A). 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, a diferencia de la marca previamente registrada, el signo distintivo solicitado cuenta con un elemento adicional “NURIA”, por lo que se genera una marca completamente diferente y distintiva, que hace registrable a la marca cuestionada “NURIA CARULLA”, frente a las marcas previamente registradas “CARULLA” y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Se observa, entonces, que la marca concedida al estar acompañada en su final con la palabra “NURIA” genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas. En otras palabras, la palabra “NURIA” del signo distintivo cuestionado, refuerza las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”12. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la palabra “NURIA”, que hace parte del signo cuestionado, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a la marca previamente registrada, más aún cuando la entonación de sus consonantes y vocales en cada marca es clara.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: NURIA CARULLA – CARULLA – NURIA CARULLA – CARULLA – NURIA CARULLA - CARULLA NURIA CARULLA – CARULLA – NURIA CARULLA – CARULLA – NURIA CARULLA - CARULLA NURIA CARULLA – CARULLA – NURIA CARULLA – CARULLA – NURIA CARULLA - CARULLA NURIA CARULLA – CARULLA – NURIA CARULLA – CARULLA – NURIA CARULLA - CARULLA De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos que le aportan una fuerza distintiva especial al signo distintivo cuestionado, que lo hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.13 En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión “CARULLA”, que comparten las marcas cotejadas, no tiene un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dicha palabra no resulta del todo desconocida, dado que se refiere al apellido “CARULLA”, que es utilizado por algunas personas en Colombia.

Ahora, resulta pertinente poner de presente que sobre los nombres propios, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal señaló lo siguiente: “[…] 4.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1.

Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo.

Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 13 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00.

Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.

Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]” (Destacado fuera de texto).

En tratándose de nombres propios, de naturaleza débil y de marcas que no se encuentran acompañadas de otros elementos que contribuyan a diferenciarla de otros signos que contengan la misma expresión, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 201514, en la cual la Sala precisó lo siguiente: “[…] 7.3. Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010- 00150-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reconocido valor probatorio.

Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […] En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […].

La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)” En el caso bajo examen, el apellido “CARULLA”, como tal, es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso destacar que la marca cuestionada, cuya partícula dominante dentro del elemento nominativo es el apellido “CARULLA”, sí se encuentra acompañada de un elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, máxime si se tiene en cuenta que la otra palabra que lo acompaña, “NURIA”, corresponde a un término que si bien es cierto corresponde a un nombre propio, también lo es que para el común de los consumidores no es tan usual o altamente reconocido, razón por la cual debe tenerse como una partícula distintiva. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, cabe señalar que la Sala en un asunto de similares supuestos de hecho y de derecho15, que ahora se prohíja, consideró que los nombres propios y apellidos son inapropiables de manera exclusiva, por lo que basar en ese solo hecho la confundibilidad no es suficiente si, adicionalmente, la marca cuestionada cuenta con otros elementos que permiten su diferenciación. En efecto, en esa oportunidad se precisó lo siguiente: “[…] Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo distintivo solicitado “MELISSA ZARAMA” y la marca opositora “MELISSA”, cuentan con diferentes número palabras y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada, “MELISSA ZARAMA”, se conforma por dos (2) palabras, seis (6) sílabas (ME-LI-SSA-ZA-RA-MA), trece (13) letras, siete (7) consonantes (M-L-S-S-Z-R-M) y seis (6) vocales (E-I-A-A-A- A), mientras que la marca previamente registrada “MELISSA” está compuesta por una (1) palabra, tres (3) sílabas (ME-LI- SSA), tres (3) letras, cuatro (4) consonantes (M-L-S-S) y tres (3) vocales (E-I-A).

En efecto, a diferencia de la marca previamente registrada, el signo solicitado cuenta con un elemento adicional “ZARAMA”, por lo que se genera una marca completamente diferente y distintiva, que hace registrable a la marca cuestionada “MELISSA ZARAMA”, frente a la marca previamente registrada “MELISSA” y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Se observa, entonces, que la marca concedida al estar acompañada en su final con la palabra “ZARAMA” genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de septiembre de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2016-00010-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, la palabra “ZARAMA” del signo distintivo cuestionado, refuerza las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”16.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la palabra “ZARAMA”, que hace parte del signo cuestionado, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a la marca previamente registrada, más aún cuando la entonación de sus consonantes y vocales en cada marca es clara. […] De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos y letras distintas le aportan una fuerza distintiva especial al signo cuestionado, lo que lo hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión “MELISSA”, que comparten las marcas cotejadas, no tiene un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dicha palabra no resulta del todo desconocida, dado que se refiere al nombre propio “MELISSA”, que es utilizado por algunas personas en Colombia. […] En el caso bajo examen, el nombre propio “MELISSA”, como tal, es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso destacar que la marca cuestionada, cuya partícula dominante dentro del elemento nominativo es el nombre propio “MELISSA”, sí se encuentra acompañada de un elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, máxime si se tiene en cuenta que la otra palabra que lo acompaña, 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “ZARAMA”, corresponde a un término que si bien es cierto corresponde al apellido, también lo es que para el común de los consumidores no es conocido, razón por la cual debe tenerse como una partícula de fantasía y altamente distintiva. […]”.

(Destacado fuera de texto). Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “NURIA CARULLA”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, cabe señalar que la actora también adujo que las marcas previamente registradas pertenecen a una familia de marcas que contienen la expresión “CARULLA”. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2.

Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al revisar la expresión “CARULLA”, en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A., que funge en el presente proceso como actora.

Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla17: Expediente núm. Marca Vigencia 96002095 CARULLA 26 sept. 2026 96002099 CARULLA 13 ago. 2026 9225360430 CARULLA 12 dic. 2033 04090175 CARULLA ORGANICS ¡PURA NATURALEZA! 21 abr. 2025 04090179 CARULLA ORGANICS ¡PURA NATURALEZA! 20 abr. 2025 04090181 CARULLA ORGANICS ¡PURA NATURALEZA! 20 abr. 2025 04090182 CARULLA ORGANICS ¡PURA NATURALEZA! 20 abr. 2025 04090184 CARULLA ORGANICS ¡PURA NATURALEZA! 20 abr. 2025 03092113 CARULLA 28 jun. 2034 09107368 CARULLA 25 mar. 2030 09107032 CARULLA 25 mar. 2030 09107031 CARULLA 25 mar. 2030 17 Las resoluciones que concedieron las marcas que se citan a continuación fueron expedidas por la SIC y consultadas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expediente núm. Marca Vigencia 12049487 CARULLA ES CAFÉ 31 jul. 2032 12069992 CARULLA 17 ago. 2032 12074332 Carulla 28 nov. 2032 12074345 Carulla 07 feb. 2033 12074409 Carulla 25 oct. 2033 12074927 Carulla 26 abr. 2033 12088635 CARULLA 27 sept. 2032 12088652 CARULLA 28 sept. 2032 12088666 CARULLA 28 sept. 2032 12113526 CARULLA 21 nov. 2032 11055596 SALÓN DEL QUESO CARULLA 28 dic. 2032 11123574 SALON DEL QUESO CARULLA 28 may. 2032 15036277 CARULLA 30 jun. 2025 15232371 CARULLA 27 may. 2026 SD2016/0012348 CARULLA 20 abr. 2027 SD2016/0028801 CARULLA 09 ene. 2028 SD2016/0031327 CARULLA 25 sept. 2027 SD2017/0054296 CARULLA PRIME 22 ene. 2028 SD2018/0016777 CARULLA ES SALUDABLE 12 sept. 2028 SD2018/0039190 SUPERCLIENTE CARULLA 24 dic. 2028 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expediente núm. Marca Vigencia SD2019/0001624 CARULLA FRESHMARKET 23 abr. 2030 SD2019/0081286 CARULLA SMARTMARKET 09 jun. 2030 SD2020/0000238 VIDA SANA CARULLA 01 sept. 2030 SD2020/0000232 LÚ ASISTENTE VIRTUAL CARULLA 18 mar. 2031 SD2020/0030807 CARULLA FOODMARKET 10 nov. 2030 SD2020/0036100 ESCUELA DE COCINA CARULLA 03 nov. 2030 SD2020/0078899 CARULLA TO GO 08 mar. 2031 SD2020/0085049 CARULLA GREENMARKET 18 may. 2031 SD2020/0096259 ROBOT LÚ CARULLA 07 sept. 2031 Como se puede advertir, la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “CARULLA”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que si bien es cierto que las marcas “CARULLA” hacen parte de una familia de marcas, también lo es que como se determinó anteriormente entre las marcas 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en conflicto no existe identidad o similitud que pueda generar riesgo de confusión. Finalmente, en relación con el argumento de la actora referente a que sus marcas “CARULLA”, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “NURIA CARULLA” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo señaló esta Sección18, cuando razonó así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas y se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como transgredidas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “NURIA CARULLA”, para amparar productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de octubre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00618-00 Actora: ALMACENES ÉXITO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.