11001032400020180010700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “SILICAMAG-P” Y LA MARCA OPOSITORA “SILI-MAG 30-30” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR, DADO EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS.

LAS PARTÍCULAS “SILI” Y “MAG”, QUE HACEN PARTE DE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, SON DE USO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 1ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA Y, POR LO TANTO, SON INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 50912 de 27 de agosto de 2013, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 14 de marzo de 2013 la sociedad AGROMIL S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “SILICAMAG-P”, para identificar productos comprendidos en la Clase 1ª4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se formularon oposiciones por parte de terceros. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3°- Que, mediante la Resolución núm. 50912 de 27 de agosto de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro como marca del signo nominativo “SILICAMAG-P”, para distinguir productos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, se realizó un incorrecto análisis de registrabilidad, dado que la marca cuestionada es esencialmente nominativa y carece de elementos adicionales que le otorguen distintividad para que proceda su registro como marca.

Manifestó que la expresión “SILICAMAG-P” (nominativa), concedida por la entidad demandada, no tiene ningún tipo de gráfico especial o evocativo que lo haga diferenciable de la marca “SILI-MAG 30-30” (nominativa), previamente registrada a su favor. Indicó que la jurisprudencia ha señalado que las palabras débiles no deben ser tenidas en cuenta para la comparación, puesto que estas no pueden ser apropiables por ningún usuario6. 6 Proceso 22-IP-2008 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que las marcas controvertidas contienen expresiones débiles, por ser descriptivas, esto es: i) “33-33” de la marca previamente registrada “SILI-MAG 30-30”; y ii) “CA” del signo cuestionado, “SILICAMAG-P”, de manera que deben ser excluidas del cotejo marcario.

Expresó que la marca solicitada “SILICAMAG-P” contiene la sílaba “CA” y la letra “P”, las cuales no generan ningún tipo de diferenciación frente a la marca registrada, “SILI-MAG 30-30”, puesto que carecen de fuerza distintiva. Manifestó que los productos que distinguen las marcas enfrentadas en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza presentan conexidad competitiva, toda vez que tienen la misma finalidad y presentan los mismos canales de distribución; y que los consumidores al encontrarse con productos distinguidos por marcas tan semejantes, deducirían lógicamente que poseen el mismo origen empresarial. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concluyó que la SIC se equivocó al conceder el registro del signo distintivo cuestionado, por cuanto no realizó el análisis de confundibilidad en conjunto y no tuvo en cuenta que la expresión solicitada carece de fuerza distintiva; y que no exige un esfuerzo mental por parte del consumidor para relacionar la marca y creer que es una línea de la marca “SILI-MAG 30-30” de su propiedad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que la marca previamente registrada por la actora, esto es, “SILI-MAG 30-30” es de naturaleza débil, toda vez que las partículas “SILI” y “MAG” son de uso común para los fertilizantes y agroquímicos que hacen parte de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostuvo que ello se debe a que normalmente ese tipo de partículas corresponden al símbolo químico o abreviaciones de los elementos que los componen; y que la marca “SILI-MAG 30-30” es una clara muestra de dicha estructura, desde la perspectiva de que hace referencia a una composición de silicio y magnesio en porcentajes de 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30% cada uno. De allí su naturaleza débil y su composición por elementos de uso común para productos de la citada Clase 1ª.

Mencionó que la actora pretende obtener un monopolio sobre el uso de la abreviación de al menos dos químicos, petición a la cual no se puede acceder, a su juicio, ya que es común el uso de ese tipo de partículas para la identificación de fertilizantes y otros productos relacionados con estos, en especial, en el sector de agroquímicos, medicamentos veterinarios, entre otros.

Que, por lo tanto, la actora es titular de un signo distintivo débil, en tanto se compone de expresiones de uso común para la identificación de productos de dicha categoría, quedando de esta forma sujeta a exclusividad su composición como un todo y no como una serie de elementos independientemente estudiados pues, estos últimos, pueden ser replicados en la medida en que al ser usualmente utilizados son inapropiables de manera exclusiva.

Agregó que al realizar el cotejo entre las marcas enfrentadas, “SILICAMAG-P” y “SILI-MAG 30-30”, es posible observar diferencias desde los puntos de vista ortográfico y fonético, ya que cuentan con diferentes terminaciones “-P” y “30-30”, así como la inclusión de la 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sílaba “CA” en la marca cuestionada, que la hace completamente diferente y registrable.

II.-2. La sociedad AGROMIL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Manifestó que las marcas enfrentadas son débiles, ya que son evocativas de los componentes de los productos que cada una de ellas identifica, así: i) “SILICAMAG-P”: “SILI” (silicio), “CA” (calcio), “MAG” (magnesio) y “P” (fósforo); y ii) “SILI-MAG 30-30”: “SILI” (silicio), “MAG” (magnesio) y “30-30” (porcentaje de cada uno de los componentes).

Alegó que las marcas enfrentadas no se confunden, toda vez que si bien es cierto que existen elementos semánticos coincidentes, también lo es que los mismos son de uso común para la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, inapropiables de forma exclusiva por un solo titular, de manera que al compartir, únicamente, las partículas “SILI” y “MAG”, en una ubicación disímil dentro de la estructura completa de la expresión, dicha similitud no es determinante para establecer que exista riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que al ser la actora la titular de un signo distintivo débil, compuesto por partículas de uso común, como lo son “SILI” y “MAG”, no puede impedir que terceros hagan uso de esos términos. Adujo que la marca cuestionada tiene una extensión y terminación diferente a la marca previamente registrada, ya que incluye partículas y letras distintas tales como “CA” y “-P”; y que al terminar la marca previamente registrada en “30”, ésta debe leerse como treinta la cual tiene una sonoridad completamente diferente a la “P”.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 23 de octubre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda e insistió en que las marcas enfrentadas no pueden coexistir en el mercado sin inducir a error al consumidor, dadas las semejanzas presentadas entre las marcas “SILI-MAG 30-30” y “SILICAMAG-P”; y que entre los productos que identifican existe conexidad competitiva.

IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que la marca previamente registrada, de naturaleza nominativa evocativa, está conformada por el elemento “SILI-MAG 30-30”, que contiene, por un lado, las partículas “SILI” y “MAG”, que 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co evocan la composición del silicio y magnesio, respectivamente; y, por el otro, los números “30-30”, que dan la idea de los porcentajes de 30% de cada una de las sustancias que componen el producto.

Que, en otras palabras, la referida denominación marcaria se conforma de tres (3) partículas “SILI”, “MAG” y “30-30”; y que las dos primeras hacen referencia a las abreviaciones de algunos de los componentes del producto y son utilizados comúnmente para los productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. IV.3.- En esta etapa procesal tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó10: “[…] 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 9 En adelante el Tribunal 10 Proceso 205-IP-2020. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 2.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 3.

Comparación de signos denominativos […] 3.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.4.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Signos conformados por denominaciones de uso común 4.1. En el proceso interno se alegó que las expresiones SILI y MAG que componen las marcas SILICAMAG-P y SILI-MAG 30- 30, serían de uso común para distinguir productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En atención a ello, resulta pertinente desarrollar los alcances de este tema. […] 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas y comunes o usuales al estar combinados con otras, pueden generar signos completamente distintivos.

El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 4.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas o de uso común), llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 5.

Marcas evocativas […] 6. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 50912 de 27 de agosto de 2013, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “SILICAMAG-P”, a la sociedad AGROMIL S.A.S., para distinguir “[…] Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industrial […]”, comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la marca solicitada, “SILICAMAG-P”, contiene la sílaba “CA” y la letra “P”, las cuales no generan ningún tipo de diferenciación frente a su marca registrada, “SILI-MAG 30-30”, puesto que carecen de fuerza distintiva. Aseguró que las marcas controvertidas contienen expresiones débiles, por ser descriptivas, esto es: i) “33-33” de la marca previamente registrada “SILI-MAG 30-30”; y ii) “CA” del signo cuestionado, “SILICAMAG-P”.

Indicó que dichas partículas no debieron tenerse en cuenta al momento de realizar el análisis de confundibilidad; y que al hacer una valoración en conjunto se evidencia que los vocablos que hacen parte de cada una de las marcas en conflicto presentan similitudes desde los puntos de vista ortográfico y fonético, dado que eliminando dichas partículas se tiene que la marca solicitada reproduce por completo su registro marcario. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC arguyó que la marca previamente registrada por la actora, esto es, “SILI-MAG 30-30” es de naturaleza débil, toda vez que las partículas “SILI” y “MAG” son de uso común para los fertilizantes y agroquímicos que hacen parte de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En igual sentido se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, ya que sostuvo que las marcas enfrentadas no se confunden, toda vez que si bien es cierto que existen elementos semánticos coincidentes, también lo es que los mismos son de uso común para la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, inapropiables de forma exclusiva por un solo titular, de manera que al compartir, únicamente, las partículas “SILI” y “MAG”, en una ubicación disímil dentro de la estructura completa de la expresión, 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicha similitud no es determinante para establecer que exista riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 150 y 17211 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […] 11 Este artículo y el 150 fueron interpretados de oficio por el Tribunal con la finalidad de tratar el tema del examen de registrabilidad y la acción de nulidad del registro de una marca. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: SILICAMAG-P MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA12 SILI-MAG 30-30 MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA13 Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en este caso las marcas están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre este tipo de signos: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función 12 Folio 16 del cuaderno físico principal. 13 Folio 17 del cuaderno físico principal. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es del caso señalar que el Tribunal, en la Interpretación 398-IP- 2019, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que éstos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”.

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, de ahí que un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la sociedad actora, las expresiones “CA” y “30-30”, que hacen parte de las marcas enfrentadas, son descriptivas respecto de los productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó que la letra “P”, presente en la marca cuestionada, corresponde 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co al elemento fósforo, presente en los productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

De acuerdo con lo anterior, se procede a analizar si las partículas “CA” y “P” de la marca cuestionada y “30-30” de la marca previamente registrada son descriptivas respecto de los productos de la Clase 1ª, que identifican. Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 201014, en la cual esta Sección definió el concepto de signo descriptivo, de la siguiente manera: “[…] la marca descriptiva15, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.

Para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2005-00378-00. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00175-00.

C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que los números “30-30” no describen o informan de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, que distinguen las marcas enfrentadas.

En ese orden de ideas, debe considerarse que dichos números pueden catalogarse como arbitrarios, en la medida en que el consumidor en este caso no lo asociaría de manera unívoca con las cantidades de los ingredientes del producto que distingue la marca previamente registrada, sino que tendría que hacer una deducción no evidente.16 Ahora, la Sala observa que las partículas “CA” y “P”, como en efecto lo indicó el tercero con interés directo en las resultas del proceso, 16 Criterio señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial 133-IP-2009: “[…]Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente […]” 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co corresponden a unos elementos químicos que según la tabla periódica refieren al calcio y al fósforo17.

Es por ello que la Sala observa que las partículas “CA” y “P”, corresponden a unos elementos químicos que se encuentran habitualmente en los productos químicos agroindustriales, de manera que sí se refieren de manera directa a ingredientes de los productos que pretende proteger la marca cuestionada en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, productos químicos agroindustriales, por lo que son descriptivos.

Por todo lo anterior, la Sala considera que si bien es cierto que las partículas “CA” y “P” deberían ser excluidas del cotejo marcario, comoquiera que son elementos químicos que resultan ser descriptivos, al consistir en ingredientes de los productos que distingue la marca cuestionada, también lo es que al excluirlos dicha marca se reduciría de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, comoquiera que, por un lado, la marca cuestionada está formada por una sola palabra, que no puede ser fraccionada y, por el otro, está compuesta por otros elementos de uso común (“SILI” y “MAG”), como se pasará a explicar a continuación. 17 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 16 de noviembre de 2023, https://www.rae.es/dpd/ayuda/simbolos-alfabetizables 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En todo caso, cabe señalar que al ser unos términos técnicos son inapropiables bajo un derecho exclusivo, de tal forma que el titular de una marca que incluya una expresión de estas características (“CA” y “P”) no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarlas en la conformación de sus marcas18.

Cabe señalar que respecto de partículas que equivalen a los nombres técnicos de elementos químicos contenidos en la tabla periódica y su inapropiabilidad por ser descriptivos respecto de los productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, al ser ingredientes de éstos, la Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse, esto es, en sentencia de 14 de septiembre de 2023, en la que se dijo lo siguiente: “[…] De otra parte, la Sala observa que la partícula “K”, como en efecto lo indicó la SIC, corresponde a un elemento químico que según la tabla periódica refiere al potasio19.

Es por ello que la Sala observa que la partícula “K” corresponde a un elemento químico que se encuentra habitualmente en los productos químicos agroindustriales, de manera que sí se refiere de manera directa a un ingrediente de los productos que pretende proteger la marca cuestionada en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, productos agrícolas y agropecuarios. 18 Ibidem. 19 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 7 de septiembre de 2023, https://www.rae.es/dpd/ayuda/simbolos-alfabetizables 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “K” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un elemento químico20 que resulta ser descriptivo para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Cabe señalar que al ser un término técnico es inapropiable bajo un derecho exclusivo, de tal forma que el titular de una marca que incluya una expresión de estas características (“K”) no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarla en la conformación de sus marcas21. […]” (Destacado fuera de texto) Ahora, de conformidad con lo alegado por la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, las partículas “SILI” y “MAG”, resultan ser de uso común para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Frente a las partículas de uso común, la Sala en sentencia de 23 de enero de 201422, señaló lo siguiente: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse 20 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2008-00429-00.

Reiterado en sentencia de 5 de mayo de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. Único de radicación 2015-00405- 00. 21 Ibidem. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2007-00230-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.

(Resaltado fuera de texto). Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir la marca de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo analizando los signos distintivos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de las marcas en conflicto.

En efecto, en sentencia de 23 de abril de 202023 se precisó, conforme a la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00262-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

En el caso sub examine, se advierte que en la página web de la entidad demandada24, a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, se encontraban registradas para la citada Clase 1ª las siguientes marcas, que contenían las expresiones “SILI” y “MAG”:.- “SILI”: MARCA TITULAR SILIFOS (NOMINATIVA) EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACA S. A. SILIRUB (NOMINATIVA) COMERCIALIZADORA RUBEN´S LTDA. SILICONE SILTECH (MIXTA) JUAN CARLOS BARRERA ECHEVERRY SILIKUM (NOMINATIVA) CHEMIE COLOMBIANA LTDA SILI-B (MIXTA) BEDIS AGRICOLA S A S.- “MAG”: MARCA TITULAR NITROCALMAG (MIXTA) ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.S. M.F. KIESEMAG (NOMINATIVA) MICROFERTISA S.A.S. HIDROMAG (NOMINATIVA) MAGNELEC, S.A. DE C.V. KALIUMAG (NOMINATIVA) SUPERABONO SAS 24 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 16 de noviembre 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GANAMAG (NOMINATIVA) COMERCIALIZADORA AGRO XXI LTDA. Lo anterior pone de manifiesto que se trata de expresiones de uso común y débiles respecto de los productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser las expresiones “SILI” y “MAG” partículas de uso común, no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 202025, en la que el Tribunal precisó: “[…] 5.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00061-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de una marca con elementos de uso común, estos son, “SILI” y “MAG”, no puede impedir la inclusión de dichas partículas en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general26.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “SILI” y “MAG”, que forman parte de las marcas enfrentadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dichas partículas de uso común se reducen dichas marcas de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con diferente terminación, extensión, secuencia consonántica y vocálica, pues “SILICAMAG-P” 26 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co está compuesta por cinco (5) sílabas (SI-LI-CA-MAG-P), un guion (-), diez (10) letras, seis (6) consonantes (S-L-C-M-G-P) y cuatro (4) vocales (I-I-A-A), mientras que “SILI-MAG 30-30” se conforma por tres (3) sílabas (SI-LI-MAG), dos (2) guiones (-), dos números 30, siete (7) letras, cuatro (4) consonantes (S-L-M-G) y tres (3) vocales (I-I-A).

Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten las partículas de uso común “SILI” y “MAG”, las cuales, como se dijo antes, pueden ser utilizadas por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que estos vocablos en las marcas en disputa se encuentran combinadas con expresiones diferentes.

En efecto, en la marca cuestionada se encuentra acompañada de la sílaba intermedia “CA” y de la terminación “-P”, mientras que en la previamente registrada están divididas entre un guion “-” y en su final con los números “30-30”, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que la marca solicitada al estar acompañada de la sílaba intermedia “CA” y de la terminación “-P”, 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable; además, dichas expresiones le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, “SILI-MAG 30-30”.

En otras palabras, la sílaba intermedia “CA” y la terminación “-P”, de la marca cuestionada, refuerzan las diferencias entre las marcas en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”27, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la terminación “30-30” de la marca previamente registrada, “SILI-MAG 30-30”, y “-P” de la marca cuestionada, “SILICAMAG-P”, le imprimen una sonoridad distinta a los conjuntos resultantes.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SILI-MAG 30-30 – SILICAMAG-P – SILI-MAG 30-30 – SILICAMAG-P SILI-MAG 30-30 – SILICAMAG-P – SILI-MAG 30-30 – SILICAMAG-P SILI-MAG 30-30 – SILICAMAG-P – SILI-MAG 30-30 – SILICAMAG-P SILI-MAG 30-30 – SILICAMAG-P – SILI-MAG 30-30 – SILICAMAG-P De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan una terminación diferente hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas cotejadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las partículas "SILI” y “MAG”, presentes en las marcas enfrentadas, podrían tenerse como evocativas de las palabras silicio y magnesio que, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, significan, respectivamente: “[…] 1. m. Elemento químico de núm. atóm. 14, que constituye más de la cuarta parte de la corteza terrestre, donde está presente en forma de sílice, como en el granito y en el cuarzo, y de silicatos, como en la mica, el feldespato y la arcilla, que, por sus propiedades semiconductoras, tiene gran aplicación en la industria 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co electrónica para la fabricación de transistores y células solares, y cuyos derivados presentan gran variedad de usos, desde las industrias del vidrio a las de los polímeros artificiales, como las siliconas.

(Símb. Si). […]”28 y “[…] 1. m. Elemento químico metálico, de núm. atóm. 12, maleable, muy abundante en la corteza terrestre, donde se encuentra en la magnesita, el talco, la serpentina y, en forma de cloruro, en el agua de mar, usado en metalurgia, en pirotecnia y en medicina. (Símb. Mg). […]”.29 Por su parte, como se dijo anteriormente, la letra “P” y la expresión “CA”, presentes en la marca cuestionada, hacen referencia al símbolo de los elementos químicos de la tabla periódica fósforo y calcio, que se definen como: “[…] 1. m. Elemento químico metálico, de núm. atóm. 20, de color blanco o gris, blando y muy ligero, muy abundante en la corteza terrestre en forma de carbonato o de sulfato, que es un componente esencial de huesos, dientes, caparazones y estructuras vegetales, y tiene gran importancia en el metabolismo celular.

(Símb. Ca). […]”30 y “[…] 1. m. Elemento químico de núm. atóm. 15, muy abundante en la corteza terrestre, de gran importancia biológica como constituyente de huesos, dientes y tejidos vivos, que se usa en 28 https://dle.rae.es/silicio?m=form Consultado el 16 de noviembre de 2023. 29https://dle.rae.es/silicio?m=form Consultado el 16 de noviembre de 2023. 30 https://dle.rae.es/magnesio?m=form Consultado el 16 de noviembre de 2023. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pirotecnia y en la fabricación de cerillas, fertilizantes agrícolas y detergentes.

(Símb. P). […]”.31 Y los números 30, que se encuentran contenidos en la marca previamente registrada, corresponden a: “[…] 4. m. Conjunto de signos con que se representa el número treinta. […]”.32 No obstante, los conjuntos marcarios “SILI-MAG 30-30” y “SILICAMAG-P”, como unidad, deben tenerse como de fantasía, porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto.

Ahora, es del caso traer a colación lo expuesto en sentencia de 8 de octubre de 202033, en la que la Sala concluyó que no existía similitud ortográfica ni fonética al cotejar las marcas “FLORIS” y “FLORADIX”, puesto que la marca cuestionada “FLORIS” contaba con un número de letras distinto y sílabas diferentes que la hacían suficientemente distintiva e individualizable respecto de la marca previamente registrada, “FLORADIX”. 31 https://dle.rae.es/f%C3%B3sforo?m=form Consultado el 16 de noviembre de 2023. 32 https://dle.rae.es/treinta?m=form Consultado el 16 de noviembre de 2023. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre de 2020 C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2016-00620-00.

Reiterado en sentencia de 5 de mayo de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2014-00524- 00. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, en esa oportunidad se indicó lo siguiente: “[…] 53.

La Sala considera, respecto de la marca nominativa FLORADIX, que la partícula FLORA es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. En efecto las marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición del acto administrativo acusado, son: […] 55.

Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala recuerda que, si la exclusión de los componentes reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor. […] 57.

Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre el signo FLORDIS y la marca FLORADIX bajo la premisa que, al contener palabras de uso común, tienen un grado de distintividad débil. […] 60. Por otro lado, de lo anterior se evidencia que los signos comparados comparten la misma raíz (FLOR) pero tienen terminaciones distintas -DIS en FLORDIS, y -ADIX en FLORADIX.

Igualmente, comparten dos vocales (O y I) en la primera y en la última vocal respectivamente, pero difieren en que FLORADIX tiene una vocal adicional (A) en la sílaba del medio. 61. En este entendido, la Sala encuentra que, a simple vista, al comparar los signos de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que entre estas no existe identidad ni similitud ortográfica comoquiera que están conformadas 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por un número de letras distinto, sílabas distintas y terminaciones distintas, lo que evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre ambas expresiones. […] 63.

La Sala observa que, si bien los signos confrontados comparten un mismo lexema (FLOR), cada uno tiene una sílaba tónica distinta: para el signo FLORDIS, el acento prosódico se encuentra en la primera sílaba (FLOR), mientras que en la marca FLORADIX, el acento se encuentra en la sílaba del medio (RA). Además, como se indicó en la comparación desde el punto de vista ortográfico, cada signo tiene una terminación distinta, lo que permite que fonéticamente suenen diferente.

En efecto la marca FLORADIX termina en “x” que está compuesta por dos fonemas “ks” y la hace diferente de la terminación en “s”. 64. De lo anterior, la Sala considera que entre los signos cotejados no se evidencia una similitud fonética, en la medida en que su pronunciación es distinta al tener terminaciones diferentes y no compartir la sílaba tónica. […]”.

(Destacado fuera de texto). Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “SILICAMAG-P”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violó la norma invocada como violada; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “SILICAMAG-P”, para amparar los productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en el mismo.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de noviembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00107-00 Actora: CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.