CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: CELSIA S.A. TESIS: EL LEMA COMERCIAL “AMBIENTAR” NO ES DISTINTIVO PARA AMPARAR PRODUCTOS DE LA CLASE 11 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, TODA VEZ QUE DESCRIBE DE MANERA DIRECTA UNA PROPIEDAD O CARACTERÍSTICA ESENCIAL DE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUE.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CELSIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 1053 de 4 de marzo de 2019, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 202881 de 4 de mayo 1 En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2020, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro del lema comercial nominativo “AMBIENTAR”, asociado a la marca mixta “VIVE”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 16 de febrero de 2018, presento solicitud de registro como lema comercial del signo nominativo “AMBIENTAR”, asociado a la marca mixta “VIVE”, para distinguir productos de la Clase 112 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó opisición alguna por parte de terceros. 3º: Que mediante la Resolución núm. 1053 de 4 de marzo de 2019, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como lema comercial del signo nominativo “AMBIENTAR”, para identificar productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar que carecía de fuerza distintiva intrínseca necesaria, ya que el consumidor al encontrarse con tal expresión no identificaría un producto y/o servicio específico ni lo asociaría a un determinado origen empresarial. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 20881 de 4 de mayo de 2020, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 135, literal b), 175 y 176 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, de la Comisión de la Comunidad Andina y 80 del CPACA, por cuanto pasó por alto que el lema comercial solicitado “AMBIENTAR” se 4 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra dotado de elementos ortográficos que le permiten al consumidor distinguir los productos que éste pretende identificar.
Señaló que la función que los lemas comerciales deben cumplir en su conjunto es la de reforzar y complementar la distintividad de la que goza una marca previamente registrada, aumentando el grado de recordación que éste generará en el público consumidor. Manifestó que la expresión “AMBIENTAR” no es descriptiva respecto de los productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza; y que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española significa “[…] sugerir, mediante pormenores verosímiles, los rasgos históricos, locales o sociales del medio en que ocurre la acción de una obra literaria, de cine, de radio o de televisión […]”.
Aseguró que no existe alguna relación directa entre tal expresión y los productos que ésta pretende identificar, toda vez que los aparatos de alumbrado no necesariamente concuerdan con la generación de un ambiente adecuado, ni la decoración propiamente dicha, sino que pueden corresponder a productos que poseen funcionalidades diferentes. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que el lema comercial solicitado “AMBIENTAR” es evocativo de los productos establecidos en la referida Clase 11, siendo por ello registrable, dado que el consumidor no va a pensar directamente en las características, atribuciones o cualidades de dichos artículos.
Mencionó que la expresión “AMBIENTAR” evoca la idea de productos que permitirán ambientar un espacio, creando con ello un proceso de análisis que no se presentaría si se estuviera ante un signo que tiene relación directa con los productos que distingue, por lo que transmitirá la idea al consumidor de métodos para ambientar un espacio, pero en ningún momento describirá una característica de los productos.
Sostuvo que la SIC transgredió la normativa del CPACA en mención, por cuanto no realizó un análisis exhaustivo del caso ni estudió la totalidad de los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en el trámite administrativo. Que, de haberlos tenido en cuenta, se habría evidenciado que el signo solicitado no está inmerso en causal de irregistrabilidad alguna.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Alegó que la expresión cuestionada carece de fuerza distintiva intrínseca, por cuanto el consumidor al encontrarse con ella no identificaría un producto y/o servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial. Aseguró que para que pueda registrarse un lema comercial el mismo debe ser distintivo; y que a éstos no se les exige el mismo grado de distintividad que a las marcas, debido a que ellos están destinados a ser frases publicitarias y, por ende, normalmente exaltan las propiedades del producto y/o servicio para reforzar la recordación de la marca.
Sostuvo que la palabra “AMBIENTAR” está resaltando directamente las características de los productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que hace que el consumidor no fije en su mente una partícula que lo haga recordar la marca a la cual está asociada, lo que desvirtúa el propósito del lema comercial. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 24 de septiembre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20205, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. 5 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, reiteró que el término solicitado “AMBIENTAR” se caracteriza por tener elementos distintivos que singularizan su condición de registrable y que llevan a que cumpla con la función individualizadora y complementaria para la cual fue creado.
Señaló que la palabra “AMBIENTAR” no corresponde de forma directa e inmediata a los productos que el lema comercial pretende amparar, tampoco concierne a su denominación ni a ninguna de sus características intrínsecas o necesarias. Además, no es cierto que éste carezca de distintividad por ser descriptivo. Manifestó que la relación entre los productos que identifica el lema comercial solicitado, con la expresión “AMBIENTAR”, permite evidenciar que el consumidor no va a pensar en las cualidades y/o características de los aparatos de alumbrado, de calefacción o aparatos de cocción o productos descritos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por el contrario, de forma 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co razonable evoca la idea de artículos que permitirán ambientar un espacio. IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que el signo solicitado no cuenta con otros elementos ortográficos que le permitan al público identificar un producto con aquel y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial.
IV.-3. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales […] 1.2.
De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complementario de la misma. […] 7 Proceso 276-IP-2021. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4.
En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente: - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (artículo 176 de la Decisión 486. - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.
Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486). 1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. […] 2.
Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. […] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad. […] 2.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 2.3. la distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. […] El origen empresarial de una marca […] 2.10.
Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.11. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez esté ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productos y origen […] 3.
Signos conformados por denominaciones descriptivas […] 3.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente la concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. […] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 4. Marcas evocativas 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.2.
Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un producto deductivo. 4.3.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 1053 de 4 de marzo de 2019 y 202881 de 4 de mayo de 2020, denegó el registro como lema comercial el signo nominativo “AMBIENTAR” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que carecía de fuerza distintiva intrínseca, ya que el consumidor al encontrarse con tal expresión no identificaría un producto y/o servicio específico ni lo asociaría a un determinado origen empresarial.
A juicio de la demandante, el lema comercial solicitado “AMBIENTAR” se encuentra dotado de elementos ortográficos que le permiten al consumidor distinguir los productos que pretende identificar. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la expresión “AMBIENTAR” no es descriptiva respecto de los productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza; y que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española significa “[…] sugerir, mediante pormenores verosímiles, los rasgos históricos, locales o sociales del medio en que ocurre la acción de una obra literaria, de cine, de radio o de televisión […]”.
Indicó que el lema comercial solicitado “AMBIENTAR” es evocativo de los productos establecidos en la referida Clase 11, siendo por ello registrable, dado que el consumidor no va a pensar directamente en las características, atribuciones o cualidades de dichos artículos. Por su parte, la SIC señaló que la expresión cuestionada carece de fuerza distintiva intrínseca, por cuanto el consumidor al encontrarse con ella, no identificaría un producto y/o servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial.
Sostuvo que la palabra “AMBIENTAR” está resaltando directamente las características de los productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que hace que el consumidor no fije en su 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mente una partícula que lo haga recordar la marca a la cual está asociada, lo que desvirtúa el propósito del lema comercial.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literales b) y e8), 175 y 176 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y “[…] para tratar el tema de signos conformados por denominaciones descriptivas […]”. Así las cosas, el texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486.
“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 8 Este literal fue interpretado de oficio por el Tribunal. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará […]”.
Para ello, el Tribunal trajo a colación lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 160-IP-2011, en la que se indicó que comoquiera que el lema comercial es accesorio a una marca, se debe tener en cuenta lo siguiente: “[ ] - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.
Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486) […]”. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis, para lo cual presenta el lema comercial en conflicto, así: AMBIENTAR LEMA COMERCIAL NOMINATIVO CUESTIONADO9 En lo referente a lemas comerciales nominativos, se seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la 9 Folio 35 del cuaderno principal. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co jurisprudencia del Tribunal, en relación con el análisis de las causales de irregistrabilidad.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 175, 176 y 177 de la Decisión 486, el lema comercial se traduce como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca; su solicitud de registro deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará; no podrán registrarse los que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas; y deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo10.
Ahora, en atención a lo establecido en el artículo 179 ibidem, la normativa que regula el registro de marcas, en lo pertinente, es aplicable a la de los lemas comerciales. En este orden de ideas, los requisitos para la concesión de las marcas y los criterios de comparación entre éstas también son aplicables a los lemas comerciales. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-004220-00. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, la Sala procederá a examinar los lineamientos establecidos por el Tribunal, para tratar el tema de los requisitos de registrabilidad de las marcas, que resultan aplicables a los lemas comerciales, como lo es el aquí cuestionado.
Ahora, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si el citado lema comercial “AMBIENTAR” es evocativo respecto de los productos que identifica o si, por el contrario, resulta descriptivo.
Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 21 de agosto de 200811, en la que esta Sección se refirió a la marca descriptiva y evocativa, de la siguiente manera: “[…] el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial 43-IP-2006 solicitada en este proceso, que el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio, ya que informa acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio (folio 200).
Destaca que si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, irregistrable. Además, que el fundamento de la prohibición radica en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del Vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia (subraya la Sala).
Señala, que para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede a interrogar en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar y si la respuesta espontánea es igual a la designación del producto o servicio, 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2002-00279-01. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entonces habrá lugar a establecer que la denominación es descriptiva.
Destaca que para que se impida el registro de un signo descriptivo debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al observar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo ampara. Pero si se trata de una cualidad secundaria o accidental del producto o servicio, no es óbice para su registrabilidad.
Respecto a los signos evocativos y de fantasía, expresa que es aquel que sugiere en el consumidor ciertas cualidades y características del producto o servicio, exigiéndole utilizar su imaginación y entendimiento para relacionar el signo con el producto o servicio que éste seleccione. Es decir, debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el objeto.
De manera, pues que el signo evocativo cumple una función distintiva que lo hace registrable […]” (Resaltado fuera de texto)”. Cabe señalar que la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, hace énfasis en la diferencia entre marcas descriptivas y evocativas, para precisar que estas últimas, que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, sí pueden tener aptitud distintiva.
Al efecto, expresó: “[…] 3.1. (…) Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.2.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretenda registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a un signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 3.3 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad del signo es marcadamente fuerte. [ ]” (Destacado fuera de texto).
En el caso sub examine, el lema comercial "AMBIENTAR” fue solicitado para distinguir los siguientes productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza: "[…] Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias […]”.
La Sala observa que en el lema comercial cuestionado el elemento predominante y único es el nominativo, dado que está conformado o compuesto por la palabra y/o el término “AMBIENTAR”. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra “AMBIENTAR”, de la siguiente manera12: 12https://dle.rae.es/ambientar. Consultado el 30 de noviembre de 2023. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]2. tr.
Proporcionar a un lugar un ambiente adecuado, mediante decoración, luces, objetos, etc […]”. En ese sentido, el lema objeto de controversia es una palabra y/o término que denota o da la idea a la persona que la lee, que los productos, entre otros, artículos de alumbrado, calefacción y ventilación, ofrecidos por la actora sirven para habituar un lugar con un ambiente adecuado.
De lo expuesto, la Sala considera que el signo “AMBIENTAR” es una palabra y/o término que denota o da la idea, a la persona que lo lee, como ya se dijo, de que los aparatos de alumbrado, calefacción y ventilación sirven para adecuar un lugar en óptimas condiciones, por lo que resulta evidente, para la Sala, que dicho significado podrá ser entendido por cualquier persona.
Ahora, para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine la Sala considera que, ante la pregunta de cómo es el producto que se pretende registrar, es evidente que “AMBIENTAR” describe los productos descritos para la Clase 11 de 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Clasificación internacional de Niza, puesto que la respuesta lógica sería que se tratan de artículos para adecuar y/o disponer en un lugar en ciertas condiciones óptimas con iluminación, temperatura y ventilación, con la finalidad de crear cierto ambiente o sensación, lo cual resulta ser completamente descriptivo de todas las características del producto.
Al respecto, la Sala observa que para relacionar las propiedades y características esenciales de los productos enunciados con el signo “AMBIENTAR”, el consumidor no requiere exigirse en utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre la marca y el producto; es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionar el signo con el producto que este distingue, de manera que tampoco se trata de una marca evocativa.
Aunado a lo anterior, se estima que la referida palabra es usual para los productos que comprenden la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que dicha finalidad o característica se podría atribuir a cualquiera de los productos antes enunciados. También, se advierte que el signo cuestionado carece de distintividad, en la medida en que la palabra “AMBIENTAR” puede referirse a una 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co característica esencial frente a la cual el usuario puede entender que está dirigido directamente a los productos que distingue, y que sirve para habituar y/o adecuar un lugar o espacio, lo que conllevaría al consumidor a no diferenciar entre un producto u otro.
En ese sentido, el signo solicitado no posee la capacidad de diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo que a su vez no permite al consumidor realizar la elección del producto que realmente desea adquirir, por lo que al no ser distintivo tampoco cumple con la función de indicar el origen empresarial del mismo.
De otro lado, la Sala observa que la SIC tampoco vulneró el artículo 80 del CPACA, debido a que el registro del signo cuestionado fue denegado conforme a las normas pertinentes sobre la materia, teniendo en cuenta que la obligación de la entidad demandada es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente, como en efecto lo realizó mediante los actos administrativos acusados.
Ahora, la actora también alegó que no se estudiaron la totalidad de los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en el trámite administrativo, pues de haberse tenido en cuenta, se habría 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co evidenciado que el signo solicitado no esta inmerso en causal de irregistrabilidad alguna.
Al respecto, se advierte que la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el citado recurso, mediante la Resolución acusada núm. 20881 de 4 de mayo de 202013, aseveró que: “[…]
TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “todas las peticiones que hayan sido oprtunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso” […] Dejando esto claro, y dando continuidad al análisis de distintividad, esta delegatura pudo evidenciar que el signo carece de distintividad intrínseca dado que se trata de un tñermino que en se encuentra relacionado directamente con lod productos que busca identificar, por lo tanto, es de necesaria utilización por otros competidores del mercado, y no logra identificar los productos dentro del mercado toda vez que se trata de una caracteristica propia de estos. […] Asi las cosas, el signo no es arbitrario, sino que por el contrario emana en la mente del consumidor productos que tengan por efecto crear un ambiente o ambientar un espacio, es decir la misma descripción de los productos que se encuentran en la clase 11 Internacional.
Con el uso de dichas expresiones como lema comercial, el consumidor no podrá determinar un origen empresarial, sino por el contrario podría legar a pensar que se trata de una caracteristica propia de los productos que se pretenden, sin que el lema comercial contenga otros elementos que sean suficientes para crear una relación directa entre el producto y el origen empresarial del mismo […]”. 13 Folios 36 al 39 del expediente digital. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, de la anterior transcripción la Sala observa que, como quedó visto en párrafos anteriores en esta providencia, la SIC acertó en el análisis de distintividad del signo cuestionado, en el que encontró que aquel no cumplía con dicho requisito, por lo que estaba inmerso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486.
Por lo tanto, al no poseer el signo solicitado “AMBIENTAR” la condición de “distintividad” necesaria, la Sala concluye que no se violó la normativa comunitaria invocada por la actora, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería al doctor JUAN PABLO CADENA SARMIENTO como apoderadado de la sociedad actora, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 51 del expediente digital. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
CUARTO: TENER al doctor JUAN PABLO CADENA SARMIENTO como apoderado de la sociedad actora, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 51 del expediente digital.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de diciembre de 2023. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00333-00 Actora: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.