CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00282-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS. TESIS: LA MARCA NOMINATIVA “HIPOGLOS-PLUS”, OTORGADA EN FAVOR DE LA PARTE ACTORA, LA CUAL CONSIDERABA QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON LA MARCA NOMINATIVA “HIPOGLOS SIEGFRIED”, DE PROPIEDAD DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, FUE CANCELADA TOTALMENTE, POR NO USO.
POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. RESPECTO DE LA MARCA OPOSITORA “HIPLOGOS”, SU TITULAR ACTUAL NO CORRESPONDE A NINGUNO DE LOS ACTORES, POR LO QUE NO HAY LUGAR A REALIZAR COTEJO ALGUNO. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por los señores AMPARO ABADÍA TORNE, LAURA VANESA, MANUEL EMILIO y JUAN SEBASTIAN VIERA ABADÍA, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20002, de la 1 Mediante auto admisorio de 19 de diciembre de 2013. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comisión de la Comunidad Andina3, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 50862 de 24 de septiembre de 2010, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio4.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 8 de abril de 2010 la sociedad LABORATORIO SIEGFRIED S.A.S., presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “HIPOGLOS SIEGFRIED”, para identificar productos comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3 En adelante Decisión 486. 4 En adelante SIC. 5 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos y servicios: “[…] Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, asestes esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza 3 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 50862 de 24 de septiembre de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca "HIPOGLOS SIEGFRIED", para distinguir productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad LABORATORIO SIEGFRIED S.A.S., sin tener en cuenta que eran titulares de las marcas previamente registradas “HIPOGLOS” e “HIPOGLOS-PLUS”, las cuales se encontraban en una situación legal particular, habida cuenta que existían dos acciones judiciales en curso.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 135, literal b), 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto obvió e ignoró la existencia de las marcas “HIPOGLOS” e “HIPOGLOS-PLUS” y la medida cautelar inscrita en el expediente administrativo en el que se concedió el registro de esta última expresión; y que, además, aquellas distinguen iguales productos que la marca cuestionada “HIPOGLOS SIEGFRIED”.
Sostuvo que la expresión cuestionada “HIPOGLOS SIEGFRIED” presenta semejanza en relación con las marcas “HIPOGLOS” e “HIPOGLOS-PLUS”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la 4 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza, máxime si se tiene en cuenta que la expresión “HIPOGLOS” reproduce en forma detallada todos y cada uno de los elementos que componen la parte esencial y distintiva de las marcas; además, la palabra “SIEGFRIED” no otorga elementos distintivos o de diferenciación. Agregaron que los productos que identifican las marcas enfrentadas tienen estrecha relación de competitividad, puesto que los elementos farmacéuticos y cosméticos comparten iguales canales de comercialización, lo que significa que, dichos bienes se encuentran en los mismos establecimientos de comercio.
Adujeron que la entidad demandada no tuvo en cuenta que cuando dos marcas presentan semejanzas, identidades o en general encuadren dentro de cualquier causal de irregistrabilidad no pueden ser objeto de registro; y que sobre las expresiones “HIPOGLOS-PLUS” e “HIPOGLOS” existían unas medidas cautelares que forzosamente tendrían que haber logrado evitar el registro de la marca cuestionada.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. 5 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para el efecto, manifestó que entre las marcas enfrentadas no se presenta similitud alguna que pueda generar riesgo de confusión o de asociación, por lo que el público no se confundiría al momento de adquirir los productos que estas identifican, teniendo claro el origen y/o procedencia empresarial.
Indicó que, analizadas las marcas enfrentadas en conjunto, se evidencia que cada una cuenta con estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas distintas, lo que las hace fácilmente diferenciables en el mercado por parte de los consumidores. II.-2. La sociedad LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
Adujo que la expresión “HIPOGLOS SIEGFRIED” cuenta con la distintividad intrínseca suficiente para identificar productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Aseguró que las medidas cautelares, a que hace referencia la parte actora, incidían en el expediente administrativo núm. 96-024150, correspondiente al registro de la marca “HIPOGLOS-PLUS”, razón por 6 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la que no había obstáculo alguno que le impidiera obtener la concesión de la marca “HIPOGLOS SIEGFRIED”. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20117, el 13 de marzo de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron los señores AMPARO ABADÍA TORNE, LAURA VANESA, MANUEL EMILIO y JUAN SEBASTIAN VIERA ABADÍA, en sus calidades de parte actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y la sociedad LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S., como tercero con interés directo en las resultas del proceso.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. 7 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 50862 de 24 de septiembre de 2010, mediante la cual la SIC concedió el registro de la marca nominativa “HIPOGLOS SIEGFRIED”, a la sociedad LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S., solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera los artículos 136, literal a) y 150 de la Decisión 486.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 8 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La sociedad LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se desestimen las súplicas incoadas. Para el efecto, señaló que es propietaria de las marcas “HIPOGLOS SIEGFRIED” e “HIPOGLOS- PLUS”, por lo que no se está afectando derechos de tercero con tales registros.
Señaló que la partícula “SIEGFRIED” es una derivación de la marca “SIEGFRIED”, de su propiedad y que hace parte de diferentes registros marcarios registrados en Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 9 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.2.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
En efecto, señaló que entre las marcas enfrentadas no se presenta similitud alguna que pueda generar riesgo de confusión o de asociación, por lo que el público no se confundiría al momento de adquirir los productos que estas identifican, teniendo claro el origen y/o procedencia empresarial. Indicó que analizadas las marcas enfrentadas en conjunto, se evidencia que cada una cuenta con estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas distintas, lo que las hace fácilmente diferenciables en el mercado por parte de los consumidores.
IV.3.- La parte actora y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio en esta etapa procesal. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…] 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 354-IP-2015. 10 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.6.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 1.6.2.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 11 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […] 1.8. en efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.8.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 1.8.4.
Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 2. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos […] 2.3. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre signos denominativos, se deberá proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas: 2.1.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética […] 12 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1.2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema […] 3.
El análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras genéricas […] 3.4. El literal prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en indicaciones genéricas, pero no impide que palabras o partículas de dichas características, en combinación con otros elementos, conformen un signo distintivo. […] 4. Las marcas de fantasía y su poder de oposición […] 4.2.
Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores. Son expresiones que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] 5. Análisis de registrabilidad de la marca derivada […] 5.2.
Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios. […] 6. La conexión competitiva.
Análisis de los productos de las clases 3 y 5. […] 6.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 13 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.4.1.
El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] 6.4.2. La complementariedad de los productos o servicios […] 6.4.3. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 6.4.4. Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 7.
El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. Las medidas cautelares que afecten los registros de marcas 7.1. Como en tercero interesado argumentó que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO hizo un examen de oficio y no encontró causales de irrregistrabilidad, y teniendo en cuenta que también afirmo que en el expediente administrativo no constan las medidas cautelares alegadas por los demandantes, el Tribunal se referirá al tema. 7.2.
El examen de registrabilidad que realiza la entidad competente reúne las siguientes características: 7.2.1. Es autónomo […] 7.2.2. Es de oficio […] 7.2.3. Es integral […] 14 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 50862 de 24 de septiembre de 2010, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “HIPOGLOS SIEGFRIED”, a la sociedad LABORATORIO SIEGFRIED S.A.S., para distinguir los siguientes productos “[…] Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, asestes esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos […]”, comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.
A juicio de la parte actora, la SIC obvió e ignoró la existencia de las marcas “HIPOGLOS” e “HIPOGLOS-PLUS” y la medida cautelar inscrita en el expediente administrativo en el que se concedió el registro de esta última expresión; y que, además, aquellas distinguen iguales productos que la marca cuestionada “HIPOGLOS SIEGFRIED”. Sostuvo que la expresión cuestionada “HIPOGLOS SIEGFRIED” presenta semejanza en relación con las marcas “HIPOGLOS” e “HIPOGLOS PLUS”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, máxime si se tiene en cuenta que la 15 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expresión “HIPOGLOS” reproduce en forma detallada todos y cada uno de los elementos que componen la parte esencial y distintiva de las marcas; y que, además, la palabra “SIEGFRIED” no otorga elementos distintivos o de diferenciación Por su parte, la SIC mencionó que entre las marcas enfrentadas no se presenta similitud alguna que pueda generar riesgo de confusión o de asociación, por lo que el público no se confundiría al momento de adquirir los productos que estas identifican, teniendo claro el origen y/o procedencia empresarial.
Indicó que analizadas las marcas enfrentadas en conjunto, se evidencia que cada una cuenta con estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas distintas, lo que las hace fácilmente diferenciables en el mercado por parte de los consumidores. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 13510, literal f), 136, literal a), y 150, de la Decisión 486, “[…] por ser procedentes […]” y “[…] ya que en el 10 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 16 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso interno se discute si la palabra PLUS es genérica […]”; no así la del artículo 135, literal b), […] puesto que no se está debatiendo una causal absoluta de irregistrabilidad, sino una relativa […]. Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486.
“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […]”. 17 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad.
Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada11, se advierte que la marca “HIPOGLOS-PLUS”, identificada con el certificado de registro núm. 192784, -otorgada en favor de uno de los actores, esto es, la señora AMPARO ABADÍA TORNE-, y con base en la cual promovieron la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con la marca cuestionada “HIPOGLOS SIEGFRIED”-, fue cancelada totalmente el 26 de junio de 2020 por la Superintendencia de Industria y Comercio12, mediante la Resolución núm. 32420, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de dicha entidad.
En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 26 de junio de 2020, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la entidad demandada. Al respecto, la Sala destaca que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 165 de la Decisión 486, el registro marcario se cancela cuando 11 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 24 de noviembre de 2023 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 12 En adelante SIC. 18 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros, como puede observarse a continuación: “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […]» Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 transcrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores a la solicitud de persona interesada, deviene en la cancelación del 19 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 372-IP- 2016, señaló: “[…] Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 32. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.
Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.
Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. […]” (Las negrillas son originales). Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca nominativa “HIPOGLOS-PLUS”, que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la misma fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino. 20 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 9 de noviembre de 202313, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “HIPOGLOS-PLUS” (nominativa), identificada con el certificado de registro núm. 192784, -otorgada en favor de uno de los actores14 y con base en la cual promovieron la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con la marca cuestionada “HIPOGLOS SIEGFRIED”-, fue cancelada totalmente el 26 de junio de 2020 por la Superintendencia de Industria y Comercio15, mediante la Resolución núm. 32420, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de dicha entidad.
Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, el Despacho dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la SIC, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 192784, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.
Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. La Sala destaca que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes demandante y demandada guardaron silencio. 13 Índice 82 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 14 Esto es, la señora AMPARO ABADÍA TORNE. 15 En adelante SIC. 21 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la sociedad LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso indicó que la cancelación totalmente, por no uso, de la marca “HIPOGLOS-PLUS” es un argumentó adicional para desestimar las pretensiones de la demanda en el caso sub examine.
Al respecto, la Sala considera pertinente señalar que la cancelación total, por no uso, de una de las marcas en conflicto, habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.
Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca del 22 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medio de control pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.
Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200816, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05- IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 16 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 11001032400020120029500, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 23 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. […]”.
(Resaltado fuera de texto.) Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la parte actora, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional. 24 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues el actor pretende la nulidad de la Resolución núm. 50862 de 24 de septiembre de 2010, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa “HIPOGLOS SIEGFRIED”, a favor de la sociedad LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso.
En ese orden de ideas, la causal de nulidad invocada en el medio de control de nulidad relativa deja de ser aplicable cuando cualquier de las marcas en conflicto ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201917, en la que se indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 8.
La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
Criterio reiterado en sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 25 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.
(Destacado fuera de texto). También se advierte en la citada sentencia, que como el medio de control de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés del actor en que se profiera una decisión que los proteja.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación, por no uso, de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. 26 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca nominativa, “HIPOGLOS-PLUS”, concedida a la parte actora, se encuentra cancelada totalmente, por no uso, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad del registro de la marca “HIPOGLOS SIEGFRIED”, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda; así también, respecto de la medida cautelar inscrita en el expediente administrativo en el que se concedió el registro de la marca “HIPOGLOS-PLUS”.
En este orden de ideas, cuando la Oficina Nacional cancela el registro marcario por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción.18 18 Frente a este y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de un medio de control de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de 27 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, en cuanto a la marca previamente registrada “HIPOGLOS”, respecto de la cual la parte actora alegaba ser su titular y que era similarmente confundible la marca cuestionada “HIPOGLOS SIEGFRIED”, el Despacho sustanciador, en aras de dilucidar puntos dudosos en el asunto objeto de controversia, mediante auto de 6 de septiembre de 201819, ordenó oficiar a la SIC para que allegara, entre otras, el certificado de registro de la propiedad industrial de dicha marca, esto es: “[…] Por la Secretaría de la Sección Primera ofíciese a la Coordinadora Grupo de Trabajo de Registro de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que en el término de diez (10) días, libres de distancia y con destino al proceso de la referencia, remita los Certificados de Registro de la Propiedad Industrial de las marcas nominativas "HIPOGLOS" e "HIPOGLOS PLUS", que distinguen productos de la Clase 5^ de la Clasificación Internacional de Niza, y los Listados Informativos de Anotaciones en el Registro de las citadas marcas, en los que conste quienes han sido los titulares de las mismas, las fechas de dichas titularidades, las inscripciones de todos los actos (medidas cautelares, transferencias, etc.) con sus correspondientes fechas […]”.
En respuesta a lo anterior, la parte demandada allegó el certificado de registro de la marca nominativa “HIPOGLOS”, identificada con el certificado de registro núm. 112300, en la que se lee que el titular un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de ésta, ver sentencias de 21 de febrero de 2019 (número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López); 18 de febrero de 2021 (números únicos de radicación 2008-00189-00 y 2008-00070-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés); 18 de febrero de 2021 (número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón), entre otras. 19 Folio 280 del expediente físico. 28 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actual es la sociedad LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso y que respecto de ésta no reposa ninguna medida cautelar; asimismo, tampoco se advierte que su propiedad esté en cabeza de la parte actora, razón por la cual la Sala no avizora vulneración alguna respecto de terceros y considera innecesario realizar pronunciamiento alguno frente a la confundibilidad alegada en la demanda.
En efecto, se tiene: 20 Por lo tanto, la Sala se inhibirá de pronunciarse de fondo respecto del cotejo frente a la marca “HIPOGLOS”, con certificado de registro núm. 112300, dado que, como ya se dijo, no es de propiedad de ninguno de los actores y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 20 Folio 292 del cuaderno físico principal. 29 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber sido cancelado totalmente, por no uso, el registro de la marca nominativa “HIPOGLOS-PLUS”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: INHIBIRSE de proferir pronunciamiento de fondo respecto del cotejo frente a la marca previamente registrada, “HIPOGLOS”, con certificado núm. 112300, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner 30 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2013 00282 00 Actores: AMPARO ABADÍA TORNE Y OTROS. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 29 de febrero de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.