CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00388-00 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Inversiones Fajitex S.A.S. Tema: Reiteración jurisprudencial / aplicabilidad del inciso 4° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 39024 de 27 de julio de 20121 y 14757 de 4 abril de 20132 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la señora Marlene Prada Bautista3 y se concedió el registro como marca del signo mixto “FAJITEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inversiones Fajitex S.A.S. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda4 1. La sociedad Inversiones Magen S.A.S., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 39024 de junio 27 de 2012, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrie y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por INVERSIONES MAGEN S.A.S en el expediente No. 11 - 173026 que resolvió la solicitud de registro de la marca FAJITEX para identificar vestidos calzado y sombrerería, productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional.

SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 14757 de abril 04 de 2013 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por 1 Folios 32 a 40 y 152 a 156 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 6 a 16 y 169 a 174 C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Quien transfirió sus marcas a la sociedad Inversiones Magen S.A.S. 4 Folios 45 a 60 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00388-00 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio INVERSIONES MAGEN S.A.S, confirmando la resolución No. 39024 de junio 27 de 2012 y agotando la vía gubernativa.

TERCERA. Que a título de restablecimiento del derecho se declare fundada la oposición presentada y en consecuencia se cancele el certificado de registro correspondiente al signo FAJITEX clase 25, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”5 (mayúsculas y negrillas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda6 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que la señora Marlene Prada Bautista7 registró las marcas mixtas “FÁJATE”8, “F FÁJATE”, figurativas y lema comercial “FÁJATE TU SEGUNDA PIEL” para identificar productos de las clases 10ª y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Manifestó que, el 15 de diciembre de 2011, la sociedad Inversiones Fajitex S.A.S. solicitó el registro como marca del signo mixto “FAJITEX” para identificar productos comprendidos en la clase 25. 5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, la señora Marlene Prada Bautista presentó oposición por cuanto, a su juicio, era similarmente confundible con sus marcas y lema comercial previamente registradas. 6.

Anotó que, mediante la Resolución 39024 de 27 de julio de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la señora Marlene Prada Bautista y concedió el registro como marca del signo mixto “FAJITEX” a la sociedad Inversiones Fajitex S.A.S., para identificar los mencionados productos, frente a lo cual la señora Marlene Prada Bautista presentó recurso de apelación. 7.

Mencionó que, mediante la Resolución 14757 de 4 de abril de 2013, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 39024. 5 Folio 46 C pp. 6 Folio 53 C pp. 7 Quien transfirió sus marcas a la sociedad Inversiones Magen S.A.S. 8 Certificados 365.318, 390.354. 418.510, 351.242, 418.509 y 337.116. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00388-00 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.

Fundamentos de derecho y el concepto de violación9 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas la: (i) Constitución Política, artículo 29 y; (ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literales a) y h), 224, 228 y 229 literal b).

I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “FAJITEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Inversiones Fajitex S.A.S., sin considerar que la misma era similarmente confundible con sus marcas mixtas “FÁJATE”10, “F FÁJATE”, figurativas y lema comercial “FÁJATE TU SEGUNDA PIEL” para identificar productos de las clases 10ª y 25, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en los artículos 136 literales a) y h), 224, 228 y 229 literal b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como el artículo 29 de la Constitución Política. 10.

Sostuvo que existe una evidente similitud toda vez que son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético, conceptual y gráfico, lo que induciría al público consumidor a error, vulnerando los derechos de la demandante y los consumidores. 11. Precisó que, de acuerdo con el contenido conceptual de los signos en cotejo, era posible evidenciar sin lugar a duda que entre los mismos se configura una confundibilidad ideológica, toda vez que el signo “FÁJATE” invita la acción de fajarse, usar una “faja”, y el signo solicitado “FAJITEX” es evocativo del producto “faja”. 12.

Mencionó que la marca cuestionada cuenta con características figurativas que no resultan suficientemente distintivas para superar las similitudes existentes con los signos previamente registrados y solicitados la demandante. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio11 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no 9 Folios 79 a 92 C pp. 10 Certificados 365.318, 390.354. 418.510, 351.242, 418.509 y 337.116. 11 Folios 97 a 103 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00388-00 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con un análisis imparcial de irregistrabilidad. 14.

Mencionó que los signos confrontados contienen un diseño diferente en su presentación al público, asimismo, que se diferencian ortográfica y fonéticamente, toda vez que la marca concedida termina en consonante y las opositoras terminan en vocal. Igualmente, en la marca “FAJITEX” la vocal “I” hace que el consumidor, al referirse a la misma, no aplique la misma pronunciación que con el signo “FAJATE”. 15.

Por otra parte, aseguró que la demandante no probó la notoriedad de la marca, de manera que no es de recibo la intención de probarla en esta instancia judicial. 16. Finalmente, afirmó que la SIC aplicó el principio de la independencia judicial en el estudio de registrabilidad de la marca "FAJITEX”, en consideración a que cada solicitud de registro de marca es totalmente autónomo a otros procesos que se hubieren llevado en esta Entidad, y al análisis inicial que realiza no obliga a adoptar la misma decisión en cada caso.

II.2. Contestación de la sociedad Inversiones Fajitex S.A.S. 12 17. La sociedad Inversiones Fajitex S.A.S. contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de esta al considerar que la marca demandada cumple con los requisitos previstos en la Decisión 486. 18. Explicó que las marcas confrontadas no representan similitudes ortográficas y fonéticas, por cuanto si bien comparten la partícula “FAJ”, evocativa de faja, las expresiones “ITEX” y “ATE” le otorgan a cada una la distintividad requerida para coexistir en el mercado.

Respecto de la marca “F FÁJATE” existe aún mayor diferencia, toda vez que cuenta con la consonante “F” adicional. 19. Desde el aspecto conceptual, afirmó que la marca solicitada “FAJITEX” es evocativa de faja y textil o textiles, la cual es el resultado de la combinación de elementos genéricos, descriptivos o comunes que conforman un signo que resulte distintivo considerado en su conjunto y, por lo tanto, registrable.

Mientras que las marcas previamente registradas indican al consumidor para que se faje. III. TRÁMITE DEL PROCESO 20. La sociedad Inversiones Magen S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa el 24 de julio de 201313 en contra las Resoluciones 39024 de 27 de julio de 2012 y 14757 de 4 abril de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 12 Folios 74 a 91 C pp. 13 Folio 45 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00388-00 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 21.

Mediante auto de 6 julio 201514 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Inversiones Fajitex S.A.S. El 28 de agosto de 201515 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 22. Por auto de 20 de enero de 2016,16 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 19 de febrero de 201617. 23.

En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se ofició a la SIC para que allegara copia de los certificados de titularidad de las marcas previamente registradas por la demandante, así como las marcas registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso. 24.

Por auto de 31 de agosto de 201618 se ordenó expedir copias del expediente a la parte demandante. 25. Mediante auto de 8 de marzo de 201719 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 136 literales a) y h), 224, 228 y 229 literal b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 179-IP-2017 de 17 de noviembre de 201720, en la que interpretó el artículo 136 literales a) y h), 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000. No interpretó el artículo 229 literal b) de la misma decisión toda vez que no es un tema controvertido el uso o no en el mercado de la marca notoria.

Dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 224, 228 y 229 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, excepto del Artículo 229 literal b) de la Decisión 486, toda vez que no es un tema controvertido el uso o no en el mercado de la marca notoria. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 14 Folios 63 a 65 C pp. 15 Folio 65 C pp. 16 Folio 176 C pp. 17 Folios 182 a 188 C pp. 18 Folio 270 C pp. 19 Folios 273 y vto.

C pp. 20 Folios 286 a 303 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00388-00 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] […] 2.

Comparación entre signos mixtos […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado FAJITEX (mixto) y FÁJATE TU SEGUNDA PIEL (lema comercial). 4.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. […] 4.12. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si los signos FÁJATE (mixto), FÁJATE TU SEGUNDA PIEL (lema comercial), figurativa, F FÁJATE (mixto), eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina, al momento de la solicitud signo FAJITEX (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado a registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia […]” (mayúscula y negrilla del original). 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00388-00 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 27.

Mediante auto de 30 de mayo de 201821 se dio traslado de las pruebas allegadas al expediente. 28. Por auto de 2 de octubre de 201822 se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 29. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Inversiones Magen S.A.S.23 Inversiones Fajitex S.A.S.24 y la SIC25 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. 30.

Por su parte, el Ministerio Público26 consideró que entre las marcas confrontadas no existe riesgo de confusión para el público consumidor, por lo que pueden coexistir en el mercado, toda vez que no existe similitud ortográfica y fonética entre ellas. Agregó que los signos genéricos y/o descriptivos son considerados marcas débiles. 31.

Mediante auto de 9 de mayo de 202527 se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual del registro marcario 470.207 correspondiente a la marca mixta “FAJITEX”, asimismo, incorporarlo al expediente y correr traslado de este a las partes. 32.

En cumplimiento de lo anterior, mediante reporte de 26 de mayo de 202528, la SIC informó que la marca mixta “FAJITEX”, con registro marcario 470.207, se encontraba caducada. El 28 de mayo de 202529 se dio traslado a dicha prueba, a lo cual, las partes guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 33. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14930 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 21 Folio 305 C pp. 22 Folio 312 C pp. 23 Folios 332 a 351 y 367 a 376C pp. 24 Folios 326 a 330 C pp. 25 Folios 352 a 361 C pp. 26 Folios 318 a 325 C pp. 27 Índice 75 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 28 Índice 79 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 29 Índice 82 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 30 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00388-00 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 34. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 39024 de 27 de julio de 2012 y 14757 de 4 abril de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la señora Marlene Prada Bautista31 y se concedió el registro como marca del signo mixto “FAJITEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inversiones Fajitex S.A.S. 35.

La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “FAJITEX” concedida para identificar productos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Inversiones Fajitex S.A.S. y las marcas mixtas “FÁJATE”32, “F FÁJATE”, figurativas y lema comercial “FÁJATE TU SEGUNDA PIEL” para identificar productos de las clases 10ª y 25 de la parte demandante, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 136 literales a) y h), 224, 228 y 229 literal b) de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 29 de la Constitución Política. 36.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 37. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 39024 de 27 de julio de 201233 y 14757 de 4 abril de 201334 por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la señora Marlene Prada Bautista35 y se concedió el registro como marca del signo mixto “FAJITEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inversiones Fajitex S.A.S. IV.4.

Análisis del caso concreto 38. Previo a analizar el fondo del asunto, la Sala pone de presente que, en cumplimiento de lo ordenado en el auto de 9 de mayo de 2025, la Secretaría de la Sección Primera descargó del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual de la marca mixta “FAJITEX”36, en el que se 31 Quien transfirió sus marcas a la sociedad Inversiones Magen S.A.S. 32 Certificados 365.318, 390.354. 418.510, 351.242, 418.509 y 337.116. 33 Folios 32 a 40 y 152 a 156 C pp.

“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 34 Folios 6 a 16 y 169 a 174 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 35 Quien transfirió sus marcas a la sociedad Inversiones Magen S.A.S. 36 Certificado 470.207. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00388-00 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio constata que la misma estuvo vigente hasta el 27 de junio de 2022, por cuanto caducó, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 39.

Al respecto, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se dio traslado de dicho reporte el 28 de mayo de 202537, frente a lo cual, las partes guardaron silencio. 40. De conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, “[…] el registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”. 41.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: “[…] El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. 37 Índice 82 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00388-00 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática […]” (negrilla fuera de texto). 42.

Asimismo, y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad de la marca en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]” (negrilla fuera de texto). 43.

Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 44.

En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “[…] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. […] Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]” (negrilla fuera de texto). 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00388-00 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 45.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición para que proceda una decisión de fondo. 46. Lo anterior tiene sustento en que, al desaparecer la causal que, en criterio del demandante, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 47.

Nótese, entonces que, para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, al desaparecer los efectos jurídicos del registro marcario demandado, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 48.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 49. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad de Resoluciones 39024 de 27 de julio de 2012 y 14757 de 4 abril de 2013 por medio de la cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la señora Marlene Prada Bautista38 y concedió el registro como marca del signo mixto “FAJITEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inversiones Fajitex S.A.S. Ello, comoquiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 50.

En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201939, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.

(negrilla fuera de texto). 38 Quien transfirió sus marcas a la sociedad Inversiones Magen S.A.S. 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00388-00 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51.

La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del demandante, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya40. 52.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 53.

En tal sentido, esta Sala de Decisión41, consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta […]” (negrilla fuera de texto). 40 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el auto de 28 de septiembre de 2017.

Rad.: 2011-00258-00. MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00388-00 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 54.

Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202042, la Sala argumentó lo siguiente: “[…] Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]” (negrilla fuera de texto). 55.

En este orden de ideas, cuando el registro marcario es cancelado por falta de uso dentro del término legal, o caducado por falta de renovación, se habilita la aplicación del inciso 4° del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de junio de 2020. Rad.: 2012-00295-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00388-00 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.