11001032400020210002000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “ZIEL ESENCIAL & NATURAL” Y LAS MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA “CIEL” Y “ESSENCIAL DE NATURA”, PREVIAMENTE REGISTRADAS A FAVOR DE LOS TERCEROS CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EXISTE SEMEJANZA ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA EN LA CLASE 3ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GRUPO ZIEL S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 3406 de 27 de marzo de 2019, “Por la cual se niega un registro”, expedida por el director de 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 33192 de 30 de junio de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “ZIEL ESENCIAL & NATURAL”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 4 de septiembre de 2018 solicitó el registro como marca del signo mixto “ZIEL ESENCIAL & NATURAL”, para distinguir productos en la Clase 3ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante la Resolución núm. 3406 de 27 de marzo de 2019, el director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “ZIEL ESENCIAL & NATURAL”, para identificar productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto lo encontró de oficio similar a las marcas mixta y nominativa previamente registradas en la misma Clase “CIEL” y “ESSENCIAL DE NATURA”, de propiedad, respectivamente, de las sociedades ULRIC DE VARENS S.A. y NATURA COSMÉTICOS S.A. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 33192 de 30 de junio de 2020, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4; y 1º, 2º, 4º, 13, 29, 83 y 209 de la Constitución Política, por falsa motivación, por cuanto pasó por alto 4 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el signo cuestionado “ZIEL ESENCIAL & NATURAL” sí es registrable como marca y apto para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostuvo que el signo solicitado puede coexistir pacíficamente con las marcas citadas de oficio por la SIC, pues existen otros registros que contienen expresiones como “ZIEL”, “ZIEL BEST QUALITY”, “CIEL”, “CIEL INGENIO PARA LA VIDA” y “SIEL”. Manifestó que el signo objeto de controversia cuenta con elementos adicionales que permiten diferenciarlo de la marca previamente registrada “CIEL”, tales como “ESENCIAL & NATURAL”, que desvirtúan cualquier riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

Adujo que existen diferencias conceptuales entre los signos enfrentados, dado que el solicitado corresponde a una expresión holandesa que significa “ALMA”, mientras que “CIEL” es una palabra francesa que traduce “CIELO”. Arguyó que un consumidor sí podría diferenciar los signos confrontados, por cuanto la expresión cuestionada pretende distinguir una aromaterapia energética, que corresponde a un método de sanación complementario, que relaciona los olores con el cuerpo energético y los 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estados de ánimo, en los que se utilizan aceites esenciales de plantas a través de receptores olfativos.

Mencionó que el signo “ZIEL ESENCIAL & NATURAL” está estructurado en el ser, en las emociones, en el bienestar, en la apertura de consciencia y así se evidencia en toda su literatura, comercialización y difusión, quedando así protegido el interés público, como es el de velar porque los consumidores tengan libre escogencia en el mercado de los productos sin ser inducidos a error o confusión. Que lo anterior demuestra que el signo solicitado cuenta con un público objetivo muy específico, por lo que no se encuentra en la misma categoría comercial que las marcas previamente registradas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Señaló que en el caso sub examine las expresiones enfrentadas son confundibles, por cuanto son ortográfica y fonéticamente similares, como quiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una de las marcas previamente registradas “CIEL”, sin que contenga elementos que le otorguen distintividad alguna.

Aseguró que al ser pronunciados las expresiones “CIEL” y “ZIEL”, generan el mismo impacto sonoro, ya que comparten tres letras, sin que la consonante “Z”, le otorgue distintividad alguna al signo solicitado, máxime si se tiene en cuenta que la letra “C”, al ser pronunciada, conlleva igual sonido que la “Z”, pasando a un segundo plano la expresión “ESENCIAL & NATURAL”.

Sostuvo que igual ocurre frente a la marca “ESSENCIAL DE NATURA”, pues al ser pronunciada frente al signo cuestionado, generan un impacto sonoro similar, teniendo en cuenta la secuencia de vocales y consonantes que los conforman. Señaló que las expresiones enfrentadas comparten iguales productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que también existe conexidad competitiva y, por ende, no es dable acceder al registro del signo cuestionado.

II.-2. Las sociedades ULRIC DE VARENS S.A. y NATURA COSMÉTICOS S.A., terceros con interés directo en las resultas del 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso, a pesar de ser notificadas en debida forma5, guardaron silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 2 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª ibidem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si las resoluciones 5 Mediante auto admisorio de 28 de mayo de 2021, obrante en el índice 12 del expediente digital agregado al sistema SAMAI y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes en los índices 13, 14 y 15 ibidem. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co núms. 3406 de 27 de marzo de 2019 y 33192 de 30 de junio de 2020, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “ZIEL ESENCIAL & NATURAL”, a nombre de la sociedad GRUPO ZIEL S.A.S., para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486; y 1º, 2º, 4º, 13, 29, 83 y 209 de la Constitución Política.

Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que no existe semejanza alguna entre los elementos gráficos que comprenden las expresiones enfrentadas, máxime si se 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tiene en cuenta que el signo cuestionado contiene un colibrí, mensajero de los andes, que denota naturaleza, el cual es claramente diferenciador frente a las marcas traídas de oficio por la SIC.

Aseguró que las marcas que contienen la partícula “ZIEL”, han coexistido de manera pacífica con las otras marcas, entre ellas, “ZIEL”, “ZIEL BEST QUALITY”, “CIEL”, “CIEL INGENIO PARA LA VIDA” y “SIEL”. Señaló que la SIC incurrió en falsa motivación por cuanto en el cotejo marcario debió analizar el signo solicitado de manera conjunta, sin excluir ninguno de sus elementos, tales como los gráficos.

IV.-2. La parte demandada insistió en denegar las pretensiones de la demanda. Al efecto, reiteró que el signo solicitado reproduce la parte relevante de una de las marcas previamente registradas, esto es, “CIEL”, sin que contenga elementos que le otorguen distintividad alguna. Aseguró que al ser pronunciados las expresiones “CIEL” y “ZIEL”, generan el mismo impacto sonoro, ya que comparten tres letras, sin que la consonante “Z”, le otorgue distintividad alguna al signo 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitado, máxime si se tiene en cuenta que la letra “C”, al ser pronunciada, conlleva igual sonido que la “Z”.

Sostuvo que igual ocurre frente a la marca “ESSENCIAL DE NATURA”, pues al ser pronunciada frente al signo cuestionado, generan un impacto sonoro similar, teniendo en cuenta la secuencia de vocales y consonantes que los conforman. IV.-3. En esta etapa procesal, las sociedades ULRIC DE VARENS S.A. y NATURA COSMÉTICOS S.A., terceros con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210002000 constituye un acto aclarado, en los 7 Proceso 230-IP-2023. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 391-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 de 13 de marzo de 2023, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 3406 de 27 de marzo de 2019 y 33192 de 30 de junio de 2020, denegó el registro como marca del signo mixto “ZIEL ESENCIAL & NATURAL” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo de oficio similarmente confundible con las marcas mixta y nominativa previamente registradas en la misma Clase “CIEL” y “ESSENCIAL DE NATURA”, de propiedad, respectivamente, de las sociedades ULRIC DE VARENS S.A. y NATURA COSMÉTICOS S.A; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que el signo cuestionado “ZIEL ESENCIAL & NATURAL” sí es registrable como marca y apto para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostuvo que el signo solicitado puede coexistir pacíficamente con las marcas citadas de oficio por la SIC, pues existen otros registros que contienen expresiones como “CIEL”, “SIEL” y “ZIEL”. Manifestó que el signo objeto de controversia cuenta con elementos adicionales que permiten diferenciarlo de la marca previamente registrada “CIEL”, tales como “ESENCIAL & NATURAL”, que desvirtúan cualquier riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

Por su parte, la SIC señaló que las expresiones enfrentadas son confundibles, por cuanto son ortográfica y fonéticamente similares, como quiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de una de las marcas previamente registradas “CIEL”, sin que contenga elementos que le otorguen distintividad alguna. Señaló que igual ocurre frente a la marca “ESSENCIAL DE NATURA”, pues al ser pronunciada frente al signo cuestionado, 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co generan un impacto sonoro similar, teniendo en cuenta la secuencia de vocales y consonantes que los conforman.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 230-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en la interpretación prejudicial núm. 391-IP-20228, en la que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios9, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO10 9 391-IP-2022. 10 Índice 2 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ESSENCIAL DE NATURA MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS11 Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “ZIEL ESENCIAL & NATURAL”, como lo es el cuestionado, a nombre de la actora, con unas marcas mixta y nominativa, “CIEL” y “ESSENCIAL DE NATURA”, previamente registradas por los terceros con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las expresiones mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 11 Índice 2 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso deberán analizarse los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Precisado lo anterior, la Sala advierte que en la página web de la entidad demandada12 no se encontró que el término “ESSENCIAL”, presente en la marca previamente registrada “ESSENCIAL DE NATURA”, sea de uso común. Por el contrario, se advierte que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados estaban registradas múltiples marcas que contienen ese término a nombre de un mismo titular, esto es, la sociedad NATURA COSMÉTICOS S.A. Ahora, lo que sí se advirtió en la página web de la entidad demandada13, es que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes 12 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 13 de septiembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían las expresiones “ESENCIAL” y “NATURAL”:.- “ESENCIAL”: MARCA TITULAR REG.

NÚM. VITACILINA ESENCIAL (NOMINATIVA) COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, SAPI DE CV 464532 ESENCIALES DE COLOMBIA (MIXTA) SOLE DE MEDELLIN S.A.S. 615511 QUATRIESENCIALS AQUA (NOMINATIVA) ALTICOR INC 415597 LISTERINE ESENCIAL (NOMINATIVA) JOHNSON & JOHNSON 411766.- “NATURAL”: MARCA TITULAR REG. NÚM. HUGGIES NATURAL CARE (NOMINATIVA) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 250833 GARNIER SKIN NATURALS (NOMINATIVA) L'OREAL 254448 NATURALLY SMOOTH (NOMINATIVA) KAO KABUSHIKI KAISHA 250929 FREE & NATURAL (NOMINATIVA) PREBEL S.A. BIC 304624 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “ESENCIAL” y “NATURAL” son de uso común y débiles respecto de los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser unos vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “ESENCIAL” y “NATURAL”, que forman parte de la marca cuestionada, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que respecto de dichas partículas es que recae la alegada confusión, razón por la cual 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no procede su exclusión y el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Al respecto, cabe señalar que aunque en el caso particular fueron dos las marcas traídas a colación por al SIC para denegar el registro del signo cuestionado, la Sala considera que el cotejo debe realizarse como unidad, sin escindir los elementos que conforman al signo y marcas previamente registradas, conforme lo ha sostenido el Tribunal en múltiples interpretaciones prejudiciales, entre ellas, la 211-IP- 2020, en la que sostuvo lo siguiente: “[…] 1.4.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. […]” (Destacado fuera de texto). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, la Sala considera que en el caso sub examine no es posible excluir los términos de uso común “ESENCIAL” y “NATURAL” del signo cuestionado en la comparación frente a la marca “CIEL” y no realizar dicha exclusión respecto de la previamente registrada “ESSENCIAL DE NATURA”, máxime si se tiene en cuenta que, se insiste, es respecto de estos términos que se alegó la presunta confusión. Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y las marcas en controversia, esto es, “ZIEL ESENCIAL & NATURAL”, “CIEL” y “ESSENCIAL DE NATURA”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “ZIEL ESENCIAL & NATURAL” y la marca previamente registrada, “CIEL”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce la mayoría de letras contenidas en la marca previamente registrada “CIEL”, esto es, “(I-E-L)”, y que la única diferencia radica en el intercambio en su inicio de la consonante “C”, por la letra “Z” en la expresión cuestionada y la inclusión de las partículas “ESENCIAL & NATURAL” en la terminación del signo cuestionado, 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada “CIEL”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto en su inicio por una letra diferente, esto es, la consonante “Z”, y en su terminación por dos palabras “ESENCIAL” y “NATURAL” y el símbolo “&”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la mayoría de las letras que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “C-I-E-L”, lo que lleva a que el signo solicitado “ZIEL ESENCIAL & NATURAL”, no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor14, por lo que la expresión “ZIEL” del signo cuestionado, “ZIEL ESENCIAL & NATURAL”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Igualmente ocurre frente a la marca previamente registrada “ESSENCIAL DE NATURA”, teniendo en cuenta que el signo 14 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionado reproduce totalmente las expresiones “ESSENCIAL” y “NATURA”, contenidas en las marcas previamente registradas, en las cuales se encuentran toda la fuerza distintiva de la expresión (de la previamente registrada) y que la única diferencia radica en la inclusión en el inicio de la partícula “ZIEL”, la supresión en la segunda palabra de la letra “S”, la inserción en su terminación de la consonante “L”, y el intercambio del vocablo “DE”, por el símbolo “&”, en el signo cuestionado, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “ESSENCIAL DE NATURA” 15.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202016, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca 15 Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2009-00226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se sostuvo: “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”.

De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. […] Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST” […]”.

(Destacado fuera de texto). 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente núm. 2011-00278-00. Criterio reiterado en 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “ZIEL ESENCIAL & NATURAL” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “CIEL” y “ESSENCIAL DE NATURA”. sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en las denominaciones “CIEL/ZIEL”, sin que el intercambio de las consonantes “C”, por la “Z”, sea relevante, ya que estas letras tienen una pronunciación idéntica.

Igualmente ocurre frente a la marca previamente registrada “ESSENCIAL DE NATURA”, ya que el signo cuestionado reproduce los términos “ESSENCIAL” y “NATURA”, siendo estos los elementos principales de la mencionada marca previamente registrada. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: CIEL - ZIEL ESENCIAL & NATURAL - CIEL – ZIEL ESENCIAL & NATURAL CIEL - ZIEL ESENCIAL & NATURAL - CIEL – ZIEL ESENCIAL & NATURAL CIEL - ZIEL ESENCIAL & NATURAL - CIEL – ZIEL ESENCIAL & NATURAL CIEL - ZIEL ESENCIAL & NATURAL - CIEL – ZIEL ESENCIAL & NATURAL ESSENCIAL DE NATURA - ZIEL ESENCIAL & NATURAL - ESSENCIAL DE NATURA - ZIEL ESENCIAL & NATURAL ESSENCIAL DE NATURA - ZIEL ESENCIAL & NATURAL - ESSENCIAL DE NATURA - ZIEL ESENCIAL & NATURAL ESSENCIAL DE NATURA - ZIEL ESENCIAL & NATURAL - ESSENCIAL DE NATURA - ZIEL ESENCIAL & NATURAL ESSENCIAL DE NATURA - ZIEL ESENCIAL & NATURAL - ESSENCIAL DE NATURA - ZIEL ESENCIAL & NATURAL En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las palabras “DE”, “NATURA”, esta última evocativa de “NATURAL”, que hacen parte de las expresiones enfrentadas, según el Diccionario de la Real 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Academia Española, significan, respectivamente: “[…] 1. f. Letra d y sonido que representa […]”17 y “[…] 1. adj.

Perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas […]”18. Por su parte, la palabra “ESSENCIAL”, presente en una de las marcas previamente registradas, proviene del idioma inglés y, en castellano, traduce a “ESENCIAL”, vocablo presente en el signo cuestionado. En relación con este tipo de palabras, la Sala, en sentencia de 15 de febrero de 202419, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial 17 https://dle.rae.es/de, consultado el 30 de octubre de 2024. 18 https://dle.rae.es/natural?m=form consultado el 30 de octubre de 2024. 19 Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Primera, expediente identificado con el número único de radicación 2016-00126-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]”. (Destacado de la Sala). Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. […]”.(Destacado de la Sala). 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala observa que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto que se pretende proteger.

Al respecto, la Sala advierte que la palabra “ESSENCIAL” si bien es cierto que se encuentra escrita en inglés, sirve de raíz equivalente20 a su traducción en castellano “ESENCIAL”, máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente se escuchan casi de manera idéntica, razón por la cual, en este caso, debe tratarse como si fuese una expresión local.

Así las cosas, el término “ESENCIAL” ha sido definido como: “[…] 1. adj. Perteneciente o relativo a la esencia. La racionalidad es esencial en el ser humano. […]”21; Ahora, el signo cuestionado comprende el signo “&”, el cual corresponde al símbolo ampersand. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2014-00418-00. 21https://dle.rae.es/esencial, consultado el 30 de octubre de 2024. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, las partículas “CIEL” y “ZIEL”, que hacen parte del signo cuestionado y una de las marcas previamente registradas, deben tenerse como de fantasía, por cuanto si bien es cierto que pueden estar escritas en otros idiomas, esto es, holandés y francés, también lo es que sus traducciones al idioma castellano no son identificables ni conocidas por el consumidor promedio colombiano. En todo caso y comoquiera que el signo y marcas enfrentados contienen palabras de fantasía, la Sala considera que las expresiones comparadas no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanza ortográfica y fonética entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una expresión previamente solicitada y/o registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201822 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “ZIEL ESENCIAL & NATURAL” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales […]”. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La marca previamente registrada, “CIEL”, distingue los siguientes productos en la misma Clase 3ª ibidem: “[…] Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos […]”.

Por su parte, la marca previamente registrada, “ESSENCIAL DE NATURA” distingue los siguientes productos en la misma Clase 3ª ibidem: “[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en la misma Clase, además de que pertenecen a la misma Clase del nomenclátor, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al cuidado personal y de belleza y son empleados para uso humano en general; dichos productos comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, por cuanto suelen ser expendidos en tiendas o almacenes y se promocionan a través de 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la revistas, prensa, radio, televisión y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las expresiones.

Así las cosas, al existir entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad actora GRUPO ZIEL S.A.S. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que los productos que distinguen las expresiones enfrentadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con tales expresiones son de productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201523, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas mixtas previamente registradas, “CIEL” y “ESSENCIAL DE NATURA”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales24: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre el signo y las marcas cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. 24 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, en lo que respecta al argumento de la actora consistente en que la SIC no tuvo en cuenta que la expresión del signo cuestionado “ZIEL” ha coexistido de manera pacífica en el mercado con otras marcas, tales como, “ZIEL”, “ZIEL BEST QUALITY”, “CIEL”, “CIEL INGENIO PARA LA VIDA” y “SIEL”; se destaca que, dichas marcas están registradas en otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, a diferencia de la Clase aquí pretendida por el signo solicitado y, además, la actora no aportó prueba alguna que permita afirmar que estas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía a la parte actora, como bien lo indicó el Tribunal en la interpretación prejudicial núm. 186-IP-2021, a saber: “[…] 3.6.

En este sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión [ ]”.

(Destacado fuera de texto) 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otra parte, en lo relativo a la presunta violación de los artículos 1º, 2º, 4º, 13, 29, 83 y 209 de la Constitución Política, debido a que, a juicio de la actora, los actos administrativos acusados fueron expedidos con falsa motivación por cuanto la SIC en su análisis no debió apartar elementos de las expresiones cotejadas, tales como los gráficos, esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 201625, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de 200926 para la configuración de dicha causal de nulidad, en el que se señaló lo siguiente: “[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión […]” (Resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que dichos actos contienen tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-1997-00374- 01(15797) 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la motivación y la decisión adoptada por la SIC, al denegar el registro como marca del signo solicitado “ZIEL ESENCIAL & NATURAL” por resultar similarmente confundible con las marcas previamente registradas “CIEL” y “ESSENCIAL DE NATURA”, y existir conexidad competitiva entre los productos que cada uno de ellos identifica.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “ZIEL ESENCIAL & NATURAL”, para amparar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00020-00 Actora: GRUPO ZIEL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de noviembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.