CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001032400020160061400 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Laboratoire Bioderma Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Laboratorios Rety de Colombia S.A.- RETYCOL S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Laboratoire Bioderma contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8584 de 29 de febrero de 2016 y 43080 de 27 de junio de 2016. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Laboratoire Bioderma, en adelante la parte demandante2, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante 1 La Sala mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Actuando por intermedio de apoderado. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8584 de 29 de febrero de 2016 “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase”, expedida por la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 43080 del 27 de junio del 2016, “Por la cual se (sic) un recurso de apelación”, emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de dicha entidad. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa “ARTRODERM”, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Laboratorios Rety de Colombia S.A.- RETYCOL S.A., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA: Que DECLARE LA NULIDAD de la Resolución No. 8584 del 29 de febrero de 2016 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del Expediente NO.15199080. SEGUNDA: Que DECLARE LA NULIDAD de la Resolución No.43080 del 27 de junio de 2016, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del Expediente No. 15 199080.
TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del registro y certificado de la marca ARTRODERM, tramitada dentro del expediente administrativo No 15199080, y concedida para distinguir productos comprendidos en la clase 5 Internacional. CUARTA: Que ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”.
Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 4.1. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 25 de agosto de 2015 el registro como marca del signo nominativo “ARTRODERM”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
Que la referida solicitud se publicó el 10 de septiembre de 2015 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 738, frente a la cual presentó oposición con base en sus marcas nominativas “ATODERM”, registradas en las clases 3ª, 5ª y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. Que la directora de signos distintivos, por medio de la Resolución núm. 8584 de 29 de febrero de 2016, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa “ARTRODERM,”, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.
Que presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 8584 de 29 de febrero de 2016. 4.5. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial, por medio de la Resolución núm. 43080 de 27 de junio de 2016 resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8584 de 29 de febrero de 2016. Normas violadas 5.
La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: 5.1. El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 6.1. Adujo que la marca “ARTRODERM” es una reproducción casi exacta de la marca “ATODERM”, pues solo se le agregaron dos letras “R” para disimular el acto de imitación, sin que esto sea suficiente para diferenciar la marca solicitada de las previamente registradas. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 6.2.
Indicó que las marcas cotejadas reproducen la misma vocal inicial “A”, tienen una misma terminación “ODERM” y comparte la consonante intermedia “T”. 6.3. Mencionó que la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por permitir el registro de una marca casi idéntica a otra preexistente y que identifica los mismos productos farmacéuticos. 6.4.
Adujo que los actos administrativos acusados dejan de lado el principio de interdependencia marcaria, en virtud del cual a mayor similitud entre dos marcas, mayor deberá ser la diferencia entre los productos por ellas a ser identificados. Contestación de la demanda 7. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1.
Afirmó que los actos acusados no incurren en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, lo establecido en la Constitución Política. 7.2. Adujo que entre los signos enfrentados no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusión. 7.3.
Indicó que si bien las marcas cotejadas comparten una partícula de uso común, como es “DERM”, esta semejanza no es suficiente para determinar que exista un riesgo en el público consumidor. 7.4. Sostuvo que la marca posteriormente registrada con ocasión de la partícula ARTRO, evoca la idea de un producto de aplicación cutánea para la artritis. 7.5.
Anotó que las marcas viéndolas en su conjunto, poseen elementos que los hacen distintivos, descartando entonces cualquier riesgo de confusión o asociación, por lo cual el consumidor medio no se confundirá entre los productos que cuenten los signos en conflicto. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 8.
El tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se pronunció en esta etapa procesal4. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de febrero de 2020: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 24 de febrero de 2020, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad y declaró suspendido el proceso para efectos de elaborar y remitir la documentación requerida para efectos de la interpretación judicial.
Solicitud de interpretación prejudicial 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 186-IP-2020 de 4 de marzo de 2021, en adelante la Interpretación Prejudicial. 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Alegatos de conclusión 12.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de mayo de 2025: i) decretó la reanudación del proceso; ii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 4 Cfr. Folio 86 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 12.1.
La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda. 12.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 12.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal. Concepto del Ministerio Público 13. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 186-IP-2020 de 4 de marzo de 2021; vii) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 15. De conformidad con el artículo 149, numeral 8, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 5 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 17.
Los actos acusados son los siguientes: 17.1. La Resolución núm. 8584 de 29 de febrero de 2016, mediante la cual la directora de signos distintivos concedió el registro de la marca nominativa “ARTRODERM”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 17.2. La Resolución núm. 43080 de 27 de junio de 2016, por la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8584 de 29 de febrero de 2016.
El problema jurídico 18. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 18.1. Si las resoluciones núms. 8584 de 29 de febrero de 2016 y 43080 de 27 de junio de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “ARTRODERM” al tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar "[…] antimicóticos, antiinflamatorios; antiinflamatorios en aerosol cremas para callosidades y durezas, corticoides, productos y preparaciones de uso médico para limpiar la piel, productos para la alopecia, cremas medicinales para la piel, productos farmacéuticos para las escaras, cremas medicinales para el cuidado de la piel, cremas medicinales para la piel, geles, cremas y soluciones para uso dermatológico, lociones y cremas para el cuerpo, piel rostro y manos, sprays de aplicación tópica, cremas antibióticas, cremas de hidrocortisona, cremas y geles anti acné, anti escaras, anti seborreico, cremas medicamentosas para la piel, aerosoles para la piel […]”, productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el articulo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 18.2.
En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas nominativas “ATODERM”, con registros marcarios núms. 223677 y 507180, que identifican, respectivamente, productos de las clases 3ª, 5ª y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 19.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 20. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena6, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente, resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20007 de la Comisión de la Comunidad Andina8. 6 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 7 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 8 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9 21.
La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina10. 22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 23.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 24.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 9 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 25.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 26. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 27.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 186-IP-2020 de 4 de marzo de 2021 28. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Dado que en el proceso interno se discute si el signo ARTRODERM (denominativo) solicitado a registro resultaría confundible con las marcas ATODERM (denominativas), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: «Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )» […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro ARTRODERM (denominativo) y las marcas ATODERM (denominativas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.4 Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.5.
En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. 2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro ARTRODERM (denominativo) y las marcas ATODERM (denominativas). […]”.
Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 29. Conforme el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 30.
De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 31. La marca cuestionada y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: Marca cuestionada ARTRODERM (nominativa) Titular: Laboratorios Rety de Colombia S.A RetycoL S.A Certificado núm.: 562883 Clase 5: “antimicóticos, antiinflamatorios; antiinflamatorios en aerosol; cremas para callosidades y durezas, corticoides, productos y preparaciones de uso médico para limpiar la piel, productos para la alopecia, cremas medicinales para la piel, productos farmacéuticos para las escaras, cremas medicinales para el cuidado de la piel, cremas medicinales para la piel, geles, cremas y soluciones para uso dermatológico, lociones y cremas para el cuerpo, piel rostro y manos, sprays de aplicación tópica, cremas antibióticas, cremas de hidrocortisona, cremas y geles anti acné, anti escaras, anti seborreico, cremas medicamentosas para la piel, aerosoles para la piel.”.
Marcas previamente registradas ATODERM (nominativa) Titular: Laboratoire Bioderma Certificado núm.: 223677 Clase 3: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la cola da; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.”.
ATODERM (nominativa) Titular: Laboratoire Bioderma Certificado núm.: 507180 Clase 3: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; cremas; champús; lociones 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 capilares; dentífricos; desodorantes para uso personal; preparaciones cosméticas para blanquear la piel; preparaciones cosméticas para limpiar la piel; preparaciones cosméticas adelgazantes; preparaciones cosméticas de bronceado y protección solar; productos depilatorios.” Clase 5: “Productos farmacéuticos, dermatológicos e higiénicos; preparaciones dermatológicas para tratar y aliviar la piel; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; desinfectantes.”.
Clase 44: “Servicios de salones de belleza y peluquería; servicios de asesoramiento en materia de higiene y cuidados corporales; servicios de asesoramiento sobre cosmetología y dermatología, cuidado del cuerpo y de la belleza.”. 32. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas nominativas.
Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Análisis de los supuestos normativos 33. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 34.
Esta Sección11, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere 11 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”12. 35.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”13. 36.
El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”14. 37. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa “ARTRODERM”, concedida para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 38.
Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 14 Ibidem. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.
Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.
El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. […]”. 39. La Sala tendrá en cuenta, adicionalmente, que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 “[…] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”. 40.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre marcas denominativas, se tendrán en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, en los siguientes términos: “[…] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deportlogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”. 41.
Además, en el caso concreto, se analizará si las expresiones DERM, ARTRO y ATO son de uso común. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 42. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen15. 43. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201416, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas. 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 44.
En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202117, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 45.
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede — impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” […]”18. 46.
No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace 17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018565-IP.2018, pág. 11. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 imposible su comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”19.
(Destacado fuera del texto) 47. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección20, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 48.
Respecto de las marcas enfrentadas, se encuentra que: i) la expresión DERM, es de uso común en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; ii) la expresión ARTRO es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y iii) La expresión ATO es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; por cuanto son comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificar los productos de las clases mencionadas. 49.
Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada21. En efecto, se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de la expedición de los actos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE DERMOPET GENFAR S.A. 266881 5 19 Ibidem. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 21www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 4 de julio de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 DERMAGRAN GENTELL, LLC 247995 5 DERM CLAR INVERSIONES LEVEL S.A.S. 246067 5 DERMASKIN PATENTES, MARCAS Y REGISTRO PATMAR S.A 251330 5 DERMID JOHNSON & JOHNSON 290218 5 OBAGI NU-DERM OBAGI COSMECEUTICALS LLC 308954 5 DERMAPET ELANCO ANIMAL HEALTH GMBH 254114 3 DERMO-CALM L'OREAL 255593 3 DERMOGEL BLUEPHARMA COLOMBIA S.A.S. 285296 3 DERMACARE LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. 304568 3 DERMOTINE GUSTAVO ARIAS BECERRA 294720 3 DERMISA MONTANI COSMETICS INC. 285988 3 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE ARTROFEM GERMAN ORTIZ VILLADA 238371 5 ARTROX TQ BRANDS S. DE R. L. 278941 5 ARTROFITUM LABORATOIRES ARKOPHARMA 341548 5 ARTRO FAST ADRIANGEL PRODUCTOS NATURALES LTDA. 325161 5 ARTROQUIN MATERIAS PRIMAS FARMACEUTICAS Y GESTIONES LOGISTICAS LTDA. MATPRIFAR LTDA 404182 5 ARTROACTIVE LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. 395257 5 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 ATOPICA ELANCO TIERGESUNDHEIT AG 248407 5 ATORVAS PATENTES, MARCAS Y REGISTRO PATMAR S.A. 259906 5 ATOMEX LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 307900 5 ATOZAN EDGARDO AGREDO PALENCIA 402362 5 ATOZET N.V. ORGANON 448170 5 ATOREG MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED 502083 5 50.
La Sala considera que las partículas DERM, ARTRO y ATO, presentes en la composición de las marcas cotejadas son de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, la expresión DERMO es de uso común en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, no pueden ser excluidas comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario y, además, se fraccionarían los signos distintivos enfrentados. 51.
La Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca nominativa “ARTRODERM”, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas nominativas “ATODERM” cuyo titular es la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.
Comparación Ortográfica 52. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 53.
La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 MARCA CONCEDIDA A R T R O D E R M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA A T O D E R M 1 2 3 4 5 6 7 54. La Sala advierte que la marca nominativa previamente registrada “ATODERM” está compuesta de una palabra, con tres (3) vocales (A-O-E) y cuatro (4) consonantes (T-D-R-M), mientras que el signo distintivo solicitado “ARTRODERM” está compuesto por tres (3) vocales (A-O-E) y seis (6) consonantes (R-T-R-D-R-M). 55.
Sobre este asunto, la Sala advierte que la marca solicitada reproduce y coincide con las letras A-T-O-D-E-R-M, contenidas en la marca previamente registrada, sin que la adición de las letras R-R en el signo cuestionado, provean suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlos. 56. De otro lado, la Sala considera que la marca cuestionada no cuenta con otras expresiones adicionales en la composición de su conjunto, que permitan diferenciarlo de la marca previamente registrada.
Comparación Fonética 57. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: ARTRODERM - ATODERM - ARTRODERM - ATODERM ARTRODERM - ATODERM - ARTRODERM - ATODERM 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 ARTRODERM - ATODERM - ARTRODERM - ATODERM 58.
Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación de los signos distintivos cotejados resulta ser similar, pues coinciden en la expresión ATODERM y el signo solicitado reproduce totalmente la marca registrada, sin que la adición de las dos letras “R” intermedias le otorguen distintividad a su conjunto, máxime si se tiene en cuenta que dicha adición no altera la sílaba tónica y tampoco el ritmo de los conjuntos marcarios, por lo que la sonoridad resultante es similar. 59.
Además, del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala constata que la sonoridad entre los signos comparados es altamente similar, al punto de no percibirse diferencias sustanciales cuando se pronuncian en voz alta. Esta similitud se debe, principalmente, a las coincidencias ortográficas señalas supra, sin elementos adicionales de suficiente fuerza diferenciadora.
Ello, comoquiera que, se reitera, la adición de dos letras “R” en la primera y segunda sílaba, no las hace diferentes desde la perspectiva de su pronunciación de viva voz. 60. Cabe advertir que, como se precisó, las expresiones “ATO”, “ARTRO” y “DERM” son comúnmente utilizadas en la clase 5ª, lo que debilita su capacidad distintiva.
En consecuencia, la distintividad de la marca concedida mediante el acto acusado en el presente caso debe recaer en los demás elementos que lo conforman. Comparación Ideológica 61. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”22, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 62.
Sobre el particular, la Sala advierte que las partículas “ARTRO” y “DERM” podrían resultar evocativas de las palabras articulaciones y dermatológico, las cuales significan, respectivamente: “[…] unión entre dos piezas rígidas que permite 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 el movimiento relativo entre ellas […]”23 y “[…] Perteneciente o relativo a la dermatología. […]”24. 63.
Por su parte, el término “ATO”, que hace parte de la marca cuestionada, debe considerarse como de fantasía, al carecer de significado conocido en el lenguaje castellano. 64. Sin embargo, tomando en conjunto las marcas objeto de comparación ARTRODERM y ATODERM, la Sala considera que son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 65.
En suma, la Sala considera que, al existir semejanzas ortográficas y fonéticas entre las marcas enfrentadas, sin que se incluyan en el conjunto de la solicitada elementos adicionales que la doten con suficiente distintividad, se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya semejanza entre las marcas comparadas.
Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 66. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los productos y servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 67.
Según lo previsto en el inciso 2º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los productos y/ o servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 23 https://dle.rae.es/articulaci%C3%B3n?m=form 24 https://dle.rae.es/dermatol%C3%B3gico 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 68.
Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201825, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.
La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 69.
En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos y servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.
Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022: “[…] 3.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre si.
En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o servicio origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad. […]” 70.
El Tribunal de Justicia Andina en la Interpretación Judicial 441-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, señaló que el estudio del riesgo de confusión entre productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza se torna más riguroso, en vista de la repercusión que eventualmente podría tener en la vida y salud de los consumidores: “[…] 50.
En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. 51 El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.
Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. 52.
Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se "auto-mediquen", determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina. 53.
Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 54.
Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de "marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".[…](Destacado fuera del texto). 71.
En el caso sub examine, la marca nominativa “ARTRODERM”, registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, distingue los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] antimicóticos, antiinflamatorios; antiinflamatorios en aerosol; cremas para callosidades y durezas, corticoides, productos y preparaciones de uso médico para limpiar la piel, productos para la alopecia, cremas medicinales para la piel, productos farmacéuticos para las escaras, cremas medicinales para el cuidado de la piel, cremas medicinales para la piel, geles, cremas y soluciones para uso dermatológico, lociones y cremas para el cuerpo, piel rostro y manos, sprays de aplicación tópica, cremas antibióticas, cremas de hidrocortisona, cremas y geles anti acné, anti escaras, anti seborreico, cremas medicamentosas para la piel, aerosoles para la piel […]”. 72.
Por su parte, la marca nominativa “ATODERM” previamente registrada por la parte demandante, identifica los siguientes productos y servicios: “[…] Clase 3ª: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la cola da; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. […]”;
“[…] Clase 3ª: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; cremas; champús; lociones capilares; dentífricos; desodorantes para uso personal; preparaciones cosméticas para blanquear la piel; preparaciones cosméticas para limpiar la piel; preparaciones cosméticas adelgazantes; preparaciones cosméticas de bronceado y protección solar; productos depilatorios.[…]”;
“[…] Clase 5ª: Productos farmacéuticos, dermatológicos e higiénicos; preparaciones dermatológicas para tratar y aliviar la piel; sustancias 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; desinfectantes […]”; y “[…] Clase 44: Servicios de salones de belleza y peluquería; servicios de asesoramiento en materia de higiene y cuidados corporales; servicios de asesoramiento sobre cosmetología y dermatología, cuidado del cuerpo y de la belleza […]”. 73.
Sobre el particular, es necesario reiterar que el análisis de registrabilidad de los productos pertenecientes a la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza debe ser más riguroso, con el fin de evitar riesgos a los consumidores, ya que, al encontrarse productos con similitudes con productos farmacéuticos, pueden causar riesgos a las personas. 74.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la marca concedida identifica productos que pertenecen a la misma clase de una de las marcas previamente registradas, a saber, la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de la cual existe una conexión competitiva entre los productos de las marcas cotejadas. Lo anterior, comoquiera que: i) las marcas amparan productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; ii) se deriva una relación entre los productos farmacéuticos que ambas amparan; y iii) existe una relación entre los medicamentos dermatológicos, que amparan las marcas enfrentadas, en la medida en que tienen una misma finalidad, la cual es el cuidado de la piel. 75.
También se advierte que corresponden al mismo género (preparaciones farmacéuticas para uso humano); tienen igual finalidad, al ser productos destinados para la salud; comparten los mismos canales de comercialización, pues suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, droguerías y farmacias; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos farmacéuticos en un futuro, con aquellos relacionados con antimicóticos, antinflamatorios, cremas dermatológicas, corticoides, entre otros, que solicitó proteger el signo cuestionado, en atención a la semejanza de los signos. 76.
Obsérvese, además, cómo en este caso antimicóticos, antinflamatorios, antiinflamatorios en aerosol, cremas para callosidades y durezas, corticoides, cremas y geles anti acné, anti escaras, anti seborreico, cremas medicamentosas para la piel y aerosoles para la piel, en un momento dado podrían causar daño 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 irreparable a la salud de un consumidor de los productos farmacéuticos que tengan una finalidad preventiva o curativa, pues un consumidor desprevenido, al notar la clara semejanza entre los signos confrontados, podría asumir que provienen del mismo empresario y adquirir un producto identificado con el signo “ARTRODERM” asumiendo que presenta las mismas características de los productos farmacéuticos que distingue la marca previamente registrada, “ATODERM”, es decir, que podría considerarlos como intercambiables por error.
De ahí que la similitud de las marcas en conflicto en sí misma conlleve un mayor riesgo26. 77. De otro lado, entre los productos de la Clase 3ª protegidos por la marca previamente registrada y los de las Clase 5ª amparados por las marcas previamente registradas puede identificarse una relación de sustituibilidad. Esto, en la medida en que ciertos productos como los de limpieza de piel y cosméticos de la marca previamente registrada pueden ser adquiridos de manera intercambiable con algunos medicamentos y cremas dermatológicas que ampara la marca solicitada. 78.
Asimismo, también se advierte que los servicios de la Clase 44 de la marca previamente registrada tienen relación con los de la 5ª de la marca cuestionada, pues la asesoría sobre cosmetología y dermatología está estrechamente relacionada con las cremas medicinales para el cuidado de la piel, las geles, las cremas y soluciones para uso dermatológico y las lociones y cremas para el cuerpo. 79.
En efecto, de dicha relación se advierte un uso complementario o conjunto, puesto que durante la prestación de servicios de asesoría de dermatología y cosmetología, que identifica la marca previamente registrada, es normal que se ofrezca de manera conjunta medicamentos farmacéuticos y dermatológicos o medicamentos para el tratamiento del acné, como los que identifica la marca solicitada. 80.
Además, la Sala considera que el registro de la marca “ARTRODERM” podría inducir a los consumidores a pensar que los productos identificados con dicha marca tienen un mismo origen empresarial que los de “ATODERM” o que se trata de una innovación de los productos identificados con esta última, todo lo cual pone de presente el riesgo de asociación que representa la marca concedida.
Lo anterior, 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2005, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación 2001-00270-01. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 teniendo en cuenta que los signos cotejados, al amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, su análisis debe ser más estricto o riguroso27. 81.
Ahora, la Sala precisa que si bien es cierto que los productos como preparaciones para blanquear, limpiar, pulir o desengrasar no son farmacéuticos, también lo es que un consumidor podría confundirlos con productos dermatológicos, teniendo en cuenta la similitud de los conjuntos marcarios, lo que puede poner en riesgo la salud del consumidor. 82.
En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida y al existir entre estas semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos y servicios que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión. Conclusión 83.
La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca nominativa “ARTRODERM”, concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza con las marcas nominativas “ATODERM”, que identifican productos y servicios de las clases 3ª, 5ª y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante, así como conexidad competitiva de los productos y servicios que distingue cada una de ellas. 84.
En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 1101032400020090053500. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 8584 de 29 de febrero de 2016 y 43080 de 27 de junio de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “ARTRODERM” para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que se cancele el registro de la marca nominativa “ARTRODERM” con certificado núm. 562883, para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) 32 Núm. único de radicación: 11001032400020160061400 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.