11001032400020210014500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00145-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE EL SIGNO Y MARCAS ENFRENTADAS “CACAO KINGDOM” Y “CHOCOLATE EL REY”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES Y TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CACAO KINGDOM S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 44005 de 31 de julio de 2020, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 76453 de 26 de noviembre de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo "CACAO KINGDOM”". 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 7 de junio de 2019 presentó solicitud de extensión territorial del signo nominativo, “CACAO KINGDOM”, para identificar productos 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Indicó que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., formuló oposición en contra del registro solicitado, con base en el alto riesgo de confundibilidad y notoriedad de sus marcas previamente registradas “CHOCOLATE EL REY”, que distinguen productos y servicios comprendidos en la citada Clase 30. 3º: Señaló que mediante la Resolución núm. 44005 de 2020, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por dicha sociedad y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo “CACAO KINGDOM” para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la mencionado Nomenclátor. 4º: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 76453 de 2020, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial. 2 El referido signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Café descafeinado; chocolate; chocolates rellenos; coberturas de chocolate; fondue de chocolate; frutos secos recubiertos de chocolate; bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao, preparadas; bebidas de cacao, preparadas; cacao; cacao con leche; cacao en polvo; café, té, cacao y sucedáneos del café. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, literal a) y 136, literal a), de la Decisión 486, por violación directa e indebida aplicación, por cuanto, el signo cuestionado “CACAO KINGDOM” sí posee la distintividad intrínseca y extrínseca suficiente para ser registrado como marca.

Adujo que la palabra “CHOCOLATE”, contenida en las marcas opositoras “CHOCOLATE EL REY”, es genérica respecto de los productos que distingue, por lo que debe ser eliminada del cotejo; que la expresión “REY” y su equivalente conceptual “KING” en inglés, son partículas de uso común para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y que, por ello, su derecho marcario se limita a la denominación registrada para los productos que ampara.

Explicó que el equivalente conceptual en inglés de la marca “EL REY” es registrable siempre que se encuentre acompañado de otras expresiones y/o elementos diferenciadores, como ocurre con “CACAO KINGDOM”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que el signo solicitado “CACAO KINGDOM” no comparte lexemas ni secuencia vocálica y consonántica con las marcas opositoras, así como tampoco sílaba tónica; y que no existe, ni siquiera, una palabra idéntica o repetida entre los signos enfrentados.

Mencionó que si bien es cierto que las expresiones "REY" y “KINGDOM” pueden tener el mismo origen o raíz conceptual, también lo es que se trata de palabras escritas en idiomas diferentes, pues “KINGDOM” proviene del inglés. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal.

Para el efecto, manifestó que como se indicó en el trámite administrativo, al ser apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, el signo y marca en conflicto presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. Señaló que entre los productos que ampara el signo solicitado y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas se presenta conexidad competitiva, habida cuenta que protegen los 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mismos productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, bebidas a base de cacao, cacao, café, entre otros.

Mencionó que la palabra “KINGDOM”, que hace parte del signo cuestionado, a pesar de estar escrita en inglés, se ha convertido de conocimiento generalizado, de manera que los consumidores conocen su significado en castellano, esto es, rey o reino. II.-2. La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, alegó que a pesar de las diferencias ortográficas y visuales entre el signo y marcas en conflicto, tal como lo manifestó en el escrito de oposición, las expresiones “CACAO” y “CHOCOLATE” están estrechamente relacionadas, pues el chocolate se obtiene a partir del cacao, y este hecho es ampliamente conocido por los consumidores de chocolate de todo el mundo; y que aunque las expresiones tienen diferente escritura y pronunciación, ambas se refieren al mismo producto, esto es, el chocolate.

Sostuvo que en lo que respecta a las expresiones “KINGDOM” y “EL REY”, a su juicio, es evidente que denotan las mismas ideas de reino, 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co monarca, monarquía, realeza, nobleza y demás conceptos que hacen parte íntima de la familia de marcas de su propiedad, en las que se comparte el término “EL REY”.

Expuso que, por lo anterior, el signo solicitado pretende evocar los mismos conceptos e ideas inherentes a su familia de marcas, razón por la cual desde una impresión en conjunto se advierte una insalvable similitud que genera un riesgo de confusión y/o asociación, dado que para un consumidor será fácil relacionar un signo y marcas que expresan ideas de CACAO/CHOCOLATE y REINO/MONARQUÍA. Explicó que la palabra “CACAO” es de uso común para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual debe ser excluida del cotejo marcario.

Indicó que existen grandes similitudes desde el punto de vista conceptual, pues los términos “KINGDOM” y “REY” hacen referencia a la misma idea de monarquía o realiza, de manera que existe una reproducción de sus marcas previamente registradas. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que su marca previamente registrada “EL REY” es notoria y ampliamente conocida, de manera que merece una protección especial.

Sostuvo que entre los productos que amparan el signo y marcas cotejados existe conexión competitiva, toda vez que pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza y comparten los mismos canales de distribución o comercialización, medios de publicidad, finalidad o función, género o naturaleza. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 17 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20214, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 4 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma consiste en determinar si las resoluciones núms. 44005 de 31 de julio de 2020 y 76453 de 26 de noviembre de ese año, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo, “CACAO KINGDOM”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en los artículos 134, literal a), y 136, literal a), de la Decisión 486, por falta de aplicación. Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, alegó que el signo “CACAO KINGDOM” es de naturaleza evocativa, pues imprime en la mente del consumidor la idea de un reino del cacao, lo que lo torna conceptualmente distintito al nombre del producto que pretende distinguir y, además, totalmente disímil a la que resulta de las marcas opositoras.

Señaló que la denominación “CACAO KINGDOM” está compuesta por dos términos en diferente idioma que al unirse conforman una expresión de fantasía que cumple con los requisitos de distintividad prescritos en la norma comunitaria para nacer a la vida jurídica. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.2.- El tercero con interés directo en las resultas del proceso se ratificó en lo expuesto en su escrito de intervención. Al respecto, sostuvo que de aceptar el registro del signo cuestionado “CACAO KINGDOM”, se generaría riesgo de confusión y/o asociación respecto de las marcas “CHOCOLATE EL REY”, de su propiedad.

IV.3.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 269, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que si bien es cierto que el signo y marcas enfrentados resultan ortográfica y fonéticamente distintos, también lo es que conceptualmente evocan ideas afines, pues la idea de un producto de chocolate el cual se obtiene de la planta de cacao, unido a la idea de reino o real, no le otorga la suficiente distintividad al signo cuestionado para diferenciarse de las marcas opositoras.

Arguyó que entre los productos que amparan dicho signo y marcas se presenta conexión competitiva, habida cuenta que pertenecen a la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. IV.4.- En esta etapa procesal, la entidad demandada guardó silencio. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina5, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210014500, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP-2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 44005 de 31 de julio de 2020 y 76453 de 26 de noviembre de 2020, denegó el registro como marca del signo nominativo “CACAO KINGDOM”, a la actora, para distinguir 5 En adelante el Tribunal 6 Proceso 266-IP-2022. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos comprendidos en las Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con las marcas opositoras “CHOCOLATE EL REY”; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la actora, el signo cuestionado “CACAO KINGDOM” sí posee la distintividad intrínseca y extrínseca suficiente para ser registrado como marca. Adujo que la palabra “CHOCOLATE”, contenida en las marcas opositoras “CHOCOLATE EL REY”, es genérica respecto de los productos que distingue, por lo que debe ser eliminada del cotejo; que la expresión “REY” y su equivalente conceptual “KING” en inglés, son partículas de uso común para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y que por ello su derecho marcario se limita a la denominación registrada para los productos que ampara.

Por su parte, la SIC mencionó que al ser apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea el signo y marca en conflicto, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que la palabra “KINGDOM”, que hace parte del signo cuestionado, a pesar de esta escrita en inglés, se ha convertido de conocimiento generalizado, de manera que los consumidores conocen su significado en castellano, esto es, rey o reino. En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, puesto que alegó que a pesar de las diferencias ortográficas y visuales entre el signo y marcas en conflicto, tal y como lo manifestó en el escrito de oposición, las expresiones “CACAO” y “CHOCOLATE” están estrechamente relacionadas, pues el chocolate se obtiene a partir del cacao, y este hecho es ampliamente conocido por los consumidores de chocolate de todo el mundo; y que aunque las expresiones tienen diferente escritura y pronunciación, ambas se refieren al mismo producto, esto es, el chocolate.

Sostuvo que en lo que respecta a las expresiones “KINGDOM” y “EL REY”, a su juicio, es evidente que denotan las mismas ideas de reino, monarca, monarquía, realeza, nobleza y demás conceptos que hacen parte íntima de la familia de marcas de su propiedad, en las que se comparte el término “EL REY”. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 266-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20227, 261-IP-20228, 350-IP-20229, 391-IP-202210 y 344-IP-2022, en las que se interpretaron, respectivamente, el artículo 136, literal a), y 134, literal a), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 134, literal a) ibidem al exponer el concepto de violación del mismo adujo que las marcas del tercero con interés directo en las resultas del proceso no resultaban similarmente confundibles con el signo solicitado, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem11.

En efecto, la parte demandante argumentó que la expresión “CACAO KINGDOM” no resulta confundible ni semejante con las marcas 7 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registradas “CHOCOLATE EL REY”, de propiedad del tercero con interés directo en las resulta del proceso.

Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134, ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver12, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca. Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marcas en conflicto, así: CACAO KINGDOM SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO13 14 MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS15 13 Folio 6 del cuaderno físico principal. 14 De conformidad con las solicitudes de registro radicadas ante la SIC, consultadas en sipi.sic.gov.co, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022), la frase “DE MESA CON AZÚCAR”, es explicativa y no hace parte de la denominación de las marcas. 15 Folio 6 del cuaderno físico principal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como en el presente caso se va a cotejar un signo nominativo, “CACAO KINGDOM”, como lo es el cuestionado, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con unas marcas mixtas, “CHOCOLATE EL REY” de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, según la actora las partículas “KING” y “REY”, que hacen parte del signo y marcas enfrentadas, son de uso común para amparar 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que son inapropiables de manera exclusiva; y que la palabra “CHOCOLATE”, presente en las marcas previamente registradas, es genérica respecto de dichos productos y, por lo tanto, debe ser excluida del cotejo.

Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso señaló que la partícula “CACAO” es de uso común para productos de la Clase 30. Es del caso señalar que, tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegara a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. De conformidad con la regla jurisprudencial citada, corresponde entonces evaluar si las expresiones objeto de controversia “REY”, “KING”, “CACAO” y “EL”, que hacen parte del signo y marcas enfrentadas, son de uso común en productos de la Clase 30 de la 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza; y si la palabra “CHOCOLATE” resulta genérica para los citados productos.

Ahora bien, una vez verificada en la página web de la entidad demandada16, las únicas marcas que figuran en el registro que contienen la partícula “REY”, son aquellas de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, de manera que la Sala no puede tenerla como de uso común. Sin embargo, en el caso sub examine sí se encontró que en la página web de la entidad demandada17 figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían las expresiones “KING”, “CACAO” y “EL”: MARCA TITULAR ROYAL KING (mixta) HERBA NATURAL PRODUCTS, INC. KING CONO (mixta) INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA GALLETA S.A. INDUGA S.A. KING DE POLLO (nominativa) BURGER KING COMPANY LLC 16 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 22 de mayo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co KING LOUIE (nominativa) DISNEY ENTERPRISES, INC. TNI KING COFFEE (mixta) LE HOANG DIEP THAO MARCA TITULAR CACAOMANIA (nominativa) TORRECAFE AGUILA ROJA [&] CIA S.A CACAO GALGA (nominativa) GOODS FOR YOU LTDA CACAO PACIFICO (mixta) CACAO PACIFICO S.A. COLOR CACAO (mixta) ANA MARGARITA VILLEGAS ECHEVERRI CACAO DE COLOMBIA (mixta) CACAO DE COLOMBIA S.A.S. MARCA TITULAR PANIFICADORA EL PARAISO (nominativa) JIMENEZ BERMUDEZ OCHOA & CIA S.C.A PANIFICADORA EL PARAISO EL SECRETO DEL SABOR (nominativa) CONOPCO INC CONDIMENTOS EL AS AJO (mixta) QUALA S.A. EL MAGICO PODER DE LA DULZURA (nominativa) COLOMBINA S.A. EL SABOR TRADICIONAL DEL ARROZ (nominativa) ORGANIZACION PAJONALES S.A.S. Lo anterior pone de manifiesto que se trata de unas expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, al ser las partículas “KING”, “CACAO” y “EL” de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente18: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común “KING”, que forma parte del signo cuestionado, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que también lo es que al estar constituida por una sola palabra (“KINGDOM”), ésta no puede fraccionarse19, razón por la 18 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 19 Regla fijada por la Sala en sentencia de 23 de noviembre de 2023, en la que se precisó lo siguiente: 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Por su parte, se advierte que las palabras “EL” y “CACAO” sí deben ser excluidas del cotejo marcario. Ahora, la actora también alegó que la palabra “CHOCOLATE” es genérica respecto de los productos que amparan las marcas previamente registradas “CHOCOLATE EL REY”. Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201020, definió el concepto de signo genérico, de la siguiente manera: “[…] signo genérico21, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”.

“[…] Por todo lo anterior, la Sala considera que si bien es cierto que las partículas “CA” y “P” deberían ser excluidas del cotejo marcario, comoquiera que son elementos químicos que resultan ser descriptivos, al consistir en ingredientes de los productos que distingue la marca cuestionada, también lo es que al excluirlos dicha marca se reduciría de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, comoquiera que, por un lado, la marca cuestionada está formada por una sola palabra, que no puede ser fraccionada y, por el otro, está compuesta por otros elementos de uso común (“SILI” y “MAG”), como se pasará a explicar a continuación. […]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2018-00107-00.

Posición que fue reiterada en sentencia de 15 de diciembre de 2023, en la que la Sala sostuvo: “[…] Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “SILVER”, que forma parte del signo y marca enfrentados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que dichas expresiones están formadas por una sola palabra, que no pueden ser fraccionadas, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto. […]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2019-00406-00. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2005-00378-00. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2003-00456. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso sub examine, los productos que distinguen las marcas previamente registradas son de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo22.

Es por ello que la Sala observa que la partícula “CHOCOLATE” sí se refiere de manera directa a un producto que protegen las marcas previamente registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, chocolate, conforme consta en las notas explicativas de los productos que comprenden la citada Clase 30: “[…] Nota explicativa 22 De conformidad con la Nota Explicativa de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, el chocolate se encuentra incluido en ésta: “[…] Nota explicativa La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal preparados para su consumo o conservación, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos.

Esta clase comprende en particular: - las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; (…) - chocolate […]”. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal preparados para su consumo o conservación, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos.

Esta clase comprende en particular: - las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; (…) - chocolate […]”.23 Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “CHOCOLATE” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un término que resulta ser genérico para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cabe señalar que al ser una palabra genérica es inapropiable bajo un derecho exclusivo, de tal forma que el titular de una marca que incluya una expresión de estas características (“CHOCOLATE”) no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarla en la conformación de sus marcas.24 Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “EL REY” y “KINGDOM”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. 23 https://www.wipo.int/classifications/nice/es/ 24 Ibidem. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo cuestionado “KINGDOM” y las marcas opositoras “REY”, cuentan con diferente extensión, raíz y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues el signo solicitado, “KINGDOM”, se conforma por una (1) palabra, dos (2) sílabas (KING-DOM), siete (7) letras, cinco (5) consonantes (K-N-G- D-M) y dos (2) vocales (I-O), mientras que las marcas previamente registradas “REY” están compuestas por una (1) palabra, una (1) sílabas (REY), tres (3) letras, dos (2) consonantes (R-Y) y una (1) vocal (E).

Al respecto, cabe señalar que el signo cuestionado, a diferencia de las opositoras, está compuesta en su final por la partícula “DOM”, y a su inicio por la expresión “KING”, que al combinarse genera una marca completamente distintiva (“KINGDOM”), que hace registrable a la expresión solicitada y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En otras palabras, el inicio “KING” y la terminación “DOM” de la marca cuestionada, refuerza las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”25.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que tanto la palabra “KING” en su inicio, como el término “DOM” en su final, presente en el signo cuestionado, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: KINGDOM – REY – KINGDOM – REY – KINGDOM – REY KINGDOM – REY – KINGDOM – REY – KINGDOM – REY KINGDOM – REY – KINGDOM – REY – KINGDOM – REY KINGDOM – REY – KINGDOM – REY – KINGDOM – REY De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan inicios y terminaciones diferentes, hacen que el impacto visual 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de raíces y sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial al signo cuestionado, lo que las hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.26 En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala considera que la palabra “KINGDOM”, presente en el signo cuestionado, proviene del idioma inglés y traduce a reino; sin embargo, su significado no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano27, por lo que se considera como una partícula de fantasía. Sobre este asunto, la Sala estima pertinente traer a colación los preceptos señalados por el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 245-IP-2020, en cuanto a los signos conformados por palabras escritas en idioma extranjero.

Al respecto, sostuvo lo siguiente: 26 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00.

Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 27 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “KINGDOM” sea de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente núm. 2011- 00321-00 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 3.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 3.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca. 3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. […]” (Destacado fuera de texto) Así las cosas, la Sala observa que además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que dichas palabras sean de uso común en relación con el servicio que se pretende proteger.

De acuerdo con lo anterior, y contrario a lo afirmado por la entidad demandada en el escrito de contestación de la demanda, la Sala considera que la traducción del término “KINGDOM” no puede tenerse como de conocimiento generalizado, comoquiera que si bien es cierto que la partícula aisladamente considerada, “KING”, es de uso común para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que la expresión cuestionada es 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “KINGDOM” y ésta no resulta ser utilizada de manera usual para los productos de la citada Clase28.

Por su parte, las palabras “EL” y “REY”, que conforman las marcas previamente registradas, significan, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, respectivamente: “[…] 1. art. deter. m. y f. Antepuesto a un sustantivo o a un sintagma nominal forma una exp resión definida de referente consabido. […]”29 y “[…] 1. m. y f. Monarca soberano de un reino. […]”30.

Sin embargo, comoquiera que la palabra “KINGDOM”, presente en la en el signo cuestionado, como ya se dijo, no tiene un significado conocido en el idioma castellano, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación, desde el punto de vista conceptual, en la medida que el signo solicitado contiene una expresión de fantasía. Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la 28 Consultado el 22 de mayo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 29 Consultado el 22 de mayo de 2024, https://dle.rae.es/el?m=form 30 Consultado el 22 de mayo de 2024, https://dle.rae.es/rey?m=form 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca cuestionada, “KINGDOM”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, cabe señalar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso adujo que las marcas previamente registradas pertenecen a una familia de marcas que contienen la expresión “EL REY”.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). Al revisar la expresión “EL REY”, en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., que funge en el presente proceso como tercero con interés directo en las resultas 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del proceso.

Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla31: Expediente núm. Marca Vigencia 02093370 TRICOMPLETO EL REY (LO DEMAS IRA COMO EXPLICATIVO) 13 jun. 2033 02093371 TRICOMPLETO EL REY (LO DEMAS IRA COMO EXPLICATIVO) 13 jun. 2033 02093372 TRICOMPLETO EL REY (LO DEMAS IRA COMO EXPLICATIVO) 01 jul. 2033 97059995 EL REY LE DA VIDA A SUS COMIDAS 10 ago. 2033 00009820 CON EL REY Y MUCHO AMOR 26 jun. 2033 9212936930 SALSINA EL REY 30 jun. 2031 9216063630 EL REY 26 jun. 2033 9216686230 CONDIMENTOS EL REY TAN PUROS COMO LA NATURALEZA 10 jul. 2034 9216960430 EL REY 10 ago. 2033 92172646C EL REY 12 ene. 2032 03016790 EL REY 06 ago. 2027 9222997830 EL REY 15 sept. 2034 01023453 EL REY - Las demás expresiones se entenderán como explicativas. - 16 nov. 2031 01026646 EL REY 13 dic. 2031 97059993 EL REY 22 nov. 2031 31 Las resoluciones que concedieron las marcas que se citan a continuación fueron expedidas por la SIC y consultadas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expediente núm. Marca Vigencia 05076422 CHOCOLATE EL REY 27 feb. 2029 06065380 EL REY 18 ene. 2027 06073552 SALSA DE AJO EL REY 23 feb. 2027 06073555 SALSA DE SOYA EL REY 23 feb. 2027 06073557 SALSA NEGRA EL REY 23 feb. 2027 06073559 SALSA DE AJI EL REY 23 feb. 2027 06073561 SALSA INGLESA EL REY 23 feb. 2027 14101818 GUISO LISTO EL REY 31 oct. 2034 SD2016/0041927 EL REY 19 abr. 2027 SD2017/0009974 PREPARALO CON EL REY Y MUCHO AMOR 26 jun. 2033 SD2017/0103524 "EL REY" 10 ene. 2029 SD2017/0104771 "EL REY, SABE DE COLOR, SABE DE SABOR" 26 jun. 2033 SD2017/0104830 "EL REY" 14 jun. 2028 SD2018/0081386 EL REY 22 oct. 2029 SD2019/0010936 CHOCOLATE EL REY 28 sept. 2029 SD2019/0014553 GUISO LISTO EL REY 05 oct. 2029 SD2019/0065321 SALSA DE AJO EL REY 01 abr. 2030 SD2019/0065323 SALSA DE AJO EL REY 03 abr. 2030 SD2019/0102087 GUISO CASERO EL REY 17 jun. 2030 SD2019/0102090 EL REY SABOR CASERO 17 jun. 2030 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expediente núm. Marca Vigencia SD2019/0102098 EL REY COMO HECHO EN CASA 19 jun. 2030 SD2019/0102101 EL REY NATURALMENTE DELICIOSO 03 jul. 2030 SD2019/0109680 DE LAS HUERTAS DE EL REY 02 jul. 2030 SD2019/0109687 DE LOS CAMPOS DE EL REY 02 jul. 2030 SD2020/0027542 EL REY 09 sept. 2030 SD2020/0060443 EL REY 20 ene. 2031 SD2021/0037949 EL REY PARAISO VERDE 05 oct. 2031 SD2021/0040546 EL REY PASIÓN FRUTAL 31 dic. 2031 SD2021/0040549 EL REY FRUTAL SILVESTRE 30 nov. 2031 Como se puede advertir, la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “EL REY”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que si bien la combinación de las expresiones “EL REY” hacen parte de una familia de marcas, 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co también lo es que como se determinó anteriormente entre el signo y las marcas en conflicto no existe identidad o similitud que pueda generar riesgo de confusión. Finalmente, en relación con el argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso referente a que sus marcas “EL REY”, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que el signo solicitado “CACAO KINGDOM” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo señaló esta Sección32, cuando razonó así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas y se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto. En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado “CACAO KINGDOM” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre el signo y las marcas enfrentadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201633, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [ ]" (Destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 44005 de 31 de julio de 2020 y 76453 de 26 de noviembre de ese año, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo nominativo “CACAO KINGDOM”, solicitado para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de mayo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00145-00 Actora: CACAO KINGDOM S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.