CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: MARKATRADE INC TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “XASE H” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “SAXES” SE ADVIERTEN SIGNIFICATIVAS SEMEJANZAS DESDE LOS PUNTOS DE VISTA ORTOGRÁFICO Y FONÉTICO, ASÍ COMO UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN EN LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MARKATRADE INC., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 43243 de 30 de julio de 2020, “Por la cual se niega un registro”, expedida por el Director de Signos 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Distintivos de la Superintendencia y Comercio1; y 10540 de 3 de marzo de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “XASE H”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 3ª.

Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 20 de octubre de 2017 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo, “XASE H”, para identificar productos 1En adelante SIC. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en la Clase 5ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°- Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 43243 de 2020 el Director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo “XASE H”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar de oficio que era similarmente confundible con la marca “SAXES”, previamente registrada en la misma Clase, a favor de la sociedad TAKEDA GMBH. 4º- Sostuvo que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 10540 de 2021, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 3 La marca fue solicitada para distinguir el siguiente producto: “[…] productos farmacéuticos para problemas de hipertensión […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, la expresión solicitada está compuesta por dos elementos, siendo esta más larga y completa que la marca con la que fue cotejada; y que, además, la parte inicial y final del signo “XASE H”, en nada resulta coincidente con la marca “SAXES”, por lo que no existe riesgo de confusión alguna.

Señaló que las expresiones cotejadas son diferentes al momento de pronunciarlas, ya que su parte inicial y final es perfectamente diferenciable al oído. Manifestó que como aquellas son expresiones de fantasía, no hay lugar a un presunto riesgo de confusión desde este el punto de vista conceptual. Adujo que los signos distintivos enfrentados identifican productos que no tienen relación alguna, pues el signo “XASE H” distingue elementos farmacéuticos para problemas de hipertensión, mientras que la marca “SAXES”, ampara productos farmacéuticos para problemas gastrointestinales. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, aseguró que los medios de publicidad que utiliza cada uno de estos son restringidos debido a su especialidad, por lo que no hay lugar a una posible conexión competitiva.

Sostuvo que el producto que pretende identificar la expresión solicitada en nada se complementa con el elemento que ampara la marca previamente registrada y viceversa, por cuanto los medicamentos para alteraciones digestivas no son complementarios para la tensión alta. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, habida cuenta que no tuvo en cuenta las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de marcas cortas, así como tampoco observó el principio de especialidad en materia de marcas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Arguyó que existen semejanzas susceptibles de generar confusión en el público consumidor entre las expresiones enfrentadas “XASE H” y “SAXES”, ya que ambas están conformadas por el mismo número de letras, comparten el mismo orden vocálico, inician casi por las mismas sílabas, esto es, “XA” y “SA”, -las cuales se pronuncian idéntico-, y terminan con las partículas “SEH” y “XES” las cuales también son muy similares.

Manifestó que nada tiene que ver que el signo y marca enfrentados comiencen por letras distintas, ya que al pronunciarlas producen un efecto sonoro semejante, debido a que la “X” y la “S” se leen de manera idéntica; y que a pesar de que el signo solicitado tiene una letra diferente “H”, ello no es suficiente para revestirlo de la suficiente distintividad.

Expresó que los signos distintivos, materia de controversia, contienen configuraciones gramaticales con radicales yuxtapuestos que tienen las mismas consonantes y vocales “X – S – A – E”, organizadas en un orden diferente, pero siendo la misma composición. Aseguró que entre los productos que distinguen el signo y marca cotejados se presenta conexidad competitiva, dado que ambos 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co amparan productos farmacéuticos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual, adicionalmente, debe realizarse un examen mucho más riguroso, en atención a la protección de la salud de los consumidores.

II.-2. La sociedad TAKEDA GMBH., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 21 de octubre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20206, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que 5 Índices 6 y 7 del expediente digital. 6 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que el signo solicitado “XASE H” es diferente a la marca previamente registrada “SAXES”, desde los puntos de vista ortográfico, visual, fonético y conceptual; y que entre los productos que distinguen en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, no existe conexidad competitiva. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.

La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual insistió en que existen semejanzas de orden gráfico, ortográfico y fonético entre las expresiones cotejadas. Que, en efecto, el signo solicitado “XASE H” hace parte de la marca previamente registrada “SAXES”, configurándose así, a su juicio, una reproducción parcial, sin que la sustitución de la consonante "S" por la “H” y la modificación de la posición de las letras “S/X” le otorguen distintividad suficiente frente al registro previo.

Adujo que la idéntica posición de las vocales “A” y “E” y el cambio de la consonante “X” por la letra “S” derivan en los grupos “AXE vs. ASE”, lo que aunado al cambio de la “S” inicial por la letra “X” generan un impacto sonoro semejante haciéndolas fonéticamente confundibles, máxime si se tiene en cuenta que la “X” inicial tiene un sonido semejante a la letra “S”, por lo que es indudable la confundibilidad del signo y marca enfrentados desde los puntos de vista gráfico, ortográfico y fonético /saxe/ vs. /xase/.

Mencionó que la letra “H”, adicionada al final del signo solicitado a registro, no aporta la fuerza suficiente que permita diferenciarlo de la 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca previamente registrada, pues predomina la parte inicial del signo solicitado “XASE”.

IV.-3. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22- 340, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo que el signo solicitado se compone de la expresión “XASE H” y la marca registrada de la partícula “SAXES”, de manera que el signo cuestionado no cuenta con elementos adicionales que permitan que el consumidor no incurra en confusión al adquirir sus productos y/o servicios.

IV.-4. En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 8 Proceso 364-IP-2021. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos denominativos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 3.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 3.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 43243 de 30 de julio de 2020 y 10540 de 3 de marzo de 2021, denegó el registro como marca del signo nominativo “XASE H” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca “SAXES”, previamente registradas a favor de la sociedad TAKEDA GMBH., tercero con interés directo en las resultas del proceso, y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, la expresión solicitada está compuesta por dos elementos, siendo esta más larga y completa que la marca con la que fue cotejada; y que, además, la parte inicial y final del signo “XASE 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co H”, en nada resulta coincidente con la marca “SAXES”, por lo que no existe riesgo de confusión alguna.

Señaló que las expresiones cotejadas son diferentes al momento de pronunciarlas, ya que su parte inicial y final es perfectamente diferenciable al oído. Por su parte, la SIC adujo que existen semejanzas susceptibles de generar confusión en el público consumidor entre las expresiones enfrentadas “XASE H” y “SAXES”, ya que ambas están conformadas por el mismo número de letras, comparten el mismo orden vocálico, inician por casi las mismas sílabas, esto es, “XA” y “SA”, -las cuales se pronuncian idéntico-, y terminan por las partículas “SEH” y “XES” las cuales también son muy similares.

Manifestó que nada tiene que ver que el signo y marca enfrentados comiencen por letras distintas, ya que al pronunciarlas producen un efecto sonoro semejante, ya que la “X” y la “S” se leen de manera idéntica; y que a pesar de que el signo solicitado tiene una letra diferente “H”, ello no es suficiente para revestirlo de la suficiente distintividad. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 1519 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: 9 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que el signo y marca cotejados protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza. Caber señalar que la Sala ha precisado en otras oportunidades, y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso sobre la 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.10 Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marca en conflicto, así: XASE H SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO11 SAXES MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA12 Asimismo, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso el signo y la marca enfrentados están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos nominativos: 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). 11 Índice 2 del expediente digital. 12 Índice 2 del expediente digital. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marca en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “XASE H” y la marca previamente registrada “SAXES”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas coinciden en 4 letras “S”- “A”- “X”- “E”; y que la única diferencia radica en el intercambio de la posición de las letras “S” y “X” y en el intercambio de la letra “S” por un espacio adicional y una consonante “H”, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de la registrada con anterioridad, comoquiera que el signo solicitado cuenta con el mismo número de letras, identidad de secuencia vocálica y guardan alta similitud en sus raíces “XA” y “SA”.

Al respecto, cabe mencionar que si bien es cierto que la marca previamente registrada está compuesta por una letra diferente, esto es, la “S” y la posición de las letras “X” y “S” están intercambiadas, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, idéntica composición vocálica (A-E) y similares raíces, lo que lleva a que el signo cuestionado “XASE H” no sea suficientemente distintivo y diferente a la previamente registrada.

Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que el signo solicitado “XASE H” y la marca previamente registrada “SAXES” tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto coinciden en la partícula “XASE / SAXE”, las cuales se pronuncian de manera 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co idéntica y generan un mismo impacto sonoro, ya que la letra “X”, en este caso, suena exactamente igual que la consonante “S”, pues ambas representan un fonema fricativo dentoalveolar sordo.

Las anteriores similitudes fonéticas también se ven reforzadas en la identidad que se presenta en las vocales que integran ambas expresiones (A-E), así como por la identidad en el impacto sonoro que generan las letras “X” y “S”, pues el consumidor al momento de pronunciar dichas expresiones lo hará de forma idéntica y no podrá diferenciar una respecto de la otra.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: XASE H – SAXES -XASE H- SAXES - XASE H – SAXES -XASE H XASE H – SAXES -XASE H- SAXES - XASE H – SAXES -XASE H XASE H – SAXES -XASE H- SAXES - XASE H – SAXES -XASE H XASE H – SAXES -XASE H- SAXES - XASE H – SAXES -XASE H En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que el signo y la marca objeto de controversia son de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto13.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la expresión “SAXE / XASE”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio luego de observar dos signos enfrentados. Adicionalmente, la Sala insiste en que en estos casos el análisis debe ser mucho más riguroso, pues se trata de signos que distinguen productos farmacéuticos cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores. 13 Criterio señalado en sentencia de 1º de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20212- 00055-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo solicitado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201814 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “XASE H” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos farmacéuticos para problemas de hipertensión […]”. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La marca previamente registrada, “SAXES”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 5ª: “[…]Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales. […]”.

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una relación debido a que dichos signos distintivos pertenecen a una misma Clase del nomenclátor; corresponden al mismo género (preparaciones farmacéuticas para uso humano); tienen igual finalidad, al ser productos destinados para la salud; comparten los mismos canales de comercialización, pues suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, droguerías y farmacias; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales en un futuro, con aquellos relacionados para combatir la hipertensión, que solicitó proteger el signo cuestionado, en atención a la semejanza de los signos. Obsérvese, además, cómo en este caso los medicamentos para la hipertensión en un momento dado podrían causar daño irreparable a la salud de un consumidor de los productos farmacéuticos que tengan como finalidad tratar enfermedades gastrointestinales, pues un 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor desprevenido, al notar la clara semejanza entre el signo y marca confrontados, podría asumir que provienen del mismo empresario y adquirir un producto identificado con el signo “XASE H”, asumiendo que presenta las mismas características de los productos farmacéuticos que distingue la marca previamente registrada, “SAXES”, es decir, que podría considerarlos como intercambiables por error.

De ahí que la similitud del signo y marca en conflicto en sí misma conlleve un mayor riesgo15. Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2005, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación 2001-00270-01. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201516, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Destacado fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nominativa previamente registrada, esto es, “SAXES”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales17: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Y el hecho de haber llegado a la conclusión de que el signo cuestionado no resultaba registrable por ser similarmente confundible con la marca registrada con anterioridad, no desconoce lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que se aplicaron correctamente las reglas fijadas por el Tribunal para el cotejo de signos y marcas, así como tampoco se quebrantó el principio de especialidad, pues quedó demostrada la evidente conexidad competitiva entre los productos que distinguen el signo y la marca enfrentados en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo “XASE 17 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co H”, para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora YOLANDA HERNÁNDEZ ALONSO como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 33 del expediente digital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00304-00 Actora: MARKATRADE INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CUARTO: TENER a la doctora YOLANDA HERNÁNDEZ ALONSO como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 33 del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de febrero de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.