CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: LFM S.A.S. Tema: Registro como marca del signo “SEM” (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida en contra de la Resolución 81988 de 26 de diciembre de 20141, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 28706 de 20 de mayo de 20132, y se concedió el registro de la marca nominativa “SEM” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad LFM S.A.S. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La Sociedad Caterpillar (Qingzhou) Ltd., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, el cual se interpreta y adecua a la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20004 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] Que es nula la Resolución núm. 81988 del 26 de diciembre de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió el recurso de apelación presentado por Shandong SEM Machinery CO, LTD.
(ahora 1 Folios 5 a 10 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 214 a 220 Vto. C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]” 3 Folios 41 a 56 y 83 a 85 C pp. 4 “[…] Artículo 172.- […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Caterpillar (Qingzhou) Ltd.), y revocó la Resolución núm. 28706 del 20 de mayo de 2013 y en su lugar, declaró infundada la oposición presentada por Shandong SEM Machinery CO, LTD, (ahora Caterpillar (Qingzliou) Ltd.) y concedió el registro de la marca nominativa SEM para amparar servicios de la clase 35 a nombre de LFM S.A.S.; 2.
Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro núm. 505.736 asignado a la marca nominativa SEM en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. 4.
Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. 5. Que se condene en costas a la parte demandada […]” (mayúscula del original)5.
I.1.1. Los hechos de la demanda6 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que, la sociedad Caterpillar (Qingzhou) Ltd. (antes Shandong Sem Machinery Co. Ltd), registró la marca nominativa7 “SEM” para distinguir productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: Clase 7ª8.
“[…] máquinas y herramientas para máquinas, motores y engranajes (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales, máquinas para movimiento de tierra, el acondicionamiento de la tierra, el contorno del suelo, manejo de materiales, demolición, construcción, minería, construcción y reparación de carreteras, compactación, pavimentación, instalación de tuberías, agricultura y silvicultura, y sus partes y accesorios; motores para aplicaciones industriales, marinas y otras aplicaciones, y sus partes; motores para generadores y grupos electrógenos, y sus partes este efecto; filtros para máquinas, motores, generadores y motores, y grupos electrógenos para la energía eléctrica, mobiliario y motores, bombas, generadores y grupos electrógenos y partes para la industria de petróleo y gas […]”. 5 Folio 42 C pp. 6 Folios 42 a 47 C pp. 7 Certificado de registro número 497.515. 8 Versión 10. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clase 129. “[…] vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, vehículos para movimiento de tierra, acondicionamiento de la tierra, contorno de la tierra, demolición, construcción, manejo de materiales, minería, construcción de carreteras y reparación de las mismas, compactación, pavimentación, instalación de tuberías, agricultura y silvicultura; motores para vehículos terrestres; transmisión para vehículos terrestres, partes estructurales, repuestos para la reparación y sustitución de todos los anteriores […]”.
Clase 3710. “[…] servicio, mantenimiento, reparación y servicios de instalación, servicio, mantenimiento, reparación y montaje de vehículos, equipos y máquinas para movimiento de tierra, aire tierra, el contorno del suelo, manejo de materiales, demolición, construcción, minería, construcción de carreteras y la reparación, unidades de compactación, pavimentación, instalación de tuberías, agricultura y silvicultura, y el control de todo lo anterior, las unidades de servicio, mantenimiento, reparación e instalación de motores y equipos de generación de energía y el control de todo lo anterior, alquiler de vehículos, equipos y máquinas que se utilizan para movimiento de tierras, acondicionamiento de la tierra, manejo de materiales, demolición, construcción, minería, pavimentación, instalación de tuberías, la agricultura y la silvicultura; alquiler de equipos de generación de energía; manufactura de motores, transmisiones, componentes del tren de potencia, unidades de generación de energía, vehículos terrenos, movimientos de tierra y acondicionadores, máquinas de manipulación de materiales, máquinas agrícolas, pavimentación y electrónica equipos de construcción, petróleo y gas maquinaria, componentes electrónicos de todo lo anterior, y de consumo […]”. 4.
Sostuvo que, de acuerdo con la Resolución 81988 de 26 de diciembre de 2014 la sociedad LFM S.A.S. registró la marca nominativa “SEM”, para identificar los servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: “[…] alquiler de espacios publicitarios, difusión de anuncios publicitarios asesoramiento en dirección de empresas, asistencia en la dirección de negocios, consultoría en materia de recursos humanos, consultoría en organización de negocios de consultoría en organización y dirección de negocios consultoría profesional en negocios, correo publicitario, industriales, asistencia en la, difusión de anuncios publicitarios, asesoramiento en dirección de empresas dirección de empresas comerciales o dirección de negocios, asistencia en la dirección de negocios, consultoría en distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, estudio de mercados, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, valoración de negocios comerciales, consultoría en dirección de negocios, consultoría en organización y dirección de negocios, consultoría profesional en negocios, información sobre negocios, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, organización de negocios, búsqueda de patrocinadores, servicios de abono a periódicos, selección de personal, promoción de ventas para terceros […]”11. 9 Versión 10. 10 Versión 10. 11 Certificado de Registro 505.736. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, Shandong Sem Machinery Co. Ltd. hoy Caterpillar (Qingzhou) Ltd. presentó oposición por el alto riesgo de confundibilidad con la marca “SEM” previamente registrada. 6. Anotó que, mediante Resolución 28706 de 20 de mayo de 201312, la directora de signos distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta por la sociedad Shandong Sem Machinery Co.
Ltd. y negó el registro como marca nominativa del signo “SEM” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y que, contra dicha decisión, la sociedad LFM S.A.S. presentó recurso de apelación. 7. Mencionó que, a través de la Resolución 81988 de 26 de diciembre de 201413, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 28706 de 2013 y concedió el registro de la marca “SEM”, para identificar los servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad LFM S.A.S. I.2.1.
Fundamentos de derecho y el concepto de violación14 I.2.1.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantados los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
I.2.1.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que otorgó la marca denominativa “SEM” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad LFM S.A.S., la cual carece de distintividad frente a la marca “SEM” (nominativa) previamente registrada a favor de la sociedad Caterpillar (Qingzhou) Ltd., generando con ello riesgo de confusión indirecta entre el público consumidor. 10.
Indicó que, la resolución acusada vulneró los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto al enfrentar las marcas registradas desde la perspectiva ortográfica, fonética, ideológica o conceptual, las mismas resultan ser idénticas, aunado a la conexión competitiva entre ambas, lo cual genera riesgo de confusión o de asociación. 12 Folios 214 a 220 Vto.
C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]” 13 Folios 5 a 10 Vto. C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]” 14 Folios 47 a 53 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 11.
Adujo que, dada la generalidad de los servicios amparados por la marca “SEM” en clase 35 “[…] un consumidor cualquiera podría concluir lógicamente que quien ofrece servicios de asesoramiento de negocios y en general la promoción y dirección de ventas y negocios, bien podrían estar directamente vinculado con la industria de la construcción y la maquinaria pesada, industria a la que pertenecen las marcas SEM de mi cliente.
Los servicios amparados en clase 35 son generales y aplicables a cualquier industria, y no son de carácter particular […]”. 12. Finalmente, precisó que la sociedad Caterpillar (Qingzhou) Ltd. tiene el mismo registro de la marca “SEM” en los países “[…] Bolivia, Ecuador y Perú […]” para distinguir los productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio15 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que solicitó se nieguen las pretensiones de la parte demandante, toda vez que las mismas carecen de “[…] asidero jurídico […]”, por cuanto las decisiones demandadas están ajustadas a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 14.
Expuso que, el acto administrativo demandado obedeció a “[…] un análisis serio e imparcial de registrabilidad impartido por mi prohijada frente a la marcas enfrentadas en sede administrativa, así como a las que para la fecha figuraban en el registro de propiedad industrial, y frente a ello, los criterios propios que rigen este tipo de actuaciones, de Ido (sic) cual se extrajo sin lugar a dudas que el signo “SEM” (Nominativa), cuyo registro solicitó la sociedad LFM S.A.S. tenía vocación para ser registrado como marca por no encontrarse inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486 de 2000 […]”. 15.
Aseveró que, las marcas presentan identidad al ser cotejadas una con la otra, pero que se encuentran factores que permiten que ambas existan dentro del mercado debido a la ausencia de conexidad competitiva entre ellas y la inexistencia de riesgo de confusión para el consumidor, por tratarse de servicios con naturaleza diferentes. 16.
Concluyó que, en virtud del principio de especialidad, y en atención a los factores de conexión competitiva, los productos y servicios identificados con los signos enfrentados, no guardan relación alguna que implique riesgo de confusión. 15 Folios 222 a 237 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.2. Intervención de la sociedad LFM S.A.S. 17. La sociedad LFM S.A.S. a pesar de haber sido notificada en debida forma16, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 18. La sociedad Caterpillar (Qingzhou) Ltd. presentó demanda de nulidad el 28 de mayo de 201517, en contra de la Resolución 81988 de 26 de diciembre de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 19.
Mediante autos de 10 de diciembre de 201518, se admitió la demanda y; se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al apoderado y/o representante legal de la sociedad LFM S.A.S. El 20 de enero de 201619, se corrió traslado de la demanda por el término de 30 días. 20. A través de providencia de 5 de julio de 201620 se admitió la reforma a la demanda.
Decisión que fue objeto de recurso de reposición y por auto de 17 de julio de 201721 se confirmó la decisión recurrida. El 22 de agosto de 201722 se corrió traslado de la reforma de la demanda a la sociedad LFM S.A. por el término de 30 días. 21. Por auto de 16 de mayo de 201823, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 201124, la cual se realizó el 24 de agosto de 201825. 22.
En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como prueba los documentos aportados por las partes, en el escrito de demanda, de reforma y su contestación. 23. Mediante auto de 8 de noviembre de 201826, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y se suspendió el proceso. 24.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 705-IP-2018 de 8 de mayo de 202027, dentro de la cual se refirió a los artículos 136 literal a), 147 y 151 de la Decisión 486 de 2000, este último interpretado de oficio, para lo cual señaló: 16 Folio 270 C pp. 17 Folio 41 C pp. 18 Folios 59 a 62 Vto C pp. 19 Folio 63 C pp. 20 Folio 243 a 246 C pp. 21 Folio 264 a 265 C pp. 22 Folio 265 vto.
C pp. 23 Folio 279 C pp. 24 “por la cual se expide el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 25 Folio 295 a 302 C pp. 26 Folios 305 a 308 Vto C pp. 27 Folios 332 a 347 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si el signo SEM (denominativo) solicitado a registro por Lfm S.A.S., resultaría ser confundible con las marcas SEM (denominativas) previamente registradas en Bolivia, Ecuador y Perú, cuyo titular es Caterpillar (Qingzhou) Ltd. (antes Shandong SEM Machinery Co. Ltd.) 2. Si Caterpillar (Qingzhou) Ltd. habría acreditado su interés directo en el mercado colombiano para oponerse al registro del signo SEM (denominativo), con base en sus marcas SEM (denominativas) previamente registradas en Bolivia, Ecuador y Perú. 3.
Si existiría conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto. […] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Articulo 136 y del Articulo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. 2.
De oficio se interpretará el Articulo 151 de la Decisión 486, a fin de desarrollar el tema sobre la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o de ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos nominativos. 3. La oposición andina. El interés real en el mercado. 4. Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro SEM (denominativo) y las marcas SEM (denominativas), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad […]. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] […] 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.
Comparación entre signos denominativos […] 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro SEM (denominativo) y las marcas SEM (denominativas). 3.
La oposición andina. El interés real en el mercado 3.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso Caterpillar (Qingzhou) Ltd. (antes Shandong SEM Machinery Co. Ltd.) planteó la oposición andina en contra del registro del signo SEM (denominativo), solicitado por Lfm S.A.S., resulta necesario desarrollar el alcance de este tema. […] 3.7.
Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones: a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del País Miembro donde previamente se solicitó al registro haya resuelto la solicitud. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3.8. En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del del signo solicitado. 3.9.
Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 3.10.
De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículo 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. […] 3.20.
Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. 4.
Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] Para establecer la existencia de la relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]” (negrilla original del texto). 25.
Finalmente, mediante auto de 13 de julio de 202028, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que rindiera concepto. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Caterpillar (Qingzhou) Ltd 29 y la SIC30 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, la sociedad LFM S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio. 28 Folio 350 C pp. 29 Folios 367 a 377 C pp. 30 Folios 356 a 365 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1.
Competencia 26. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14931 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a la propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 2019, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 27. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 81988 de 26 de diciembre de 201432, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 28706 de 20 de mayo de 201333, y se concedió el registro de la marca nominativa “SEM” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad LFM S.A.S. 28.
La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “SEM” concedida para identificar servicios en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad LFM S.A.S. y la marca nominativa “SEM” para distinguir productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37 del mismo nomenclátor, previamente registradas a favor de la sociedad Caterpillar (Qingzhou) Ltd. en Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, se presenta confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación, al tenor de lo dispuesto en los artículos 136 literal a), 147 de la Decisión 486 de 2000, además de lo consagrado en el artículo 151 ibidem. 29.
Para lo anterior, la Sala abordará: la identificación del acto administrativo demandado; el análisis del caso concreto y; la conclusión. IV.3. La identificación del acto demandado 30. La sociedad Caterpillar (Qingzhou) Ltd. solicita se declare la nulidad de la Resolución 81988 de 26 de diciembre de 201434, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 28706 de 20 de mayo de 201335, y se concedió el registro de la marca nominativa “SEM” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad LFM S.A.S. 31 “[…]
ARTÍCULO 149. .El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 32 Folios 5 a 10 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 33 Folios 214 a 220 Vto. C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]” 34 Folios 5 a 10 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 35 Folios 214 a 220 Vto. C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]” 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.4. Análisis del caso concreto 31. La SIC, mediante el acto administrativo acusado concedió el registro como marca del signo “SEM” (nominativo) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[…] alquiler de espacios publicitarios, difusión de anuncios publicitarios asesoramiento en dirección de empresas, asistencia en la dirección de negocios, consultoría en materia de recursos humanos, consultoría en organización de negocios de consultoría en organización y dirección de negocios consultoría profesional en negocios, correo publicitario, industriales, asistencia en la, difusión de anuncios publicitarios, asesoramiento en dirección de empresas dirección de empresas comerciales o dirección de negocios, asistencia en la dirección de negocios, consultoría en distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, estudio de mercados, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, valoración de negocios comerciales, consultoría en dirección de negocios, consultoría en organización y dirección de negocios, consultoría profesional en negocios, información sobre negocios, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, organización de negocios, búsqueda de patrocinadores, servicios de abono a periódicos, selección de personal, promoción de ventas para terceros. […]”36. 32.
A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto entre la marca nominativa “SEM” y la marca nominativa “SEM” previamente registrada, existe confundibilidad, conexidad competitiva y riesgo de asociación, por cuanto (i) son idénticas fonética, ortográfica y conceptualmente y, (ii) tienen por objeto identificar servicios y productos de las clases “[…] 35 […]” y “[…] 7, 12 y 37 […]”, respectivamente, los cuales están directamente relacionados. 33.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 705-IP-2018 de 8 de mayo de 202037, pronunciándose sobre la aplicación del artículo 136 literal a), artículo 147 de la Decisión 486 de 2000 y de oficio respecto de lo consagrado en el artículo 151 ibidem. 34.
Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. 36 Certificado de Registro 505.736. 37 Folios 332 a 347 C pp. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.
En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. IV.4.1. De la vulneración de los artículos 136 literal a), 147 y 151 de la Decisión 486 de 2000 35. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 36. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada de LFM S.A.S. SEM (Nominativa) Registro 505.736. Clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: LFM S.A.S. Marcas previamente registradas por la demandante SEM (Nominativa) Registro 497.515.
Clases 7ª, 12 y 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: Caterpillar (Qingzhou) Ltd. SEM (Nominativas) Titular: Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 37. La Sala pone de presente que la sociedad Caterpillar (Qingzhou) Ltd. acreditó su interés directo en el mercado colombiano para oponerse al registro del signo SEM (nominativo) conforme a los requisitos establecidos en el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000.
En primer lugar, demostró ser titular de la marca SEM registrada previamente en Bolivia, Ecuador y Perú, cumpliendo con el criterio de legitimidad andina. Además, materializó su interés real en el mercado colombiano mediante la solicitud de registro de la marca SEM en el país, evidenciando su intención concreta de participar en dicho mercado.
Por último, Caterpillar argumentó la conexión competitiva entre los productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37 amparados por sus marcas previamente registradas, y los servicios solicitados en la clase 35, destacando el riesgo de confusión o asociación para el consumidor, reforzando así los elementos necesarios para sustentar su oposición. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 38. Ahora bien, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “SEM” clase 35, así como “SEM” de las clases 7ª, 12 y 37 con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 39.
Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de ellos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada Marcas previamente registradas 40. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre los vocablos “SEM” y “SEM” existe identidad ortográfica, por cuanto se escriben de la misma manera, se encuentran en el mismo orden y no presentan ninguna variación. 41.
En cuanto a la similitud fonética, también existe identidad entre las marcas cotejadas, debido a que las expresiones “SEM” contienen las mismas palabras, dispuestas en el mismo orden y con la misma secuencia de sonidos. 42. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: S E M 1 2 3 S E M 1 2 3 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio SEM – SEM – SEM – SEM SEM – SEM – SEM – SEM SEM – SEM – SEM – SEM SEM – SEM – SEM – SEM 43. En lo atinente al aspecto conceptual o ideológico, la Sala observa que, la expresión “SEM” corresponde al acrónimo en inglés: “Search Engine Marketing” que traducido al español significa: “Marketing de Motores de Búsqueda”, y la cual, trae a la mente del consumidor una idea de un conjunto de estrategias y técnicas de marketing para aumentar la visibilidad de una marca u empresa. 44.
Sin embargo, como la expresión “SEM” no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, y la traducción del acrónimo no es de conocimiento generalizado por los consumidores, la misma resulta ser de fantasía. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque. 45. En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 46.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 47. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201838 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de 38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 48. Sobre este tema, se precisa que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 49.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “SEM” fue solicitada para proteger los siguientes servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Clase 35 Alquiler de espacios publicitarios, difusión de anuncios publicitarios asesoramiento en dirección de empresas, asistencia en la dirección de negocios, consultoría en materia de recursos humanos, consultoría en organización de negocios de consultoría en organización y dirección de negocios consultoría profesional en negocios, correo publicitario, industriales, asistencia en la, difusión de anuncios publicitarios, asesoramiento en dirección de empresas dirección de empresas comerciales o dirección de negocios, asistencia en la dirección de negocios, consultoría en distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, estudio de mercados, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, valoración de negocios comerciales, consultoría en dirección de negocios, consultoría en organización y dirección de negocios, consultoría profesional en negocios, información sobre negocios, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, organización de negocios, búsqueda de patrocinadores, servicios de abono a periódicos, selección de personal, promoción de ventas para terceros. […]”39. 39 Certificado de Registro 505.736. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 50. Las marcas previamente registradas, “SEM” en Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador identifican los siguientes productos y servicios de la citada clasificación: “[…] Clase 7 máquinas y herramientas para máquinas, motores y engranajes (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales, máquinas para movimiento de tierra, el acondicionamiento de la tierra, el contorno del suelo, manejo de materiales, demolición, construcción, minería, construcción y reparación de carreteras, compactación, pavimentación, instalación de tuberías, agricultura y silvicultura, y sus partes y accesorios; motores para aplicaciones industriales, marinas y otras aplicaciones, y sus partes; motores para generadores y grupos electrógenos, y sus partes este efecto; filtros para máquinas, motores, generadores y motores, y grupos electrógenos para la energía eléctrica, mobiliario y motores, bombas, generadores y grupos electrógenos y partes para la industria de petróleo y gas Clase 12 vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, vehículos para movimiento de tierra, acondicionamiento de la tierra, contorno de la tierra, demolición, construcción, manejo de materiales, minería, construcción de carreteras y reparación de las mismas, compactación, pavimentación, instalación de tuberías, agricultura y silvicultura; motores para vehículos terrestres; transmisión para vehículos terrestres, partes estructurales, repuestos para la reparación y sustitución de todos los anteriores.
Clase 37 servicio, mantenimiento, reparación y servicios de instalación, servicio, mantenimiento, reparación y montaje de vehículos, equipos y máquinas para movimiento de tierra, aire tierra, el contorno del suelo, manejo de materiales, demolición, construcción, minería construcción de carreteras y la reparación, unidades de compactación, pavimentación, instalación de tuberías, agricultura y silvicultura, y el control de todo lo anterior, las unidades de servicio, mantenimiento, reparación e instalación de motores y equipos de generación de energía y el control de todo lo anterior, alquiler de vehículos, equipos y máquinas que se utilizan para movimiento de tierras, acondicionamiento de la tierra, manejo de materiales, demolición, construcción, minería, pavimentación, instalación de tuberías, la agricultura y la silvicultura; alquiler de equipos de generación de energía; manufactura de motores, transmisiones, componentes del tren de potencia, unidades de generación de energía, vehículos terrenos, movimientos de tierra y acondicionadores, máquinas de manipulación de materiales, máquinas agrícolas, pavimentación y electrónica equipos de construcción, petróleo y gas maquinaria, componentes electrónicos de todo lo anterior, y de consumo […]” 51.
La Decisión 486 de 2000 señala en su artículo 151 que las clases de la Clasificación internacional no determinan la similitud o diferencia de los productos o servicios amparados. En tal sentido, aún si las marcas cotejadas amparan servicios en clases diferentes podría existir riesgo de confusión directa razón por la cual debe analizarse la conexidad competitiva entre las marcas objeto de análisis. 52.
Al comparar los servicios que protege la marca solicitada “SEM” con los productos y servicios previamente protegidos por “SEM”, la Sala observa que no comparten la misma categoría y tampoco cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva, a saber: sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 53. En primer lugar, respecto al criterio de pertenencia a una misma clase, se observa que los servicios de la clase 35 (como alquiler de espacios publicitarios, asesorías empresariales y organización de ferias) no coinciden con los productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37, orientados principalmente a maquinaria, vehículos y actividades de reparación y mantenimiento.
Si bien la inclusión en una misma clase no es determinante, la naturaleza dispar de los servicios y productos sugiere una limitada conexión competitiva. 54. En cuanto a la sustituibilidad, los servicios de publicidad, consultoría empresarial, organización de ferias comerciales, estudios de mercadeo de la clase 35 son intangibles, por lo tanto, no son intercambiables con los productos tangibles de máquinas y herramientas para máquinas, motores, vehículos para movimiento de tierra, demolición, contrucción, asistencia técnica y mantenimiento de equipos industriales y vehículos en las clases 7ª, 12 y 37.
Cada uno satisface una necesidad distinta en el mercado y, por ende, no es posible que el consumidor los perciba como alternativas equivalentes que puedan satisfacer el mismo fin, ya que cumplen funciones completamente distintas. 55. Ahora bien, pese a que la clase 37 incluye servicios de instalación, mantenimiento, reparación de vehículos y equipos, así como alquiler de maquinaria para construcción y otras industrias, su enfoque está en la asistencia técnica y mantenimiento de bienes tangibles, motivo por el cual no es sustituible con los servicios de la clase 35. 56.
La complementariedad entre productos y servicios es un criterio relevante en el análisis de conexión competitiva, ya que se refiere a si los consumidores perciben que un producto o servicio requiere del otro para cumplir su función, o si el uso de uno presupone necesariamente el uso del otro. En este caso, resulta necesario evaluar si los servicios de la clase 35 y los productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37 guardan alguna relación funcional o práctica que los haga complementarios. 57.
Los servicios de la clase 35, como la organización de ferias comerciales, el asesoramiento en dirección de negocios y la consultoría en recursos humanos, están enfocados en facilitar procesos comerciales, promocionales y administrativos para empresas. Por su parte, los productos de las clases 7ª y 12 están diseñados para satisfacer necesidades industriales específicas, como maquinaria pesada, herramientas para movimiento de tierra o vehículos para uso agrícola y de construcción. De igual forma, los servicios de la clase 37 están relacionados con la reparación, el mantenimiento y el alquiler de estos equipos. 58.
Desde esta perspectiva, no se aprecia una relación directa de complementariedad. Aunque es posible que las empresas que utilizan maquinaria pesada necesiten servicios administrativos o publicitarios (por ejemplo, para promocionar su negocio en ferias comerciales o gestionar su logística), esta conexión es indirecta y no implica que los consumidores consideren que ambos elementos deban utilizarse conjuntamente.
La función técnica de los productos de las clases 7ª y 12 no depende ni presupone el uso de los servicios de la clase 35, ni viceversa. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 59. En efecto, se pone de presente que aunque podría considerarse que los servicios de la clase 35 podrían proporcionar herramientas que facilitan la gestión empresarial, dirección de negocios, así como la optimización de recursos de las clases 7ª y 12, también lo es que los mismos se refieren a la operatividad y eficiencia de los servicios. 60.
Asimismo, la percepción del consumidor resulta fundamental en este análisis de conexidad, en tanto que los destinatarios de los servicios de la clase 35 suelen ser empresas con necesidades de promoción o gestión comercial, mientras que los usuarios de los productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37 suelen ser técnicos o industriales especializados en maquinaria y vehículos.
Esta diferencia refuerza la ausencia de una posible y razonable complementariedad entre las marcas. 61. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. Sin embargo, los servicios de “SEM”40 no son indispensables para los productos y servicios de “SEM”41 previamente registrados. 62.
Así pues, no se aprecia sustitución ni complementariedad entre los servicios de la clase 35 y los productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37. Los consumidores no consideran estos elementos como intercambiables ni necesarios para un uso conjunto. Además, los destinatarios son diferentes: mientras los servicios de la clase 35 se dirigen a empresas comerciales, los productos y servicios de las otras clases están orientados a usuarios industriales y técnicos. 63.
En cuanto a los canales de comercialización, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, señaló que ellos por sí mismos resultan insuficientes para acreditar la relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 64. En el sub examine, los servicios de la clase 35 se ofertan mediante agencias publicitarias, consultoras de negocios y plataformas comerciales, mientras que los productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37 utilizan canales especializados como ferreterías industriales, distribuidores técnicos o concesionarios.
Esta diferencia refleja una separación en los mercados objetivo. 65. Cabe resaltar que los destinatarios principales de los productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37 incluyen empresas industriales, de transporte, sectores que requieren maquinaria especializada, usuarios de vechículos y mantenimiento y reparación de las mismas.
En ese sentido, se observa que, como los servicios y productos tienen finalidades diferentes, y los canales de comercialización suelen ser distintos, es poco probable que haya riesgo de confusión. 66. Finalmente, en términos de razonabilidad, no resulta claro suponer que el consumidor pudiera interpretar que los servicios de “SEM” y los productos y servicios 40 Marca solicitada según certificado 505.736. 41 Marca previamente registrada según certificado 497.515. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de “SEM” provienen del mismo empresario únicamente, dado que, si bien es cierto que las marcas comparten la misma denomianción, el consumidor informado distingue que los servicios de mercadeo y publicidad para el mejoramiento del desempeño empresarial de una marca, no se relacionan directamente con los productos de maquinaria y herramientas para la producción y operaciones industriales de otra, por lo que no existe una base razonable para atribuirles un origen empresarial común. 67.
En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de sustitución, complementariedad y razonabilidad, se puede concluir que no existe una conexión entre los servicios de “SEM” y los productos y servicios de “SEM”, por lo que tampoco se podría predicar la posibilidad de confusión o asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los servicios de una marca están directamente ligados a los productos y servicios de las otras, asumiendo así un origen empresarial compartido. 68.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201542, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (negrilla fuera de texto). 69.
De manera que, al existir una identidad entre las marcas analizadas, pero no una conexión competitiva de productos y servicios amparados por ellas que represente un riesgo de asociación en el mercado, se considera que no se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, y tampoco el desconocimiento de los artículos 147 y 151 ibidem.
Lo anterior demuestra que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. 42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP Dra. María Elizabeth García González. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.5. Conclusión 70. La Sala considera que, a pesar de existir identidad entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada, no se acreditó la conexidad competitiva y el riesgo de asociación entre los productos y servicios protegidos por ellas, por lo que las marcas en controversia pueden coexistir pacíficamente en el mercado. 71.
Por lo anterior, procedía conceder el registro de la marca "SEM" para amparar servicios en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 72. Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables por la remisión del artículo 306 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00284-00 Demandante: Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.