CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001032400020110008700 Referencia: Nulidad Relativa Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado McNeil PPC Inc. Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – Propiedad Industrial - Registro Marcario – Examen de Registrabilidad - Causales de Registrabilidad - Reglas de Cotejo - Marca notoria - Marcas en Conflicto: SPLENDA – SPLENDID SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, por medio de apoderado judicial, presentó la sociedad Colombina S.A. en contra de las Resoluciones Nos. 39906 del 31 de julio de 2009, 07628 del 15 de febrero de 2010 y 50639 del 24 de septiembre de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca SPLENDA (mixta) en favor de la sociedad McNeil PPC Inc., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 1.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial la sociedad Colombina S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, que se interpretó como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina2, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «1.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 39906 del 31 de julio de 2009 y notificada el 28 de agosto de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos 1 El 1° de marzo de 2011 (folios 1 a 185 del expediente ordinario de la referencia). 2 Folios 188 a 190 del expediente. 2 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08- 124.263, mediante la cual se (i) concedió el registro de la marca SPLENDA (mixta) en la clase 5 internacional a favor de McNeil PPC Inc., y (ii) se declaró infundada la oposición presentada por Colombina S.A. 2.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 07628 del 15 de febrero de 2010 y notificada el 16 de febrero de 2010, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08- 124.263, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 39906 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Colombina S.A. 3.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 50639 del 24 de septiembre de 2010 y notificada el 20 de octubre de 2010, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08-124.263, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Colombina S.A., confirmando la concesión del registro de la marca SPLENDA (mixta) en la clase 5 internacional a favor de McNeil PPC Inc. 4.
Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: 4.1. Se declare fundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A. contra la solicitud de registro de la marca SPLENDA (mixta) en clase 5 internacional, a nombre de McNeil PPC Inc. 4.2. Se niegue el registro de la marca SPLENDA (mixta) en clase 5 internacional, a nombre de McNeil PPC Inc. 4.3.
Se cancele la inscripción del registro de la marca SPLENDA (mixta) en clase 5 internacional, a nombre de McNeil PPC Inc., en la base de datos de la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio. 5. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la Sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.» 1.2.
Los hechos 2. La parte actora manifestó que, con fecha 21 de noviembre de 2008, la sociedad McNeil PPC Inc., en adelante McNeil, solicitó ante la SIC el registro de la marca «SPLENDA» (mixta) para distinguir «endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar», productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Mencionó que, una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Colombina S.A., en adelante Colombina S.A., presentó oposición al registro, con base en sus registros marcarios de SPLENDID Nos. 195063, 182582 y 192208, los cuales identifican productos incluidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.
Señaló que, mediante la Resolución No. 39906 del 31 de julio de 2009, la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca «SPLENDA» (mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional. 5. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, Colombina S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la cual fue confirmada en reposición mediante Resolución No. 07628 del 15 de febrero de 2010, y en apelación mediante la Resolución No. 50639 del 24 de septiembre de 2010. 1.3.
Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 1.3.1. Normas violadas 6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición de las resoluciones demandadas, la SIC violó los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.2. El concepto de violación 7.
Sostuvo la parte demandante que, al momento de expedir los actos administrativos demandados, la SIC aplicó erradamente las normas que rigen la materia, pues el signo cuyo registro se concedió no gozaba de distintividad. 8. Refirió que la marca «SPLENDID» se encuentra registrada, desde mucho tiempo atrás, para distinguir entre otros productos «galletería, dulcería, preparaciones hechas de harinas, pastelería y confitería, bizcocho», los cuales son complementarios de aquellos que pretende proteger la marca posteriormente registrada. 9.
Resaltó que, aunque la complementariedad de los productos es baja, lo cierto es que la similitud en la composición nominativa de los signos es alta, por lo cual se debe proceder a rechazar el registro. 10. Adujo que los azúcares y sus derivados se encuentran inmersos en su objeto social y que, con ocasión de la concesión del registro cuya nulidad se demanda, la SIC le ha impedido su pleno ejercicio comercial al desconocer flagrantemente la conexión competitiva entre las marcas enfrentadas. 11.
Sustentó la existencia de conexión competitiva con los argumentos que esgrimió la SIC para negar a la sociedad McNeil el registro de la marca «SPLENDID» dentro del proceso 09-062.319, y concluyó que existe una relación de conexidad «entre los productos de confitería, o chupetines (chupetas), galletería, bizcochería, panes y los endulzantes bajos en calorías / azúcar, endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar».
(subrayas originales) 4 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12. Mencionó que los endulzantes son complementarios de otros productos porque reemplazan al azúcar, en especial, cuando se trata de productos para personas que no pueden consumirla. 13.
Expresó que la marca de la que es titular goza de una larga trayectoria y reconocimiento en el mercado colombiano, lo que la hace suficientemente distintiva para diferenciar productos incluidos en la Clase 30 del nomenclátor internacional. 14. Enlistó los resultados de la encuesta realizada en la que, según su criterio, se evidencia que el consumidor medio asocia que los productos SPLENDID podrían estar elaborados con productos SPLENDA, lo que conlleva una complementariedad entre los mismos, la que evidenció con la publicidad en la que la marca controvertida muestra cómo con los azucares y endulzantes de esta última marca se pueden elaborar “ponqués, panes y galletas”. 15.
Argumentó que con el registro de la marca «SPLENDA», la SIC desconoció el mejor derecho que tiene desde el año 1993 para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza sobre la marca «SPLENDID», y que ello le impide su uso para explotar debidamente el objeto comercial y ampliar el marco de sus negocios. 16.
Sostuvo que en Perú se negó el registro de la marca SPLENDA para amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la conexidad competitiva con la marca SPLENDID. 17. Finalmente, señaló que el acto administrativo demandado es nulo porque la SIC revocó aquellos en los que concedió el registro pese a que en ellos sostuvo que «[a]unque entre las marcas enfrentadas existe confundibilidad, no se cumple la conexión competitiva entre los productos amparados por la cobertura de los mismos, por lo cual se concede el registro […]».
2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio 18. La parte demandada, a pesar de haber sido notificada debidamente, no dio respuesta al escrito de la demanda3. 2.2. Intervención del tercero interesado - McNeil PPC Inc4. 19. El apoderado judicial de la sociedad McNeil PPC Inc., tercero interviniente en el presente proceso, se pronunció en esta etapa procesal afirmando que tiene derecho preferente de registro, en razón de que en algunos actos administrativos logró la 3 Folio 293 del expediente ordinario de la referencia. 4 Folios 200 a 289 de la causa ordinaria. 5 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cancelación parcial de la marca «SPLENDID» para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, entre ellos «pastelería, pan, bizcochos, tortas, harinas y preparaciones hechas de cereales, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para hornear, sal […]». 20.
Refirió que, luego de las cancelaciones parciales, la marca «SPLENDID» quedó vigente únicamente para distinguir «toda clase de confitería y dulcería» y «harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería». 21. Manifestó que la SIC le negó a la actora el registro de la marca «SPLENDID» para proteger un endulzante bajo en calorías, con fundamento en la existencia previa de una solicitud de McNeil para amparar productos similares. 22.
Señaló que Colombina S.A. no tiene un mejor derecho porque cuando se concedió en su favor el registro de la marca «SPLENDA», para efectos de amparar productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional, no existía en trámite ninguna solicitud de la actora para registrar una marca similar. 23. Descartó la conexidad competitiva entre las marcas en conflicto porque los productos de la clase 30 que ampara la marca «SPLENDID», no se asemejan de ninguna manera a los que protege la marca controvertida, entre otras cosas, porque las personas que usan los endulzantes y los sustitutos del azúcar, tienen muy claro que el objeto de los mismos es servir de complemento o adicionamiento de otro producto específico, lo que hace que no se comercialicen por los mismos canales ni se publiciten por los mismos medios. 24.
Agregó que, en su criterio, no es procedente invitar a la SIC a que acoja la doctrina peruana, y aseguró que las decisiones de la oficina de registro de un país miembro, no tienen injerencia alguna en las de otro país miembro. 25. Sostuvo, finalmente, que Colombina S.A. no puede afirmar que, con ocasión de la expedición de las resoluciones demandadas, se vulneró su derecho a la libre empresa porque su capacidad de producir «azúcar, endulzantes de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar» no se vio disminuida, toda vez que no probó tal circunstancia.
3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, emitió la interpretación prejudicial 20-IP-2014 del 16 de julio de 20145, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. 5 Folios 402 a 415 del expediente. 6 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27.
En la mencionada interpretación judicial el Tribunal de Justicia señaló que interpretaría los artículos 134 –literales a), b) y g)–, y 136 –literal a)– de la Decisión 486 de 2000; excluyendo de dicho análisis los artículos 154 y 155 al considerar que no eran relevantes para resolver el caso objeto de estudio. Así mismo, y de oficio, indicó que estudiaría el contenido de los artículos 224, 228 y 229 de la misma normatividad andina.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, resolvió: «[…]
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si e signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.
Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el jugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.
TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto SPLENDA y los denominativos SPLENDID, SALTIN SPLENDID y SALADITAS SPLENDID, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
CUARTO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos SPLENDA y SPLENDID, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
QUINTO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
SEXTO: En aras de generar una correcta armonía en relación con las distintas figuras para la protección de la propiedad intelectual, al analizar la conexión competitiva es muy importante establecer el grupo de productos que amparen los signos en conflicto. Para esto, es esencial fijarse en los actos previos que afectaron dicho ámbito de protección, como podría ser el caso de nulidades parciales de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, o las 7 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cancelaciones parciales por no uso en el marco del artículo 164 de la misma normativa.
Con esto se puede generar un escenario real de análisis. En este último caso, y de conformidad con el caso concreto, la corte consultante deberá establecer si la cancelación parcial que esgrime el demandante en relación con el signo SPLENDID elimina totalmente el riesgo de confusión en el público consumidor. Que se haya declarado la cancelación parcial por no uso no elimina la posibilidad de que se genere confusión en relación con productos relacionados o conexos.
De todos modos, es un asunto a tener muy en cuenta sobre todo para determinar, a ciencia cierta, el grado de error en que podría ser inducido el consumidor, y lograr una correcta sincronía entre la finalidad de la figura de la cancelación por no uso, el desarrollo empresarial, y el derecho de los titulares de signos similares. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.
SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan tas Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.».
4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 28. Mediante auto de 17 de octubre de 20186, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto. El demandante7 y el tercero interviniente8, reiteraron en esencia sus argumentos. 4.1. Intervención de la entidad demandada 29.
El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio9 argumentó que la decisión de conceder el registro obedeció al análisis de la situación fáctica a la luz de la normativa en materia marcaria y en uso de las competencias a ella conferidas por la Constitución y la Ley. 30. Reiteró la ausencia de confundibilidad de las marcas confrontadas y, en ese orden de ideas, solicitó remitirse a los fundamentos de los actos administrativos demandados y/o enjuiciados. 31.
Por último, solicitó denegar las pretensiones de la demanda impetrada por Colombina S.A. y, en consecuencia, absolver a dicha entidad de cualquier tipo de responsabilidad en su haber. 6 Folio 441 del expediente ordinario de la referencia. 7 Folios 443 a 447 del plenario ordinario. 8 Folios 448 a 457 de la causa ordinaria. 9 Folios 458 a 462 del expediente. 8 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.2.
Intervención del Ministerio Público 32. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa10 rindió concepto el día 20 de noviembre de 201811, dentro del cual solicitó a la Sección Primera de esta Corporación acceder al petitum de la demanda promovida por la sociedad Colombina S.A. 33. Sostuvo que, en el caso objeto de controversia: «[…] encontramos en los signos en conflicto, similitudes ortográficas que permiten se pueda advertir una similitud fonética dada la reproducción en los dos signos de las letras S-P-L-E-N-D, que por lo demás es una palabra que evoca lo espléndido, por lo cual existe también similitud conceptual.
Examinadas entonces las marcas como un conjunto, vemos similitudes en el aspecto denominativo de las mismas […] las similitudes fonéticas y gramaticales entre los signos los hace confundibles; independientemente del hecho de que con el registro otorgado para el uso de la marca SPLENDA no consigan ofrecerse productos elaborados para el consumo, sino únicamente un ingrediente que es azúcar sin calorías.
Lo anterior, debido a la complementariedad de los productos comprendidos en las CLASES 5° y 30 INTERNACIONAL […]». 34. En síntesis, consideró que el signo solicitado, SPLENDA (mixto), no cumple con el requisito de distintividad necesario para ser registrado como marca, teniendo en cuenta que resulta ser confundible respecto a la marca previamente registrada SPLENDID, tanto en sus aspectos gramaticales como fonéticos.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. El problema jurídico 35. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Colombina S.A. con miras a que se decrete la nulidad de las Resoluciones núms. 39906 del 31 de julio de 2009, 07628 del 15 de febrero de 2010 y 50639 del 24 de septiembre de 2010, a través de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «SPLENDA» (mixta) para distinguir «endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar», productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad McNeil PPC Inc. 36.
La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que el signo SPLENDA es confundible y genera riesgo de asociación con la marca SPLENDID, previamente registrada en la clase 30 del nomenclátor internacional. 10 Doctor Iván Darío Gómez Lee. 11 Folios 464 a 471 del expediente de la referencia. 9 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.2.
La causal de irregistrabilidad en estudio 5.2.1. Violación de los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de 2000 37. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial, indicó como normas violadas los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación solo desarrolló lo relacionado con la vulneración del referido artículo 136 literal a). 38.
Ciertamente el cargo de violación se circunscribe a considerar que los signos confrontados son confundibles y que no cuentan con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la clase 5ª del nomenclátor internacional. 39. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134, 154 y 155 literal d), en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) ejusdem, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 5.2.2.
Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 40. En la interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia señaló que: «[S]e hará la interpretación solicitada, salvo la de los artículos 154 y 155 que no son relevantes para resolver el caso bajo estudio […] De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa […]».
Por lo tanto, la Sala únicamente realizará el estudio de la situación fáctica en relación con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, además, con los artículos 224, 228 y 229 ibidem, cuyo tenor literal es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o productos, o para productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] 10 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. […].» 5.3.
El examen de registrabilidad 41. De la lectura detallada del precitado literal a) del artículo 136, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o productos identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 11 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42.
Aunado a lo anterior, la mencionada norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, servicios o productos identificados por estos, sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 43. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia ha sostenido que: «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»12. 44.
Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 45. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o productos; y la indirecta, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, dos productos que se le ofrecen con un origen empresarial común13. 46.
Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que «[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]»14. 47.
En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, comoquiera que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 5.4. Las reglas de cotejo marcario 48.
Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria15 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. 15 Ibidem. 12 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «[…] 1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto). 49.
De lo anterior se tiene que, para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual. 5.5. Conexión competitiva 50. Al respecto, es necesario advertir desde ya, que la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ellos en el mercado. 51.
Lo anterior por cuanto, como lo ha advertido el Tribunal de Justicia, también debe atenderse la clase de servicios o productos que se busca distinguir con cada uno de los signos comparados y, por ello, han de considerarse igualmente los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por ellos. 52.
Reiterando su jurisprudencia16, sostuvo el Tribunal de Justicia que la conexión competitiva se determina por: (i) la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; (ii) los canales de comercialización; (iii) si la publicitan por similares medios; (iv) la relación o vinculación entre los productos; (v) el uso conjunto o complementario de productos, y (vi) si los productos pertenecen a un mismo género. 53.
Siguiendo los lineamientos de la Alta Corporación supranacional, cuando se analiza la conexión competitiva, se debe tener en cuenta la regla de la especialidad 16 Ver entre otras 148-IP-2005; 84-IP-2015; 114-IP-2003; 441-IP-2015; 423-IP-2015. 13 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuyo objetivo es prohibir el registro de marcas que amparen servicios o productos idénticos muy similares o que utilicen denominaciones idénticas o similares. 54.
En relación con la conexión competitiva, el Tribunal de Justicia ha dicho: «[…] Este Tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos así: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor […] b) Canales de comercialización […] c) Medios de publicidad idénticos o similares […] d) Relación o vinculación entre productos […] e) Uso conjunto o complementario de productos […] f) Partes y accesorios […] g) Mismo género de los productos […] h) Misma finalidad […] i) Intercambiabilidad de los productos […].17 55.
Ahora bien, el Tribunal de Justicia enunció la regla de la especialidad, en los siguientes términos: «[…] “El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y productos determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.
Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva, porque aunque dos productos puedan tener la misma naturaleza o género, si para el consumidor es relativamente claro que sus productores son diferentes, no habrá conexión competitiva entre ellos; asimismo, dos productos completamente disímiles pueden compartir el mismo canal de comercialización y medio de publicidad, sin que por ello se pueda predicar su conexión competitiva, por lo que para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros […]»18. 56.
El Tribunal de Justicia ha dejado sentada la necesidad de que el examinador aprecie en conjunto dichos criterios tomando en cuenta la concurrencia o no de los elementos que puedan inducir a confusión al consumidor; asimismo, el Alto Tribunal precisó que dos signos idénticos pueden coexistir en el mercado y ser registrados cuando distinguen productos que se diferencien perfectamente. 57.
En relación con el tema, la doctrina ha dicho: «[L]a consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos sus productos […]»19. 17 Ibidem. 18 Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del proceso 148-IP-2005. 19 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Ob. Cit. Pág. 278. 14 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.6. El caso concreto 58. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: 5.6.1.
La comparación de los signos 59. La Sala inicialmente corroborará la naturaleza de los signos enfrentados como se observa a continuación: Marca posteriormente registrada (Mixta) Marcas previamente registradas SPLENDID (Nominativa) (Mixta) 60. Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran que son mixtas y una nominativa, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 61.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 62.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia en el Proceso 26-IP-1998, señaló: «[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]». 63.
Sobre este asunto, esta misma Sala, en decisión de fecha 21 de abril de 2016, indicó lo siguiente: 15 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]»20. 64.
En atención a lo anterior, y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales, que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Marca posteriormente registrada S P L E N D A 1 2 3 4 5 6 7 Marcas previamente registradas S P L E N D I D 1 2 3 4 5 6 7 8 65.
Se procede a continuación a comparar los signos confrontados: SPLENDA (Mixta) SPLENDID (Mixta – Nominativa) Consonantes: S - P – L – N - D Consonantes: S – P – L – N - D - D Vocales: E – A Vocales: E – I 66. A partir del análisis de la extensión de las marcas sometidas a cotejo y de su composición silábica y gramatical, se puede determinar que las marcas confrontadas se componen de un número igual de sílabas, coinciden en una de sus dos vocales (E) y en 5 de las 6 consonantes que las componen (S, P, L, N y D). 67.
Cabe advertir que la única diferencia entre los dos signos radica en sus terminaciones, la que para la marca solicitada es “DA”, y, por ende, no provee suficientes diferencias frente a la terminación “ID” de la marca “SPLENDID”, de manera que el consumidor pueda diferenciarlas. 68. Esta configuración de los signos permite concluir que gramaticalmente presentan un grado de similitud sustancial y evidente que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor.
Lo anterior se puede confirmar del análisis visual de las marcas en cuestión: SPLENDA – SPLENDID - SPLENDA – SPLENDID 20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Radicación No. 11001032400020100047100. C.P. Doctor Guillermo Vargas Ayala. 16 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SPLENDA – SPLENDID - SPLENDA – SPLENDID SPLENDA – SPLENDID - SPLENDA – SPLENDID 69.
Ahora bien, desde el punto de vista fonético también existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma casi idéntica, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás. 70.
En lo atinente al aspecto ideológico, resulta necesario mencionar que las marcas enfrentadas SPLENDID y SPLENDA evocan la misma idea, en tanto que ambas contienen la expresión “SPLEND”, la cual es evocativa de la palabra laudatoria “ESPLÉNDIDO”. 71. Previas las anteriores consideraciones, la Sala recuerda que esta Sección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la similitud de las marcas SPLENDA y SPLENDID.
En efecto, en sentencia de 16 de diciembre de 202021, la cual se prohíja en esta oportunidad, se precisó lo siguiente: «[…] Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “SPLENDID” y “SPLENDA”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que las marcas cotejadas comparten la partícula “SPLEND”; y que la única diferencia radica en sus terminaciones que para la marca solicitada es “ID”, la cual no provee suficientes diferencias frente a la terminación “A” de la marca “SPLENDA”, de manera que el consumidor pueda diferenciarlas.
Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la partícula “SPLEND”. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal similitud: SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID-SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID-SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID-SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID-SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas evocan la misma idea, en tanto que ambas contienen la expresión “SPLEND”, la cual es evocativa de la palabra laudatoria “ESPLÉNDIDO”, que significa “[…] magnífico, dotado de singular excelencia […]”, conforme consta en la página web http://www.rae.es23.
Sobre el particular, cabe advertir que respecto a la similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse. 21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación No. 11001032400020110008500. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 23 Diccionario de la Real Academia Española.
Consultada el 9 de diciembre de 2020. 17 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, en sentencia de 1o. de junio de 202024, que ahora se prohíja, se denegó la nulidad de los actos acusados, proceso en el que coinciden las mismas partes y el cargo alegado, esto es, el relativo a la similitud entre las referidas marcas.
En dicho pronunciamiento, se señaló: “[…] Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que las marcas cotejadas comparten la partícula “SPLEND”; y que la única diferencia radica en sus terminaciones que para la marca solicitada es la letra “A”, la cual no provee suficientes diferencias frente a la terminación “ID” de la marca previamente registrada, de manera que el consumidor pueda diferenciarlas.
Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la partícula “SPLEND”. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal similitud: SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas evocan la misma idea, en tanto que ambas contienen la expresión “SPLEND”, la cual es evocativa de la palabra laudatoria “ESPLÉNDIDO”, que significa “[…] magnífico, dotado de singular excelencia […]”, conforme consta en la página web http://www.rae.es26.
En conclusión, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486, en cuanto que existe similitud desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual entre las marcas cotejadas. […]”. De lo precedente, la Sala concluye que, al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado “SPLENDID” y la marca “SPLENDA”, existe riesgo de confusión directa.
Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero […]». 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de junio de 2020, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 11001032400020110008800. 26 Diccionario de la Real Academia Española.
Consultada el 15 de febrero de 2019. 18 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 72. Así las cosas, esta Sala reitera que existe una similitud gramatical, visual, fonética y conceptual entre los signos confrontados, habida cuenta que la única variación introducida es el cambio de la vocal I por la A y, que la marca previamente registrada, tiene una letra adicional. 73.
En lo que tiene que ver con la conexidad competitiva, alegada por la parte actora y rechazada por el tercero con interés en el proceso, resulta de importancia estudiar el principio de especialidad toda vez que los signos confrontados amparan productos comprendidos en las clases 5ª y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 74.
Sobre la existencia de conexidad competitiva cuando los signos confrontados amparan productos incluidos en la misma clasificación del nomenclátor internacional, el Tribunal de Justicia ha señalado lo siguiente: «[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 19 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]27». 75. En el sub examine, se tiene que la marca cuestionada «SPLENDA» se solicitó para amparar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: «endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar»28. 76.
Por su parte, las marcas previamente registradas «SPLENDID» (nominativa y mixta), registradas bajos los Nos. 195063, 182582 y 192208 distinguen productos de la clase 30 del nomenclátor internacional, a saber: «Toda clase de confitería y dulcería»; «Toda clase de confitería y dulcería. Productos preparados con harinas y cereales como «Toda clase de confitería y dulcería. Productos Preparados con harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería y galletería»; «Preparados con harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería y galletería» y, «Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería», respectivamente. 77.
Con base en las reglas sobre conexidad competitiva, la Sala considera que, además de que en el presente caso los signos confrontados amparan productos incluidos en diferentes clases, no existe entre ellos conexión competitiva; toda vez que los productos amparados, por uno y otro, se dirigen a consumidores diferentes; tienen finalidades disímiles, porque no son sustituibles entre sí, y tampoco son complementarios. 78.
En efecto, los productos que ampara el signo cuestionado se dirigen a los consumidores que ingieren alimentos o bebidas bajas en calorías o que, para endulzarlos emplean sustitutos del azúcar ya sea por motivos de salud o de estética, mientras que aquellos que amparan las marcas previamente registradas tienen como destinatarios a personas que consumen pan, pasteles, galletas, confites, dulces, los que por naturaleza tienen un alto valor calorífico que por regla general no requieren o no utilizan substitutos del azúcar y, que por obvias razones no pueden ser o no son consumidos por quienes médica o estéticamente no los usan. 79.
Es importante traer a colación lo que ha dicho el Tribunal de Justicia sobre la conexión competitiva de dos marcas cuando los consumidores de sus productos son diferentes: «[…] si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva […]»29. 27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 609-IP-2015. 28 Certificado de registro No. 410817. 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 609-IP-2015. Citada en Consejo de Estado, Sala de lo 20 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 80.
Tampoco puede predicarse la identidad en cuanto a la finalidad de las marcas cuestionadas, toda vez que, como anteriormente se señaló, la marca cuyo registro se controvierte ampara productos que buscan mantener bajo el nivel de azúcar de quien los consume, ya sea porque deben o desean mantener un peso bajo o porque sufren de enfermedades cardiacas, son diabéticos; finalidad que no es ciertamente la que tienen los productos ofertados por las marcas registradas en favor de la sociedad opositora. 81.
En consonancia con lo dicho, se tiene que los productos de las marcas en conflicto no comparten los mismos canales de comercialización; ello porque difícilmente una persona que, por problemas de salud o por el deseo de una apariencia estética más llamativa, busca los endulzantes en los sitios donde se expenden galletas, dulces y en general confitería, a menos que también sean bajas en calorías, aspecto que no alegó la parte actora, lo que permite colegir que los productos no son complementarios ni sustituibles entre sí. 82.
Sobre el particular, la Sala ya se había pronunciado concluyendo que no existía conexidad competitiva entre las marcas SPLENDA y SPLENDID, tal y como se observa a continuación: «[…] En efecto, no son productos sustituibles entre sí, pues el consumidor de un producto de los amparados por la marca cuestionada “SPLENDA”, como, por ejemplo, el interesado en adquirir un producto de azúcar de bajas calorías, difícilmente podría decidir en sustituir dicho producto por dulcería, confitería (que no tienen azúcar de bajas calorías ni substitutos de azúcar), que ofrece la marca cuestionada.
Ni son complementarios, pues el consumo de los productos de la marca cuestionada no genera la necesidad de confitería, bizcochos, pastelería, dulcería, ya que los productos amparados por la marca cuestionada se relacionan con azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar y los productos de las marcas previamente registradas con productos de consumo humano, que no tienen restricción de valor calórico de azúcar […]»30. 83.
En atención al referido pronunciamiento, para la Sala es claro que no existe conexión competitiva entre los productos protegidos por las marcas registradas y los que ampara el signo cuestionado, de manera que pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin que haya riesgo de confusión. 84. En este contexto, para la Sala resulta claro que, en el presente caso, la marca controvertida «SPLENDA» que ampara «endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar», productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional, cumple con el requisito de registrabilidad, descartándose, por ende, la trasgresión del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación 11001032400020090031400. Sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 30 Consejo de Estado. Sección Primera. Radicación 11001-0324-000-2011-00088-00. Sentencia de 1° de junio de 2020. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 21 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 85.
En relación con el valor probatorio de los pronunciamientos que hizo la SIC en los actos administrativos en relación con la confundibilidad de las marcas SPLENDA y SPLENDID y que enlistó la parte actora; así como sobre el antecedente peruano en relación con el mismo tema, la Sala también prohíja las consideraciones realizadas en la sentencia de 1° de junio de 2020, proferida dentro del expediente radicado con el núm. 11001-0324-000-2011-00088-00, que sobre el tema señaló: «[…] Ahora, en lo concerniente al argumento de que se debe tener como elemento de juicio el antecedente peruano, caso núm. 320655-2007, así como las resoluciones núms. 5241 de 29 de enero de 2010 (Expediente núm. 09-06.2319), 16624 de 31 de marzo de 2009 (Expediente núm. 08-081.931), 26987 de 29 mayo de 2009 (Expediente núm. 04-042.274), 28583 de 30 de diciembre de 1996 (Expediente núm. 92-239185), expedidas por la SIC, traídas a colación por la actora, la Sala estima que no se puede aplicar el criterio utilizado en los citados casos porque la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas31.
Aunado a lo anterior, la Sala debe señalar que si bien es cierto que en el expediente obra un estudio de mercado, titulado ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID, realizado por la YANHAAS, con el objeto de determinar el nivel de asociación entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, lo cierto es que a esta Sala le corresponde realizar el examen de la registrabilidad de las marcas cotejadas, atendiendo a los criterios que se esbozan en la interpretación prejudicial, rendida por el Tribunal en este proceso, la cual es vinculante, de conformidad con el artículo 3532 de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina.». 86.
En conclusión, y siguiendo los precedentes de esta Sala de Decisión33, la Sala considera que entre las marcas cotejadas no existe conexidad competitiva que pueda generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y, por lo tanto, no se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, ni se desconoció derecho alguno de la actora como titular de las marcas “SPLENDID”, previamente registradas. 87.
Lo anterior implica que la legalidad de los actos administrativos demandados se debe mantener incólume y, consecuencialmente, se deben negar las pretensiones de la demanda, tal como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006500. 32 Artículo 35.
El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal. 33 Cabe agregar que, recientemente, en este mismo sentido, ya se pronunció la Sala de Decisión de la Sección Primera de esta alta Corporación, tal y como ocurrió en providencia calendada el 31 de marzo de 2022; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2022, Exp.
No. 11001-0324-000-2011-00086-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 22 Radicacion: 11001032400020110008700 Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: ARCHIVAR el expediente, una vez en firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (20)