CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Pfizer Products Inc. Tema: Registro como marca del signo “MAXONE” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 26696 de 30 de abril de 20131 y 23655 de 10 de abril de 20142, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “MAXONE” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Max International, LLC.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Max International, LLC., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1.
Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: (i) Resolución N° 26696 de 30 de abril de 2013, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca mixta "MAXONE” para distinguir productos de la Clase 05, específicamente “suplementos dietéticos y nutricionales”;
(ii) Resolución N° 23655 de 10 de abril de 2014, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante y confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 26696 de 30 de abril de 2013, en el sentido de 1 Folios 3 a 9 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 10 a 15 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 16 a 30 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca mixta MAXONE en la Clase 05. 2.2. Que, como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca “MAXONE" (mixta) a nombre de MAX INTERNATIONAL, LLC., en los mismos términos establecidos en la solicitud de registro de la marca, es decir, para distinguir "suplementos dietéticos y nutricionales", productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3.
Que la sentencia resultante de este proceso sea publicada en ¡a Gaceta de la Propiedad Industrial […]”4 (negrilla y mayúsculas del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Manifestó que la sociedad Max International, LLC. solicitó el registro como marca mixta del signo “MAXONE” para reivindicar productos de la clase 5ª6, estos son, “[…] suplementos dietéticos y nutricionales […]”. 4.
Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial, no se presentó oposición por parte de terceros. 5. Anotó que, a través de la Resolución 26696 de 30 de abril de 2013, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca mixta solicitada “MAXONE” para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor internacional, con fundamento en el cotejo, realizado de oficio, con la marca “ZITHROMAX ONE” cuyo titular es Pfizer Products Inc. 6.
Sostuvo que, frente a esta decisión Max International, LLC. presentó recurso de apelación, el cual se resolvió a través de Resolución 23655 de 10 de abril de 2014, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en el sentido de confirmar la Resolución 26696. I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1.
Fundamento de derecho 7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a). 4 Folios 48 y 49 C pp. 5 Folio 18 C pp. 6 Folio 62 C pp.
Versión 9. 7 Folios 19 a 29 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAXONE” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al argumentar que es similarmente confundible con la marca “ZITHROMAX ONE” que ampara productos de la misma clase.
Ello, comoquiera que entre estos signos distintivos existen diferencias que los distinguen, sin que se genere un riesgo de confusión en el público consumidor. 9. Explicó que la SIC omitió realizar un cotejo adecuado, pues no estudió el signo en su conjunto, sino que hizo un examen parcial donde fraccionó las denominaciones. Por el contrario, ortográfica, visual e ideológicamente las marcas son diferentes.
Asimismo, la percepción sonora es disímil. 10. Argumentó que “[…] los productos que se pretenden distinguir con la marca MAXONE son específicos y limitados a “suplementos dietéticos y nutricionales’’, los cuales son de venta libre, mientras que la marca previamente registrada es un antibiótico, que obligatoriamente requerirá fórmula médica para poder adquirirlo en el mercado.
Teniendo en cuenta lo anterior, dichos productos corresponden a un mercado especializado, son objeto de interés de consumidores específicos, lo cual impide que se configure la asociación o el riesgo de confusión […]”. 11. Finalmente, sostuvo que “[…] la SIC erró al realizar el cotejo marcario, al considerar que las expresiones MAX y ONE de la marca registrada son dos diferentes, pues contrario a este análisis, se tiene que la marca registrada se compone solamente por dos palabras ZITHROMAX y ONE y no de tres, por lo que no se puede realizar la comparación de la expresión MAX de forma aislada […]”.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 13.
Explicó que las marcas son semejantes ortográfica y fonéticamente, por lo que el signo solicitado no es distintivo. Lo anterior comoquiera que “[…] la marca solicitada está compuesta por un elemento sobre el cual pesa la distintividad de la marca previamente registrada, [por lo que, causarían] en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que son prestados por un mismo ente y que quizás la supresión de la 8 Folios 78 a 89 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio expresión ZITHR y la unión de las expresiones MAX y ONE, y la presentación del diseño gráfico, son parte de la innovación hecha a la marca original, es decir, se genera la denominada confusión indirecta […]”. 14.
Manifestó que “[…] el signo MAXONE pretende identificar productos que no solo pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada, sino que también se identifican plenamente con los mismos, pues pertenecen a la categoría de suplementos y sustancias dietéticas para uso médico y comparten por lo tanto objeto y finalidad.
Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar los productos de su preferencia (confusión directa) y el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta) […]”. II.2. Contestación de la sociedad Pfizer Productos, Inc. 15. La sociedad Pfizer Productos, Inc., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada9 del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 16. La sociedad Max International, LLC. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 16 de septiembre de 201410 en contra de las Resoluciones 26696 de 30 de abril de 2013 y 23655 de 10 de abril de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 17. Mediante auto de 22 de octubre de 201511 se inadmitió la demanda y la parte demandante la corrigió dentro del término legal. 18.
Por auto de 10 de diciembre de 201512 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Pfizer Productos, Inc. El 20 de enero de 201613 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 19. A través de providencia de 25 de mayo de 201614 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó 31 de marzo de 201715. 20.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes; se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes. 9 Folios 68, 76 y 94 pp 10 Índice 1. ° aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 11 Folios 42 y 43 C pp. 12 Folios 64 a 66 C pp. 13 Folio 66 vto C pp. 14 Folio 95 C pp. 15 Folios 104 a 111C pp 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 21.
Mediante auto de 30 de mayo de 201816 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 544-IP-2018 de 28 de febrero de 202017 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el 151 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró que: “[…].
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.’ Procede la interpretación solicitada por ser la norma aplicable al caso concreto. 2. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486, para analizar la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] 3.
Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los 16Folios 114 a 117 C pp. 17 Folios 149 a 161C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula, subraya y negrilla del original). 23.
Mediante auto de 13 de julio de 202018 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 24. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante19 y la SIC20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 25. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 26. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 26696 de 30 de abril de 201322 y 23655 de 10 de abril de 201423, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “MAXONE” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Max International, LLC. 27.
La Sala deberá analizar si entre el signo solicitado y la marca nominativa “ZITHROMAX ONE”24 para identificar productos de la misma clase, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así 18 Folio 164 C pp. 19 Folios 169 a 172 C pp. 20 Folios 179 a 181 C pp. 21 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 22 Folios 3 a 9 C pp.
“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 23 Folios 10 a 15 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 24 Certificado 301904 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio como lo dispuesto en el 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 28.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 29. La sociedad demandante solicitó se declare la nulidad de las Resoluciones 26696 de 30 de abril de 201325 y 23655 de 10 de abril de 201426, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “MAXONE” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Max International, LLC.
IV.4. Análisis del caso concreto 30. La SIC, mediante los actos administrados acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “MAXONE” para reivindicar productos de la clase 5ª27, estos son, “[…] suplementos dietéticos y nutricionales […]”. 31. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es similarmente confundible con la marca nominativa “ZITHROMAX ONE”, esto es, al ser ortográfica, fonética e ideológicamente diferentes. 32.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 544-IP-2018 de 28 de febrero de 202028 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el 151 ibidem. 33. Así las cosas, el texto de las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de 25 Folios 3 a 9 C pp.
“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 26 Folios 10 a 15 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 27 Folio 62 C pp. Versión 9. 28 Folios 149 a 161C pp. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 34. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 35.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Signo solicitado por la parte demandante29 (mixto) Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 29 Folio 62 C pp. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso30 ZITHROМАХ ONE (nominativa) Certificado: 301904 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 36.
Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “MAXONE” con la marca nominativa previamente registrada, es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto del signo mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 37.
En efecto, de la revisión del signo mixto se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 38.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 39.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”31. 40.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que en el signo mixto objeto de cotejo el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales de las marcas en conflicto. 30 Folio 5 C pp. 31 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 41. Ahora, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 42.
Sobre el particular, la Sala advierte que las expresiones “MAX” y “ONE” que hacen parte de los signos distintivos cotejados, resultan ser de uso común en la clase 5ª del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados32.
“MAX” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. LOMAX VIRBAC S.A. 5ª 264798 FOSAMAX MERCK SHARP & DOHME CORP. 5ª 236110 MAXHUEVOS LAB BIOFREN S.A.S. 5ª 234208 PLAGMAX LABORATORIOS LA GARDENIA LTDA 5ª 262920 “ONE” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. ONE PRESS JOHNSON & JOHNSON 5ª 371969 SYNVISC-ONE GENZYME CORPORATION 5ª 399519 ONE PER MEAL RADICAL SHIELD GRUPO OMNILIFE S.A. DE C.V. 5ª 399521 32 Consulta realizada el 16 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 43.
Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “MAX” y “ONE” son de uso común y débil, respecto de los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común que forman parte de las marcas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al ser excluidas: i) en el signo solicitado lo reduciría de tal manera que resulta imposible hacer una comparación y; ii) estas no pueden fraccionarse al encontrarse unidas en la denominación, tanto en el signo como en la marca, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto. 44.
Adicionalmente, la Sala pone de presente que tanto “MAX” como “ONE”, son términos de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente el vocablo “ONE”, pero se mantuviera el análisis con base en “MAX”, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 45.
Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP-2022, aplicable en este proceso, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.
Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorando en su conjunto. 46. Ahora, la Sala precisa que la expresión “ZITHRO” que hace parte de la marca previamente registrada no resulta ser de uso común en la clase 5ª del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados33. 47.
Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y la marca, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de 33 Consulta realizada el 16 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 48.
Por lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Signo solicitado M A X O N E 1 2 3 4 5 6 Marca previamente registrada Z I T H R O M A X O N E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 49.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que el signo “MAXONE” está compuesto por una sola palabra, de 2 sílabas, 6 letras, 3 consonantes (M-X-N) y 3 vocales (A-O-E) y la marca registrada previamente “ZITHROMAX ONE”, posee dos palabras, 4 sílabas, 12 letras, 7 consonantes (Z-T-H- R-M-X-N) y 5 vocales (I-O-A-O-E). 50.
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala considera que, si bien las marcas confrontadas presentan diferencias en su estructura global, esto es, al componerse de distinta cantidad de palabras, letras y sílabas, también lo es que ambas coinciden en el elemento denominativo de mayor fuerza distintiva, esto es, la expresión “MAXONE / MAX ONE”. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51.
En efecto, el signo solicitado reproduce íntegramente dicha denominación, diferenciándose únicamente en la unión o separación de las palabras, circunstancia que no atenúa el riesgo de confusión, habida cuenta de que la percepción del consumidor medio recae principalmente sobre la coincidencia sustancial de dicha expresión. 52. En cuanto al análisis fonético, la Sala observa que la pronunciación de los signos “MAXONE” y “ZITHROMAX ONE” no presenta diferencias sustanciales desde la perspectiva sonora, en tanto todos comparten la denominación “MAXONE / MAX ONE”, cuya acentuación en las últimas sílabas le otorga una fuerza auditiva distintiva dentro del conjunto. 53.
Al respecto, en sentencia de 18 de junio de 202034, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 54. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: MAXONE – ZITHROMAX ONE – MAXONE – ZITHROMAX ONE – MAXONE MAXONE – ZITHROMAX ONE – MAXONE – ZITHROMAX ONE – MAXONE MAXONE – ZITHROMAX ONE – MAXONE – ZITHROMAX ONE – MAXONE MAXONE – ZITHROMAX ONE – MAXONE – ZITHROMAX ONE – MAXONE 55.
Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala constata que la sonoridad entre los signos comparados es similar, al punto de no percibirse diferencias sustanciales cuando se pronuncian en voz alta. Esta similitud se debe, principalmente, a que el signo solicitado incorpora por completo la marca “MAXONE / MAX ONE”. 56. Cabe advertir que los elementos adicionales presentes en la marca registrada (“ZITHRO”) carecen de la fuerza suficiente para reducir la similitud por la coincidencia en “MAXONE / MAX ONE”, lo que produce un riesgo de confusión fonética directa. 34 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. M.P.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 57. Es así como, la Sala, en sentencia de 23 de noviembre de 202335, al cotejar la marca concedida mediante los actos acusados en ese caso, la cual reproducía en su totalidad una marca previamente registrada, consideró: “[…] en cuanto a la composición ortográfica de la marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso, se tiene que comparte la misma conformación que la segunda palabra de la marca previamente registrada (LUMILUX) y, en ese sentido, contiene una reproducción de la misma.
De allí que, la Sala advierte que existe semejanza ortográfica entre las marcas cotejadas, toda vez que la palabra LUMILUX, en la marca previamente registrada, es la que posee la fuerza distintiva dentro del conjunto marcario y, en ese sentido, al ser reproducida totalmente por la marca concedida mediante los actos administrados acusados, se crea una similitud en este criterio.
Asimismo, la Sala precisa que, si bien la marca previamente registrada cuenta con la expresión OSRAM, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que, como se expuso supra, la carga distintiva recae sobre la expresión que se reproduce por completo en la marca concedida, esto es, LUMILUX, lo que determina que dicha marca no sea suficientemente distintiva y diferente a la marca previamente registrada respecto del criterio ortográfico.
De otro lado, la Sala advierte que, la marca concedida, no cuenta con otras expresiones adicionales que permitan diferenciarla de la marca previamente registrada, pues se encuentra conformada por la expresión LUMILUX, la cual es, se reitera, la expresión con fuerza distintiva dentro del conjunto marcario de la marca previamente registrada […]” (negrilla fuera de texto). 58.
La Sala prohíja el criterio expuesto supra y considera que existe semejanza ortográfica y fonética entre el signo y la marca cotejada, pues el signo reproduce en su totalidad la marca previamente registrada, sin denominaciones adicionales que le otorguen una carga semántica particulizadora. 59. Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que los signos en conflicto contienen las siguientes expresiones: i) MAX36, que corresponde a la abreviatura de máximo, esto es “[…] Más grande que ninguno en su especie […] Límite o punto más alto en cantidad, calidad o intensidad a que se puede llegar […]”37; ii) ZITHRO, la cual no tiene significado pero podría ser evocativo de la azitromicina, componente activo utilizado para tratar infecciones bacterianas; y ii) ONE, expresión en inglés que significa “[…] uno […]”38. 35 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de noviembre de 2023. Rad.: 2016-00492-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 36 Consultado en https://www.rae.es/diccionario-estudiante/m%C3%A1x. 37 Consultado en https://www.rae.es/diccionario-estudiante/m%C3%A1ximo 38 Consultad en https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 60.
Al respecto, en cuanto a las palabras que se encuentran en idioma extranjero y en relación con este tipo de expresiones, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 202339, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 61. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00.
MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”. (negrilla fuera del texto). 62.
En ese contexto, la Sala considera que, aun cuando la palabra ONE no corresponde a la raíz equivalente de UNO en español, su significado conceptual se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, máxime cuando es un vocablo de uso común para la clase 5ª del nomenclátor internacional. 63. Ahora, la Sala advierte que, aunque las marcas cotejadas están compuestas de los elementos en los términos expuestos líneas atrás, en su conjunto, corresponden a expresiones nuevas, por lo tanto, se consideran como signos de fantasía, al no tener una acepción conceptual clara en el contexto del mercado colombiano, tal como se explicó previamente. 64.
Teniendo en cuenta lo anterior la Sala considera que, en su conjunto, el signo y las marcas corresponden a una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, por lo que son de fantasía. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque40. 65. De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de “MAXONE” y “ZITHROMAX ONE”, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 66.
En consecuencia, al tratarse de signos de fantasía sin contenido conceptual evidente, no es posible realizar una diferenciación desde este enfoque, lo que refuerza la necesidad de concentrar el análisis en los elementos ortográficos y fonéticos, en donde, como se ha señalado, sí existen coincidencias relevantes que configuran riesgo de confusión al existir una reproducción. 67.
Cabe advertir que, tratándose de signos distintivos destinados a identificar productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, el análisis de confundibilidad debe ser especialmente riguroso. Esto se justifica debido al impacto que una posible confusión podría tener sobre la salud de los consumidores, quienes, en muchos casos, no cuentan con conocimiento técnico suficiente para diferenciar entre marcas similares y dependen de la correcta identificación del producto para su uso adecuado.
En este contexto, incluso una semejanza ortográfica o fonética mínima puede generar riesgos significativos, tanto en el proceso de prescripción como al momento en el cual se entrega el medicamento o suplemento dietético. 68. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre el signo y la marca previamente registrada. 40 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 69. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 70.
La Sala pone de presente que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 71. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201841 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 41 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 72. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos determinar dicha conexidad. 73.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 74. En el caso sub examine, el signo solicitado “MAXONE” lo fue para distinguir productos de la clase 5ª42, estos son, “[…] suplementos dietéticos y nutricionales […]”. 75.
Por su parte, marca nominativa “ZITHROMAX ONE”43 también ampara productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional, a saber: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 76.
Al comparar los productos indicados supra, la Sala observa que cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 77. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos de la clase 5ª identificados por las marcas confrontadas incluyen productos dietéticos, lo que indica que están dirigidos a un mismo segmento de mercado y cumplen una función análoga.
La posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los productos de ambas marcas para suplir una misma necesidad resulta evidente. 78. En este contexto, existe una alta probabilidad de que un consumidor elija de manera indistinta productos de una u otra marca para suplir la misma necesidad de tratamiento dietético o nutricional, lo cual permite concluir que los bienes son intercambiables desde el punto de vista funcional. 42 Folio 62 C pp.
Versión 9. 43Certificado 301904. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 79. Lo anterior, determina una identidad respecto de este tipo de bienes, al tratarse de productos del mismo género, destinados al mismo segmento del mercado.
Esta coincidencia refuerza el riesgo de asociación, en tanto los productos podrían ser percibidos por el consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculados funcional o comercialmente. 80. Respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que los productos amparados por los signos distintivos confrontados dentro de la clase 5ª comparten un entorno funcional común, en especial en el ámbito médico.
En efecto, productos farmacéuticos, son tipos de compuestos médicos que pueden ser consumidos juntamente con suplementos dietéticos o formar parte de una misma estrategia terapéutica o nutricional. Esta relación funcional refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo entre los productos y, por ende, entre las marcas que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión sobre su origen empresarial, como se precisó con antelación. 81.
La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En efecto, en el ámbito farmacéutico, es usual que ciertas preparaciones médicas se prescriban o consuman conjuntamente para lograr un efecto tratamiento integral. 82.
En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por ambos signos, toda vez que comparten características funcionales, finalidades terapéuticas similares, y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como farmacias, establecimientos especializados en productos de salud y bienestar.
Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 83. Finalmente, como se consideró líneas atrás, tratándose de la clase 5ª, el análisis debe ser más riguroso, en tanto el riesgo de confusión no solo compromete los intereses comerciales de los titulares marcarios, sino también la protección del consumidor y el interés público en materia de salud pública. 84.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala resalta que, en el presente caso, los productos identificados por los signos cotejados poseen un alto grado de relevancia desde la perspectiva del interés público, dado su impacto potencial en la salud. 85. Algunos productos que ampara la marca previamente registrada, tales como productos para destruir animales dañinos, herbicidas y fungicidas tienen naturaleza tóxica o biocida, lo que implica un riesgo directo si no son diferenciados adecuadamente en el mercado.
Por tanto, el riesgo de confusión entre productos exige un análisis más estricto de diferenciación marcaria. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 86. La similitud en los productos y su finalidad médica y nutricional aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que “MAXONE” y “ZITHROMAX ONE” son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas.
Lo anterior, en la medida en que el consumidor puede interpretar que los productos de ambas marcas provienen del mismo empresario, dado que, además de compartir la clase 5ª del nomenclátor internacional y referirse a productos para la salud y bienestar, los signos presentan una estructura similar, donde el signo reproduce parcialmente la marca, como se concluyó con antelación. Esta circunstancia dificulta que incluso un consumidor informado pueda distinguir que los productos de la marca demandada no se relacionan directamente con los de la marca previamente registrada, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de asociación en el mercado. 87.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201544, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 88.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales45: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la 44 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 89. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas, conexión competitiva entre los productos de la clase 5ª que amparan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem.
IV.5. Conclusión 90. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de la marca “MAXONE” para los productos de la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente. En efecto, no se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el 151 ibidem.
Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 91. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00 Demandante: Max International, LLC Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.