11001032400020210028800 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00288-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS "CASTILLA" Y “CASTELLANO”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INVERSIONES JMH S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 11256 de 4 de marzo de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apelación”, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio2.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 3 de diciembre de 2019 el señor ORLANDO JARAMILLO VALENCIA presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “CASTILLA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 313 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con las marcas “CASTELLANO”, previamente registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular. 3º: Que mediante la Resolución núm. 44820 de 4 de agosto de 2020, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Productos agrícolas. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co formulada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto, “CASTILLA”, para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor ORLANDO JARAMILLO VALENCIA. 4°: Que contra la citada decisión el señor ORLANDO JARAMILLO VALENCIA interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 11256 de 2021, proferida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión anterior, declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “CASTILLA”, para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del citado señor.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto la marca cuestionada, “CASTILLA”, es similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “CASTELLANO”. Señaló que al cotejar las marcas enfrentadas desde los puntos de vista ortográfico y fonético, la marca solicitada reproduce a las previamente 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registradas, toda vez que ambas están constituidas por el mismo lexema y comparten el mismo fonema.

Adujo que también existen semejanzas desde el punto de vista ideológico, por cuanto las expresiones objeto de controversia evocan la misma idea en la mente del consumidor, esto es, la de un castillo derivada del contenido de las mismas. Agregó que existe una evidente relación conceptual entre “CASTELLANO” y “CASTILLA”; y que al analizar todos los elementos de las marcas cotejadas (gráficos y nominativos), es posible observar que éstos hacen alusión a la idea de un castillo, lo cual constituye, a su juicio, una evidente similitud ideológica entre éstas.

Indicó que entre los productos que distinguen las marcas comparadas existe conexidad competitiva, puesto que la previamente registrada ampara, entre otros, arroz; la cuestionada identifica productos agrícolas, los cuales son fácilmente asociables dadas sus finalidades; y que, adicionalmente, los productos agrícolas de la Clase 31 incluyen todo tipo de grano en su estado natural, por lo que comparten una misma naturaleza. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que si bien es cierto que en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza se excluye, específicamente, el arroz, también lo es que la producción de los artículos de la Clase 30 implica necesariamente el desarrollo de aquellos comprendidos en la Clase 31 como materia prima, razón por la cual dentro de su sector relevante y en el ámbito del consumidor final del producto, puede haber una estrecha relación en cuanto a los orígenes empresariales de las marcas confrontadas.

Mencionó que debido a la alta similitud entre los signos distintivos enfrentados y la conexidad competitiva entre sus productos, a su juicio, existe un alto riesgo de confusión y asociación debido al posicionamiento de las marcas registradas a su favor, por lo que un consumidor promedio puede llegar a atribuirles a las marcas “CASTILLA” y “CASTELLANO” una relación comercial entre sus propietarios.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que desde el punto de vista ortográfico existen diferencias, a su juicio, evidentes entre las marcas confrontadas, pues la cuestionada está formada por ocho letras mientras que la previamente registrada se compone de diez letras; y que si bien comparten el uso de algunas de éstas dicha situación se ve diluida en atención a la falta de conexidad entre los productos que amparan dichas marcas.

Manifestó que no existe conexión competitiva entre los productos que amparan las marcas objeto de controversia, ya que los productos agrícolas presentan diferentes finalidades a aquellos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y que la Clase 31 excluye específicamente el arroz, al igual que las salsas, pastelería, confitería y helado.

Que, al realizar el estudio de conexidad entre los productos que reivindica una y otra marca, se deduce que, de acuerdo con el funcionamiento habitual del mercado, no es común ver que el empresario que se dedica a la producción y cultivo de frutas y verduras incursione sin mayor esfuerzo en la producción de alimentos procesados, en especial, porque cada uno de ellos requiere para su adecuada prestación, de experiencia y un conocimiento especializado, así como un considerable patrimonio apto para ejecutar. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.2.

El señor ORLANDO JARAMILLO VALENCIA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 5 Índice 11 del expediente digital. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma consiste en determinar si la Resolución núm. 11256 de 4 de marzo de 2021, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “CASTILLA”, a nombre del señor ORLANDO JARAMILLO VALENCIA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera o no lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que es evidente, a su juicio, que la marca solicitada presenta un riesgo de confusión con las marcas previamente registradas, no solamente desde el punto de vista nominativo, por la similitud de los términos “CASTILLA” y “CASTELLANO”, sino también desde el punto de vista gráfico, pues ambas marcas incluyen: i) el elemento nominativo en el centro; ii) un ovalado vertical con una etiqueta atravesando el óvalo; y iii) presentan un castillo de tres torres.

IV.-2. La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que contrario a lo expuesto por la actora, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y, en consecuencia, no pueden llevar al público consumidor a confusión sobre los productos que identifican considerados en sí mismos ni sobre su procedencia empresarial, pues sus extensiones son muy diferentes.

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardó silencio. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210028800, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 11256 de 4 de marzo de 2021, concedió el registro de la marca mixta “CASTILLA” al señor ORLANDO 7 Proceso 63-IP-2023. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co JARAMILLO VALENCIA, para amparar los siguientes productos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos agrícolas […]”.

A juicio de la demandante, la marca cuestionada, “CASTILLA”, es similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “CASTELLANO”. Señaló que al cotejar las marcas enfrentadas desde los puntos de vista ortográfico y fonético la marca solicitada reproduce a las previamente registradas, toda vez que ambas están constituidas por el mismo lexema y comparten el mismo fonema.

Adujo que también existen semejanzas desde el punto de vista ideológico, por cuanto las expresiones objeto de controversia evocan la misma idea en la mente del consumidor, esto es, la de un castillo derivada del contenido de las mismas. Por su parte, la SIC señaló que desde el punto de vista ortográfico existen diferencias, a su juicio, evidentes entre las marcas confrontadas, pues la cuestionada está formada por ocho letras mientras que la previamente registrada se compone de diez letras; y que si bien comparten el uso de algunas de éstas dicha situación se 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ve diluida en atención a la falta de conexidad entre los productos que amparan dichas marcas.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 266-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20228, 261-IP-20229, 350-IP-202210 y 391-IP-202211, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA CUESTIONADA12 MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADA13 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “CASTILLA”, como lo es la cuestionada, con otras marcas mixtas “CASTELLANO”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en éstas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque 12 Folio 45 del cuaderno físico núm. 1. 13 Folio 45 del cuaderno físico núm. 1. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios14 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 14 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones Prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.

Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada15, a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, figuraban registradas para las citadas clases 30 y 31 las siguientes marcas, que contienen las expresiones “CASTI” y “CASTE”:.- Clase 30: MARCA TITULAR CASTELLANA 104 (mixta) PANADERIA Y PASTELERIA LA CASTELLANA 104 S.A.S. CASTELAR (mixta) GALLEGO GOMEZ EDUER ALONSO CASTELLINI (mixta) ICOHARINAS SAS IL CASTELLO COCINA ITALIANA (mixta) SANDRA CATALINA GOMEZ MARIN GIANLUIGI GAUDENZI ARBELAEZ 15 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 14 de febrero de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VARIEDAD CASTILLO (mixta) FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA CASTIPAN (nominativa) DINAS DISTRIBUTION CORP CASTILLO DE WANDRA (mixta) RAFAEL DEL CASTILLO & CIA. S.A. 3 CASTILLOS (mixta) CAFE CASTILLO DE SANTANA S.A.S.- Clase 31: MARCA TITULAR FINCA LA CASTELLANA (mixta) FINCA LA CASTELLANA SAS ENCASTE (mixta) AGROPECUARIA CAOVA SAS PISCÍCOLA GUAJIRA FISH BY JUAN CASTELLAR (mixta) PISCICOLA GUAJIRA FISH S.A.S VARIEDAD CASTILLO (mixta) FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 3 CASTILLOS (mixta) CAFE CASTILLO DE SANTANA S.A.S CASTILLA (mixta) ORLANDO JARAMILLO VALENCIA Lo anterior pone de manifiesto que se trata de unas expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de las clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser las expresiones “CASTI” y “CASTE” de uso común, no pueden ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 202016, en la que el Tribunal precisó: “[…] 5.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de una marca con elementos de uso común, esto es, “CASTE”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general17.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “CASTI” y “CASTE” que forman parte de las marcas enfrentadas no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al estar 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00061-00. 17 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constituidas por una sola palabra, éstas no pueden fraccionarse18, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, esto es, “CASTILLA” y “CASTELLANO”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente terminación y extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada, “CASTILLA” se conforma por una (1) palabra, tres sílabas (3) (CAS-TI-LLA), cinco (5) consonantes (C-S- T-L-L) y tres (3) vocales (A-I-A), mientras que las marcas 18 Regla fijada por la Sala en sentencia de 23 de noviembre de 2023, en la que se precisó lo siguiente: “[…] Por todo lo anterior, la Sala considera que si bien es cierto que las partículas “CA” y “P” deberían ser excluidas del cotejo marcario, comoquiera que son elementos químicos que resultan ser descriptivos, al consistir en ingredientes de los productos que distingue la marca cuestionada, también lo es que al excluirlos dicha marca se reduciría de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, comoquiera que, por un lado, la marca cuestionada está formada por una sola palabra, que no puede ser fraccionada y, por el otro, está compuesta por otros elementos de uso común (“SILI” y “MAG”), como se pasará a explicar a continuación. […]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2018-00107-00.

Posición que fue reiterada en sentencia de 15 de diciembre de 2023, en la que la Sala sostuvo: “[…] Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “SILVER”, que forma parte del signo y marca enfrentados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que dichas expresiones están formadas por una sola palabra, que no pueden ser fraccionadas, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto. […]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2019-00406-00. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registradas, “CASTELLANO”, está compuesta por una (1) palabra, cuatro (4) sílabas (CAS-TE-LLA-NO), seis (6) consonantes (C-S-T-L-L-N) y cuatro (4) vocales (A-E-A-O).

Ahora, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten en su inicio una partícula, “CAST”, la cual, como ya se dijo, es de uso común y por lo tanto inapropiable, también lo es que la marca cuestionada, a diferencia de las marcas opositoras, está compuesta en su final por el vocablo “LLA”, mientras que las segundas comprenden una terminación diferente con la partícula “ANO”, por lo que se generan unas expresiones completamente diferentes y distintivas, que hacen distintiva a la marca cuestionada “CASTILLA” frente a las marcas opositoras “CASTELLANO” y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En efecto, la marca cuestionada al estar acompañada en su terminación con una partícula diferente “LLA”, genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas, “CASTELLANO”. En otras palabras, el vocablo “ANO” de las marcas opositoras y la partícula “LLA”, de la marca cuestionada refuerzan las diferencias 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”19, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las marcas enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida en que corresponden a expresiones totalmente diferentes.

Referente a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que tanto las terminaciones “LLA” y “ANO”, esta última de las marcas previamente registradas “CASTELLANO”, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CASTELLANO – CASTILLA – CASTELLANO – CASTILLA – CASTELLANO – CASTILLA CASTELLANO – CASTILLA – CASTELLANO – CASTILLA – CASTELLANO – CASTILLA CASTELLANO – CASTILLA – CASTELLANO – CASTILLA – CASTELLANO – CASTILLA CASTELLANO – CASTILLA – CASTELLANO – CASTILLA – CASTELLANO – CASTILLA Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de letras, sílabas y culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.20 En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la marca cuestionada “CASTILLA”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española21, significa: “[…] 1. exprs. coloqs.

U. para alentarse alguien a sí mismo o para animar a otras personas para obrar libre y desembarazadamente. […]”. 20 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. 21 https://dle.rae.es/castilla?m=form, Consultado el 22 de mayo de 2024. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, cabe señalar que la expresión “CASTILLA”, en la actualidad, también hace parte del nombre de dos regiones de España, éstas son, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Por su parte, la palabra “CASTELLANO”, que hace parte de las marcas opositoras, se define como22: “[…] Lengua española, especialmente cuando se quiere distinguir de alguna otra lengua vernácula de España. […]”. De conformidad con lo anterior, la Sala observa que las expresiones “CASTELLANO” y “CASTILLA” resultan arbitrarias, dado que son palabras con un significado conocido en el idioma castellano, pero que no guardan relación, respectivamente, con los productos que identifican, así como tampoco evocan sus características o propiedades.

En consecuencia, la Sala concluye que al comparar ideológicamente las marcas enfrentadas son conceptualmente distintas23. 22 https://dle.rae.es/castellano?m=form, Consultado el 22 de mayo de 2024. 23 Criterio fijado por la Sala en sentencia de 18 de junio de 2021, en la que se dijo lo siguiente: “[…] Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que los signos enfrentados son diferentes, pues la expresión cuestionada “GASOLINA”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española23 significa “[…] 1.

F. Mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles e inflamables, más ligeros que el gasóleo, obtenidos de la destilación del crudo de petróleo y su posterior tratamiento químico, que se usa como combustible en algunos tipos de motores […]”. Por su parte, el nombre y enseña comercial “GAS” ha sido definido como “[…] 1. m. Fluido que tiende a expandirse y que se caracteriza por su baja densidad, como el aire […]”.

Aunado a lo anterior, la Sala observa que las expresiones “GAS” y “GASOLINA” resultan arbitrarias, dado que son palabras con un significado conocido en el idioma castellano, pero 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas enfrentadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas que no guardan relación, respectivamente, con las actividades y productos que identifican, así como tampoco evocan sus características o propiedades. […] En consecuencia, la Sala Concluye que al comparar ideológicamente la marca solicitada con el nombre comercial y la enseña comercial son conceptualmente distintas. […]” (Destacado fuera de texto).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2010-00562-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “CASTILLA”, para amparar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00288-00 Actora: INVERSIONES JMH S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de mayo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.