CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Referencia: Nulidad Relativa Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado Sociedad Cementos Argos S.A. Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL - Propiedad Industrial - Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Reglas de Cotejo marcas mixtas con nominativas – Reglas de Cotejo de marcar mixtas con marcas nominativas compuestas – marca derivada.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A., -en adelante Cales y Derivados-, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 61608 de 30 de noviembre de 2009, 5225 de 29 de enero de 2010 y 21755 de 27 de abril de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SIC- concedió el registro de la marca «RIOCLARO» (mixta) en favor de la sociedad Cementos Argos S.A. – en adelante Cementos Argos-, para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Cales y Derivados presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se interpretó como de nulidad relativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20002, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: 1 El 15 de diciembre de 2010, Folio 83 cuaderno principal 2 En el auto admisorio de 27 de mayo de 2011, se interpretó como de nulidad relativa. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «1.

Que se declare que son nulos los actos administrativos contenidos en las siguientes decisiones administrativas: 1.1. Resolución No. 61608 del 30 de noviembre de 2009, emanada de la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró INFUNDADA la oposición formulada por CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CAARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. y en consecuencia, CONCEDIÓ a favor de la sociedad ARGOS S.A. de Barranquilla, Atlántico, la marca mixta RIOCLARO, en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.

Resolución 5225 del 29 de enero de 2010, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial CONFIRMÓ la decisión contenida en la resolución No. 61608 de 30 de noviembre de 2009. 1.3. Resolución No. 21755 de fecha 27 de abril de 2010 proferida por el señor Superintendente de la Superintendencia Delegada para la Propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual CONFIRMÓ la decisión contenida en la Resolución 61608 de 30 de noviembre de 2009. 1.4.

Que como consecuencia de dichas declaraciones de nulidad demandadas se restablezca el derecho de la sociedad que en este proceso represento, declarando FUNDADA la oposición presentada por la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A, domiciliada en Medellín, Antioquia, República de Colombia, a la solicitud de registro de la marca RIOCLARO (MIXTA) […]. 2.

Que por consiguiente, se cancela y deja sin efectos el certificado de registro No. 401153 asignado a la marca RIOCLARO (MIXTA), en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, Versión 9, a favor de la sociedad ARGOS S.A. de Barranquilla, Atlántico, República de Colombia, para una vigencia hasta el 30 de noviembre de 2019, para distinguir: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS, TUBOS RÍGIDOS NO METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN;

TODA CLASE DE CEMENTO, CAL, MORTERO, YESO, ASFALTO, PEZ Y BETÚN; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES NO METÁLICAS; MONUMENTOS NO METÁLICOS. 3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que ponga fin al proceso objeto de la presente demanda». I.2. Los hechos 2.

El 11 de marzo de 1986, Cementos Rioclaro S.A. (hoy Cementos Argos3) solicitó el registro de la marca «RIOCLARO» (Mixta) para identificar productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, concedido el 4 de octubre de 1990 bajo el registro 129.9454. 3 En su orden: Registro 169.477: Resolución 48536 del 29/11/1994; Registro 169.478: Resolución 48537 del 29/11/1994;

Registro 169.479: Resolución 48508 del 29/11/1994; Registro 175.822: Resolución 9988 del 16/06/1995; y, Registro 175.823: Resolución 9989 del 16/06/1995. 4 El 5 de enero de 2006, el anterior registro fue transferido a Cementos Argos S.A., dentro del proceso de fusión que se adelantó mediante escritura pública 3264 del 28 de diciembre de 2005 otorgada en la Notaría 3ª de Barranquilla. 3 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.

El 10 de agosto de 1994, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante la Resolución 32965 concedió a la sociedad Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada (hoy Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A.) el Depósito del nombre comercial «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada» bajo el número 8581, para distinguir sus establecimientos de comercio. 4.

Posteriormente, la sociedad solicitó el registro de las siguientes marcas, de las cuales es titular: (i) «RIO CLARO 70-15» (nominativa) para distinguir productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional, (ii) «Cales Rio Claro Derivados Calcáreos» (mixta), siendo Cales y Derivados Calcáreos una leyenda explicativa, para distinguir productos de la clase 19 ibidem, (iii) «Rio Claro Limitada» (nominativa), para distinguir productos de la clase 19 ibidem, (iv) «Cales Rio Claro Derivados Calcáreos» (mixta), siendo Cales y Derivados Calcáreos una leyenda explicativa, para distinguir productos de la clase 1ª ibidem y, (v) «Rio Claro» (nominativa) para distinguir productos de la clase 1ª ibidem. 5.

El 10 de septiembre de 2008, Cementos Argos, solicitó el registro del signo mixto «RIOCLARO»: 6. En la solicitud de registro se refirió que el signo mixto pretendía distinguir «Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; toda clase de cemento, concreto piedras naturales y artificiales, cal, mortero, yeso, asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas», productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. presentó oposición contra la solicitud referida. 7. El 30 de noviembre de 2009, la Directora de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 61608 declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado por Cementos Argos. Frente a dicha decisión, Cales y Derivados presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 4 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 8.

El 29 de enero de 20105, la Directora de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 5225 confirmó la decisión de instancia y concedió el recurso de apelación. 9. El 27 de abril de 20106, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 2175 confirmó la decisión impugnada. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación I.3.1.

Normas violadas 10. La sociedad demandante manifestó que la SIC al expedir los actos acusados vulneró las siguientes normas: - Artículo 297 y 588 de la Constitución Política. - Artículo 6709 y 67110 del Código Civil. 5 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición», dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución 61608 del 30 de noviembre de 2009. 6 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación», dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución 61608 del 30 de noviembre de 2009. 7 «ARTICULO 29.

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.» 8 «ARTICULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.

Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio.» 9 «ARTICULO 670. <DERECHO SOBRE LAS COSAS INCORPORALES>. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad.

Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.» 10 «ARTICULO 671. <PROPIEDAD INTELECTUAL>. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales.» 5 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Artículo 13611, 15412 y 19113 de la Decisión 486 de Comunidad Andina. - Artículo 60514 del Código de Comercio.

I.3.2. El concepto de violación 11. La Sociedad demandante sostuvo que no resultaba procedente el otorgamiento del registro de la marca mixta «RIOCLARO»15 a favor de Cementos Argos, pues previamente Cales y Derivados tenía registradas, además del nombre comercial «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada», las siguientes marcas: MARCA TIPO CLASE NÚMERO DE REGISTRO RIO CLARO 70-15 Nominativa 19 169.477 Mixta 19 169.478 RIO CLARO LIMITADA Nominativa 19 169.479 RIO CLARO Nominativa 1ª 175.822 Mixta 1ª 175.823 12.

Mencionó que, al momento de realizar el cotejo de los signos, la SIC agrupó las marcas opositoras como si se tratara de una sola. Indicó que lo correcto era proferir 11 «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.» 12 «Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.» 13 «Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.» 14 «ARTÍCULO 604.

EXISTENCIA DE NOMBRE COMERCIAL YA DEPOSITADO. Si el nombre estuviere ya depositado para las mismas actividades, la Oficina de Propiedad Industrial lo hará saber al solicitante y si este insistiere, se hará constar en el certificado la existencia del primer depósito.» 15 Mediante Resolución 61608 del 30 de noviembre de 2009. 6 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio un pronunciamiento respecto de cada una de ellas, explicando en cada caso, si la marca objeto de análisis era o no, confundible con el signo en controversia. 13.

Señaló que con el registro de la marca mixta «RIOCLARO» de titularidad de la sociedad Cementos Argos, se desconoció el derecho adquirido que la sociedad demandante ostentaba sobre el nombre comercial16 y sus marcas previamente registradas. 14. Comentó que el componente gráfico de la marca en controversia se encuentra desplazado por el elemento denominativo «RIOCLARO», por tratarse de un dibujo abstracto que no evoca concepto alguno y que no ofrece mayor relevancia desde el punto de vista distintivo.

De ahí que, en el caso del nombre comercial y las marcas opositoras nominativas o mixtas, el elemento preponderante es el denominativo RIO CLARO por ser éste en el que descansa toda la fuerza expresiva, independientemente de que se pronuncie RIOCLARO o RIO CLARO, pues presenta el mismo golpe de voz. 15. Aseguró que la descripción del signo en controversia que hiciera la SIC en la Resolución 61608 del 30 de noviembre de 200917 resultaba «fantástica para el consumidor que es desprevenido y por ende, en la mayoría de los casos no cuenta con dicha imaginación creativa al detenerse a observar la figura bajo la misma óptica del examinador de marras18» 16.

Señaló que a la hora de realizarse el examen de confundibilidad, debió excluirse el elemento gráfico de la marca solicitada, así como las leyendas explicativas de las marcas opositoras, para centrar el análisis en el elemento nominativo RIO CLARO, independientemente de que se escriba en letra imprenta o cursiva, grande o pequeña, en un tono blanquinegro o multicolor, con palabras unidas o separadas, con la expresión ubicada en la parte superior o inferior en la figura en conjunto. 17.

Destacó que, los productos amparados por las marcas en conflicto son ofertados al público en idénticos puntos o sectores de venta, como son las ferreterías o almacenes de cadena tales como Homecenter y establecimientos similares. Este hecho, crea en el consumidor un riesgo de confusión por asociación, independientemente de que las marcas se encuentren registradas en diferentes clases del nomenclátor oficial. 18.

Respecto de la coexistencia pacífica, expuso que en atención a lo dispuesto por el Tribunal de Justicia en la Interpretaciones Prejudiciales 18-IP-98N (US TOP) y 16 Mediante Resolución 32965 del 10 de agosto de 1994, la SIC concedió el Depósito 8581 del nombre comercial Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada para distinguir una empresa comercial, para desarrollar actividades relacionadas con los productos de las clases 1ª, 4ª, 6ª, 19, 37 y 40.

Folio 322 17 Expedida por la Directora de Signos Distintivos, por la cual se decide una solicitud de registro marcario. 18 Folio 69 cuaderno principal 7 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 12-IP-97 (BUSCAP)19, en el presente asunto ésta no se puede predicar porque no se dan los presupuestos20 que se exigen.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio 19. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda21 en forma extemporánea22, por lo que se tiene por no presentada la contestación de la misma. II.2. Intervención del tercero interesado - sociedad Cementos Argos 20.

Cementos Argos, a través de apoderado judicial23 contestó la demanda en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, señalando que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a las normas vigentes al momento de su expedición, resaltando que la marca mixta «RIOCLARO» había sido otorgada con anterioridad al registro de las marcas opositoras e, incluso, al nombre comercial «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada». 21.

Apuntó que, para el momento de expedición de los actos acusados, la sociedad demandante no acreditó la titularidad del nombre comercial «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada» que alega vulnerado y, mucho menos, que el uso de tal nombre fuera anterior y continuo al 10 de septiembre de 2008, fecha en la cual se presentó la solitud de registro de la marca concedida mediante los actos acusados. 22.

Precisó que si bien el Depósito 8581 del nombre comercial «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada»24 hace presumir su uso desde la fecha de su depósito y que los terceros conocen su uso desde la fecha de publicación, lo cierto es que ni el depósito ni la presunción que conlleva, generan un derecho al nombre comercial, tal como lo prevé el artículo 605 del Código de Comercio25.

De ahí que, el depósito 19 Interpretación Prejudicial 18-IP-98N (US TOP) y 12-IP-97 (BUSCAP), reiterada por el Consejo de Estado en el proceso 2001-00312(496) del 3 de marzo de 2005: «Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones de parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear solo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización –expresa o tácita, con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los signos» 20Los presupuestos para la coexistencia pacífica: i) la existencia de dos o más marcas confundiblemente semejantes de dos competidores en forma de producir riesgo o posibilidad de confusión, ii) la coexistencia pacífica entre el primer titular y el segundo, iii) coexistencia por más de dos años y, iv) que no haya reclamación del primer titula 21 Folios 213 a 222 cuaderno principal 22 Auto del 1° de noviembre de 2013.

Folio 229 cuaderno principal 23 Folios 158 a 181 cuaderno principal 24 Para identificar productos de las clases 1, 6, 19 y 31. 25 ARTÍCULO 605. MENCIÓN SOBRE DEPÓSITO ANTERIOR NO DA DERECHO SOBRE EL NOMBRE. El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre. Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación. 8 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio del nombre comercial «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada» a favor de la sociedad demandante, por sí solo no le otorga a su titular el derecho exclusivo de la sola expresión «RIOCLARO» como nombre comercial ni mucho menos del nombre «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada.» 23.

Resaltó que la actora, desde el 23 de diciembre de 2008, cambió su nombre comercial por el de Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. que es sustancialmente diferente al nombre comercial con el que la sociedad actora fundamentó su oposición – «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada»-. Arguyó que, por tal razón, debe entenderse que desde la mencionada fecha cesó el uso del nombre comercial «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada» y con ello, cualquier pretendido derecho sobre el mismo nombre. 24.

Puso de presente que, con anterioridad al registro de las marcas opositoras, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 7494 del 4 de octubre de 1990 concedió el registro de la marca «RIOCLARO» (Mixta) con certificado 129.945 a favor de la sociedad Cementos Rioclaro S.A.26 (hoy Cementos Argos) para identificar: «Materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava; tuberías de gres o de cemento; productos para la construcción de carreteras, asfalto, pez», comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que demuestra que Cementos Argos ostenta la calidad de primera titular de la marca «RIOCLARO» (Mixta), incluso con anterioridad a la solicitud de registro de las marcas opositoras. 25.

Afirmó que el registro del signo otorgado con los actos acusados y certificado 401.153, es prácticamente idéntico al de la marca «RIOCLARO» (Mixta) con registro 129.945, las diferencias entre uno y otro son secundarias. 26. Frente a la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, puso de presente que el examen de confundibilidad debía realizarse, tal y como lo hizo la SIC, sin fraccionar las marcas objeto de cotejo, por lo que la simple coincidencia de las palabras «RIO» y «CLARO» en los signos comparados se ve desplazada por la impresión de conjunto que cada marca despierta. 27.

Manifestó que, en efecto, al tomarse cada uno de los signos opositores comparados por su impresión en conjunto, es posible establecer diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales sustanciales entre la marca en discusión CR + RIOCLARO + diseño y las marcas de la sociedad actora27, que evidencian la ausencia de riesgo de confusión, entre ellos, tal y como se detalla a continuación: 26 La sociedad Cementos RIOCLARO S.A. fue absorbida por la sociedad Cementos Argos S.A. mediante escritura pública 3264 del 28 de diciembre de 2005 otorgada en la Notaría 3ª de Barranquilla, lo que permite inferir que ésta última sociedad ostenta la calidad de primera titular de la marca RIOCLARO (Mixta). 27 CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCÁREOS (Mixta); y CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA. 9 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Marca Otorgada Marcas Opositoras (Mixta) Clase 19, Registro 401.153 RIO CLARO 70-15 (Nominativa) Clase 19, Registro 169.477 (Mixta) Clase 19, registro 169.478 RIO CLARO LIMITADA (Nominativa) Clase 19, Registro 169.479 RIO CLARO (Nominativa) Clase 1ª, Registro 175.822 (Mixta) Clase 1ª, Registro 175.823 28.

En atención a lo anterior, reiteró que debido a que la marca «RIOCLARO» (Mixta) otorgada mediante los actos acusados, no presenta riesgo de confusión respecto de ninguna de las marcas opositoras, al consumidor medio le resulta fácil diferenciarlas entre sí sin incurrir en riesgo de confusión por asociación. 29. Adicionalmente, resaltó que, prueba de la contundencia de las diferencias entre los signos en controversia, radica en que las marcas opositoras lograron el registro de sus marcas con posterioridad al registro del signo «RIOCLARO» (Mixto) clase 19 con registro 129.945 del 4 de octubre de 1990 a favor de Cementos Rioclaro S.A. (Hoy Cementos Argos), la cual guarda idénticas características que la que obtuvo el registro a través de los actos acusados. 30.

Destacó que los productos de las marcas de la clase 1ª en discusión no guardan una verdadera similitud con aquellos de la clase 19 que ampara la marca objeto de controversia. Precisó que éstos no son sustituibles, en tanto que el cemento - producto de la marca (mixta) «RIOCLARO» clase 19- no suple la función del adhesivo industrial –producto de las marcas mixta y nominativa «RIO CLARO» opositoras de la clase 1ª- ni viceversa.

Por tal efecto, los mencionados productos no son intercambiables. Tampoco son accesorios o complementarios, pues el uso del cemento no supone el uso conjunto ni complementario de un adhesivo industrial, ni viceversa. 31. Expresó que, si bien los mencionados productos pueden venderse en ferreterías y almacenes de cadena, tal circunstancia carece de suficiente relevancia como para determinar la conexidad competitiva, pues en ese tipo de almacenes se venden diversos tipos de bienes que hace que la alegada similitud de los productos pase desapercibida. 10 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 32.

En lo que tiene que ver con la coexistencia pacífica de la marca «RIOCLARO» con los signos opositores28, sostuvo que la marca «RIOCLARO» (Mixta) clase 19 registro 129.945 concedida mediante Resolución 7494 del 4 de octubre de 1990, no solo es anterior al registro de las marcas opositoras, sino que ha coexistido con los signos opositores desde el registro de los mismos, lo cual elimina cualquier posible riesgo de confusión alegado por la sociedad demandante.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, -en adelante el Tribunal de Justicia-, emitió la Interpretación Prejudicial 246-IP-2015 del 20 de octubre de 201629, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. 34.

En la mencionada interpretación judicial señaló que se interpretarían los artículos 136 literal a) y b) y 191, solicitados por la Corporación consultante y, de oficio los artículos 150, 190, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000. Consideró que el artículo 154 Ibidem no sería interpretado, por no ser aplicable al caso objeto de estudio. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, llegó a las siguientes conclusiones: «1.

Protección del nombre comercial. Modificación del nombre comercial manteniendo los elementos esenciales. 1.8. De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso como explícitamente en ellas se determina, y por lo tanto puede afirmarse que la protección jurídica del mismo consagrada en este Ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como a la vez así lo precisa el artículo 191 arriba citado. 1.8.3.

Aspectos a tener en cuenta en relación con la prueba del uso sustancial en el mercado. […] Un nombre comercial registrado de una manera y usado de una manera sustancialmente distinta, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real, sustancial y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

En consecuencia, un nombre comercial usado con modificaciones no sustanciales no impediría la pérdida su (sic) uso continuo. Por lo tanto, su protección sería desde su primer uso. 28 Numeral 4.5. Folio 178 cuaderno principal 29 Folios 383 a 409 cuaderno principal 11 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.

Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. 2.7. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en ese caso los productos amparados con los signos “RIO CLARO” (mixto) / (sic) “CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA” (denominativo), RIO CLARO 70-15 (denominativo) y CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCÁREOS (mixto), y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas ese Tribunal. 3.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta «3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de Acuerdo con las particularidades de cada caso. […] 3.4.

En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos confrontados es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: […] 4.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativas compuestos 4.1. Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión del signo mixto RIOCLARO y los denominativos (sic) CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA y RIO CLARO 70 – 15, se abordará el tema planteado. 4.2. Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas30 para el cotejo entre los mismos: […] 5.

Conexión competitiva […] 5.7. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en la que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son susceptibles entre sí para 30 I84-IP-2007 del 15 de agosto de 2007 y 16-ip-2014 del 29 de mayo de 2014. 12 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. […] 6. Coexistencia de hecho de marcas 6.5.

En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros).» IV.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 35. Mediante auto del 4 de abril de 201731, se corrió traslado a las partes intervinientes para que, en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto de conformidad con lo dispuesto en al artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 36.

La demandante no presentó alegatos de conclusión, mientras que el tercero interviniente reiteró en esencia sus argumentos32. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. 37. La SIC, a través de apoderado judicial presentó alegatos de conclusión33, indicando que las marcas opositoras están acompañadas de otros elementos, que en el caso de las nominativas, hacen compleja su pronunciación. Es así como, en las mixtas se observa, además, un elemento gráfico que evoca una estructura situada al costado izquierdo, que le otorga distintividad respecto de la marca concedida a Cementos Argos.

Resaltó que ésta última está compuesta por una única palabra ubicada en la parte inferior del elemento gráfico. De ahí que, los mencionados elementos que acompañan a cada una de las marcas en controversia hacían posible su coexistencia en el mercado sin causar confusión en los consumidores. 38. Advirtió que una vez efectuado el examen de registrabilidad entre las marcas en controversia, el signo «RIOCLARO» solicitado por Cementos Argos era suficientemente distinto respecto de las marcas opositoras, lo que demuestra que no existe riesgo de confusión en los consumidores frente a las mismas.

En tal sentido, no procedía dar aplicación a la causal de irregistrabilidad prevista en el 31 Folio 411 cuaderno principal 32 Folios 425 a 446 cuaderno principal 33 Folios 412 a 421 cuadro principal 13 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000, por no afectar indebidamente derecho alguno de un tercero. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.

Competencia 39. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. V.2. Cuestión previa 40.

El despacho a cargo de la sustanciación del presente proceso, mediante auto del 28 de julio de 2022, estimó necesario conocer el estado actual del registro número 169.477 relacionado con la marca «RIO CLARO 70-15» en la clase 19 del nomenclátor Internacional, cuyo titular es la sociedad demandante Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Lo anterior, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular, pues hicieron parte de los títulos de propiedad industrial tenidos en cuenta para estudiar la oposición donde se concedió el registro «RIOCLARO» en la clase 19 del nomenclátor internacional, frente a la cual, entre otras marcas de la opositora, se argumentó confundibilidad en el proceso de la referencia. 41.

Con miras a establecer lo anterior, se ordenó que, por la Secretaría de la Sección, se descargara -del Sistema de Información de Propiedad Industrial - SIPI - de la SIC- el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario número 169.477, relacionado con la referida marca «RIO CLARO 70-15» cuyo titular es la sociedad demandante Cales y Derivados. 42.

Dando cumplimiento a lo anterior, la Secretaría de la Sección remitió con destino a este proceso el certificado del SIPI de la consulta realizada el 8 de agosto de 2022, conforme con el cual, la marca «RIO CLARO 70-15» caducó por falta de renovación dentro del término legal, así: Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) - Reporte detallado de solicitudes Fecha y hora: 08 ago. 2022 04:52:04 p.m. Número de solicitud: 94032646 Referencia de solicitante: Fecha de presentación: 27 jul. 1994 Estado de la solicitud: Caducado Fecha de registro: 29 nov. 1994 Tipo de Signo: Marca Vigencia: 29 nov. 2014 Naturaleza del Signo: Nominativa Bajo oposición: No Nombre del Signo: RIO CLARO 70 15 Signo distintivo Caducado El signo distintivo ha caducado por falta de renovación 14 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 43.

De la anterior información, se dio traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronunciaran al respecto y ejercieran, si lo estimaban pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. Dentro del mencionado traslado, ni la parte demandante o el tercero interesado se manifestaron en algún sentido. 44. En atención a las constancias precedentes, la Sala encuentra que el registro estuvo vigente hasta 29 de noviembre de 2014, conforme consta el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada y que se tuvo en cuenta el periodo de gracia, sin que fuera renovado el mismo. 45.

Sobre el particular, la Sala ha de resaltar que de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 46. Así pues, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 47.

Sobre la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, esta Sala en sentencia de 26 de junio de 202034, consideró lo siguiente: «[…] 55. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 57.

Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.

Así lo ha entendido esta Sección: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicado 11001032400020120029500.

Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 15 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad […]” (Destacado fuera del texto) 48.

De lo anterior se desprende que, debido a que el signo distintivo «RIO CLARO 70-15» (nominativo) de la clase 19 del nomenclátor internacional, con certificado 169.477, se encuentra caducado, será excluido del examen de confundibilidad de los signos distintivos en conflicto. V.3. Problema Jurídico 49. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Cales y Derivados, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones 61608 del 30 de noviembre de 2009, 5225 del 29 de enero de 2010 y 21755 del 27 de abril de 2010, a través de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «RIOCLARO» (mixta) a favor de Cementos Argos, para identificar productos comprendidos en la clase 19 del nomenclátor internacional. 50.

La parte actora señaló que los actos acusados son nulos, al considerar que no era posible conceder el registro del signo (mixto) «RIOCLARO» a la sociedad Cementos Argos, en tanto éste resulta confundible con su nombre comercial y las siguientes marcas registradas: MARCA TIPO CLASE NÚMERO DE REGISTRO Mixta 19 169.478 RIO CLARO LIMITADA Nominativa 19 169.479 RIO CLARO Nominativa 1ª 175.822 Mixta 1ª 175.823 «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada»35 Nombre comercial 1ª 6 19 31 Depósito 8581 V.4.

Las causales de irregistrabilidad en estudio 51. El apoderado de la parte demandante invocó como normas violadas los artículos 29 y 58 de la Constitución Política, 670 y 671 del Código Civil, 136, 154 y 191 de la Decisión 486 de 2000 y, 605 del Código de Comercio. Sin embargo, la Sala ha de poner de presente que la parte actora, al exponer el concepto de violación, se limitó 35 Para identificar productos de las clases 1, 6, 19 y 31. 16 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a desarrollar lo relacionado con la vulneración de los artículos 136, literales a) y b), y, 191 de la Decisión 486 de 2000, que establecen lo siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]» Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.» 52.

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, en la interpretación prejudicial que rindió para el presente asunto, señaló que no debía interpretarse el artículo 154 por no ser aplicable y que, debían tenerse en consideración los artículos 150, 190, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000, a saber: «Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter 17 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.» V.5.

Caso concreto 53. La parte demandante consideró que la SIC erró al conceder el registro de la marca «RIOCLARO» (mixta) en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Cementos Argos por indebida aplicación de los artículos 136, literales a) y b), y 191 de la Decisión 486 de 2000. 54. Para resolver, ha de acudirse a las normas previamente transcritas, las cuales determinan que serán irregistrables aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 55.

Adicionalmente, la norma exige que la alegada identidad o semejanza de los signos y, la relación entre éstos y los productos o servicios que identifican sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 56. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia ha sostenido que «la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»36. 57.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí, como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 58. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios.

Por su parte, la indirecta se caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, dos productos que se le ofrecen con un origen empresarial común37. 59. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que «[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 18 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]»38. 60.

En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, comoquiera que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.6. De las reglas de cotejo marcario 61.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria39 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: «[…] 2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]».

(Resaltado fuera de texto) 62. De lo anterior se tiene que, para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta, en el conjunto del signo, los aspectos de orden visual, ortográfica, fonético y conceptual. 63. Lo anterior, deberá considerar que la confusión visual se produce cuando la imagen que el signo refleja en la mente del consumidor hace creer a éste que adquiere un producto o contrata un servicio que sea adquirir por la marca que lo identifica, pudiendo incurrir en error debido a la similitud ortográfica que se origine 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. 39 Ibídem. 19 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio por la igualdad en las letras, el diseño del logotipo o arte final de la marca gráfica o el elemento predominante en la mixta40. 64.

Por su parte, en especial en lo concerniente a los signos nominativos, el aspecto fonético cobra mayor relevancia pues si el signo tiene una pronunciación de conjunto, una percepción fonética tal que no permita distinguir un sonido de otro, se producirá confusión auditiva entre los signos, lo que impediría su registrabilidad. La misma circunstancia se predicaría de dos signos que pese a tener un componente gráfico adicional al denominativo, el elemento predominante entre uno y otro sea el denominativo. 65.

En consecuencia, lo primero que ha de determinar el juez examinador en cada caso, será establecer cuál es el elemento que prevalece en una marca mixta. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia en la IP-246-IP-2015 del 20 de octubre de 2016 que rindió para el caso sub examine, precisó lo siguiente: «3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 3.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.» 66.

Aunado a lo anterior, ha de considerarse que, en el presente asunto, algunos de los signos mixtos a cotejar contienen una parte denominativa compuesta, para lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció las siguientes reglas para cotejar signos mixtos con parte denominativa compuesta. Precisó que, una vez determinado cuál de los elementos del signo mixto primaba – si el gráfico o el nominativo – debía realizarse el cotejo siguiendo las siguientes reglas: «3.3 En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo41 entre los mismos: 3.3.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 3.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, […]. 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial 20-IP-98 rendida dentro del proceso de radicado 3966, solicitada por Consejo de Estado, Sección Primera, actor: Cementos Rioclaro con sentencia de 28 de octubre de 1999. C.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 41 Estas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014. 20 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos […].» (Resaltado y subrayado fuera de texto) 67. De la jurisprudencia andina en cita se desprende que, para abordar el cotejo de las marcas en conflicto deberá realizarse el análisis de la impresión de conjunto despertada por las marcas, enfocándose en las semejanzas y no en las diferencias.

Posteriormente, deberá determinarse si, en el caso, se deberá seguir la regla general que dicta que es el elemento nominativo el que predomina, o si, por el contrario, es el «elemento gráfico el que produce mayor impresión y recordación en los consumidores», en atención al trazado de las letras, la expresión que conforman el signo y, los colores que lo caracterizan.

V.7. El caso concreto 68. Con la finalidad de aplicar las reglas comparativas, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: Marca Otorgada Marcas Opositoras Nombre comercial Clase 19 Clase 19 Clase 1 (Mixta) Registro 401.153 (Mixta) Registro 169.478 RIO CLARO (Nominativa) Registro: 175.822 «Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada» RIO CLARO LIMITADA (Nominativa) Registro: 169.479 (Mixta) Registro: 175.823 69.

Tal y como se observa de la tabla precedente, el examen de confundibilidad de las marcas en controversia deberá realizarse entre un signo mixto y signos mixtos y nominativos. 70. Cabe resaltar que, de conformidad con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida para el presente asunto42, en tratándose del análisis de confundibilidad entre signos mixtos y nominativos o, entre mixtos, lo primero que ha de determinarse es cuál de los elementos, el gráfico o el denominativo, es el que prima en los signos en controversia. 42 Tribunal de Justicia en la IP-246-IP-2015 del 20 de octubre de 2016. 21 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 71.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto el cual se hará en su conjunto sin fraccionar las marcas objeto de cotejo, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. 72.

Con dicho análisis se determinará cuál de los elementos, si el gráfico o el nominativo prima en uno y otro signo. Para ello, la Sala efectuará el análisis de manera sucesiva, iniciando con la marca mixta «RIOCLARO», objeto de cuestionamiento: 73. Encuentra la Sala que dicho signo está conformado por las letras «C» y «R»43 en color azul, las cuales encajan una en la otra, entre el espacio que se forma en la letra «C» y el semicírculo que forma la letra «R», acompañadas en su parte inferior por la expresión «RIOCLARO» en color azul.

Los mencionados elementos se encuentran contenidos dentro de un recuadro de color curuba con bordes recortados, que, a su vez, cuenta con una franja en color verde manzana en la parte inferior de la palabra RIOCLARO. Sin embargo, de la revisión de la solicitud de registro la Sala encuentra que en esta marca no se solicitó reivindicación ni protección de los colores. 74.

Del análisis precedente, la Sala considera que en este signo mixto prima el elemento nominativo sobre el gráfico, pues de su lectura trae en la mente del consumidor las letras «C» y «R» y la palabra «RIOCLARO» que la distinguen. Por 43 Si bien es cierto que en el escrito de solicitud y en la resolución de concesión del registro marcario en el ítem de denominación del signo aparece únicamente la expresión «RIOCLARO», también lo es que del conjunto se observa la inclusión de las letras «C» y «R», las cuales deben ser tenidas en cuenta en el análisis de confundibilidad, tal y como lo ha considerado esta Corporación en diferentes oportunidades.

Al respecto, la Sala recuerda que en sentencia de 1º de julio de 1999 (Radicado: 3225. Actor: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada. Demandado: SIC. Consejero Ponente: Libardo Rodríguez Rodríguez), la Sección Primera en un asunto de similares supuestos fácticos y jurídicos, esto es, cuando estudió la legalidad de este mismo signo, pero frente al registro 129.945, consideró que debían incluirse en el análisis las letras «C» y «R», tal y como se observa a continuación: «No obstante lo anterior, la Sala analizará el elemento gráfico de la marca controvertida, frente a la marca gráfica que según la demandante es semejante a la primera.

El aspecto gráfico de la marca cuestionada está compuesto por las letras C y R entrelazadas, en tanto que la marca de propiedad de CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. está compuesta por las letras CPR, las cuales se encuentran entre dos barras, una superior y otra inferior, diseños uno y otro que, a juicio de la Sala, no se asemejan. Frente al aspecto fonético de las marcas también considera la Sala que no hay confundibilidad, ya que la cuestionada se pronunciaría CR RIOCLARO, mientras que la marca comparada se pronunciaría simplemente CPR, no presentándose, por lo tanto, semejanza alguna que pueda inducir al público consumidor en error sobre el producto adquirido, esto es cemento.

Es evidente, entonces, que la marca cuyo registro se solicita se anule es suficientemente distintiva, pues los productos que la misma ampara, comprendidos en la clase 19 del artículo 21 del Decreto 755 de 1972, no se confunden con los productos de la sociedad CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. distinguidos con la marca CPR.» 22 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio lo tanto, ni los colores -que no fueron reivindicados en la marca- ni las letras entrelazadas, logran desplazar la atención y la relevancia de las palabras. 75.

Por su parte, las marcas mixtas opositoras «CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCÁREOS» –clase 19 y 1ª respectivamente- son las siguientes: 76. Frente a estos signos, se aprecia que son monocromáticas (blanco y negro) con las palabras CALES+RIO+CLARO+DERIVADOS+CALCÁREOS que acompañan una figura de torre de ladrillo, que se encuentra ubicada al lado izquierdo del signo. 77.

Se evidencia que, en estas marcas, prima el elemento nominativo sobre el gráfico, por cuanto resaltan más las palabras que la imagen de la torre. Lo anterior, en razón a que la torre tiene un tamaño ligeramente menor que el elemento nominativo compuesto – contiene dos o más palabras-. Adicionalmente, el texto, al igual que la torre, están en blanco y negro, por lo que el elemento nominativo al contener varias palabras desplaza la atención del elemento gráfico y la centra en la frase ubicada en el lado derecho. 78.

El elemento nominativo está dispuesto de manera escalonada, ubicando la primera palabra, CALES, en la parte superior de la marca. En el segundo escalón se encuentran las palabras RIO+CLARO. Estas tres primeras palabras están escritas en minúscula, y comparten el mismo trazo y tamaño de letra. La frase termina con las palabras DERIVADOS CALCÁREOS, escritas en mayúscula, pero difieren de las tres primeras en el trazo y el tamaño. De ese elemento nominativo compuesto, destacan las tres primeras palabras CALES RIO CLARO, por tamaño, trazo y su disposición en la parte superior del signo. 79.

De lo expuesto, la Sala encuentra que, tanto en la marca mixta «RIOCLARO» como en ambas marcas mixtas «CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCÁREOS», prima el elemento nominativo. Cuando tal circunstancia se presenta, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto determinó los siguientes parámetros para realizar el cotejo marcario: «3.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta […] 3.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos […] a saber: 3.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función 23 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.3.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.3.3.5.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. […]». (Resaltado de texto original) 80. Previo a realizar el análisis en mención, la Sala estima necesario determinar si, como lo alegó la parte actora, en las marcas opositoras mixtas «CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCÁREOS» - una en clase 19 y otra en clase1a-, las expresiones «CALES» + «DERIVADOS CALCÁREOS» corresponden a frases explicativas de los signos. Adujo la parte actora que, como consecuencia de ello, debían ser excluidas dichas expresiones del cotejo marcario. 81.

Sobre el particular, de la lectura de las solicitudes de registro de las marcas44 mixtas «CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCÁREOS» - clases 1ª y 19 respectivamente- se evidencia que, en efecto, las expresiones «CALES» + «DERIVADOS CALCÁREOS» son leyendas explicativas del conjunto marcario. Por tal razón, deben ser excluidas del cotejo. 44 Consulta de la página oficial SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio, exactamente en los archivos «Registro/Depósito/Concesión/Depósito-Solicitud del Registro» de cada una de las referidas marcas. 24 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 82.

En efecto, sobre las expresiones explicativas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina45 ha considerado dichos elementos deben excluirse del cotejo en atención a que no hacen parte de la misma. En el mismo sentido, esta Sala en sentencia de 20 de noviembre de 2020 consideró: «Por lo anterior y de conformidad con el análisis anteriormente realizado de las marcas mixtas, la Sala considera que las frases EXTRA EXCELSO, ARROZ EXCELSO Y BOCADILLOS, son explicativas y, en ese sentido, no hacen parte de las marcas mixtas objeto de comparación por lo que el cotejo correspondiente se realizará entre el signo solicitado y las marcas mixtas CARIBE y EL CARIBE.»46 (Resaltado fuera de texto) 83.

Adicionalmente, ha de tenerse presente que la expresión «LIMITADA» en la marca nominativa «RIO CLARO LIMITADA» de uso común en la clase 19, tal y como se aprecia en la siguiente tabla: NOMBRE CLASE FECHA DE REGISTRO YESOS LA ROCA LIMITADA 19 21 de enero de 1982 MATERIALES PERDURA COMPAÑÍA LIMITADA 19 27 de julio de 1989 TRITURADORA SARATOGA LIMITADA 19 27 de junio de 1991 LADRILLERA VERSALLES DE RAMIREZ HERMANOS LIMITADA 19 24 de octubre de 2003 COLOMBIANA DE MADERAS DE BALSO LIMITADA – COLMABAL- 19 1 de enero de 1972 CONSTRUCCIONES ANDINAS LIMITADA 19 18 de marzo de 1980 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proceso 39-IP-2012 de 4 de julio de 2012. «[…] Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario […]”.

(Resaltado fuera del texto) 46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Radicado: 11001-03-24-000-2009-00319-00. Actor: Inversiones JEC S.A. Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. 25 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 84.

Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común en los signos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional. Aunado a lo expuesto, se resalta que «LIMITADA» es una palabra que identifica un tipo societario, de conformidad con la regulación del Código de Comercio47, por lo que no puede ser apropiado de manera exclusiva por un titular marcario. 85.

Como consecuencia de ello, la palabra «LIMITADA» debe ser excluida del examen comparativo en la marca nominativa «RIO CLARO LIMITADA», pues su exclusión no reduce el signo a tal punto que resulte imposible hacer la comparación. En ese sentido, se pronunció esta Sala en sentencia de 5 de agosto de 202148, en la que determinó: «Cabe señalar, además, que la expresión “S.A.” es un tipo societario, de conformidad con la regulación del Código de Comercio49, por lo que no puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario, por lo que la Sala procederá a excluirla del cotejo marcario.50 Por lo tanto, al ser partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.» (Resaltado fuera de texto) 86.

En atención a lo expuesto, el examen comparativo se realizará excluyendo las frases explicativas y la de uso común, tal y como se observa a continuación: Signo solicitado y otorgado a Cementos Argos Marcas previamente registradas de Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Clase 19 Clase 19 Clase 1 CR RIOCLARO (Mixta) Registro 401.153 RIO CLARO (Mixta) Registro 169478 RIO CLARO (Nominativa) Registro: 175822 RIO CLARO (Nominativa) Registro: 169479 RIO CLARO (Mixta) Registro: 175823 87.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas, visuales o conceptuales que 47 Código de Comercio. «ARTÍCULO 357. <RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>.

La sociedad girará bajo una denominación o razón social, en ambos casos seguida de la palabra "limitada" o de su abreviatura "Ltda.", que de no aparecer en los estatutos, hará responsables a los asociados solidaria e ilimitadamente frente a terceros.» 48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de agosto de 2021.

Radicado: 11001-03-24-000-2010-00102-00. Actor: ABS RED ASSIST COMPAÑÌA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A. Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 49 “[…] Artículo 373.- La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las letras "S. A. […]”. 50 Criterio señalado en sentencia 18 de junio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicado 2009-00118-00 26 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Signo solicitado C R R I O C L A R O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcas previamente registradas Registros 169.478, 169.479, 175.822 y 175823 88. En cuanto a la similitud ortográfica, los signos en conflicto tienen la siguiente extensión: la marca mixta «CR RIOCLARO» está compuesta por las consonantes «CR» (C-R) y una palabra con cuatro consonantes (R- C- L- R) y cuatro vocales (I – O – A – O), mientras que las marcas opositoras «RIO CLARO» están compuestas por dos palabras, dos sílabas (RIO- CLARO), cuatro consonantes (R- C- L- R) y cuatro vocales (I – O – A – O). 89.

Como se observa, la marca solicitada reproduce en su integridad las marcas opositoras, esto es la expresión «RIOCLARO». Si bien es cierto que la solicitada está acompañada de las letras «C» + «R» éstas no tienen la suficiente relevancia para ser un elemento diferenciador, por lo que la Sala encuentra que tanto la marca solicitada como las previamente registradas, no están acompañadas de otros elementos que les otorguen distintividad, lo que las hace similares. 90.

Aunado a lo anterior, respecto de la revisión tanto del signo solicitado como de las marcas registradas previamente, la Sala también puede concluir que visualmente se presentan similitudes que pueden ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión: CR RIOCLARO – RIO CLARO - CR RIOCLARO – RIO CLARO CR RIOCLARO – RIO CLARO - CR RIOCLARO – RIO CLARO CR RIOCLARO – RIO CLARO - CR RIOCLARO – RIO CLARO CR RIOCLARO – RIO CLARO - CR RIOCLARO – RIO CLARO CR RIOCLARO – RIO CLARO - CR RIOCLARO – RIO CLARO CR RIOCLARO – RIO CLARO - CR RIOCLARO – RIO CLARO CR RIOCLARO – RIO CLARO - CR RIOCLARO – RIO CLARO CR RIOCLARO – RIO CLARO - CR RIOCLARO – RIO CLARO R I O C L A R O 1 2 3 4 5 6 7 8 27 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 91.

La Sala resalta que, desde el punto de vista fonético existen similitudes importantes entre los signos confrontados. Ciertamente, al pronunciar las expresiones «RIO» + «CLARO» de los signos en discusión, de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan en forma idéntica. Ello es así, por cuanto «CR RIOCLARO» suena de forma similar a «RIO CLARO», sin importar que en el signo solicitado las expresiones «RIO» + «CLARO» sean una única palabra, mientras que en las marcas previamente registradas sean dos palabras, pues al ser pronunciadas en forma sucesiva y alternativa, suenan igual. 92.

Es importante resaltar que, para el aspecto fonético, las letras «C» y «R» del signo solicitado tampoco le otorgan distintividad pues la fuerza de la voz y la atención se centran en la palabra «RIOCLARO». 93. Respecto del aspecto ideológico o conceptual, la expresión «RIOCLARO» y las expresiones «RIO» + «CLARO» tienen exactamente el mismo significado, lo cual las hace similarmente confundibles en el mercado, a pesar de ser arbitrarias frente a los productos que pretenden amparar. 94.

Así las cosas, dada la similitud de las marcas en controversia, esto es, la marca mixta «CR RIOCLARO» respeto de las marcas «RIO CLARO» (mixta) y «RIO CLARO» (nominativa), la Sala encuentra necesario verificar la conexidad competitiva. V.7.1. Conexidad competitiva entre productos de distintas clases amparados por signos similares 95.

Frente a la conexidad competitiva que pueda existir entre la marca mixta «CR RIOCLARO» (clase 19) y las marcas «RIO CLARO» (mixta) y «RIO CLARO» (nominativa) de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala ha de precisar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, «[…] En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que permanezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.

La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos»51. 96. Sobre las excepciones a la regla de la especialidad, el Tribunal de Justicia en el presente caso señaló las siguientes reglas: «5.4. Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 51 Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 Y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016 28 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.5.

Para tal efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstas a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo) segundo del artículo 151 de la Decisión 48652 5.6.

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 5.6.1. La inclusión de productos diferentes en una clase de la Clasificación Internacional de Niza. […] 5.6.2. Canales de comercialización. […]. 5.6.3. Similares medios de publicidad. […] 5.6.4.

Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 5.6.5.

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro53».

(Resaltado fuera de texto) 97. Con base en las citadas reglas sobre conexidad competitiva, la Sala observa que los signos distintivos «RIO CLARO»54 (Mixta) y «RIO CLARO» 55(nominativa), de la clase 1a amparan los siguientes productos: «productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria».

En resumen, amparan productos agrícolas, productos químicos para la ciencia, fotografía, abonos, etc. 52 Artículo 151.[…] Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 53 Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 Y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016 54 Registro No. 175.823. 55 Registro No. 175.822 29 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 98.

Por su parte, cabe recordar que los productos de la clase 19 amparados por la marca mixta «CR RIOCLARO» corresponden a «Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; toda clase de cemento, concreto piedras naturales y artificiales, cal, mortero, yeso, asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas». 99.

De lo anterior, fácilmente se puede apreciar que no existe conexidad competitiva de los productos amparados por la marca mixta «CR RIOCLARO» de la clase 19 (materiales de construcción) frente a los productos que ampara las marcas opositoras referidas de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, relativos a productos agrícolas, productos químicos para la ciencia, fotografía, abonos, etc. 100.

Sin embargo, la parte actora alegó que la conexidad competitiva se presentaba específicamente frente a los adhesivos o pegamentos destinados a la industria, que podían ser reemplazados por los cementos de la clase 19 amparados con la marca mixta «CR RIOCLARO». 101. Sobre el particular, es necesario precisar que tal conexión no se presenta, toda vez que los productos amparados por unos y otros se dirigen a consumidores diferentes, por cuanto tienen finalidades disímiles, no son sustituibles entre sí y tampoco son complementarios.

Resulta relevante traer a colación lo dispuesto por el Tribunal de Justicia sobre la conexión competitiva de dos marcas cuando los consumidores de sus productos son diferentes, en tanto que: «[…] si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva […]»56. 102. En efecto, los productos que ampara el signo cuestionado están dirigidos a los consumidores que adquieren «toda clase de cemento» y elementos o materiales construcción, mientras que aquellos que amparan las marcas opositoras, tienen como destinatarios a personas que consumen «adhesivos (pegantes) de uso industrial», productos que, como se advirtió no son sustituibles ni complementarios. 103.

En ese orden de ideas, no existe conexidad competitiva entre los productos que ampara la marca «CR RIOCLARO» (mixta) – clase 19- y aquellos que distinguen las marcas opositoras de la clase 1ª «RIO CLARO» (mixta) y «RIO CLARO» (nominativa). V.7.2. Conexidad competitiva entre productos de la misma clase amparados por signos similares 104.

Resulta pertinente recordar que la marca mixta «CR RIOCLARO» cuyo titular es Cementos Argos, solicitó el registro para distinguir los siguientes productos: «Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 609-IP-2015. Citada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicado 11001032400020090031400. Sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 30 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio construcción; toda clase de cemento, concreto piedras naturales y artificiales, cal, mortero, yeso, asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas» de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 105.

Por su parte, las marcas opositoras -previamente registradas-, mixta «RIO CLARO» y la nominativa «RIO CLARO», ambas fueron registradas para amparar los mismos productos antes referidos de la clase 19 del nomenclátor internacional. 106. En ese orden de ideas, existe similitud entre la marca «CR RIOCLARO» (mixta) y las marcas opositoras «RIO CLARO» (mixta) y «RIO CLARO» (nominativa) y, además, los tres signos amparan los mismos productos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que genera conexidad competitiva entre los productos que distinguen los signos objeto de cotejo. 107.

Adicionalmente, la Sala encuentra que también hay riesgo de asociación que pueda conducir al consumidor a la idea distorsionada de que los productos tienen el mismo origen empresarial o la creencia de que existe una relación o vinculación económica entre Cementos Argos y la sociedad Cales y Derivados Calcáreos Río Claro. 108. Frente a esta circunstancia, el tercero con interés presentó dos argumentos que, en su criterio, permiten que le hubiera sido otorgada la marca mixta «CR RIOCLARO» para amparar productos de la clase 19 del nomenclátor internacional. 109.

El primero de los argumentos, da cuenta de que ésta es una marca derivada de la también marca mixta «CR RIOCLARO», de la cual es titular con el registro 129.945, desde el año 1990. 110. El segundo de los argumentos señala que, si en gracia de discusión, no se aceptara que se trata de una marca derivada, habrá de tenerse en cuenta la convivencia de las marcas opositoras con la marca mixta «CR RIOCLARO» registrada desde 1990, la cual no impidió que fueran registradas las 5 marcas opositoras. 111.

En ese orden de ideas, procede la Sala a analizar los dos argumentos referidos. V.7.3. Marca Derivada 112. A pesar de lo expuesto en el numeral presente, resulta pertinente poner de presente que el tercero con interés alegó que la marca mixta «CR RIOCLARO» registrada con posterioridad a las marcas opositoras, es una marca derivada de la siguiente marca mixta «CR RIOCLARO»: 31 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Reg. 129.945 Reg. 401.153 (Mixta) Clase 19 Concedida mediante Resolución 7949 del 4 de octubre de 1990, para identificar: «Materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava; tuberías de gres o de cemento; productos para la construcción de carreteras, asfalto, pez», comprendidos en la Clase 19 del artículo 20 del decreto 755 de 1972.

(Mixta) Clase 19 Concedida mediante Resolución 61608 del 30 de noviembre de 2009, para identificar: «Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; toda clase de cemento, concreto piedras naturales y artificiales, cal, mortero, yeso, asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos».

De la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 113. Adujo entonces que el signo «CR RIOCLARO» (Mixto) con registro 129.945, fue otorgado por la SIC a favor de Cementos RIOCLARO S.A. (hoy Cementos Argos S.A.) para identificar productos de la clase 19 del Nomenclátor Internacional, con anterioridad a que la parte demandante obtuviera el registro de las marcas opositoras.

Indicó que tal circunstancia denotaba que, Cementos Argos fue quien primero obtuvo el registro de la marca «CR RIOCLARO»», y que se reputaría derivada de esta. 114. En lo que concierne a las marcas derivadas, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado57 que la marca derivada son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o relación con elementos accesorios que la acompañan. 57 Interpretación Prejudicial 529-IP-2016 de 24 de abril de 2017.

Adicionalmente, precisó: […] Sobre la base de los criterios expuestos, se debe establecer si el signo solicitado a registro constituye o no una variación de la marca previamente inscrita, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los servicios revindicados en la solicitud correspondan a los servicios amparados por la marca ya registrada.

Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.» (resaltado fuera de texto original) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 84-IP-2000 de 21 de marzo de 2001. Adicionalmente, se aclaró: «Este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes, al referirse a la figura de la marca derivada: […] Estas “marcas derivadas” –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”. «[…] En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida y, por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca registrada.» 32 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 115.

Por su parte, esta Sala en sentencia de 13 de agosto de 202058 determinó: «[…] la Sala considera que, para que un signo sea considerado como una marca derivada, debe cumplir con varios requisitos, a saber: i) ser solicitado a registro por el titular de una marca registrada anteriormente; ii) que el distintivo preponderante del signo solicitado a registro sea la marca registrada previamente, con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan; y iii) que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada59».

(Destacado fuera del texto) 116. En el presente asunto, la Sala advierte que la marca (mixta) «CR RIOCLARO» no puede considerarse como derivada de la registrada en 1990, por las siguientes razones: 117. En primer lugar, evidencia la Sala que la SIC en la Resolución 61608 de 30 de noviembre de 200960 señaló que la marca (mixta) «CR RIOCLARO» no era derivada de la marca «CR RIOCLARO» registrada en 1990, al considerar lo siguiente: «[…] No obstante lo enunciado, no puede entenderse que la marca solicitada corresponda a una marca derivada del registro No. 129945, por cuanto no se cumplen con los postulados establecidos por el Tribunal Andino, esto es, a) que el signo solicitado verse sobre el registrado con anterioridad, de forma que siempre el signo constitutivo o preponderante de la marca registrada se incluya en el nuevo signo o bien con variaciones no sustanciales o con variaciones que recaigan sobre elementos accesorios – que no alteren la impresión comercial engendrada por la marca registrada – y b) que haga referencia a los productos o servicios amparados, por cuanto la nueva solicitud de registro de marca no podrá ampliar la cobertura inicial o pretender productos o servicios de diferente naturaleza a los ya protegidos» 118.

En efecto, encuentra la Sala que existen diferencias entre un signo y otro respecto de los productos que pretende distinguir en la clase 19, toda vez que el segundo no mantiene todos los productos amparados por la marca registrada desde 1990 – excluye grava y productos para la construcción de carreteras-, e incluye «[…] tubos rígidos no metálicos para la construcción; toda clase de cemento, concreto […] y betún; construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos».

En tal virtud, ha de establecerse si dicha modificación es voluntaria, porque el titular decidió excluir productos y adicionar nuevos o, se genera por la actualización de las versiones de la Clasificación Internacional de Niza de la Clase 19. 119. En 1990, fecha en el que se registró el primer signo mixto «CR RIOCLARO» la versión de la Clase 19 del nomenclátor internacional61 comprendía lo siguiente: «Materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, 58 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2020. Radicado: 11001-03-24-000-2013-00139-00. Actor: MESTRA AG. Demandado: SIC. Consejo Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. 59 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 419-IP-2016 de 29 de octubre de 2016. 60 Folios 16 a 20 del Cuaderno 1 del expediente. 61 Consulta https://www.wipo.int/classifications/nice/en/nice_archives.html Primera edición. 33 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio yeso y grava; tuberías de gres o de cemento; productos de construcción de carreteras; asfalto, brea y betún; casas transportables; monumentos de piedra; chimeneas».

La marca quedó registrada amparando todos los productos de la clase 19. 120. Sin embargo, cabe destacar que mediante Resolución 31120 de 26 de septiembre de 2002, la SIC canceló parcialmente el registro marcario 129.945, en el sentido de excluir los siguientes productos que amparaba la marca mixta «CR RIOCLARO»: «betún, casas transportables, monumentos de piedra; chimeneas».

Como consecuencia de ello, la marca mixta «CR RIOCLARO» con registro 129.945 quedó amparando los siguientes productos de la Clase 19: «materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava, tuberías de gres o de cemento; productos para la construcción de carreteras; asfalto y pez». 121. Ahora bien, observa la Sala que el registro 401.153 de la marca mixta «CR RIOCLARO» amparó todos los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza versión 9ª62 y acogió algunos de los productos que venía amparando la marca desde 1990, excluyendo «grava y productos para la construcción de carreteras».

Adicionalmente, incluyó «betún, casas transportables, monumentos de piedra; chimeneas» productos que habían sido excluidos como consecuencia de la cancelación parcial de la marca mixta «CR RIOCLARO» con registro marcario 129.945. 122. Se puede evidenciar entonces que la marca mixta «CR RIOCLARO» está amparando productos distintos a los de la marca mixta «CR RIOCLARO» previamente registrada en 1990, en la medida que incluyó unos nuevos.

La Sala encuentra que dicha inclusión obedece exclusivamente a la voluntad de Cementos Argos, con lo que amplía la cobertura de productos amparados por la marca previamente registrada. 123. En tal virtud, la Sala encuentra que la inclusión de los productos «betún, casas transportables, monumentos de piedra; chimeneas» nuevos a los que se encontraban amparados inicialmente por la marca mixta «CR RIOCLARO» con registro 129.945, genera que la marca «CR RIOCLARO» con registro 401.153 no pueda reputarse como una marca derivada, en tanto no cumple con uno de los presupuestos para que pueda dársele tal calidad. 124.

En consecuencia, la marca «CR RIOCLARO» con registro 401.153 no goza de la protección derivada de la marca previamente registrada en 1990. 62 Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, Versión 9: «materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos» 34 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.7.4.

Coexistencia de marcas 125. Ahora bien, es preciso analizar lo relativo a la coexistencia de marcas, en tanto, como se ha advertido a lo largo de esta providencia, existe un registro de una marca mixta «CR RIOCLARO» en la clase 19 del nomenclátor internacional que data de 1990, con la cual han coexistido, incluso lograron su registro las marcas opositoras. 126.

Refirió el tercero con interés que, precisamente la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación se refuerza con el hecho de que las marcas opositoras han convivido con la marca mixta «CR RIOCLARO», también de la sociedad Cementos Argos, que ampara productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, con registro 129.945 otorgado el 4 de octubre de 1990.

Arguyó que los argumentos expuestos por la parte actora hubieran entonces impedido el registro de las marcas opositoras en los años 1994 y 1995. 127. Adujo igualmente que los signos registrados en 1990 y 2009 son muy similares, por lo que, si las marcas opositoras habían convivido pacíficamente con éste, sería perfectamente viable el registro de la marca mixta «CR RIOCLARO», a pesar de los registros de aquellas.

Marca Otorgada Marcas Opositoras Clase 19 Clase 19 (Mixta) Registro 129.945 (Mixta) Registro 169.478 RIO CLARO LIMITADA (Nominativa) Registro: 169.479 128. Frente a la coexistencia de marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial emitida en el presente asunto, precisó que «el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un período prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos».

Explicó que «[…] el fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un período considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.» 129.

Adicionalmente, señaló que para determinar la existencia de convivencia pacífica de debían darse los siguientes presupuestos: 35 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «[…] 6.7.1. Debe ser pacífica.

No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 6.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 6.7.3.

Debe darse por un período prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios. 6.7.4.

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 6.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. […]» (Resaltado fuera de texto) 130. En esa línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina63 en las Interpretaciones Prejudiciales 18-IP-98N (US TOP) y 12-IP-97 (BUSCAP), acogida por el Consejo de Estado en el proceso 2001-00312(496) del 3 de marzo de 2005, estableció los siguientes parámetros para la coexistencia pacífica de marcas, a saber: «[…] Los presupuestos para la coexistencia pacífica: i) la existencia de dos o más marcas confundiblemente semejantes de dos competidores en forma de producir riesgo o posibilidad de confusión, ii) la coexistencia pacífica entre el primer titular y el segundo, iii) coexistencia por más de dos años y, iv) que no haya reclamación del primer titular. […]» (Resaltado fuera de texto) 131.

Atendiendo la jurisprudencia transcrita, la Sala encuentra que no se presentan los presupuestos exigidos para que la marca «CR RIOCLARO» (mixta) pueda reputar una convivencia pacífica frente a las marcas opositoras «RIO CLARO» (mixta) y «RIO CLARO» (nominativa) de la clase 19. 132. En primer término, habrá de reiterarse que, como quiera que la marca mixta «CR RIOCLARO» objeto de controversia no es una marca derivada de aquella registrada por Cementos RioClaro – hoy Cementos Argos S.A.- en 1990, no puede derivar derechos de prelación frente a las marcas opositoras, 63 Interpretación Prejudicial 18-IP-98N (US TOP) y 12-IP-97 (BUSCAP), reiterada por el Consejo de Estado en el proceso 2001-00312(496) del 3 de marzo de 2005: «Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones de parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear solo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización –expresa o tácita, con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los signos» 36 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio registradas en los años 1994 y 1995, respectivamente, pues su registro es posterior – año 2009-. 133.

Por tal motivo, en este caso, quien se reputa como primer titular del signo es Cales y Derivados Calcáreos con sus marcas mixtas «RIO CLARO» - clases 19 y 1- y nominativas «RIO CLARO» - clases 19 y 1-, pues sus registros datan de 1994, mientras que la marca mixta «CR RIOCLARO» fue registrada en el año 2009. 134. En segundo lugar, en su condición de primer titular del signo – Cales y Derivados- se ha opuesto desde el momento en que Cementos Argos presentó la solicitud de registro en el año 200864 para registrar la marca mixta «CR RIOCLARO» para distinguir productos de la clase 19 del nomenclátor internacional.

Adicionalmente, interpuso la presente demanda para controvertir el registro otorgado. Por lo tanto, no ha existido un período en el cual se pueda afirmar que han convivido sin que exista un reclamo del primer titular. 135. En ese orden de ideas, no se presentan los requisitos para que se pueda reputar la coexistencia pacífica entre la marca mixta «CR RIOCLARO» clase 19 y las marcas «RIO CLARO» (mixta) y «RIO CLARO» (nominativa) -ambas de la clase 19-. 136.

En consecuencia, la Sala encuentra infundado el argumento del tercero con interés tendiente a establecer que existe una convivencia pacífica entre los signos objeto de cotejo. V.7.5. Protección del nombre comercial 137. Por último, frente a los alegados derechos adquiridos que ostenta la parte demandante frente al nombre comercial «CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LIMITADA» concedido con el Depósito 858165 mediante Resolución 32965 del 10 de agosto de 1994 para distinguir una empresa comercial relacionada con los productos de las clases 1ª, 6ª, 19 y 31, resulta del caso precisar que la Comisión Andina a través de la Decisión 486 dispuso frente al derecho exclusivo lo siguiente: «Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa». 138.

Revisado el caudal probatorio allegado, la Sala advierte que no se evidencia prueba alguna que acredite el primer uso del nombre comercial Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Limitada. Por tal motivo, no pueden derivarse derechos de un nombre comercial cuyo primer uso no ha sido probado. En efecto, en el expediente no se encuentra acreditado que el uso de tal nombre fuera anterior y continuo al 10 de septiembre de 2008, fecha en la cual se presentó la solitud de 64 10 de septiembre de 2008. 65 Folio 322 cuaderno principal 37 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio registro de la marca concedida mediante los actos acusados. 139.

En ese orden, es forzoso concluir que, debido a que el depósito del nombre comercial por sí solo no le otorga a su titular el derecho exclusivo sobre el nombre comercial y, mucho menos, sobre parte del mismo, esto es, la sola expresión «RIOCLARO». V.7.6. Conclusión 140. La Sala concluye que entre las marcas cotejadas existen los riesgos de confusión y de asociación y, conexidad competitiva alegados por la parte demandante.

Por tal razón, se configura la alegada vulneración del literal a) del 136, literal de la Decisión 486 de 2000. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 respecto de la marca «RIO CLARO 70-15», de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 61608 de 30 de noviembre de 2009, 5225 de 29 de enero de 2010 y 21755 de 27 de abril de 2010 mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta «RIOCLARO» para distinguir productos comprendidos en la clase 19 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Cementos Argos, según lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Como consecuencia de la declaratoria anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro número 401.153, correspondiente a la marca mixta «RIOCLARO», a favor de la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., para amparar productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO: ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. 38 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00016-00 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio SEXTO: ARCHIVAR el expediente, una vez en firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P: 27)