CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tema: Registro del signo “ETICKET” (nominativo) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 91896 de 19 de diciembre de 20181 y 60619 de 5 de noviembre de 20192, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “ETICKET” para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad ETK Boletos S.A. de C.V. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad ETK Boletos S.A. de C.V., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1.
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1. Resolución N° 91896 de 19 de diciembre de 2018, mediante la cual el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó de oficio el registro de la marca ETICKET (Nominativa) solicitada por la sociedad ETK Boletos, S.A. de C.V. para distinguir servicios de la clase 41. 1 Folios 27 a 28 C pp.
“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 28 vto. a 30 vto. C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 3 a 27 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.1.2. Resolución N° 60619 de 05 de noviembre de 2019, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión de la Dirección de Signos Distintivos al decidir la apelación y, en consecuencia, negó el registro de la marca ETICKET (Nominativa) solicitada por la sociedad ETK Boletos, S.A. de C.V. para distinguir servicios de la clase 41. 2.2.
Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca ETICKET (Nominativa) para identificar servicios de la clase 41. 2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio asignar número de registro para la marca ETICKET (Nominativa) para identificar servicios de la clase 41. 2.4.
Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Honorable Corporación, dentro del término de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.) […]”4 (mayúscula y negrilla del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que ETK Boletos S.A. de C.V. solicitó el registro como marca del signo nominativo “ETICKET”, para identificar los servicios de la clase 416 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] organización de espectáculos musicales, deportivos, culturales y artísticos; comercialización de boletos por medio de una página de internet para eventos musicales, deportivos, culturales y artísticos […]”. 4.
Anotó que, mediante la Resolución 91896 de 19 de diciembre de 2018, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo al considerar que el mismo carece de distintividad intrínseca. Puso de presente que, contra dicha decisión, la demandante presentó recurso de apelación. 5. Mencionó que, mediante la Resolución 60619 de 5 de noviembre de 2019, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la citada Resolución 91896. 4 Folio 3 y vto.
C pp. 5 Folios 3 vto. a 4 C pp. 6 Versión 11. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 135 literal b).
I.1.2.2. El concepto de violación 7. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “ETICKET”, solicitado por la sociedad ETK Boletos S.A. de C.V. sin tener en cuenta que el mismo es suficientemente distintivo para identificar servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 8.
Precisó que el signo “ETICKET” es de fantasía, esto es, al tratarse de una expresión en idioma inglés, en tanto el mismo no tiene ninguna similitud gramatical con la palabra boleto que es su traducción correcta al castellano. 9. Señaló que la entidad demandada no tiene la facultad para determinar qué corresponde o no a un nivel básico de inglés, por lo que la generalización efectuada para dar a entender que “ETICKET” es gramática o fonéticamente similar a “TIQUETE ELECTRÓNICO” carece de sustento. 10.
Adujo que el consumidor colombiano no está familiarizado con la expresión objeto de controversia, toda vez que el conocimiento del idioma inglés en el país es exiguo; y que, además, la SIC no cuenta con alguna prueba que demuestre que la palabra “TICKET” es ampliamente conocida en Colombia, por lo que es altamente probable que un consumidor medio no identifique la expresión “TICKET” ni la asocie con la palabra boleto. 11.
Agregó que existen múltiples marcas registradas en la citada clase 41 a nombre de diferentes sociedades que utilizan las expresiones “BOLETO”, “BOLETA”, “TICKET” o “TIQUETE”, sin que estos hayan sido considerados como carentes de distintividad. 12. Destacó que es titular de la marca mixta “ETICKET” para amparar servicios comprendidos en la misma clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue concedida sin ninguna limitación. 13.
Finalmente, concluyó que al ser una expresión de fantasía, el signo “ETICKET” no puede estimarse como carente de distintividad, por lo que debe proceder su registro como marca. 7 Folios 4 a 7 del C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante al considerar que con la expedición de los actos administrativos acusados no se desconoció lo dispuesto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000. 15.
Aseveró que la expresión “ETICKET” está compuesta por palabras en inglés cuya traducción es de conocimiento común, por lo que no puede ser considerado como un signo de fantasía. 16. Puso de presente que, a diferencia del signo aquí cuestionado, las otras expresiones que ha concedido como marca cuentan con otros elementos respecto de los cuales recae la protección en su conjunto, las cuales en esos casos sí le imprimían la suficiente distintividad, circunstancia que no puede predicarse en el caso bajo examen, ya que es de naturaleza nominativa y no se le agregó alguna partícula o gráfica novedosa. 17.
Precisó que el signo solicitado no cuenta con la distintividad necesaria para ser considerado como marca al carecer absolutamente de distintividad absoluta, en tanto que “ETICKET” no conlleva ninguna conexión en la mente del consumidor con una empresa determinada y, por el contrario, cuenta con elementos genéricos que si bien es cierto están en idioma inglés, también lo es que su traducción es de amplio conocimiento por el consumidor colombiano. 18.
Reiteró que el signo solicitado a registro carece de fuerza distintiva intrínseca, necesaria para que el consumidor, al encontrarse con el mismo, identifique un producto o género específico, o lo asocie con un determinado origen empresarial. En efecto, la expresión solicitada, “ETICKET”, no evoca en la mente del consumidor ninguna imagen particular que se fije de manera clara o perdurable, perdiendo así toda capacidad distintiva en cada una de las clases solicitadas. 19.
Adicionalmente, sostuvo que el signo solicitado no contiene ningún otro elemento gráfico o nominativo que le aporte un grado mayor de distintividad. 20. Finalmente, advirtió que el signo hace alusión a una de las características del servicio prestado, pues la letra “E”, incluida en su conjunto, puede entenderse como una abreviatura de “electrónico”, conforme al uso del prefijo “e-” proveniente del idioma inglés y que, al estar unida a la expresión “TICKET”, cuyo significado es “boleto”, da lugar a una combinación que simplemente describe el servicio como un “boleto electrónico”. 8 Folios 75 a 81 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 21.
En consecuencia, precisó que el consumidor promedio evocará cualquier otra marca presente en el mercado que emplee esta misma expresión, y no el signo particular cuya protección se solicita. III. TRÁMITE DEL PROCESO 22. La sociedad ETK Boletos S.A. de C.V. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 1° de julio de 20209 en contra de las Resoluciones Resoluciones 91896 de 19 de diciembre de 2018 y 60619 de 5 de noviembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 23.
Mediante auto de 17 de julio de 202010 se admitió la demanda y se dispuso a notificar al Superintendente de Industria y Comercio. El 8 de octubre de 202011 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 24. Por autos de 12 de febrero y 2 de julio de 202112 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 9 de julio de 202113 y se requirieron los antecedentes administrativos. 25.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC para que remitiera las certificaciones relacionadas en el acápite de pruebas de la demanda. 26. Mediante auto de 21 de octubre de 202114 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 27.
Por auto de 8 de abril de 202215, se requirió a la SIC para que allegara los certificados decretados en la audiencia inicial. 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 348-IP-2021 de 6 de mayo 202216 en la que interpretó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000. Dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 9 Folio 2 C pp. 10 Folios 34 a 35 C pp. 11 Folio 51 C pp. 12 Folios 53 y vto. y 54 C pp. índice 34 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Índice 38 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Índice 58 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 67 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. […] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. 1.1. En el proceso interno, la SIC alegó que no corresponde conocer el registro como marca del signo ETICKET (denominativo), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
( )» 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. […] 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. 1.6. El análisis de este tipo de distintividad intrínseca— se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 1.7.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
El origen empresarial de una marca. 1.9. Dentro del proceso interno, la SIC afirmó que el signo solicitado ETICKET (denominativo) no podría ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumpliría con la función diferenciadora propia de una marca. 1.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.11.
La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y, a su vez, está ligado al origen empresarial, en la medida que lo relaciona con su productor y origen. 1.12. El origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. 2.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero 2.1. En atención a que la SIC alegó que el signo solicitado a registro se encuentra compuesto por la palabra en idioma extranjero «TICKET», que al traducirlo significa «BOLETO» y al incluir la letra «E» que en conjunto conforman «E- TICKET», abreviación del término en idioma inglés «ELECTRONIC TICKET» que al ser traducido significa «BOLETO ELECTRÓNICO», resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 2.2.
Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 2.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 2.4.
Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo […]” (negrilla y mayúscula del original). 29.
A través de auto de 6 de junio de 202217 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 30.
En el término para alegar de conclusión, la sociedad ETK Boletos S.A. de C.V.18 y la SIC19 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 31. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 32. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 91896 de 19 de diciembre de 2018 y 60619 de 5 de noviembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “ETICKET” para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad ETK Boletos S.A. de C.V. 33.
La Sala deberá analizar si el signo nominativo “ETICKET” para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza desconoció lo dispuesto en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, esto es, si el mismo carece de distintividad para ser registrado como marca. 17 Índice 68 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 74 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 Índice 73 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 34.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 35. La sociedad ETK Boletos S.A. de C.V., solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 91896 de 19 de diciembre de 201821 y 60619 de 5 de noviembre de 201922, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “ETICKET” para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad ETK Boletos S.A. de C.V. IV.4.
Análisis del caso concreto 36. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo nominativo “ETICKET” para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] organización de espectáculos musicales, deportivos, culturales y artísticos; comercialización de boletos por medio de una página de internet para eventos musicales, deportivos, culturales y artísticos […]”. 37.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC desconoció que: (i) el signo es suficientemente distintivo para identificar servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) el signo ETICKET es un signo de fantasía al tratarse de una expresión en idioma extranjero;
(iii) la expresión ETICKET no tiene ninguna similitud gramatical con la palabra boleto que es una traducción correcta al castellano; (iv) el público consumidor colombiano no está familiarizado con la expresión TICKET, pues el conocimiento del idioma inglés en el país es exiguo y, por tanto, es altamente probable que un consumidor medio no identifique la expresión TICKET y la asocie con la expresión boleto y;
(v) existen diversas marcas que contienen la expresión TICKET sin que las mismas hayan sido limitadas en su concesión. 38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 348-IP-2021 de 6 de mayo 202223 en la que interpretó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000. 21 Folios 27 a 28 C pp.
“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 22 Folios 28 vto. a 30 vto. C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 23 Índice 67 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 39.
Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […]”. De la vulneración del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 40. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo en controversia es preciso mencionar que el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado, como lo es la falta de distintividad. 41.
Sobre esta causal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró en la interpretación prejudicial proferida dentro de este proceso que: “[…] 2.2. La distintividad es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el Origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 2.3.
La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto […] b) Distintividad extrínseca o en concreto […]” (negrilla del original). 42. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha definido el concepto de distintividad como la capacidad de una marca para individualizar, identificar y diferenciar los productos o servicios en el mercado, permitiendo al consumidor o usuario, seleccionarlos24.
En este contexto, la distintividad es la característica fundamental que debe poseer cualquier signo para ser registrado, constituyendo el requisito esencial para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial, e incluso, en su caso, la calidad del producto o servicio25. 43. Al respecto, también precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]” y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016, 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016; 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; y 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019. 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 235-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”26. 44. En ese sentido, la Sala deberá establecer si el referido signo se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si era procedente su registro. 45.
Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis, para lo cual presenta el signo en conflicto, así: ETICKET SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO 46. En primer lugar, resulta necesario analizar si el citado signo nominativo “ETICKET” carece de distintividad al consistir en el producto que identifica, esto es, en un tiquete electrónico, según lo alegado por la SIC o si, por el contrario, es uno de fantasía, de conformidad con lo argumentado por la parte demandante. 47.
Al respecto y de acuerdo con lo expuesto en la interpretación prejudicial núm. 398- IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo […]”. 26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 405-IP- 2015. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 48. En el caso sub examine, el signo nominativo "ETICKET” fue solicitado para distinguir los siguientes servicios de la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] organización de espectáculos musicales, deportivos, culturales y artísticos; comercialización de boletos por medio de una página de internet para eventos musicales, deportivos, culturales y artísticos […]”. 49.
Ahora, la palabra “TICKET”, que hace parte del signo cuestionado “ETICKET” se encuentra en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202427, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 50. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 27 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]” (negrilla fuera del texto). 51.
En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado ideológico o conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto que se pretende proteger. 52.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que aunque la palabra “ETICKET” se encuentra escrita en inglés, es claro que la misma traduce al español la expresión “TIQUETE” que, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia significa: “[…] 1. m. billete (‖ tarjeta para viajar). Sinónimos.: billete, tique, pase, boleto […]”28. 53.
La Sala pone de presente, tal y como se consideró en sentencia de 11 de abril de 202429, que según la etimología de la palabra “TIQUETE”, ésta corresponde a un extranjerismo del idioma inglés, específicamente del término “TICKET”, que fue adaptado a la lengua castellana, el cual cuenta con significado propio y es utilizada principalmente en los países de Centroamérica y Sur América30. 54.
En ese sentido, se considera que la palabra “TICKET” sirve de raíz equivalente a su traducción en castellano “TIQUETE”, máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente se escuchan casi de manera idéntica, razón por la cual, en este caso, debe tratarse como si fuese una expresión local. 55. Asimismo, ocurre con la partícula “ETICKET”31, en tanto la misma corresponde a una variación de la expresión inglesa “E-TICKET”, que traduce “TIQUETE ELECTRÓNICO y/o BOLETO ELECTRÓNICO” 32 que, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia significa: “[…] Dicho especialmente de un documento: Que se produce, archiva y funciona en una computadora u otro dispositivo electrónico.
Documento, formato electrónico. Factura electrónica. […]”33. 28https://dle.rae.es/tiquete y https://dle.rae.es/boleto, Consultado el 14 de marzo de 2024. 29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de abril de 2024. Rad.: 2021-00435-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 30 https://www.asale.org/damer/tiquete Consultado el 14 de marzo de 2024. 31 Sentencia citada supra.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de abril de 2024. Rad.: 2021-00435-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 32 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/e-ticket, Consultado el 14 de marzo de 2024. 33 https://www.rae.es/drae2001/electrónico, consultado el 14 de marzo de 2024. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 56.
Adicionalmente, la Sala encontró que en la página web de la entidad demandada, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados34, figuraban registradas para la citada clase 41 las siguientes marcas, que contienen las partículas “E” y “TICKET”: “TICKET” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “TICKETMASTER” LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. 41 237.497 “TICKETCENTRO.COM” TICKETCENTRO.COM DE VENEZUELA, C.A. 41 239.582 “TICKET PREMIUM” EDENRED 41 255.020 “TICKET FACTORY EXPRESS” JACSIBE ASENETH MUÑOZ DIAZ 41 377.027 “MISTER TICKET” INTERTICKET S.A 41 377.906 “EASY TICKET” TB HOLDING INC. 41 382.216 “JANTO TICKETING SOFTWARE IMPRONTA SOLUCIONES, S.L. 41 424.038 “E” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “E-BUSINESS EXPO” CMP MEDIA LLC 41 231.061 34 Consulta realizada el 3 de abril de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “FESTIVAL ARTISTICO NA.
E INTER. DE CULT. POPULAR. INVASION CULTURAL A BOSA” FUNDACION CULTURAL CHIMICHAGUA 41 253.361 “E-B LEAGUE” INSTITUTO DE EMPRESA, S.L. 41 253.678 “E-CONTACT” INSTITUTO MEXICANO DE TELEMARKETING, A.C. 41 258.404 “E-PR@CTICE” CULTURA INGLESA S.A. 41 267.046 “UNIACCE E-CAMPUS” INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION S.A. 41 279.038 57.
Lo anterior permite concluir que, además de ser raíces equivalentes, también se trata de expresiones de uso común respecto de los servicios de la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que la Sala observa que su traducción al castellano sí puede ser fácilmente reconocible por el consumidor de dichos servicios, máxime si se tiene en cuenta, además, que los conceptos de “ETICKET” o de la letra “E” acompañado de otra palabra se utilizan para hacer alusión a tiquetes electrónicos o a cualquier otro producto que se pueda comercializar de manera electrónica. 58.
En relación con los argumentos según los cuales la SIC carecería de competencia para determinar si “ETICKET” es similar a “tiquete electrónico”, y que el conocimiento del inglés en Colombia es exiguo, cabe señalar que dichas afirmaciones desconocen los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto como se precisó en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, no pueden registrarse como marcas aquellos signos cuyo significado conceptual, aun en idioma extranjero, sea comprensible para el consumidor medio, especialmente cuando las palabras en cuestión tienen raíz común o fonética similar a su equivalente en español, como ocurre con “ticket” y “tiquete”. 59.
De acuerdo con la interpretación 91-IP-2021 citada, este tipo de signos deben ser tratados como expresiones locales cuando su comprensión ha sido generalizada, por 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio lo que no se requiere acreditar un nivel determinado de conocimiento del idioma inglés ni se trata de una valoración gramatical sino de un análisis jurídico de uso y comprensión común. 60.
Adicionalmente, la Sala ha señalado que la palabra “ticket” ha sido adoptada en el español como extranjerismo con significado propio, siendo sinónimo de billete, pase o boleto, lo cual se refuerza por su uso habitual en contextos digitales y comerciales, como en la comercialización de entradas electrónicas. 61. En consecuencia, el significado de los vocablos “TICKET” y “ETICKET” es de conocimiento y comprensión del consumidor promedio, al cual están dirigidos los servicios de la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, organización de espectáculos musicales, deportivos, culturales y artísticos; comercialización de boletos por medio de una página de internet para eventos musicales, deportivos, culturales y artísticos y, en consecuencia, para efectos del estudio de distintividad y contrario a lo afirmado por la parte demandante, no corresponden a términos de fantasía, y su grado de genericidad, descriptividad o uso común deberá medirse como si se tratara de expresiones locales35. 62.
Nótese que, para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal Andino de Justicia y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. 63. En este caso la Sala considera que, ante la pregunta de qué es el producto que se pretende registrar, es evidente que “ETICKET” consiste, precisamente, en los servicios descritos para la clase 41 de la Clasificación internacional de Niza, puesto que la respuesta lógica sería que se trata de un boleto electrónico para eventos culturales, musicales, deportivos o artísticos, cuya adquisición, distribución o utilización se realiza por medios digitales. 64.
Por tanto, el signo corresponde a una partícula genérica respecto de los servicios antes mencionados debido a que simplemente señala el servicio que ofrece, sin añadir ningún elemento distintivo o arbitrario que permita identificar un origen empresarial concreto, lo cual impide su acceso al registro marcario por falta de distintividad intrínseca, de conformidad con el artículo 135, literal b) de la Decisión 486 de 2000.
Así lo concluyó esta Sala en la sentencia citada líneas atrás al considerar lo siguiente: “[…] De lo expuesto, la Sala considera que el signo “ETICKET” es una palabra y/o término que señala o da la idea directamente, a la persona que lo lee, como ya se dijo, de un tiquete electrónico, por lo que resulta evidente, para la Sala, que el mismo podrá ser percibido por cualquier persona.
En ese sentido, el signo solicitado no posee la capacidad de diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo que a su vez no permite al consumidor realizar la elección del producto que realmente 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de febrero de 2024.
Rad.: 2016-00323-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio desea adquirir, por lo que al no ser distintivo, tampoco cumple con la función de indicar el origen empresarial del mismo. Así las cosas, la Sala observa que y como quedó visto en párrafos anteriores en esta providencia, la SIC acertó en el análisis de distintividad del signo cuestionado, en el que encontró que aquel no cumplía con dicho requisito, por lo que estaba inmerso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 […]” (negrilla fuera de texto). 65.
Ahora, en segundo lugar y frente al argumento de la parte demandante relacionado al hecho de que en otros casos se ha otorgado el registro de marcas que en su conjunto contienen la expresión “ETICKET”, entre ellas, la marca mixta “ETICKET” de su titularidad, la Sala considera que la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del estudio efectuado ya sea sobre marcas idénticas o similares36; además, de considerarse que si eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia37 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores. 66.
Aunado a lo anterior, la Sala evidencia que dichos casos no son asimilables al aquí estudiado, comoquiera que: i) las marcas “ETICKET” identificadas con los registros números 637.960 y 637.963 distinguen servicios de las clases 35 y 42 y “E-TICKET” identificada con el registro número 638.570 distingue productos y servicios de las clases 16 y 42, todos ellos diferentes a los servicios de la clase 41 que pretende identificar el signo cuestionado; ii) las marcas mixtas “ETICKET” identificadas con los registros números 538.825, 608.781, 609.440, 611.540 y 611.541 para las clases 16, 35, 41 y 42 cuentan con elementos gráficos que aumentaban su distintividad; iii) la marca “E TICKET TU ACCESO DIRECTO” identificada con el registro número 634.534 para las clases 16, 41 y 42 tiene elementos nominativos adicionales; mientras que el aquí analizado es de naturaleza nominativa, de manera que no tiene estructuras adicionales que aumenten su grado de distinción en el mercado. 67.
Por todo lo anterior, la Sala considera que el signo “ETICKET” no podía ser registrado, comoquiera que es un término que resulta ser genérico y de uso común para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, además que no tiene elementos adicionales que le den distintividad. 68.
En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda respecto de la nulidad de las Resoluciones 91896 de 19 de diciembre de 2018 y 60619 de 5 de noviembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “ETICKET” para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de 36 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 2 de junio de 2011. Rad.: 2004-00069-01. MP. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de julio de 2018. Rad.: 2013-00255-00. MP. Dra. María Elizabeth García González. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00209-00 Demandante: ETK Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad ETK Boletos S.A. de C.V., como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 69.
Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Ausente con permiso GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.