11001032400020140008600 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Actora: INTRATEX S.A. TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “FNX” Y LA MARCA OPOSITORA “FNK” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA, NI GRÁFICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

LA COMBINACIÓN DE LETRAS “FN” ES DE USO COMÚN Y, POR LO TANTO, DÉBIL PARA PRODUCTOS DE LA CLASE 25 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INTRATEX S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad, de conformidad con el artículo 137 de la Ley 1437 de 20111, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 00082424 de 28 de diciembre de 2012, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 00049305 de 22 de agosto de 2013, "Por la cual se 1 En adelante CPACA. 2 En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 8 de septiembre de 2011 la sociedad MANUFACTURAS CARVAL S.A.S. solicitó el registro como marca del signo mixto "FNX", para amparar productos comprendidos en la Clase 253 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que una vez publicada la solicitud presentó oposición contra el registro requerido, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con su marca mixta “FNK”, registrada a su favor en la misma Clase, en Panamá. 3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 00082424 de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo “FNX”, 3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Vestido, calzado y sombrerería. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad MANUFACTURAS CARVAL S.A.S. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 00049305 de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 7º de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington5, por indebida aplicación, toda vez que entre las marcas confrontadas “FNX” y “FNK” existen similitudes ortográficas y fonéticas.

Señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que se configura una causal de nulidad por violación de una norma superior, cuando la Administración ignora su existencia y/o a pesar de conocerla, la analiza tanto que no la aplica a la solución del caso particular. 5 En adelante Convención de Washington. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la Convención de Washington, de la cual hace parte Panamá y Colombia, prevé como causales de irregistrabilidad de un signo, cuando concurren las siguientes condiciones: i) que exista una marca legalmente protegida en uno de los estados contratantes; ii) que concurra la pretensión de registrar o depositar una marca sustancialmente igual a aquella o susceptible de producir confusión o error en el adquiriente o consumidor de productos o mercancías a que se apliquen; iii) que la marca que fundamenta la oposición se usaba en relación con productos o mercancías de la misma Clase; y iv) que se pruebe que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca en que se funde la oposición en cualquiera de los estados contratantes.

Adujo que la SIC encontró probado el primer supuesto, toda vez que es evidente la existencia previa en Panamá de la marca “FNK”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, en relación con el segundo obvió su análisis, por cuanto indicó que las expresiones enfrentadas no eran susceptibles de generar confusión en el público consumidor, dado que no eran similarmente confundibles.

Anotó que la jurisprudencia y doctrina marcaria han definido criterios comparativos entre las marcas con el fin de realizar un análisis objetivo cuando se realiza su cotejo, tales son: i) la similitud ortográfica o visual; 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) la similitud fonética; y iii) la similitud ideológica; y que esos tres aspectos se encuentran presentes en la expresión “FNX”, respecto a la marca “FNK”, haciéndolas similarmente confundibles.

Insistió en que es evidente la similitud de las marcas controvertidas desde los puntos de vista ortográfico y visual, toda vez que “FNX” y “FNK” están compuestas por tres consonantes, carecen de vocales, tienen la misma extensión, comparten la letra inicial “F”, la letra media “N” y la misma raíz “FN”. Manifestó que al ser expresiones de fantasía, carecen de significado propio y no evocan un concepto conocido, por tanto no es posible deducir que sean diferentes desde tal escenario.

Adujo que las marcas cotejadas distinguen los mismos productos distinguidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que existe conexidad competitiva. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Manifestó que al analizar las marcas confrontadas se observa que es el elemento gráfico de cada una de ellas el preponderante en sus conjuntos, no solo por la fuerza de que están dotadas imágenes, -las cuales le permitirán al consumidor acceder al producto-, sino también porque esos componentes visuales añaden un concepto diferente e individualizable.

Aseveró que respecto del elemento gráfico de la marca solicitada, es posible observar un ojo de águila, el cual tiene suficiente fuerza distintiva y unas letras escritas en una tipografía especial, mientras que en la previamente registradora se aprecia un ave con alas extendidas. Indicó que la terminación “X” de la expresión cuestionada “FNX” genera diferencias ortográficas y fonéticas respecto de la marca previamente registrada “FNK”, toda vez que el sonido que se emite al pronunciar la letra “K” es muy diferente al producido por la letra “X”, de manera que la solicitada presenta elementos adicionales, relevantes y distintivos que evitan la posibilidad de confusión o asociación. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La sociedad MANUFACTURAS CARVAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20117, el 22 de febrero de 2016, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad INTRATEX S.A., en su calidad de actora, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. 6 Mediante auto admisorio de 10 de abril de 2014, visible a folios 51 a 54 del cuaderno físico principal y en concordancia con la constancia de notificación personal de 8 de julio de 2014 obrante a folio 67, ibidem. 7 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 00082424 de 28 de diciembre de 2012 y 00049305 de 22 de agosto de 2013, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro de la marca mixta “FNX”, para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad MANUFACTURAS CARVAL S.A.S., vulneran, por falta de aplicación, lo dispuesto en el artículo 7º de la Convención de Washington, aprobado por la Ley 59 de 25 de marzo de 1936.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. En efecto, señaló que los actos administrativos cuestionados están ajustados a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables que rigen la materia.

Adujo que no existen suficientes semejanzas ortográficas, fonéticas o visuales entre las marcas confrontadas; y que las marcas conformadas por letras no resultan apropiables individualmente consideradas, toda vez que no pueden ser monopolizadas y, por lo tanto, se consideran marcas débiles que tienen que soportar la 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co coexistencia con otras marcas formadas por las mismas letras, siendo protegible como marca, la aquí cuestionada.

Insistió en que al tener terminaciones diferentes “X” y “K” la pronunciación de las marcas cotejadas es totalmente distinta, lo que permite diferenciarlas con facilidad, de manera que en conjunto se observa que son más las diferencias que las semejanzas. IV.-2. En esta etapa procesal, tanto la actora como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma invocada como violada en la demanda, concluyó8: “[…] 1. Primacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington. […] 1.2.

Teniendo en cuenta lo anterior, y a pesar que de la revisión del caso en concreto se desprende que la controversia únicamente gira en torno a la aplicabilidad de la Convención de 8 Proceso 504-IP-2019. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Washington por cuanto la marca opositora se encuentra previamente registrada en Panamá, sin que se discuta la confundibilidad con respecto a otro registro marcario en los demás países miembros de la Comunidad Andina, el Tribunal estima pertinente desarrollar el presente tema a fin de orientar a la Sala consultante sobre cuándo sería aplicable la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington.

Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino 1.3. Por el principio de preeminencia, la normativa comunitaria prevalece sobre normas internas o nacionales (incluyendo normas constitucionales) de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera.

Cabe indicar que ello no implica que una norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda. 1.4. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara al señalar que la circunstancia de que un país miembro pertenezca a un Acuerdo u Organización Internacional distinto a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas comunitarias andinas con el pretexto de que se está cumpliendo con las de dicho acuerdo u organización; puesto que ello implicaría “negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que es preponderante no solo respecto de los ordenamientos jurídicos de los países miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que pertenezcan”. […] 1.7.

En el caso de los Tratados Internacionales suscritos por los Países Miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas como la protección de la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida, en que la Comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al Tratado Internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad regulatoria, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquel. 1.8.

Por el contrario, toda vez que el Tratado Internacional pasa a formar parte del ordenamiento comunitario aplicable en todos y cada uno de los países miembros, el derecho comunitario 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conserva – por aplicación de sus características existenciales de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia-, la aplicabilidad preferente sobre el derecho interno del país respectivo. 1.9.

Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicación preferente involucra que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre cualquier disposición nacional o internacional a la que se encuentren vinculados los países miembros. La aplicación de este principio constituye un requisito sumamente relevante para la consolidación de construcción integracionista y los fines y objetivos del Acuerdo de Integración Subregioal Andino. […] La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington. 1.11.

En virtud del principio de primacía del ordenamiento comunitario explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene en imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los países miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos, contemplados en el derecho de integración, deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional. […] 1.16.

De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el principio de la primacía del Ordenamiento Comunitario sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Países Miembros, siempre que no sean contrarios ni menos caben el Ordenamiento Comunitario. 2.

Criterios orientativos respecto de la comparación entre signos mixtos. 2.1. Con carácter únicamente orientativo se desarrollarán a continuación los criterios respecto de la comparación entre signos mixtos. […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […] 2.5.

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando simplemente es un dibujo en abstracto. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 00082424 de 28 de diciembre de 2012 y 00049305 de 22 de agosto de 2013, concedió el registro como marca del signo mixto “FNX” a la sociedad MANUFACTURAS CARVAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para amparar los siguientes productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Vestido, calzado y sombrerería. […]”. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante, es evidente la similitud de las marcas controvertidas desde los puntos de vista ortográfico y visual, toda vez que “FNX” y “FNK” están compuestas por tres consonantes, carecen de vocales, tienen la misma extensión, comparten la letra inicial “F”, la letra media “N” y la misma raíz “FN”.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine no procedía la interpretación del artículo 7º de la Convención de Washington, por cuanto únicamente le compete realizar la interpretación de las normas integrantes del derecho comunitario andino. En ese sentido, el texto del a norma aludida es el siguiente: “[…] Artículo 7.

Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de las misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para si el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención. […]”.

Es del caso señalar que conforme se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 381-IP-2016, corresponde al juez consultante analizar de manera prevalente la normativa de la Comunidad Andina sobre las demás normas internacionales en materia marcaria, de la siguiente manera: “[…] 31. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Primacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. 32 haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional.

En este marco ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. 33.

Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico. […] 35.

Por lo anterior, corresponde al Juez Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales […]”9 (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en la Interpretación Prejudicial 30-IP-2014 se resaltó que uno de los principios para dar aplicación al Derecho Comunitario Andino es el de la autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino. Dicho principio señala que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento jurídico de los países miembros, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad y, por lo tanto, no deriva ni se encuentra subordinada su aplicación “[…] al ordenamiento interno, de origen internacional» de los Países Miembros […]”.

En ese sentido, el Tribunal explicó que “[…] los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, […] no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales […]”.

Lo anterior, quiere decir que el Tribunal determinó que el juez consultante al momento de resolver debe atender sus criterios, 9 Destacado fuera de texto. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dándole prevalencia al Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales.

En este orden de ideas, el estudio de la demanda de la referencia se hará teniendo en cuenta la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar, si es del caso, los cargos relacionados con la Convención de Washington, como se indicó en párrafos anteriores. Al respecto, la Sala advierte que en el presente caso la actora no alegó vulneración alguna de normas comunitarias y que la SIC únicamente tuvo en cuenta, al momento de expedir los actos administrativos acusados, la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 7º de la Convención de Washington, puesto que la marca opositora “FNK” se encontraba previamente registrada en Panamá. En el contexto ya señalado, la Sala destaca que se encuentra en discusión una marca registrada en un País diferente a los miembros de la Comunidad Andina.

Cabe resaltar que, como se precisó en párrafos anteriores, el Tribunal ha sido reiterativo en señalar que en caso de presentarse contradicciones entre la aplicación del derecho comunitario andino y las normas internacionales, prevalecerá el primero. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aunado a lo anterior, y de conformidad con el principio de territorialidad, los derechos de propiedad industrial que otorgan los estados miembros se limitan al país en que se concedió el respectivo registro.

En ese sentido y teniendo en cuenta que el presente litigio versa sobre un registro de marca realizado en uno de los Estados de la Comunidad Andina, para el Tribunal la normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada comunidad, sin que ello para nada riña con la posibilidad de dar aplicación a la Convención de Washington. Sobre el particular, debe observarse que la jurisprudencia10 de la Sala ha sido clara en establecer que la misma Convención de Washington señala los parámetros o criterios para su aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan.

Precisamente, en un asunto similar al que ahora es objeto de estudio, dichas consideraciones fueron abordadas por la Sala de Sección en sentencia de 18 de noviembre de 202211, en la que se señaló que en 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de agosto de 2022, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-00212-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 11 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, núm. único de radicación 2011-00418-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aquellos eventos en los que no prosperaran los cargos frente a la normatividad de la Comunidad Andina, lo procedente era abordar, si era del caso, aquellos relacionados con la Convención de Washington.

En efecto, en esa oportunidad la Sala sostuvo: “[…]49.Frente a lo anterior, la Sala hará el análisis de los cargos frente a la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar, si es del caso, los cargos relacionados con la Convención de Washington, en atención a la aplicación del derecho comunitario andino, tal y como se explicó en numerales precedentes. 51.

Cabe resaltar que tal y como se precisó en numerales anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que, en caso de presentarse contradicciones entre la aplicación del derecho comunitario andino y las normas internacionales, prevalecerá el primero. En este sentido, la Sala analizará en primer lugar la aplicación de aquellas y, subsidiariamente, si es del caso las de carácter extracomunitario. 52.

Aunado a lo anterior, y de conformidad con el principio de territorialidad, los derechos de propiedad industrial que otorgan los Estados miembros se limitan al país en que se concedió el respectivo registro. Así pues, teniendo en cuenta que el litigio versa sobre un registro hecho en uno de los Estados de la Comunidad Andina, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada comunidad.

Lo anterior, para nada riñe con la posibilidad de dar aplicación a la Convención de Washington. 53. Sobre el particular, cabe destacar que la jurisprudencia33 de la Sala ha sido clara en establecer que la misma Convención de Washington contempla los parámetros o criterios para su aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan. […]”.

(Destacado fuera de texto) Así las cosas, frente a la aplicación de la Convención de Washington en Colombia, de conformidad con su artículo 3º, “[…] toda marca 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la ley nacional de dichos Estados […]”.

(Destacado fuera de texto original) En ese orden de ideas, cuando algún interesado en una marca desea hacer valer su derecho en Colombia, derivado de un registro o depósito previo de ese signo en alguno de los estados contratantes de la Convención de Washington, deberá realizar el proceso de registro de su marca ante la SIC. En esa medida, es necesario precisar que el precitado artículo 3º no le concede un derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto que para ostentar tal prerrogativa se requiere realizar su acreditación ante la SIC, según lo disponen las normas internas.

Por su parte, y en plena consonancia con el referido artículo 3º, el artículo 7º ibídem establece los lineamientos y asuntos que deberán acreditarse para que el titular de una marca protegida en uno de los estados contratantes pueda reclamar para sí el derecho de usar una 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en dicho país. En tal normativa se condiciona el uso preferente y exclusivo de la marca en otro país miembro, “[…] siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención […]”12.

En esa medida, si el titular de una marca protegida en alguno de los estados contratantes conforme a la legislación interna de ese país quiere hacer valer su derecho en otro Estado contratante de la Convención de Washington, debe registrar la marca ante la autoridad nacional competente o ejercer el derecho de oposición, además de cumplir los siguientes requisitos, emanados del citado artículo 7º: i) Que el opositor tenga la marca registrada en uno de los estados contratantes; ii) Que el signo cuyo registro como marca se solicita sea similarmente confundible con la marca del opositor; iii) Que se pruebe que el solicitante del registro como marca del signo conocía la existencia y el uso de la marca del opositor; y 12 Destacado fuera de texto. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv) Que se use para los mismos productos.

A continuación, la Sala pasará a examinar el cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos..- Primer requisito. Haber presentado oposición y tener la marca registrada en uno de los estados contratantes. En el caso concreto, la actora presentó oposición13 al registro como marca del signo cuestionado, por cuanto era similarmente confundible con su marca mixta “FNK”, previamente registrada y vigente en Panamá en la Clase 25, con el certificado de registro núm. 177984-0114, por lo que se cumple el primer requisito antes transcrito.

Al respecto, debe precisarse que tanto Colombia15 como Panamá son estados contratantes de la Convención de Washington..- Segundo requisito. Que el signo solicitado sea similarmente confundible con la marca opositora. Al respecto, se tiene que las marcas enfrentadas se componen de la siguiente manera: 13 Folios 13 a 28 del Anexo núm. 1. 14 Folio 29 del Anexo núm. 1. 15 Aprobado en Colombia mediante Ley 59 de 25 de marzo de 1936 “Por la cual se aprueba una Convención sobre protección marcaria y comercial”. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA CUESTIONADA16 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA17 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “FNX”, como lo es la solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, con una marca mixta, "FNK", previamente registrada por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas. 16 Folio 11 del cuaderno principal. 17 Folio 18 del cuaderno principal. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, es menester precisar que el Tribunal enfatizó en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas mixtas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre estos. Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de los signos y marcas al realizar el examen comparativo de los mismos.

Frente a dicho aspecto, en la Interpretación Prejudicial 336-IP-2018, el Tribunal expresó lo siguiente: “[…] 3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.4.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico. […] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se pude proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultare imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] 3.8 No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Al respecto, en el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada18 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la combinación de letras “FN”: MARCA TITULAR FNS FASHION NASHALI (mixta) NAPOLEON VASQUEZ GONZALEZ FNK FUNKY (mixta) JAVIER ALONSO ZULUAGA GOMEZ FNT (mixta) FNT SPORT SAS FNS FRANELAS (mixta) PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA S.A. 18 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 18 de julio 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior pone de manifiesto que la combinación de letras “FN” es de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Y al tratarse de una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que como es un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente19: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de una marca que se encuentra conformado por elementos de uso común, esto es, la combinación de las letras “FN”, no puede impedir la inclusión de ésta en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de 19 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general20.

Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la combinación de letras de uso común “FN” que forma parte de las marcas cotejadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizándolos en su conjunto.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con distinta terminación y secuencia consonántica, pues la marca cuestionada, “FNX”, es una marca simple que se conforma por una (1) palabra, una (1) sílaba (FNX), tres (3) consonantes (F-N-X) y la terminación “X”, mientras que la marca previamente registrada, “FNK”, es una marca simple que está formada por una (1) palabra, una (1) sílaba (FNK), tres (3) consonantes (F-N-K) y la terminación “K”. 20 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe mencionar que las marcas cotejadas al estar acompañados de vocablos diferentes en su final, como lo son las letras “X” y “K”, generan unas marcas completamente distintivas que las hace registrables y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la combinación de letras de uso común “FN” la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que ésta en la marca cuestionada se encuentra combinado con una letra diferente, “X”, mientras que en la marca previamente registrada está acompañada de la letra “K”.

También, cabe precisar, sobre el particular, que la marca cuestionada al estar combinada al final con otra letra “X”, genera una marca completamente distintiva y diferente, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. En otras palabras, la letra “X” al final de la marca cuestionada, refuerza las diferencias entre las expresiones en disputa, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […]”21, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación las marcas cotejadas es diferente, debido a que, como ya se dijo, son expresiones totalmente diferentes, máxime si se tiene en cuenta que presentan terminaciones distintas.

En efecto, la “X” al final de la marca cuestionada, representa un fonema fricativo dentoalveolar sordo, mientras que la “K” en la terminación de la marca previamente registrada forma un fonema consonántico oclusivo velar sordo. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: FNX – FNK FNX – FNK FNX – FNK FNX – FNK FNX – FNK FNX – FNK FNX – FNK FNX – FNK FNX – FNK FNX – FNK FNX – FNK FNX – FNK FNX – FNK FNX – FNK FNX – FNK FNX – FNK 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes (X – K) hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a las mismas, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación.22 Cabe señalar que la Sala, en un asunto similar al aquí analizado, concluyó que no existían semejanzas de tipo ortográfico y fonético entre las marcas allí cotejadas, conformadas por una combinación de letras de uso común. En efecto, en sentencia de 18 de marzo de 202123, se precisó lo siguiente: “[…] Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existe similitud ortográfica, fonética, conceptual o visual que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o 22 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00061-00. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminsitrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2021, núm. único de radicación 2011-00321-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asociación para el público consumidor.

La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: […] 48. En cuanto a la similitud ortográfica, el signo solicitado está conformado por una sola expresión (F&X) que tiene tres (3) letras, con dos (2) consonantes y un (1) signo. La marca previamente registrada (FOX), está también conformada por una sola expresión que tiene tres (3) letras, dos (2) consonantes y una (1) vocal.

La Sala encuentra que si bien es cierto que los signos comparten las letras de inicio y final (F-X), también lo es que se diferencian en el signo &24 y en la letra O. 49. En el presente caso, para la Sala es claro que la letra O de la marca registrada y el signo & del signo solicitado poseen una función diferenciadora en el conjunto, lo que permite que el consumidor promedio los distinga. 50.

Lo anterior se corrobora con el análisis desde el punto visto fonético, en tanto que de la pronunciación sucesiva de los signos en conflicto se puede observar su diferencia: FOX - F&X- FOX – F&X - FOX – F&X FOX - F&X- FOX – F&X - FOX – F&X FOX - F&X- FOX – F&X - FOX – F&X FOX - F&X- FOX – F&X - FOX – F&X 51. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa se observa que no se pronuncian de manera similar, pues la marca registrada está compuesta por las letras F y X y la letra 0, que al pronunciarse se oiría como FOX, lo cual crearía una diferencia con el signo solicitado que está compuesto por las letras F y X y el signo & que al pronunciarse se oiría como FIX, teniendo en cuenta que el signo & se deriva de la conjunción española Y. 52.

Otro aspecto que vale la pena destacar, es que la combinación de las letras FX y la palabra FOX son de uso común en la clase 25 del nomenclátor internacional, como se observa a continuación: […] 53. Nótese, entonces, que ni la expresión FOX ni las letras F - X son de uso exclusivo del tercero interesado en el proceso 24 La Real Academia de la Lengua Española determina que el signo & que es una alternativa de la conjunción latina ET de la que deriva la conjunción española Y. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la referencia en la Clase 25, lo que nos permite concluir que no se puede impedir su utilización por otras personas en registros marcarios, pues se trata de expresiones de uso común y, por ende, débiles. […]” (Destacado fuera de texto) Y en cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la marca y el signo objeto de controversia son de fantasía porque las palabras “FNX” y “FNK” no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto25.

Ahora, la Sala también al analizar integralmente y desde una visión de conjunto observa que el elemento gráfico aunado al elemento denominativo, que conforman cada uno de los conjuntos marcarios, le confieren el suficiente grado de distintividad a las marcas “FNX” y “FNK”, lo que le permite al consumidor identificar y distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y asociarlos con un origen empresarial particular, como se pasa a explicar a continuación.26 La marca previamente registrada, “FNK”, está conformada en su aspecto gráfico por la figura sombreada en negro de un ave, parecida 25 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00055-00. 26 Criterio señalado en sentencia de 28 de octubre de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2010- 00083-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a un águila, con las alas extendidas en la que se aprecia que estuviese iniciando el vuelo, hacia la parte superior y de mayor tamaño en la etiquete; y, adicionalmente, la expresión “FNK.” se encuentra sin grafía especial alguna, en la parte posterior.

Por su parte, la marca cuestionada “FNX”, en su componente gráfico cuenta con el diseño de un ojo con mirada fija y una forma particular estilizada, así como con una grafía especial respecto de la expresión “FNX”, escrita en la parte posterior de la etiqueta, con rebordes alrededor de las letras. Cabe señalar, que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, precisó que “[…] Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando simplemente es un dibujo en abstracto […]”. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, del estudio de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética ni gráfica que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “FNX”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

Atendiendo al análisis realizado, la Sala considera que no se cumple con el segundo requisito para dar aplicación a la oposición que hace referencia el precitado artículo 7º de la Convención de Washington. Por tal razón, no era posible dar aplicación a lo establecido en el artículo 7º de la Convención de Washington, tal y como lo concluyó la SIC en los actos administrativos acusados.

Comoquiera que no se cumple el segundo supuesto para dar aplicación al referido artículo 7º, es decir, el requisito relativo a que la marca solicitada sea similarmente confundible con la marca opositora, resulta innecesario entrar a analizar los demás supuestos previstos en dicha norma. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la marca cuestionada “FNX” no se encuentra incursa en causal alguna de irregistrabilidad. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre las marcas enfrentadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “FNX”, para amparar los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, pues resultan acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00 Actora: INTRATEX S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de julio de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Salva voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.