CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “ASEPSO” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “ASEPXIA GENOMMA LAB” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE INICIOS Y TERMINACIONES DISÍMILES.
LA PARTÍCULA “ASEPXIA” QUE FONÉTICAMENTE ES MUY SIMILAR A LA PALABRA “ASEPSIA”, ES DESCRIPTIVA PARA AMPARAR LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 3ª Y 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED, mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.
Son nulas las resoluciones núms. 40012 de 28 de julio y 52695 de 28 de septiembre de 2011, expedidas por la Directora de 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 00048192 de 14 agosto de 2012, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo “ASEPSO”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.
La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 24 de junio de 2010 solicitó el registro como marca del signo nominativo “ASEPSO”, para distinguir productos de la Clase 5ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] preparaciones farmacéuticas y veterinarias; toallitas húmedas para uso médico, toallitas impregnadas con lociones farmacéuticas, lavado de manos y desinfectantes, desinfectantes, preparaciones desinfectantes (diferentes a jabón), apósitos desinfectantes, desinfectantes orales; solución desinfectante entre otros […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad GENOMMA LAB INTERNATIONAL S.A.B. DE C.V. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que era confundible con sus marcas nominativas y mixtas “ASEPXIA GENOMMA LAB”, previamente registradas en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 40012 de 28 de julio de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo “ASEPSO”, para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.
El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 52695 de 28 de septiembre de 2011, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y, el segundo, a través de la Resolución núm. 00048192 de 14 de agosto de 2012, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, literal a), 135, literales b), e i), y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, por cuanto pasó por alto que la palabra “ASEPXIA”, la cual hace parte de las marcas opositoras, es fonéticamente idéntica a la expresión “ASEPSIA”, que tiene un significado concreto en el lenguaje castellano, esto es, “[…] Ausencia de materia séptica, estado libre de infección; conjunto de procedimientos científicos destinados a preservar de gérmenes infecciosos el organismo, aplicados principalmente a la esterilización del material quirúrgico […]”.
Indicó que, por lo tanto, la expresión “ASEPXIA” resulta ser descriptiva respecto de los productos comprendidos en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Aseguró que la palabra “ASEPXIA” no extrae los productos que pretende identificar de la universalidad, es decir, no los identifica, por el contrario, se refiere únicamente a una característica del producto mismo.
Precisó que los derechos de propiedad industrial de la sociedad GENOMMA LAB INTERNATIONAL, S.A.B DE C.V., sobre las marcas "ASEPXIA GENOMMA LAB", le fueron otorgados sobre el conjunto 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de elementos que las conforman, en los que cobra especial importancia la expresión “GENOMMA LAB”, lo que significa que solo con su inclusión fue posible registrar las marcas "ASEPXIA GENOMMA LAB", al ser “ASEPXIA” descriptivo respecto de los productos que identifica.
Señaló que el cotejo debió hacerse de manera conjunta entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, sin eliminar partes y/o elemento alguno, lo cual no ocurrió, ya que fue eliminado del análisis marcario la expresión "GENOMMA LAB". Agregó que incluso si fuese cierto que las marcas opositoras solamente estuvieran comprendidas por la palabra “ASEPXIA”, tal situación tampoco sería causal suficiente para denegar el registro como marca del signo solicitado, toda vez que únicamente coinciden en la partícula “ASEP”, que es una derivación del vocablo “ASEPSIA”, la cual no puede ser sujeto de monopolio alguno, debido a que es una palabra descriptiva al ser una característica directa de los productos que se encuentran comprendidos en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Sostuvo que el signo "ASEPSO" es una expresión evocativa para representar los productos de las referidas clases, sin que reproduzca 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en su totalidad las características a las que hace alusión, razón por la cual es registrable como marca y diferente de las previamente registradas.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el signo, objeto de controversia, reproduce ortográficamente gran parte de las marcas previamente registradas; asimismo, sus estructuras son similares, por lo que se pronuncian de manera similar.
Señaló que las expresiones enfrentadas identifican productos de la misma naturaleza y utilizan iguales canales de comercialización, por lo que también existe una conexidad competitiva. II.-2. La sociedad GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que el signo “ASEPSO” carece de distintividad extrínseca, pues no cuenta con la capacidad de diferenciarse con las marcas de su propiedad, ya que comparten elementos visuales, fonéticos, gramaticales y conceptuales, situación que no solamente la afecta, pues las ha logrado posicionar en el mercado, sino también al 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor promedio al momento de elegir los productos que estos identifican.
Aseguró que en el caso sub examine lo que hizo la actora fue modificar en el signo solicitado la terminación “XIA”, contenida en las marcas previamente registradas, por la partícula “SO”, lo cual no representa una diferencia gramatical ni fonética suficiente, para que sean diferenciados los signos enfrentados en el mercado. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 20 de octubre de 2014, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, las sociedades SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED, en su calidad de actora, y GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., como tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como el Agente del Ministerio Público.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que 5 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 40012 de 28 de julio de 2011, 52695 de 28 de septiembre de 2011 y 00048192 de 14 de agosto de 2012, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., tercero con interés directo en las resultas del proceso, y denegó el registro de la marca “ASEPSO” (NOMINATIVA) vulneran, por indebida aplicación, lo dispuesto en los artículos 134, literal a), 135, literales b), e i), y 150 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; y 333 de la Constitución Política.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, reiteró que la partícula “ASEP” es una derivación del vocablo “ASEPSIA”, que es una característica alusiva de los productos comprendidos que amparan las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que la expresión “ASEPSO” es evocativo para identificar productos en las clases 3ª y 5ª, por lo que es registrable como marca.
IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en el sentido de señalar que los actos administrativos cuestionados están ajustados a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables que rigen la materia. Aseguró que las marcas opositoras contienen en su inicio la palabra “ASEPXIA”, la cual es la de mayor recordación en la mente del consumidor, por lo que al ser confrontado con el signo “ASEPSO”, se evidencia que solamente distan en sus últimas vocales.
IV.-3. La sociedad GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pidió que se desestimen las pretensiones de la demanda y, además, reiteró que el signo solicitado y las marcas de su propiedad comparten elementos visuales, fonéticos, gramaticales y conceptuales, por lo que acertó la SIC al negar su registro como marca.
Indicó que es propietaria de una familia de marcas, que comprende la palabra “ASEPXIA”, desde hace más de 10 años, la cual 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co corresponde al elemento común entre las expresiones enfrentadas, así también ideológicamente corresponde a la partícula que asocia el público consumidor con una línea de productos y la pertenencia a un grupo empresarial.
IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad […] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; […] 1.3.
La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. 6 Proceso 145-IP-2018. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. […] 1.6.
El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En este sentido, la Oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 1.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos procedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. […] 2. Irregistrabilidad de signos engañosos (Marco General) […] 2.3. El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: Artículo 135.
No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Puedan engañar a los medios comerciales o al público artícular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; […] 2.6. En el presente caso se deberá determinar si la marca ASEPXIA GENOMMA LAB (denominativa y mixta) podría o no generar engaño en cuanto las características y propiedades de los productos que identifica. 3.
Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.3. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.
No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la eépoca de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” […] 3.4.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, forados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil 3.5. por su parte, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” […] 3.7.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿Qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo. 3.8.
Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 3.9. De otro lado, el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 135.
No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;” […] 3.12 En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […] 4.
Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] 4.2. El artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. […] 4.7.
En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los acto […]”.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 40012 de 28 de julio, 52695 de 28 de septiembre de 2011 y 00048192 de 14 de agosto de 2012, denegó el registro como marca del signo nominativo “ASEPSO” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marcas nominativas y mixtas previamente registradas, “ASEPXIA GENOMMA LAB”, que amparan productos en las clases 3ª y 5ª; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.
A juicio de la demandante, el signo solicitado es registrable como marca, pues corresponde a una expresión evocativa para representar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, sin que reproduzca en su totalidad las características a las que hace alusión; y el cotejo debió hacerse de manera conjunta entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, sin eliminar partes y/o elemento alguno, lo cual no ocurrió, ya que fue eliminado del análisis marcario la expresión "GENOMMA LAB".
Agregó que la palabra “ASEPXIA”, la cual hace parte de las marcas opositoras, es fonéticamente idéntica a la expresión “ASEPSIA”, que tiene un significado concreto en el lenguaje castellano, esto es, “[…] 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ausencia de materia séptica, estado libre de infección; conjunto de procedimientos científicos destinados a preservar de gérmenes infecciosos el organismo, aplicados principalmente a la esterilización del material quirúrgico […]”; y que, por lo tanto, la expresión “ASEPXIA” resulta ser descriptiva respecto de los productos comprendidos en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literales b), e), f), e i), y 150 de la Decisión 4867, “[…] por ser pertinentes […] y […] para desarrollar los temas de signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas […]”; no así la del artículo 134, literal a) ibidem, “[…] debido a que no es objeto de controversia el concepto de la marca […]”.
Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 134, literal a) y 135, literales b) e i), y 150 de la Decisión 486, al exponer el concepto de violación de los mismos adujo que el signo solicitado “ASEPSO” no resulta ser similarmente confundible con las marcas previamente registradas “ASEPXIA GENOMMA LAB”, es decir, alegó la ausencia de confundibilidad 7 Los literales e) y f) del artículo 135, fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prevista en la causal de irregistrabilidad contenida artículo 136, literal a), ibidem8.
En efecto, la parte demandante argumentó que el cotejo debió hacerse de manera conjunta entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, sin eliminar partes y/o elemento alguno, lo cual no ocurrió, ya que fue eliminado del análisis marcario la expresión "GENOMMA LAB". Agregó que las expresiones enfrentadas coinciden únicamente en la partícula “ASEP”, que es una derivación del vocablo “ASEPSIA”, la cual no puede ser sujeto de monopolio alguno, debido a que es una característica directa de los productos que se encuentran comprendidos en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
En este orden de ideas, la Sala considera que en el caso sub lite procede también el análisis de vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, razón por la cual su estudio se incluye en el problema jurídico a resolver9. Así las cosas, el texto de las normas aludidas es la siguiente: 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486.
“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […] i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a)sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que el signo y marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza. Caber señalar que la Sala ha precisado en otras oportunidades, y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos y marcas que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de los signos y marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.10 Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marcas en conflicto, así: ASEPSO SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO11 ASEPXIA GENOMMA LAB MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS12 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00;
C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). 11 Folio 7 del cuaderno principal. 12 Folio 7 del cuaderno principal. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “ASEPSO”, como lo es el solicitado por la actora, con unas marcas nominativas y mixtas, "ASEPXIA GENOMMA LAB", previamente registradas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en los mixtos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la maca mixta, no así las gráficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo los mismas son solicitados a un prestador y/o expendedor por su denominación y no por la descripción de aquella.
Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.
Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al argumento de la actora relacionado con que la expresión “ASEPXIA”, la cual es fonéticamente igual a la palabra “ASEPSIA”, es descriptiva, debido a que, a su juicio, es una característica directa de los productos que se encuentran comprendidos en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.
Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.
No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.11.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.
Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.
Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tanto, un titular de una marca con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la expresión “ASEPXIA”, de las marcas previamente registradas es descriptiva, respecto de los productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza que identifican.
Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201013, definió el concepto de signo descriptivo, de la siguiente manera: “[…] la marca descriptiva14, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.
Para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2005-00378-00. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2001-00175-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub examine, los productos que distinguen las marcas opositoras son de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, preparaciones para limpiar y desengrasar y materiales para desinfectar.
Ahora, la partícula “ASEPXIA”, que hace parte de la marca objeto de controversia, la cual, se repite, tiene una pronunciación muy similar y, por lo tanto, equivalente a la palabra “ASEPSIA”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española15, significa: “[…] 1. F. Med. Ausencia de materia séptica, estado libre de infección […]”.
Lo anterior, lleva a la Sala a concluir que se trata de una expresión descriptiva, dado que se refiere directamente al uso y finalidad que se le puede dar a los productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son, de limpieza, higiene y desinfección. Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 26 de mayo de 202316, en la que la Sección Primera de esta Corporación, en un escenario similar, se pronunció en el mismo sentido, respecto de expresiones que fonéticamente se pronuncian 15https: //www.rae.es/tdhle/asepsia, Consultado el 17 de julio de 2023. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de mayo de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00115-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co idéntico o muy similar a la palabra con significado en el lenguaje castellano. En efecto, se dijo en esa oportunidad: “[…] 41.
Precisado lo anterior, y atendiendo a que el signo nominativo solicitado ACI-2, está conformado por una conjunción alfanumérica, es importante tener en cuenta las pautas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial emitida dentro de este proceso, sobre este tipo de conjunciones de letras y números: “[…] 1.14.
En nuestro idioma podemos hacer ciertas conjunciones de letras, números y partículas cuya pronunciación sea idéntica a algunas palabras. Por ejemplo. La palabra Cbra en estricto sentido no se encuentra en el diccionario. pero si la pronunciamos lo haríamos Igual que el animal Cebra. 1.15. Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor aprehende y comunica las marcas por su pronunciación. Ciertamente el móvil fonético, en principio, es el que más impacta en la mente del consumidor y el que genera la recordación de las marcas denominativas o de las mixtas cuya parte denominativa es relevante. […]”17. 42.
De conformidad con lo anterior, y atendiendo a la estructura y composición del signo, la Sala considera que tiene una pronunciación equivalente a la palabra ÁCIDOS, expresión que, en singular, ha sido definida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española18 de la siguiente manera19: “[…] 1. adj. Que tiene sabor agrio o de vinagre. 2. adj.
Que tiene las características o propiedades de un ácido. 3. adj. Áspero, desabrido […]”. 43. La Sala considera que el signo ACI-2, al pronunciarse denota o da la idea, a la persona que la lee, que es un 17 Cfr. Folio 243. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 621-IP- 2015 de 21 de septiembre de 2016, pág. 243. 18 Información obtenida de la página electrónica oficial de la Real Academia Española, que permite la consulta de la vigesimotercera edición del Diccionario de la Lengua Española: “https://dle.rae.es/”. 19 Se incluyen las acepciones que guardan mayor coherencia con el lema comercial analizado. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co producto cuyo sabor es agrio o amargo, por lo tanto, dicha significación podrá ser entendida por cualquier persona. 44.
En este orden de ideas, la Sala considera que el signo solicitado describe de manera directa una de las características de los productos que pretende amparar, esto es, la característica de la acidez propia de algunos productos de confitería, y, en ese sentido, no puede ser catalogado como un signo evocativo, como lo sostuvo la parte demandante, comoquiera que el consumidor no requiere utilizar su imaginación y entendimiento ni realizar un proceso deductivo para relacionar dicha expresión con una de las características de los productos que pretende amparar. 45.
Por lo expuesto anteriormente, ante la pregunta de ¿cómo es el producto que pretende identificar el signo?, la respuesta lógica es que describe o informa de manera directa al consumidor que es ácido, es decir, una cualidad o característica de los productos de “confitería, especialmente goma de mascar”. 46. Así las cosas, la Sala considera que el signo nominativo ACI- 2, por ser descriptivo, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 […]”.
(Destacado fuera de texto). Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “ASEPXIA” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que resulta ser descriptiva para distinguir productos comprendidos en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Cabe señalar que al ser una expresión descriptiva es inapropiable bajo un derecho exclusivo, de tal forma que el titular de una marca que incluya una partícula de estas características (“ASEPXIA”) no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarla en la conformación de sus marcas.20 20 Ibidem. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisado lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y las marcas en conflicto.
Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo y marcas en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica y terminación, pues el signo cuestionado, “ASEPSO”, se conforma por una (1) palabra, tres (3) sílabas (A-SEP-SO), tres (3) consonantes (S-P-S) y tres (3) vocales (A-E-O), mientras que las marcas previamente registradas, “GENOMMA LAB”, están compuestas por dos (2) palabras, cuatro (4) sílabas (GE-NO-MMA-LAB), seis (6) consonantes (G-N-M-M-L-B) y cuatro vocales (E-O-A-A).
Cabe mencionar que el signo cuestionado está compuesto por prefijos y sufijos (ASEP-SO) diferentes a la de la opositora (GE-LAB), lo que genera una expresión completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En virtud de lo expuesto, de la comparación entre el signo cuestionado y las marcas enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida que corresponden a expresiones totalmente disímiles. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación del signo y marcas cotejadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que están compuestas por palabras distintas.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: ASEPSO - GENOMMA LAB - ASEPSO - GENOMMA LAB ASEPSO - GENOMMA LAB - ASEPSO - GENOMMA LAB ASEPSO - GENOMMA LAB - ASEPSO - GENOMMA LAB ASEPSO - GENOMMA LAB - ASEPSO - GENOMMA LAB Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que el signo y marcas enfrentadas estén compuestas por palabras diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, lo que las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.21 Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las expresiones contenidas en las marcas previamente registradas son de fantasía, pues no tienen un significado propio en 21 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.
Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00061-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano22.
Al respecto, cabe mencionar que el signo cuestionado “ASEPSO”, resulta evocativo del término “ASEPSIA”, que como ya se dijo, significa “[…] 1. F. Med. Ausencia de materia séptica, estado libre de infección […]”. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía las marcas en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.
Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y del signo y marcas enfrentadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el signo cuestionado “ASEPSO” es lo suficientemente distintivo y diferente de las previamente registradas. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre el signo y las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para 22 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “INNS” sea de conocimiento generalizado.
Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican los mismos, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201623, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [ ]" (Destacado fuera de texto).
Ahora, el tercero con interés directo en los alegatos de conclusión manifestó que es titular de una familia de marcas que contienen la expresión “ASEPXIA”. Al respecto, la Sala considera que no es dable traer a colación argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito contentivo de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho estudio. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado “ASEPSO” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre el signo y marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Finalmente, se le reconocerá personería al doctor DANIEL FELIPE CASTRO ESCOBAR, como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 280 a 283 del expediente físico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 40012 de 28 de julio y 52695 de 28 de septiembre de 2011 y 00048192 de 14 de agosto de 2012, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo nominativo “ASEPSO” solicitado para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.
CUARTO: TENER al doctor DANIEL FELIPE CASTRO ESCOBAR, como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 280 a 283 del expediente físico.
QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049-00 Actora: SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de julio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS (Ausente con excusa) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.