CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación núm.: 25000-23-41-000-2024-00090-01 Demandante: IGT SOLUTIONS PVT.

LTD. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Auto que resuelve recurso de apelación La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la demandante contra el auto de 8 de febrero de 2024, proferido por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se rechazó la demanda.

I.

ANTECEDENTES 1. La apoderada judicial de la sociedad IGT Solutions Pvt. Ltd., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio -en adelante SIC-, cuyas pretensiones son las siguientes: “[…] Primera Pretensión Principal: Que se declare la nulidad de la Resolución 83975 de 28 de noviembre de 2022 proferida por la Dirección de Signos Distintivos, en virtud de la cual se negó el registro marcario.

Segunda Pretensión Principal: Que se declare la nulidad de la Resolución 44157 de 2023, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en virtud de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución 83975 de 28 de noviembre de 2022 proferida por la Dirección de Signos Distintivos. Primera pretensión consecuencial de las Pretensiones Principales: Que se ordene el registro de la marca solicitada por IGT Solutions, identificada con el Número de Registro Internacional 1656158.

Segunda pretensión consecuencial de las Pretensiones Principales: Que se condene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a pagar a IGT SOLUTIONS PVT LTD las costas y expensas, incluidas las agencias en derecho, a que dé lugar el presente proceso. […]” (Negrilla del texto). 1 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 2 Radicación núm.: 25000-23-41-000-2024-00090-01 Demandante: IGT Solutions Pvt.

Ltd. II. PROVIDENCIA APELADA 2. El tribunal de primera instancia, mediante proveído de 8 de febrero de 2024, resolvió: “[…]

PRIMERO. – RECHÁZASE DE PLANO la demanda presentada por IGT SOLUTIONS PVT.LTD.

SEGUNDO. - Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente y devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose. […]”. 3. El a quo consideró que se había configurado el supuesto de rechazo de que trata el inciso 3 del artículo 92 de la Ley 2220 de 30 de junio de 20222, en razón a que la demandante no acreditó el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. 4.

Expuso que, según el artículo 89 de la Ley 2220, en materia de lo contencioso administrativo serán conciliables todos los conflictos que puedan ser conocidos por la jurisdicción, salvo que la conciliación esté expresamente prohibida por la ley; último supuesto que no ocurre con los asuntos de propiedad industrial, razón por la cual es deber de la parte agotar dicho requisito previo. 5.

Adicionalmente, indicó que el artículo 2 del Decreto 1716 de 14 de mayo de 20093, señala que “[…] se podrán conciliar los conflictos de contenido económico, con lo que plantea la exigencia de la conciliación extrajudicial para las pretensiones que afecten la posición patrimonial de los involucrados, circunstancia que ocurre cuando se tramita y falla un asunto de propiedad industrial. […]” (Negrilla del texto). 6.

Así las cosas, consideró que los asuntos de propiedad industrial no se encuentran excluidos de cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, por lo tanto, al no haberse agotado el mismo, rechazó de plano la demanda. III. RECURSOS 7. La apoderada judicial de la accionante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra el proveído de 8 de febrero de 2024, argumentando que el “[…] A quo pasó por alto todos los fundamentos legales y el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y del mismo Tribunal de primera instancia, que establecen de forma clara y pacífica que en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los cuales se pretenda la nulidad de decisiones relativas a registros marcarios, no debe agotarse la conciliación prejudicial por tratarse de un asunto no conciliable. […]” (negrilla y subrayado del texto). 2 “[…] Por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones […]”. 3 “[…] Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. […]”. 3 Radicación núm.: 25000-23-41-000-2024-00090-01 Demandante: IGT Solutions Pvt.

Ltd. IV. TRÁMITE DE LOS RECURSOS 8. El magistrado sustanciador en primera instancia, mediante proveído de 16 de abril de 2024, rechazó por improcedente el recurso de reposición interpuesto y, en consecuencia, concedió el recurso de apelación ante el Consejo de Estado. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia y oportunidad 9.

Esta Sala de Decisión, en virtud de lo previsto en el literal g)4 del numeral 2. del artículo 1255 de la Ley 1437 y en el numeral 1.6 del artículo 2437 ibidem, es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la demandante contra el proveído de 8 de febrero de 2024. 10. El auto objeto de impugnación, conforme se observa en el índice 9 del expediente digital de primera instancia, fue notificado mediante estado de 13 de febrero de 2024, por lo que, al haberse presentado el recurso de apelación el 16 del mismo mes y año, fue oportuno8.

V.2. Caso concreto 11. Corresponde a la Sala determinar si en el proceso de la referencia se configuró o no la causal de rechazo prevista en el inciso 3 del artículo 92 de la Ley 2220, consistente en no haber agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. 12. Como consecuencia de lo anterior, si se confirma, modifica o revoca el auto de 8 de febrero de 2024, proferido por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según corresponda. 13.

En el auto impugnado se rechazó la demanda, por cuanto la demandante no acreditó el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, de manera previa a la presentación de la demanda. 14. La accionante apeló la anterior decisión, al estimar que el Consejo de Estado ha sido enfático en afirmar que en los procesos en los cuales se pretenda la nulidad de 4 “[…] Artículo 125.

De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: […] 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…) g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas. […]”. 5 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”. 6 “[…] Artículo 243.

Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: 1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. […]”. 7 Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080. 8 De acuerdo con lo establecido en el numeral 3. del artículo 244 del CPACA, cuando la decisión es notificada mediante estado, el recurso de apelación deberá sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. 4 Radicación núm.: 25000-23-41-000-2024-00090-01 Demandante: IGT Solutions Pvt.

Ltd. decisiones relativas a registros marcarios, la conciliación extrajudicial no constituye requisito de procedibilidad, por tratarse de un asunto no conciliable. 15. Para efectos de resolver, la Sala destaca que, según lo disponen el numeral 1.9 del artículo 161 de la Ley 1437 y el artículo 92 de la Ley 2220, la conciliación extrajudicial constituye requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, siempre y cuando el asunto debatido sea conciliable. 16.

En consonancia con lo anterior, el artículo 89 de la Ley 2220 establece que serán conciliables todos los conflictos que puedan ser conocidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que la conciliación no esté expresamente prohibida por la ley. 17. De igual manera, el anotado artículo 89 prevé que “[…] Cuando medie acto administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo […]”. 18.

Con sustento en las normas mencionadas en precedencia, la Sala concluye que, en tratándose de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la conciliación extrajudicial constituye requisito de procedibilidad en aquellos asuntos que sean susceptibles de conciliación y que no se encuentren expresamente prohibidos por la ley. 19.

Asimismo se considera que en el caso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dicho requisito de procedibilidad es obligatorio cuando pretendan conciliarse los efectos económicos del acto acusado. 20. Esta última interpretación es armónica con el artículo 7° de la Ley 2220, conforme con el cual “[…] se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y los derechos de los cuales su titular tenga capacidad de disposición […]”, es decir, que la conciliación extrajudicial, por regla general, es procedente frente a aquellas materias respecto de las cuales las partes tienen la potestad de disponer libremente. 21.

En el caso concreto se pretende la nulidad de las Resoluciones núms. 83975 de 28 de noviembre de 202210 y 44157 de 31 de julio de 202311, mediante las cuales la SIC negó el registro de la marca “IGT SOLUTIONS” (mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.

La jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que, en materia marcaria, existen los siguientes medios de control: 9 Modificado por el artículo 34 de la Ley 2080. 10 “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 11 “[…] Por la cual se decide un recurso de apelación […]”. 5 Radicación núm.: 25000-23-41-000-2024-00090-01 Demandante: IGT Solutions Pvt.

Ltd. “[…] a) la de nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA; b) la de nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años12, establecida en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.

En ese entendido, es pertinente señalar que, según lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el medio de control de nulidad absoluta o medio de control de nulidad, en la legislación interna, procede, en cualquier tiempo, cuando lo que se va a demandar es el registro de una marca concedida en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 ibidem.

Por su parte, el medio de control de nulidad relativa, que tiene un término de prescripción de 5 años5, es procedente cuando el registro marcario fue concedido de mala fe o en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Es decir, que tanto los medios de control de nulidad relativa como de nulidad absoluta, fueron legalmente establecidos para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios, conforme se desprende de lo expresamente establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 200013.

No obstante, cuando lo que se demanda es el acto administrativo que niega o cancela total o parcialmente un registro marcario, los medios de control procedentes ya no serán los referidos, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a la afectación directa que genera este tipo decisiones frente a los intereses particulares del solicitante o del propietario a quien se le cancela la marca. […]”14 (Negrilla del texto) (Subrayado fuera del texto). 23.

A su vez, esta Sección ha indicado de manera reiterada que en los citados asuntos no es obligatorio agotar el requisito de la conciliación extrajudicial, por las siguientes razones: […] en tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado en asuntos marcarios, la Sección Primera del Consejo de Estado de manera pacífica y reiterada ha sostenido que la conciliación prejudicial, en estos casos, no constituye requisito de procedibilidad, habida cuenta que este tipo de demandas adolecen de pretensiones económicas susceptibles de ser conciliadas, pues lo que se debate en esta jurisdicción es la legalidad del acto a la luz de las normas comunitarias que se consideren transgredidas, mas no las eventuales, inciertas, indirectas y futuras consecuencias económicas que pueda tener en el mercado la nulidad de dicha decisión administrativa que denegó un registro u ordenó o denegó su cancelación. 12 Inciso 2º, Articulo 172 de la decisión 486 de 2000.

“La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” (Negrillas y subrayas fuera del texto original). 13 “[…] Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto original) 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Providencia de 29 de febrero de 2024. Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00076-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón 6 Radicación núm.: 25000-23-41-000-2024-00090-01 Demandante: IGT Solutions Pvt. Ltd. En efecto, si bien se puede afirmar que el derecho marcario en su naturaleza genérica enmarca e involucra intereses o finalidades económicas de quienes actúan como agentes del mercado a través de la legitima pretensión de usar un registro y/o beneficiarse del mismo, ello no implica que las demandas que conoce la Jurisdicción sobre esta materia contengan aspectos o pretensiones económicas objeto de conciliación, pues el Juez contencioso-administrativo se limita a estudiar la legalidad del acto conforme al ordenamiento jurídico comunitario y a determinar la procedencia de un restablecimiento del derecho relacionado con la posibilidad de registrar la marca solicitada, lograr su cancelación y la obtención del derecho prioritario consecuencial o la denegación de ésta y que se mantenga incólume el correspondiente registro.

Para la Sala, en estos casos, la entidad demandada, esto es, la Superintendencia de Industria y Comercio, no puede conciliar la legalidad del acto ni el eventual restablecimiento del derecho, pues, como ya se indicó, éste último adolece de contenido económico susceptible de este tipo de acuerdos directos entre las partes, amén de que también existen intereses de terceros que no pueden ser desconocidos ante una posible conciliación. […]”15 (Negrilla fuera del texto). 24.

En virtud de las normas y jurisprudencia citada supra, la Sala considera que en el caso sub examine, por tratarse de una demanda que pretende la nulidad de unos actos administrativos de naturaleza marcaria, no era exigible el requisito de la conciliación extrajudicial, por cuanto las partes involucradas en la controversia no se encuentran habilitadas para conciliar la legalidad del acto acusado y, además, porque de este tipo de controversias no se desprende el restablecimiento automático de derechos económicos en favor de la demandante. 25.

Así las cosas, al no ser obligatorio el requisito de la conciliación extrajudicial en el presente asunto, no le era dable al a quo rechazar la demanda. 26. En consecuencia, se revocará el auto de 8 de febrero de 2024 y, en su lugar, se ordenará que el tribunal de primera instancia provea nuevamente sobre la admisibilidad de la demanda, previa verificación de los requisitos de ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto de 8 de febrero de 2024, proferido por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, ORDENAR que se provea nuevamente sobre la admisibilidad de la demanda, previa verificación de los requisitos de ley. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Providencia de 29 de febrero de 2024. Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00076-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. En el mismo sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de 29 de febrero de 2024. Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00894-01 C.P. Hernando Sánchez Sánchez;

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de 29 de febrero de 2024. Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-01094-01 C.P. Hernando Sánchez Sánchez y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de marzo de 2016. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2009-00021-00.

C.P. María Elizabeth García González. 7 Radicación núm.: 25000-23-41-000-2024-00090-01 Demandante: IGT Solutions Pvt. Ltd.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Salva voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.