CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Cervecería Austral S.A. Tema: Registro del signo mixto “CAFÉ AUSTRAL GOURMET” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 20906 de 23 de marzo de 20181 y 15107 de 20 de mayo de 20192, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “CAFÉ AUSTRAL GOURMET” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Sergio Iván Nieto Salcedo.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. El señor Sergio Iván Nieto Salcedo, a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA.
Declarar la nulidad de la Resolución 20906 de 23 de marzo de 2018 mediante la cual, el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, NEGÓ de oficio el registro de la marca mixta CAFÉ AUSTRAL (junto con la Nota Explicativa: Gourmet), para identificar productos y servicios comprendidos en la Clase 30 y 43 Internacionales, solicitada por el señor SERGIO IVAN NIETO SALCEDO; proferida al interior del expediente administrativo No. SD2017/0074585.
SEGUNDA. Declarar la nulidad de la Resolución No. 15107 del 20 de mayo de 2019, mediante la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, CONFIRMÓ LA NEGACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA contenida 1 Folios 73 a 78 C pp. “[…] Por medio de la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 64 a 72 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 2 a 61 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 20906 de 23 de marzo de 2018, del registro de la marca mixta CAFÉ AUSTRAL (junto con la Nota Explicativa: Gourmet), para identificar productos y servicios comprendidos en la Clase 30 y 43 Internacionales, solicitada por el señor SERGIO IVAN NIETO SALCEDO; proferida al interior del expediente administrativo No. SD2017/0074585 (sic) Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento del Derecho en beneficio del señor SERGIO IVAN NIETO SALCEDO, comedidamente solicito: TERCERA: Se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca mixta CAFÉ AUSTRAL (junto con la Nota Explicativa: Gourmet), para identificar productos y servicios comprendidos en la Clase 30 y 43 Internacionales, a favor del señor SERGIO IVAN NIETO SALCEDO.
CUARTA: Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. QUINTA: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho […]”4 (mayúscula y negrilla del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que el señor Sergio Iván Nieto Salcedo solicitó el registro como marca del signo mixto “CAFÉ AUSTRAL GOURMET” para identificar los productos y servicios de las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] café, té, cacao y sucedáneos del café […]” y “[…] servicios de cafés, cafeterías y restaurantes […]”. 4.
Anotó que, mediante la Resolución 20906 de 23 de marzo de 2018, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca mixta “CAFÉ AUSTRAL GOURMET” por ser confundible con la marca nominativa “AUSTRAL”6, registrada en la clase 32, del tercero con interés en el resultado del proceso. Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación. 5.
Mencionó que, a través de la Resolución 15107 de 20 de mayo de 2019, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 20906. 4 Folios 3 a 4 C pp. 5 Folios 4 a 6 C pp. 6 Certificado 200.466. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.
Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas: (i) Constitución Política, artículos 13, 29 y 61, (ii) Ley 1437 de 2011, artículos 42 y 80 y;
(iii) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150. I.1.2.2. El concepto de violación 7. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “CAFÉ AUSTRAL GOURMET” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por señor Sergio Iván Nieto Salcedo, al considerar que era confundible con la marca nominativa “AUSTRAL”, en la clase 32 de titularidad de la sociedad Cervecería Austral S.A., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b), 136 literal a), así como la Ley 1437 de 2011, artículos 42 y 80 y la Constitución Política, artículos 13, 29 y 61. 8.
Afirmó que el signo mixto “CAFÉ AUSTRAL GOURMET” es lo suficientemente distintivo, toda vez que está acompañado de la palabra explicativa “gourmet” y un logo, por lo que no existe similitud capaz de crear riesgo de confusión o de asociación con la marca nominativa “AUSTRAL” como lo afirmó la SIC en los actos administrativos demandados. 9.
Precisó que los signos confrontados difieren en su estructura gramatical, toda vez que su signo contiene elementos gráficos y fonéticos como “CAFÉ” y “GOURMET” que lo hacen diferente y distintivo. Además, sostuvo que la palabra “AUSTRAL” es de uso común, de manera que no podía ser apropiable. 10. Subrayó que tampoco existe conexidad competitiva por cuanto los productos del tercero con interés en el resultado del proceso se dirigen a cervezas mientras que sus productos y servicios se relacionan con café, por lo que no era posible que fueran intercambiables. 11.
Por otra parte, mencionó que la SIC no realizó un adecuado examen de registrabilidad, de manera que no motivó los actos administrativos acusados, por cuanto no analizó los hechos y las pruebas aportadas durante el recurso de apelación en contra de la Resolución 20906 de 23 de marzo de 2018. 7 Folios 63 a 84 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 12.
Explicó que, con el fin de analizar la distintividad de los signos confrontados, la demandada debió considerar que en otras oportunidades ha registrado marcas similares, las cuales han coexistido de manera pacífica, como lo son “CORONA” y “CORONA EXTRA”. 13. Lo anterior, por cuanto consideró que la SIC “omitió pronunciarse de fondo respecto de la carencia de similitud de los signos presuntamente cotejados y los elementos que le otorgan distintividad al signo solicitado, lo cual era relevante y necesario al interior del trámite administrativo”.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, argumentando que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible a la marca del tercero con interés en el resultado del proceso. 15.
Afirmó que el signo solicitado solo tiene la adición de la palabra genérica “CAFÉ” y explicativa “GOURMET”, sin que ello represente una distintividad relevante, al tratarse de elementos complementarios de la palabra “AUSTRAL”, la cual es arbitraria y hace referencia “al sur” y no se relaciona con los productos y servicios del signo solicitado. 16.
Anotó que siguió las reglas de la jurisprudencia y llevó a cabo todos los protocolos para establecer la confundibilidad entre los signos confrontados. 17. Por otra parte, advirtió que la SIC toma sus decisiones de forma independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, por lo que no era preciso remitirse a trámites diferentes decididos con anterioridad en circunstancias análogas.
II.2. Contestación de la sociedad Cervecería Austral S.A. 18. La sociedad Cervecería Austral S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada9 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. 8 Folios 167 a 193 C pp. 9 Folios 135 y 166 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III.
TRÁMITE DEL PROCESO 19. El señor Sergio Iván Nieto Salcedo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 20 de septiembre de 201910 en contra de las Resoluciones 20906 de 23 de marzo de 2018 y 15107 de 20 de mayo de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 20. Mediante auto de 21 de octubre de 201911 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Cervecería Austral S.A. El 29 de noviembre de 201912 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 21.
Por autos de 30 de junio y 10 de noviembre de 202013 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 23 de abril de 202114. 22. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, así como las certificaciones de la existencia y estado actual de las marcas que comparten la palabra “AUSTRAL” y “CORONA” y sus expedientes administrativos, y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 23.
Por autos de 22 de junio y 4 de octubre de 202115 se requirió a la SIC para que expidiera las certificaciones decretadas como prueba, con la advertencia de que las mismas podían ser aportadas en copia simple. 24. Mediante auto de 16 de diciembre de 202116 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literales b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 25.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 13-IP-2022 de 9 de mayo de 202317 dentro de la cual señaló que para la interpretación de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022, 391-IP-2022 y 344-IP-2022, de las cuales se pueden observar las siguientes consideraciones: 10 Folio 2 C pp. 11 Folios 130 a 131 C pp. 12 Folio 144 C pp. 13 Folio 202 y vto.
C pp. Índice 29 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índice 36 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Índices 43 y 55 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 84 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 37 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Interpretación prejudicial 344-IP-2022 “[…] C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 (literales a y b), 136 (literal a) […] de la Decisión 486. […] Concepto de marca.
Requisitos para el registro de las marcas […] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado. […] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca […] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones y adquiera.
Es considerada como característica esencia que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. […] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] El examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que concede o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos.
Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones […] Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen […]” (mayúscula y negrilla del original). 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Interpretación prejudicial 261-IP-2022 “[…] Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] Comparación entre signos mixtos y denominativos […] Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento – denominativo o gráfico – más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (negrilla del original). 26.
A través de auto de 13 de junio de 202318 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 18 Índice 86 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 27.
En el término para alegar de conclusión, el señor Sergio Iván Nieto Salcedo19 y la SIC20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Cervecería Austral S.A.21 guardó silencio. 28. Mediante concepto 23-239 de 30 de junio de 202322, el Ministerio Público consideró que no resulta procedente acceder a las pretensiones de la demanda toda vez que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que le otorguen distintividad, por lo que las expresiones “AUSTRAL” de los signos confrontados utilizan una estructura vocálica y consonántica similar.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 20906 de 23 de marzo de 2018 y 15107 de 20 de mayo de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “CAFÉ AUSTRAL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Sergio Iván Nieto Salcedo. 31.
La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “CAFÉ AUSTRAL” solicitado para identificar los productos y servicios de las clases citadas y la marca nominativa “AUSTRAL”, en la clase 32, cuyo titular es la sociedad Cervecería Austral S.A., previamente registrada, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 y si se desconoció lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, artículos 42 y 80 y la Constitución Política, artículos 13, 29 y 61. 19 Índice 93 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 91 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 93 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 92 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 32.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 33. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 20906 de 23 de marzo de 201824 y 15107 de 20 de mayo de 201925, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “CAFÉ AUSTRAL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Sergio Iván Nieto Salcedo.
IV.4. Análisis del caso concreto 34. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo mixto “CAFÉ AUSTRAL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] café, té, cacao y sucedáneos del café […]” y “[…] servicios de cafés, cafeterías y restaurantes […]”. 35.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca nominativa “AUSTRAL”, en la clase 32 y de titularidad de la sociedad Cervecería Austral S.A., estos son: “[…] cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. 36.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 13-IP-2022 de 9 de mayo de 2023 dentro de la cual señaló que para la interpretación de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022, 391-IP-2022 y 344-IP-2022. 37.
Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo el signo mixto “CAFÉ AUSTRAL” no es confundible con la marca nominativa “AUSTRAL”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseco previsto en el artículo 136 literal a), ibidem26. 38.
Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000. 24 Folios 73 a 78 C pp. “[…] Por medio de la cual se niega un registro […]”. 25 Folios 64 a 72 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 26 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 39. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 40. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor27: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 41.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: 27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Signo solicitado por el demandante 28 (mixta) Clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso29 AUSTRAL (nominativa) Registro 200.466 Clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 42.
La Sala observa que, de acuerdo con la solicitud de registro de la marca de titularidad del señor Sergio Iván Nieto Salcedo la expresión “GOURMET” es explicativa, razón por la cual no hace parte de la marca y, por ende, no debe ser tenida en cuenta para el análisis de confundibilidad. 43. En este punto resulta pertinente advertir que, si bien en los antecedentes del proceso las partes hicieron referencia a la expresión “GOURMET”, lo cierto es que, conforme a la solicitud de registro y a las pretensiones de la demanda, se trata de una partícula meramente explicativa, carente de fuerza diferenciadora, cuya exclusión resulta necesaria para realizar el cotejo marcario. 44.
En este contexto la Sala debe analizar si entre el signo mixto “CAFÉ AUSTRAL”, solicitado por la parte demandante para identificar productos y servicios en las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa 28 Folio 79 C pp. 29 Consulta realizada el 22 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “AUSTRAL”, registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso para distinguir productos en la clase 32 existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 45.
Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “CAFÉ AUSTRAL” solicitado por el demandante y la marca nominativa “AUSTRAL”, previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el signo mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 46.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto objeto de análisis, no así la gráfica que la acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 47. En efecto, de la revisión del signo mixto se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 48.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 49.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”30. 50.
De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común o genéricos para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 30 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51. Sobre el particular, se advierte que la expresión “CAFÉ” es de uso común en las clases 30 y 43, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación31, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “CAFÉ” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “CAFÉ BUENAVISTA” GRUPO KALLPASAPA LTDA. 30 381.497 “CAFÉ SINU” LUIS GONZALO GIRALDO MESA BERTULFO GIRALDO MUÑOZ 30 350.762 “CAFÉ VENETO” CAFE DEVOTION LTDA 30 356.874 “MOMENTOS DE CAFÉ” INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. 43 311.846 “CAFÉ DE LA MONTAÑA” CAFE & CREPES LTDA 43 316132 “MOLIENDO CAFÉ” JULIO ENRIQUE MONTOYA VILLEGAS 43 310678 52.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 31 Consulta realizada el 22 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 53.
De igual manera, la Sala observa que la palabra “CAFÉ” que hace parte del signo solicitado resulta ser genérica de los productos y servicios que amparan. Este término se refiere directamente al tipo de productos y servicios ofrecidos, lo cual afecta su capacidad para cumplir con la función distintiva esencial de una marca. 54. Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201032, definió el concepto de “[…] signo genérico […]”, de la siguiente manera: “[…] signo genérico33, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”. 55.
Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han considerado que es necesario plantear la pregunta ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. 56. En el caso sub examine, la Sala pone de presente que el término “CAFÉ” del signo de la demandante resulta genérico respecto de los productos y servicios que ampara.
En particular, en la clase 30, tiene un carácter genérico, dado que corresponde de manera literal a productos incluidos expresamente en dicha clase, la cual ampara, entre otros, “café”. De igual forma, en la clase 43 la expresión “CAFÉ” también es genérica, pues designa directamente el género de los servicios de “cafés”, en la medida en que identifica de manera inmediata y directa la naturaleza del servicio ofrecido. 57.
Las marcas genéricas no son susceptibles de apropiación exclusiva porque cualquier competidor en el sector debería poder utilizarlas para describir productos o servicios con características similares. 58. No ocurre lo mismo con la expresión “AUSTRAL” que hace parte de los signos confrontados, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fuera de uso común para las clases 30, 32 y 4334. 59.
Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “CAFÉ” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un término que resulta ser de uso común y genérico para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, además que su exclusión no reduce el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. 60.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo en conflicto “AUSTRAL”, de las clases 30 y 43, así 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de julio de 2010. Rad.: 2005-00378-00. MP: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 33 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Rad.: 2003-00456. MP: Marco Antonio Velilla Moreno. 34 Ibidem. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio como la marca “AUSTRAL”, en la clase 32, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 61.
A la Sala le corresponde abordar el análisis del signo y la marca confrontada respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos distintivos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado A U S T R A L 1 2 3 4 5 6 7 Marca previamente registrada A U S T R A L 1 2 3 4 5 6 7 62.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que entre el signo solicitado y la marca previamente registrada existe identidad ortográfica y fonética, toda vez que ambos se componen de la misma expresión “AUSTRAL”, integrada por una palabra de tres sílabas y siete letras, con idéntica secuencia de vocales y consonantes. 63.
En consecuencia, desde estos dos aspectos resulta evidente que no puede predicarse diferenciación alguna, pues la estructura y sonoridad de los signos es exactamente la misma, lo que refuerza el riesgo de confusión en el consumidor medio. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 64.
Asimismo, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la palabra “AUSTRAL” significa, según el Diccionario de la Real Academia Española, “perteneciente o relativo al sur”, de manera que también en este plano existe identidad entre los signos confrontados. 65. En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 66.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 67. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201835 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el 35 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 68. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 69.
En el caso sub examine, la expresión cuestionada “CAFÉ AUSTRAL” fue solicitada para proteger los productos y servicios de las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] café, té, cacao y sucedáneos del café […]” y “[…] servicios de cafés, cafeterías y restaurantes […]”. 70. La marca previamente registrada identifica los siguientes productos de la clase 32, esto son: “[…] cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. 71.
Al analizar la relación entre los productos y servicios protegidos por el signo solicitado “CAFÉ AUSTRAL” y la marca previamente registrada, se advierte que existe una conexión basada en los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad en los canales de comercialización. La coincidencia de estos puede generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los productos36. 72.
En cuanto al criterio de sustituibilidad, la Sala observa que los productos amparados por el signo cuestionado “CAFÉ AUSTRAL” en la clase 30, como es el café, té, cacao o sucedáneos del café, pueden ser funcionalmente sustituidos por los productos protegidos por la marca previamente registrada “AUSTRAL” en la clase 32, tales como bebidas no alcohólicas y otras preparaciones para hacer bebidas. 73.
En efecto, aunque pertenecen a categorías distintas dentro de la Clasificación de Niza, los productos objeto de análisis satisfacen la misma necesidad básica del consumidor, esto es, el consumo de bebidas. Por ello, existe una relación funcional entre ellos, en la medida en que un consumidor medio podría optar indistintamente 36 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio por unos u otros en los mismos establecimientos comerciales o dirigidos al mismo público objetivo.
No ocurre lo mismo con los servicios comprendidos en la clase 43, pues estos no son sustituibles por los productos de la clase 32. 74. Respecto del criterio de complementariedad, la Sala observa que los productos protegidos por la marca previamente registrada “AUSTRAL”, correspondientes a la clase 32, tales como cervezas, aguas minerales, gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de fruta, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, presentan una conexión funcional y comercial con los productos amparados por el signo cuestionado “CAFÉ AUSTRAL” en la clase 30, los cuales incluyen café, té, cacao y sucedáneos del café, así como servicios de cafetería y restaurante. 75.
En efecto, dichos productos suelen ser concebidos y consumidos de manera complementaria en establecimientos de comercio dedicado a vender comida o servir bebidas, lo que genera una expectativa razonable de que provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas. 76. Esta relación de complementariedad también se extiende a los servicios comprendidos en la clase 43, solicitados bajo el signo “CAFÉ AUSTRAL”, que incluyen actividades de comercialización, distribución y venta de bebidas como el café. Tales servicios, por su naturaleza, pueden integrar bebidas no alcohólicas y otras preparaciones para hacer bebidas de la clase 32.
Por lo tanto, es razonable suponer que un consumidor podría asociar la oferta conjunta de estos productos y servicios bajo un mismo signo distintivo, lo que acentúa el riesgo de confusión o asociación respecto del origen empresarial. 77. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro, generando una interdependencia en la percepción del consumidor.
La relación de complementariedad sugiere la obtención de servicios de compra y venta de café, té, cacao y sucedáneos del café, los cuales se complementan con los productos de bebidas no alcohólicas y otras preparaciones para hacer bebidas de la marca previamente registrada. Esta relación complementaria puede llevar a los consumidores a percibir ambos con el mismo origen empresarial, más aún al tener en cuenta la identidad entre los signos, tal y como se analizó con anterioridad. 78.
Aunado a lo anterior, dichos productos y servicios utilizan canales de comercialización similares, tales como establecimientos de comercio, tiendas especializadas, folletos, prensa, revistas especializadas y plataformas digitales. Estas coincidencias en los medios de publicidad generan un punto de contacto directo entre los signos y fortalecen la posibilidad de confusión respecto a su origen empresarial. 79.
Además, los productos y servicios están dirigidos a un público objetivo similar, compuesto tanto por individuos como por personas o empresas interesadas en el barismo, tostadores, distribuidores agrícolas, consumidores gourmet y turistas, lo cual amplifica la percepción de relación entre ambos. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 80.
Finalmente, en términos de razonabilidad, resulta claro suponer que el consumidor pudiera interpretar que los productos y servicios de “CAFÉ AUSTRAL” de la demandante y los productos de “AUSTRAL”, del tercero con interés en el resultado del proceso provienen del mismo empresario. 81. En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los productos y servicios del signo solicitado por la demandante y los productos de la marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los productos y servicios de un signo no están directamente ligados a los productos de la marca, asumiendo así un origen empresarial compartido. 82.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201537, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 83.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales38: 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015.
Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 84. Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y la marca analizada, conexión competitiva entre los productos y servicios que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, porque el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado.
De la vulneración de los artículos 150 de la Decisión 486 de 2000, 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 y 13, 29 y 61 de la Constitución Política 85. Por otra parte, la parte demandante sostuvo que la SIC no realizó un examen de registrabilidad adecuado, pues no analizó de manera integral las pruebas allegadas en el recurso de apelación contra la Resolución 20906 de 23 de marzo de 2018, entre ellas las relativas a registros de otras marcas como “CORONA” y “CORONA EXTRA”. 86.
Señaló además que la autoridad omitió pronunciarse de fondo sobre los elementos que dotaban de distintividad al signo solicitado. 87. Al respecto, la Sala pone de presente que esta Sección ha considerado que el examen de registrabilidad es integral, debe ser motivado y autónomo39, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 88.
Se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. De manera que, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 89.
Así, el estudio de registrabilidad del signo solicitado por la demandante, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 90. Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, 39Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial 39-IP-2020 de 25 de agosto 2021. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 91. En consecuencia, la Sala concluye que en el presente caso no se desconoció lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la SIC realizó el examen de registrabilidad y resolvió mediante acto motivado la negación del registro del signo solicitado. 92.
De igual manera, no se configuró vulneración alguna al derecho a la igualdad, artículo 13 de la Constitución Política, pues la autonomía de la oficina nacional en materia marcaria le permite decidir cada caso según sus circunstancias específicas. 93. Tampoco se vulneró el derecho al debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política, ni el deber de protección de la propiedad industrial, artículo 61 ibidem, ni lo previsto en los artículos 42 y 80 de la Ley 1437, ya que los actos administrativos acusados se expidieron con motivación suficiente y en cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 94.
En suma, la similitud ortográfica, fonética e ideológica entre los signos enfrentados, así como la conexidad competitiva identificada, justificaban la decisión de la autoridad administrativa, razón por la cual los actos acusados se ajustaron a derecho. IV.5. Conclusión 95. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de la marca mixta “CAFÉ AUSTRAL” para los productos y servicios de las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza se ajustó al ordenamiento jurídico vigente.
En efecto, no se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, ni la vulneración de lo dispuesto en el artículo 150 ibidem, ni la infracción de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política y tampoco de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011.
Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 96. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00 Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.