CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026) Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Inversiones Iguaraya S.A.S. Medio de control: Nulidad relativa Tema: Propiedad industrial.

Concesión del registro como marca del signo “EL REY DEL NORTE” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca cuestionada no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. en ejercicio de la acción de nulidad relativa1, en contra de la Resolución núm. 86303 del 26 de noviembre de 2018 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y la Resolución núm. 22279 del 20 de mayo de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”.

A través de los mencionados actos administrativos, la Superintendencia de Industria y Comercio2 declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., y concedió el registro como marca del signo “EL REY DEL NORTE” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Inversiones Iguaraya S.A.S3., y confirmó la decisión de concesión, respectivamente.

I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA El 24 de noviembre de 2020, la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. presentó demanda a través de su apoderado judicial, en la que formuló las siguientes4: I.1.1. Pretensiones 1 De que trata el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 2 En adelante SIC. 3 En adelante, el tercero. Si bien en algunos aparte de la demanda y de los actos acusados se hizo referencia a la sociedad “ Inversiones Iguraraya S.A.S”, la consulta del certificado de existencia y representación legal, así como el certificado de registro de la marca cuestionada, evidenció que la referida sociedad se denomina “ Inversiones Iguaraya S.A.S”. 4 La demanda y sus anexos se encuentran digitalizados en el índice 2 del expediente en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 86303 del 26 de noviembre de 2018, expedida dentro del expediente No. SD2018/0042691, por parte del Director de Signos Distintivos, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE”, para identificar productos de la clase 33 internacional. 3.2.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 22279 del 20 de mayo de 2020, por medio de la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución No. 86303 del 26 de noviembre de 2018, a través de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE”, para identificar productos de la clase 33 internacional. 3.3.

Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. en el expediente No. SD2018/0042691 de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE”. 3.4. Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se proceda a negar el registro de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE”, para identificar productos de la clase 33 internacional, ordenándole también a la entidad demandada proceder a la cancelación del título otorgado. 3.5.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que ponga fin al presente proceso. I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se observan los siguientes: I.1.2.1. La sociedad Inversiones Iguaraya S.A.S. solicitó el registro como marca del signo “EL REY DEL NORTE” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha solicitud se tramitó bajo el radicado SD2018/0042691, y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 830 del 20 de junio de 2018. I.1.2.2. Contra la solicitud en mención, la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. formuló oposición con sustento en que la cuestionada es similarmente confundible con sus marcas notorias “EL REY” (mixtas y nominativas) previamente registradas para las clases 16, 29, 30, 33 y 35 del nomenclátor internacional, así como “TRICOMPLETO EL REY” (mixta), “CHOCOLATE EL REY” (mixta), y “SALSINA EL REY” (nominativa) estas últimas para la clase 30 nomenclátor internacional.

En consecuencia, adujo que la marca solicitada se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. I.1.2.3. Mediante la Resolución núm. 86303 del 26 de noviembre de 2018, la SIC declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo “EL REY DEL NORTE” solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2.4. La sociedad opositora presentó recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 22279 del 20 de mayo de 2020, en el sentido de confirmar la decisión de concesión marcaria. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Consideró que la marca cuestionada “EL REY DEL NORTE” y sus marcas previamente registradas “EL REY” son similarmente confundibles, en la medida en que la primera reproduce la totalidad de la nominación previa, sin que la adición de las partículas “DEL” y “NORTE” sean suficientes para desvirtuar las semejanzas.

I.1.3.2. Advirtió que los actos acusados concluyeron que las nominaciones eran similarmente confundibles y que sobre esa conclusión no hubo reparo. Por ello, destacó que el debate está en el punto de la conexidad competitiva porque la SIC erró al considerar que entre los productos y servicios no existe una relación. I.1.3.3. Explicó que sí concurre conexidad competitiva porque las bebidas alcohólicas que identifica la marca cuestionada poseen una estrecha relación con los productos alimenticios, condimentos y especias, tales como canela, pimienta, tomillo, ají, entre otras, que se ofertan a través de las marcas opositoras, pues aquellos son usados de manera complementaria para realzar sabores, aromatizas y aderezar.

Por ejemplo, en la elaboración de coctelería, así como en la rama de la culinaria. I.1.3.4. Correlativamente, los productos que ofertan las marcas opositoras se presentan como complementos de las bebidas alcohólicas que distingue la marca cuestionada, cuando, por ejemplo, se combinan vino y whisky con alimentos preparados con alguna especia particular, a efectos de maridar las mencionadas bebidas.

I.1.3.5. Afirmó que, por lo anterior, la sociedad actora decidió ampliar su catálogo de productos alimenticios a las bebidas, de tal manera que solicitó el registro como marca de los signos “THE KING” y “EL REY” para productos comprendidos en la clase 33. Señaló que, en un asunto previo, la SIC negó el registro de la marca “CASA CERVECERA VALLE DEL REY ARTESANAL DE PRINCIPIO A FIN”, por encontrarse semejanza y conexión entre aquella y la marca “THE KING”.

Y mencionó que incluso esa marca fue solicitada de forma prioritaria respecto de la marca cuestionada en este asunto. I.1.3.6. Informó que sus marcas “EL REY” han sido declaradas como notorias y que además posee una familia de marcas compuesta por esa misma nominación, por lo que les reviste una especial protección y es obvia la dilución de su distintividad que le provoca la cuestionada “EL REY DEL NORTE”.

I.1.3.7. Mencionó que la marca opositora notoria, provoca una ruptura del principio de especialidad, de tal modo que debe analizarse el riesgo de confusión, asociación, uso parasitario o dilución, independientemente de la clase o productos que distingan las marcas confrontadas. Agregó que la ruptura al mencionado principio fue inobservada por la SIC al momento de efectuar el análisis de conexidad competitiva.

I.1.3.8. Indicó que la marca cuestionada “EL REY DEL NORTE” genera un riesgo de confusión y asociación en los consumidores, quienes pensarían que los productos identificados con esa nominación pertenecen a la familia de marcas “EL REY” o que se trata de una nueva línea de productos de las marcas opositoras. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.3.9.

Finalmente, se refirió a algunos casos en los que, a su juicio, la SIC reconoció que el uso de la expresión “EL REY”, dentro de un conjunto de un signo solicitado, causaba debilitamiento del signo notorio. I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC contestó la demanda, a través de su apoderada judicial, de la siguiente manera5: Propuso que, al comparar las marcas confrontadas, resulta claro que la cuestionada cuenta con un mayor número de palabras, lo que a su vez le brinda distintividad.

Entonces, el consumidor podrá notar a simple vista que no se trata de la misma marca. Adujo que los registros incluyen productos con naturaleza distinta, de tal manera que el público consumidor no es compartido y, en consecuencia, no es posible predicar un riesgo de confusión o asociación resultante de la coexistencia entre las marcas confrontadas.

Explicó que los productos no comparten canales de comercialización, pues aunque podrían coincidir en algunos puntos de venta como supermercados y otras grandes superficies, lo cierto es que los licores se encuentran ubicados de manera estratégica y se dirigen a consumidores específicos, mientras tanto los alimentos, así como las especias se ubican en lugares distanciados de los primeros.

Agregó que las bebidas alcohólicas cuentan con lugares exclusivamente dedicados a su oferta, tales como bares, estancos, entre otros. Advirtió que, si bien la actora manifestó que sus marcas previas gozan de notoriedad, con lo cual se encontró de acuerdo la administración, lo cierto es que el rompimiento del principio de especialidad no es absoluto sino relativo, en relación con productos y servicios más amplios, pero que pertenecen al mismo sector o a uno competitivamente conexo.

En cuanto a los casos anteriores a los que se refirió la actora, destacó que la administración adopta sus decisiones de forma particular e independiente, y de acuerdo con las circunstancias especiales de cada caso, así como en cumplimiento de la normatividad vigente. Por lo tanto, no es preciso remitirse a trámites administrativos anteriores porque es posible que presenten circunstancias no análogas.

Además, la jurisprudencia comunitaria ha sostenido que las posiciones anteriores no obligan a la oficina a pronunciarse en el mismo sentido. I.2.3. El tercero y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal6. I.2.4. Finalmente, se dio traslado del escrito de la contestación de la demanda a la parte actora, término durante el cual guardó silencio7.

I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante auto de 24 de octubre de 20238 el despacho sustanciador prescindió de la realización de la audiencia inicial y de pruebas, fijó el objeto del litigio y resolvió sobre las solicitudes probatorias. La fijación del litigio se efectuó en los siguientes términos: 5 Índice 12 del expediente en SAMAI. 6 De conformidad con el informe secretarial del 23 de agosto de 2021, obrante en el índice 16 del expediente en SAMAI. 7 Ídem. 8 Índice 26 del expediente en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa que atañe a la actora y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 187 del CPACA, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 281 del CGP, así como las excepciones propuestas y las que de oficio se encontraren probadas, en los términos del artículo 282 ibídem, se deberá decidir lo siguiente: El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y el escrito de contestación de la demandada, consiste en determinar si las resoluciones números 86303 de 26 de noviembre de 2018 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, en virtud de la cual se declaró infundada la oposición interpuesta por la aquí demandante, y concedió el registro de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de Inversiones Iguraraya (sic) S.A.S., y 22279 de 20 de mayo de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, que confirmó la decisión mencionada, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, infringen una, todas o varias de las siguientes disposiciones normativas: los literales literal a) y h) del artículo 136 de la Decisión CAN 486 de 2000.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, se deberá decidir si son nulas las resoluciones números 86303 de 26 de noviembre de 2018 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, en virtud de la cual se declaró infundada la oposición interpuesta por la aquí demandante, y concedió el registro de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de Inversiones Iguraraya S.A.S., y 22279 de 20 de mayo de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, que confirmó la decisión mencionada, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

De ser cierto lo anterior, corresponderá resolver si, en consecuencia, hay lugar a ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que niegue el registro de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Inversiones Iguraraya (sic) S.A.S. En el mismo sentido, corresponderá decidir si hay lugar a ordenarle a la autoridad demandada que publique en la Gaceta para la Propiedad Industrial la sentencia que resulte del presente asunto.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto del 15 de diciembre de 2025, el despacho ordenó correr el traslado para presentar alegatos de conclusión9, término durante el cual: I.4.1. La parte actora10 insistió en sus argumentos de nulidad de los actos administrativos demandados. Particularmente, reiteró que en los actos se reconoció que las marcas confrontadas eran similares en sus aspectos ortográfico y fonético, como resultado de la reproducción del elemento distintivo y dominante “EL REY”; sin embargo, la demandada se apartó de dicha consideración al concluir que no existe conexidad competitiva con sustento en fundamentos rígidos y formales.

En su consideración, se trató de una contradicción interna en la motivación de los actos. Así mismo, señaló que la SIC desconoció la teoría de la interdependencia, conforme a la cual los criterios relativos a la similitud de los signos y a la relación de los productos no operan de manera independiente, sino que se influyen y compensan recíprocamente. 9 Índice 45 del expediente en SAMAI. 10 Índice 51 del expediente en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.4.2. La SIC11 insistió en sus consideraciones sobre la legalidad de los actos administrativos acusados. I.4.3. El tercero y el Ministerio Público no se pronunciaron12. I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Mediante auto del 29 de abril de 2024, el despacho sustanciador dio aplicación a la doctrina del acto aclarado13, prescindiendo de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina14.

Para el efecto, se indicó que en el asunto de la referencia corresponde utilizar las interpretaciones prejudiciales 218-IP-2020 en cuanto al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, así como la 49-IP-2018 y 25-IP-2022, sobre la marca notoriamente conocida, y la familia de marcas. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de la Resolución núm. 86303 del 26 de noviembre de 2018 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y la Resolución núm. 22279 del 20 de mayo de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”.

A través de los mencionados actos administrativos, la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Fábrica de Especias El Rey S.A., y en consecuencia concedió el registro como marca del signo “EL REY DEL NORTE” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, la contestación, así como las interpretaciones prejudiciales concordantes con el presente asunto, las normas aplicables son los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 11 Índice 52 del expediente en SAMAI. 12 De conformidad con el informe secretarial del 2 de febrero de 2025, obrante en el índice 53 del expediente en SAMAI. 13 Índice 36 del expediente en SAMAI. 14 En adelante TJCA.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Por otra parte, conviene mencionar que la actora refirió que, en un asunto previo, la SIC negó el registro de la marca “CASA CERVECERA VALLE DEL REY ARTESANAL DE PRINCIPIO A FIN”, por encontrar semejanza y conexión de producto entre aquella y la marca “THE KING”, y que esta última fue solicitada de forma prioritaria respecto de la marca cuestionada.

Sin embargo, más allá de lo dicho, la actora no desarrolló argumentos suficientes con la intención de demostrar que entre la cuestionada y su marca “THE KING” concurren semejanzas de tipo ortográfico, fonético y conceptual, así como una relación entre los productos que integran las respectivas coberturas. Tampoco se advierte que la marca en cuestión hubiese sido considerada en la comparación efectuada en sede administrativa.

En consecuencia, esta Sala no la incluirá en el cotejo correspondiente. II.3. CUESTIÓN PREVIA Según se ha dicho, la parte actora cuestionó la legalidad de los actos acusados con sustento en varias marcas concedidas a su favor, dentro de las cuales se encuentran las identificadas con los certificados de registro núms. 623269 y 628390, 628389.

Al respecto, la Sala encuentra que los mencionados registros fueron solicitados y concedidos con posterioridad a la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca cuestionada. Así, conforme se advierte de la consulta realizada en el Sistema para la Propiedad Industrial – SIPI de la SIC15, el primero de los registros opositores en mención se solicitó el 23 de noviembre de 2018, y los demás el 8 de febrero de 2019.

Mientras tanto, la solicitud de registro de la marca cuestionada se formuló el 30 de mayo de 2018. En ese sentido, se advierte que, de conformidad con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, uno de los presupuestos para que se configuren las causales allí previstas, es la existencia del derecho de un tercero previamente reconocido.

Siendo así, el examen de registrabilidad de la marca cuestionada deberá considerar únicamente las marcas solicitadas de forma previa a la fecha en la cual se formuló la solicitud de registro objeto de estudio. En consecuencia, se excluirán del análisis correspondiente a los registros marcarios en comento. II.4. PROBLEMAS JURÍDICOS De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: Corresponde a la Sala determinar si entre la marca cuestionada “EL REY DEL NORTE” (nominativa) concedida para productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Inversiones Iguaraya S.A.S., y las marcas opositoras “EL REY” (mixtas y nominativas) para las clases 16, 29, 30, 33 y 35 del nomenclátor internacional, “TRICOMPLETO EL REY” (mixta), “CHOCOLATE EL REY” (mixta), y “SALSINA EL REY” (nominativa) estas últimas para la clase 30 nomenclátor internacional, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Dicha disposición exige la comprobación de dos requisitos: (i) la semejanza o identidad determinante de error en el público consumidor; y 15 Consulta realizada el 8 de mayo de 2026, en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (ii) la relación entre los productos y servicios que amparan las marcas confrontadas, al punto de lograr causar confusión en aquél. Adicionalmente, corresponde a la Sala decidir si se configura la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 ibidem, respecto de la marca cuestionada “EL REY DEL NORTE” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, como consecuencia de la alegada notoriedad de la marca previamente registrada “EL REY”.

Resueltos los anteriores cuestionamientos, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “EL REY DEL NORTE” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Inversiones Iguaraya S.A.S. De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, incumbe a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que cancele el registro núm. 653018, correspondiente a la marca “EL REY DEL NORTE” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Inversiones Iguaraya S.A.S. II.5.

ANÁLISIS DEL ASUNTO II.5.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o relacionados respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como relación en cuanto a los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.

En ese orden, al momento de realizar la comparación de las marcas en conflicto, la Sala debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por aquel.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre el signo y la marca que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de aquellos.

Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión. Dichos criterios se refieren a (i) el grado de sustitución, (ii) la complementariedad, y (iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.5.2. El caso concreto A efectos de determinar si la marca cuestionada “EL REY DEL NORTE” (nominativa) concedida para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en primer lugar, la Sala deberá establecer si hay identidad o semejanza entre aquella y las marcas opositoras “EL REY” (mixtas y nominativas) para las clases 16, 29, 30, 33 y 35 del nomenclátor internacional, así como respecto de “TRICOMPLETO EL REY” (mixta), “CHOCOLATE EL REY” (mixta), y “SALSINA EL REY” (nominativa), estas últimas para la clase 30 nomenclátor internacional, que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que las marcas en disputa distinguen. Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de las marcas enfrentadas, como se observa a continuación: Marca cuestionada EL REY DEL NORTE (nominativa) Certificado de registro núm. 653018 Para identificar los productos “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)” comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 16 Conforme fue solicitada la marca, “EL REY - Las demás expresiones se entenderán como explicativas”.

No se advierte reivindicación de colores. Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen EL REY (nominativa) Certificado de registro núm. 94250 (i) Para identificar productos comprendidos en la clase 30: condimentos y especias, polvos. (mixtas) Certificados de registro núms.

(i) 565178 y (ii) 565177 y (iii) 564376 (i) Para identificar productos comprendidos en la clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

(ii) Para identificar productos comprendidos en la clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

(iii) Para identificar servicios comprendidos en la clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; comercialización y distribución de productos comprendidos en las clases 29 y 30. “EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 101122 Para identificar productos comprendidos en la clase 30: productos alimenticios vinagre, salsas, pimienta, especies y esencialmente yerbas aromáticas de todas clases, café, té, azúcar, cacao.

“EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 24429116 Para identificar productos comprendidos en la clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 17 Conforme fue solicitada la marca, “EL REY - la expresión pasta de tomillo thyme paste es simplemente explicativa”. 18 Conforme fue solicitada la marca, “EL REY - la expresión pasta de pimenton red pepper es simplemente explicativa”. 19 Conforme fue solicitada la marca, “EL REY - la expresión pasta de ajo garlic paste es simplemente explicativa”.

Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen “EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 43308917 Para identificar productos comprendidos en la clase 29: frutas y legumbres en conserva (secas y cocidas); jaleas, mermeladas, comportas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

“EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 43309018 Para identificar productos comprendidos en la clase 29: frutas y legumbres en conserva (secas y cocidas); jaleas, mermeladas, comportas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. “EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 42789019 Para identificar productos comprendidos en la clase 29: Frutas y legumbres en conserva (secas y cocidas); jaleas, mermeladas, comportas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 20 Conforme fue solicitada la marca, “EL REY - la expresión pasta de cebolla onion paste es simplemente explicativa”. 21 Conforme fueron solicitadas las marcas, “EL REY - la expresión pasta de albahaca basil paste es simplemente explicativa”. 22 Conforme fueron solicitadas las marcas, “EL REY - la expresión salsa de ají es simplemente explicativa”.

Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen “EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 42788920 Para identificar productos comprendidos en la clase 29: frutas y legumbres en conserva (secas y cocidas); jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

“EL REY” (mixtas) Certificados de registro núms. (i) 328379 y (ii) 32837821 (i) Para identificar productos comprendidos en la clase 29: frutas y legumbres en conserva (secas y cocidas); jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. (ii) Para identificar productos comprendidos en la clase 30: te, azúcar, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo.

“EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 33133722 Para identificar productos comprendidos en la clase 30: té, azúcar, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 23 Conforme fueron solicitadas las marcas, “EL REY - la expresión salsa inglesa es simplemente explicativa”. 24 Conforme fueron solicitadas las marcas, “EL REY - la expresión salsa negra es simplemente explicativa”. 25 Conforme fueron solicitadas las marcas, “EL REY - la expresión salsa de soya es simplemente explicativa”.

Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen “EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 33133823 Para identificar productos comprendidos en la clase 30: té, azúcar, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo.

“EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 33133624 Para identificar productos comprendidos en la clase 30: té, azúcar, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo.

“EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 33133525 Para identificar productos comprendidos en la clase 30: té, azúcar, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 26 Conforme fue solicitada la marca, “EL REY - la expresión salsa de ajo es simplemente explicativa”. Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen “EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 33133426 Para identificar productos comprendidos en la clase 30: té, azúcar, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo.

“EL REY” (mixtas) Certificados de registro núms. (i) 596057, (ii) 596066 y (iii) 604531 (i) Para identificar productos comprendidos en la clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

(ii) Para identificar productos comprendidos en la clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

(iii) Para identificar servicios comprendidos en la clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales y administración comercial relacionados con la fabricación, procesamiento, almacenamiento, importación, exportación, promoción, publicidad, venta y comercialización mayorista y minorista de todo tipo de productos y servicios relacionados con la industria alimenticia y del sector de la restauración y hostelería;

Asesoramiento comercial sobre marketing de productos y servicios alimenticios; asesoramiento comercial sobre publicidad de productos y servicios alimenticios; asesoramiento en gestión comercial relacionada con franquicias de productos y servicios alimenticios; celebración de ferias comerciales relacionadas con el sector de los alimentos, la restauración y hostelería; comercialización de productos y servicios alimenticios; compilación de estadísticas y de información comercial de productos y servicios alimenticios; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios en la industria alimenticia y de la restauración y hostelería; compilación y suministro de información comercial y consultoría en estrategia comercial para productos y servicios alimenticios; desarrollo de estrategias comerciales en el sector de alimentos y de la restauración y hostelería; distribución de anuncios publicitarios y comerciales de productos y servicios alimenticios; elaboración de informes comerciales, encuestas e investigaciones comerciales, estudios de viabilidad comercial y evaluaciones comerciales para la comercialización de alimentos y servicios afines; investigación comercial y estudios comerciales; marketing y actividades promocionales para productos y servicios alimenticios y afines; negociación y cierre de operaciones comerciales por cuenta y para terceros; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y publicitarios; planificación comercial; preparación y ejecución de transacciones comerciales para terceros; publicidad de sitios web comerciales; recopilación de estadísticas con fines de negocios o comerciales.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen “EL REY” (mixtas) Certificados de registro núms. (i) 604496 y (ii) 604497 (i) Para identificar productos comprendidos en la clase 16: Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

(ii) Para identificar servicios comprendidos en la clase 35: Administración comercial; administración comercial en materia de servicios de transporte y entrega; administración de negocios comerciales; análisis de datos comerciales; análisis de gestión de negocios comerciales; asesoramiento comercial sobre marketing; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en gestión comercial relacionada con franquicias; asesoramiento sobre transacciones comerciales; asistencia comercial; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; asistencia, gestión e información comerciales; asistencia en la gestión de negocios o funciones comerciales de empresas industriales o comerciales; asistencia y asesoramiento relacionados con la organización y gestión comerciales; asistencia y consultoría en gestión comercial prestadas a empresas del sector energético; celebración de ferias comerciales; comercialización de productos; compilación de estadísticas de empresas y de información comercial; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; compilación y suministro de información comercial; consultoría comercial en agricultura; consultoría en estrategia comercial; consultoría en gestión de riesgos comerciales; consultoría en materia de gestión comercial de servicios de transporte y reparto; consultoría en materia de negocios e información comercial para empresas; consultoría profesional sobre negocios comerciales; desarrollo de estrategias comerciales; dirección comercial; dirección de empresas comerciales; distribución de anuncios publicitarios y comerciales; elaboración de estadísticas comerciales; elaboración de informes comerciales; encuestas e investigaciones comerciales; estudios de viabilidad comercial; evaluación de riesgos comerciales; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; gestión comercial de planes de reembolso para terceros; gestión de información comercial; gestión informatizada de archivos centrales y de archivos comerciales; gestión de negocios comerciales; gestión de proyectos comerciales; gestión de riesgos comerciales; gestión y administración de proyectos comerciales; gestión y consultoría comercial en relación con las actividades de marketing y el lanzamiento de nuevos productos; indexación de páginas web con fines comerciales; indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; información y asesoramiento comerciales al consumidor; información y consultas comerciales; investigación comercial; investigaciones, evaluaciones, peritajes, información y búsquedas comerciales; investigaciones y estudios comerciales; mantenimiento informatizado de registros comerciales; marketing y actividades promocionales en materia de administración y gestión de negocios comerciales; negociación y cierre de operaciones comerciales por cuenta de terceros a través de sistemas de telecomunicación; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; organización de desfiles de moda con fines comerciales; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y publicitarios; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales con fines publicitarios; organización de ferias con fines comerciales; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; organización y celebración de exposiciones y ferias comerciales; organización y celebración de ferias comerciales; organización y celebración de ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización y celebración de ferias con fines comerciales o publicitarios; organización y realización de exposiciones comerciales; organización y realización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; planificación Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 27 Conforme fue solicitada la marca, la expresión “CONDIMENTOS” es explicativa.

Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen comercial; preparación de material de promoción y de comercialización por cuenta de terceros; preparación de transacciones comerciales para terceros, a través de tiendas en línea; preparación y compilación de información e informes comerciales y de negocios; preparación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; promoción y realización de exposiciones comerciales; publicidad de bienes inmuebles comerciales; publicidad de bienes inmuebles comerciales o residenciales; publicidad de sitios web comerciales; publicidad y marketing colectivos para servicios de limpieza de edificios residenciales y comerciales; realización de investigaciones y estudios comerciales; realización, planificación y organización de muestras y ferias comerciales con fines comerciales y publicitarios; realización de valoraciones comerciales; recopilación de directorios comerciales; recopilación de estadísticas con fines de negocios o comerciales; representación comercial de artistas del espectáculo; servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas realizadas por internet; servicios de administración comercial y de consultoría en negocios; servicios de agencias de información comercial; servicios de asesoramiento comercial; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento y explotación de franquicias; servicios de asesoramiento comercial y de intermediarios comerciales; servicios de asesoramiento, consultoría e información comerciales; servicios de asesoramiento en materia de gestión de riesgos comerciales; servicios de asesoramiento relacionados con la dirección de empresas y la explotación comercial; servicios de asesoramiento y consultoría comerciales; servicios de directorios de información comercial prestados por redes informáticas mundiales; servicios de externalización [asistencia comercial]; servicios de facturación comercial; servicios de gestión comercial de aparcamientos; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales; servicios de información en el ámbito comercial; servicios de información, asesoramiento y consultoría en gestión de negocios y administración comercial prestados en línea o por internet; servicios de información comercial informatizada; servicios de información publicitaria y comercial; servicios de información sobre directorios comerciales en línea; servicios de información y valoraciones comerciales; servicios de intermediación comercial [conserjería]; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relación de potenciales inversores privados con empresarios que necesitan financiación; servicios de lobby con fines comerciales; servicios de mantenimiento de registros comerciales; servicios de organización con fines comerciales; suministro de información comercial; suministro de información comercial al consumidor; suministro de información comercial mediante redes mundiales informáticas; suministro de información comercial sobre contactos de negocios; suministro de información comercial a través de sitios web; suministro de información comercial y de marketing; suministro de información estadística en el ámbito empresarial o comercial; suministro de información estadística comercial; suministro de información sobre contactos comerciales por internet; suministro de información sobre ventas comerciales; suministro en línea de directorios de información comercial por internet; valoración de negocios comerciales.

“EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 26497127 Para identificar productos comprendidos en la clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, miel, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especias. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 28 Conforme fue solicitada la marca, “EL REY – las demás expresiones que aparecen en la etiqueta son simplemente explicativas”.

No se advierte reivindicación de colores. 29 Conforme fueron solicitadas las marcas, “TRICOMPLETO EL REY (lo demás irá como explicativo)”. Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen “EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 341343 Para identificar productos comprendidos en la clase 29: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, productos comprendidos en la clase 29.

“EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 33748428 Para identificar productos comprendidos en la clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

“TRICOMPLETO EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 27592229 Para identificar productos comprendidos en la clase 30: café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.5.2.1. Una vez verificadas las marcas a cotejar, inicialmente se observa que responden a la naturaleza de mixtas y nominativas, por ello la Sala deberá determinar cuál es el elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

Al respecto, el TJCA en el proceso 26-IP-1998, sostuvo lo siguiente: La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico.

En el asunto examinado se advierte que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza. II.5.2.2. Ahora bien, la Sala advierte que la marca opositora “EL REY” (mixta) con certificado de registro núm. 101122, incluyen en su aspecto gráfico las expresiones “AROMATICAS” “TELEFONOS: 2385405 y 2384743” y “BOGOTA – COLOMBIA”, sin que tales frases hayan sido reivindicadas como elementos nominativos integrantes del signo, ni hayan sido identificados como explicativos.

A su vez, en las marcas opositoras “EL REY” (mixtas) con certificados de registro núms. 244291, 433089, 433090, 427890, 427889, 328379, 328378, 331337, 331338, 331336, 331335, 331334, 264971, 337484, 275922, 341343, y 275922, la gráfica presentada contiene varias expresiones que fueron tenidas como explicativas. Así mismo, algunos 30 Conforme fueron solicitadas las marcas, “CHOCOLATE EL REY – las demás expresiones irán simplemente como explicativas”.

Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen “CHOCOLATE EL REY” (mixta) Certificado de registro núm. 27592230 Para identificar productos comprendidos en la clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

SALSINA EL REY (nominativa) Certificado de registro núm. 48908 Para identificar productos comprendidos en la clase 29: productos comprendidos en la clase 29 del decreto 755 de 1972. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de los registros mencionados dejan ver nominaciones que indican los colores que han sido reivindicados.

Finalmente, se destaca que las opositoras con certificados de registro núms. 596057, 596066 y 604531, muestran en su gráfica el símbolo “®” a través del cual se pretende indicar que la marca ha sido registrada. En el contexto señalado, corresponde precisar lo siguiente: En cuanto a las palabras de las marcas mixtas en cuyo formato de solicitud de registro se determinó que serían explicativas, el criterio de esta Sección ha sido pacífico en considerar que no hacen parte del aspecto nominativo del conjunto marcario concedido.

De tal modo que, sobre las opositoras que contienen las expresiones en esos términos, únicamente debe considerarse la expresión “EL REY” cuál es la nominación distintiva reclamada. Respecto de las palabras que no fueron señaladas como explicativas en las solicitudes de registro marcario, en principio, se considera que aquellas integran el aspecto nominativo del conjunto marcario analizado, siempre que sean perceptibles por el consumidor.

Así ocurre con las expresiones “AROMATICAS”, “TELEFONOS: 2385405 y 2384743” y “BOGOTA – COLOMBIA”, contenidas en la marca previa con registro núm. 101122. Sin embargo, la Sala advierte que esas palabras en particular constituyen elementos meramente informativos y carentes de fuerza distintiva, de tal manera que no deben ser consideradas en el examen de confundibilidad31.

La misma conclusión le es aplicable al símbolo “®”, así como a las indicaciones de los colores reivindicados. II.5.2.3. Resuelto lo anterior, corresponde a la Sala establecer si las marcas en disputa contienen partículas de uso común, descriptivas o genéricas, en orden a validar su carácter distintivo, pues de contener elementos nominativos de esas características, aquellos deberán ser excluidos de la comparativa.

Ello, de conformidad con el criterio del TJCA, el cual ha reiterado lo siguiente32: Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas, comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello significa que su marca es débil porque tiene un fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. (Destacado de la Sala). Al respecto, conviene traer a colación que, sobre las partículas genéricas y descriptivas el TJCA, en el Proceso 398-IP-2019, se refirió en el siguiente sentido: Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio 31 Recientemente, esta Sala tuvo oportunidad de referirse a las expresiones “AROMATICAS”, “TELEFONOS”, y “BOGOTÁ – COLOMBIA” contenidas en el aspecto gráfico de la marca con certificado de registro núm. 101122, adoptando el mismo criterio que ahora se acoge.

Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2026, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, rad: 11001-03-24-000-2019-00077-00, Actor: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. 32 Proceso 344-IP-2022. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia y oficio […]. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo. II.5.2.3.1. En cuanto a los elementos descriptivos Pues bien, la Sala observa que la marca opositora “TRICOMPLETO EL REY” (mixta) identifica productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los que se encuentran las “[…] salsas (condimentos); especias”; es por ello que, la denominación “TRICOMPLETO” logra responder a la pregunta cómo son los bienes ofrecidos con dicha marca, pues informa al consumidor sobre las características del condimento ofertado, en tanto que sugiere que sus ingredientes corresponden a una combinación de las especias primordiales para la cocina.

Así mismo, la opositora “CHOCOLATE EL REY” (mixta) fue registrada para distinguir productos comprendidos en la mencionada clase, incluido el “cacao”, de tal manera que la expresión “CHOCOLATE” resulta descriptiva respecto de la cobertura mencionada, en la medida en que responde a la pregunta cómo es el producto que identifica la marca cuestionada en comento, pues el vocablo describe una de las presentaciones en que se puede encontrar el “cacao”, su sabor, y su composición. II.5.2.3.2.

En cuanto al uso común Finalmente, la Sala encuentra que los vocablos “EL”, “REY”, “DEL” y “NORTE” eran de uso común para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 16, 29, 30, 33 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para la época en que se expidieron los actos administrativos acusados, tal y como se advierte de los siguientes resultados de la consulta realizada a través del Sistema para la Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, veamos33: 33 Consulta realizada el 12 de mayo de 2026 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.

EL Marca Certificado Titular Clase EL MALPENSANTE 235619 EDITORIAL EL MALPENSANTE S.A.S 16 EL PAIS QUE QUEREMOS 234256 EL PAIS S.A. 16 EL CID 233077 CARVAJAL EDUCACION S.A.S. 16 EL GALAN 232265 LACTEOS EL GALAN S.A. 29 EL GRAN COMBO DE KOKORIKO 231118 COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A.S. 29 EL TESORO FRUIT 235990 EL TESORO FRUIT S.A. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio PANIFICADORA EL PARAISO 232428 JIMENEZ BERMUDEZ OCHOA & CIA S.C.A PANIFICADORA EL PARAISO 30 CONDIMENTOS EL AS AJO 252201 QUALA S.A 30 PRODUCTOS EL TOMATICO 273127 PRODUCTOS EL TOMATICO S.A.S. 30 EL SORBITO 272041 CANDIOTA DE VINOS Y LICORES S.A. 33 EL EMBELLECEDOR 492982 MIRKO ESTEBAN KOCELY RAMIREZ 33 EL COTO 272774 BARÓN DE LEY, S.A. 33 EL SABOR DE LOS BARRIOS 230786 ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S. A. 35 EL LIBRETON 243630 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 35 EL RULETAZO MILLONARIO 253813 WILSON APONTE MARCANO 35 REY Marca Certificado Titular Clase CRISTO REY 529848 PREVER S.A. 16 R + N REY NARANJO 533983 REY NARANJO EDITORES SAS 16 TECNOLOGICO DE MONTERREY 250143 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 16 REYOGURT 340549 REYLÁCTEOS S.A. 29 FRUTIRREY 349732 MONAR S.A.S. 29 SANTA REYES SR 284174 SANTA REYES S.A.S. 29 MONTERREY 191794 TRESMONTES LUCCHETTI S.A. 30 REYPRI 584595 CAFETERA SAN PABLO S.A.S 30 CAFÉ SAMAREY 423200 GABRIEL ANTONIO REY REGALADO 30 PRADOREY 310303 REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A. 33 REY DEL SON 400388 ANDRES FELIPE DUARTE BENJUMEA 33 REY DEL BAR 49478 VINOS DE LA CORTE S.A. - VINCORTE S.A. 33 R REYVI 437367 LILIAN DEL SOCORRO QUIROZ DE VILLAN 35 REYMONT 452766 DAVID EFREN GALLEGO BLANDON 35 REYGAS 466527 DAMPA S.A. GRUPO EMPRESARIAL 35 DEL Marca Certificado Titular Clase MUSEO DEL ORO COLOMBIA 239916 BANCO DE LA REPUBLICA 16 REVISTA DEL JUEVES EL ESPECTADOR 256230 COMUNICAN S.A. 16 LA CASA DEL HABANO 258240 CORPORACION HABANOS S.A. 16 DEL ARBOL 309191 PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio DEL ANCA 240869 CARNE VALLY LIMITADA 29 SOL DEL LLANO 300262 DEL LLANO S.A 29 HARINERA DEL VALLE S.A. PREMEZCLA INTEGRAL 273939 HARINERA DEL VALLE S.A. 30 PRONALCE DEL SUR 253016 PROCESADORA NACIONAL DE CEREALES SA.

PRONALCE SA 30 ARROZ DIANA DEL TOLIMA PREMIUM 423200 DIANA CORPORACION S.A.S. 30 VINO MOSCATEL DE PASAS CASA DEL RHIN 244233 BODEGAS DEL RHIN LTDA. 33 APERITIVO BLANCO DEL VALLE (APERITIVO COMO PARTE EXPLICATIVA DE LA MARCA) 371590 INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 33 VALLE DEL LIMARI 235831 COOPERATIVA AGRÍCOLA PISQUERA ELQUI LTDA. 33 MI MANIZALES DEL ALMA 264151 INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES 35 LDS-LOS DEL SUR 269815 RAUL EDUARDO MARTINEZ HOYOS ANDRÉS FELIPE MUÑOZ LARA 35 CLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 268103 SOCIEDAD N.S.D.R. S.A. 35 NORTE Marca Certificado Titular Clase PERIÓDICO GENTE NORTE 425760 GRUPO MEDIOS S.A. 16 VIVIR EN EL NORTE 443910 EL PAIS S.A. 16 GIMNASIO DEL NORTE 471786 FUNDACION ESCUELA DE FORMACION AVANZADA FUNDEFA 16 VALLECITOS DEL NORTE 422168 DERIVADOS LACTEOS DEL NORTE S.A. 29 SABRONORTE 591733 PRODUCTORA MAQUILCO S.A.S. 29 PORCINORTE 215158 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. ACODENSA S.A. 29 PAN NORTE 356972 JESUS ANTONIO SERNA OCAMPO 30 SURTI AREPAS DEL NORTE 436628 INVERSIONES SANGAR SAS 30 DEL NORTE 450109 ALMIDONES DEL NORTE S.A. S. 30 AGUARDIENTE DEL NORTE 445939 RAGRA QUIMICOS SAS 33 VIÑA DEL NORTE ROSALEM 479928 PEDRO VILLEGAS AMEZQUITA 33 TONEL DEL NORTE 489628 NÉSTOR EDUARDO ÁVILA ROBLES 33 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio En consecuencia, las expresiones “EL”, “REY”, “DEL”, “NORTE”, “CHOCOLATE” y “TRICOMPLETO” resultarían débiles, por lo cual procedería su exclusión del cotejo correspondiente, pues al tratarse de elementos genéricos, descriptivos y de uso común para los productos y servicios que pretenden distinguir las marcas confrontadas, no pueden ser apropiables en forma exclusiva por el titular marcario.

Sin embargo, se advierte que la nominación débil “EL REY” es precisamente sobre la cual recae el debate de confundibilidad propuesto, de tal manera que no es pertinente su exclusión del cotejo correspondiente. Además, de aceptarse la eliminación de las partículas enunciadas se reducirían algunas de las marcas en conflicto a tal punto que sería imposible su comparación. Es por eso que deberán confrontarse las marcas considerando, de manera excepcional, los elementos débiles, tal como lo ha determinado el TJCA en los siguientes términos: […] si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

En consecuencia, la confrontación deberá efectuarse respecto de las expresiones en su conjunto, esto es, la marca cuestionada “EL REY DEL NORTE”, y las marcas opositoras “EL REY”, “CHOCOLATE EL REY”, “TRICOMPLETO EL REY”, y “SALSINA EL REY”. II.5.2.4. En aras de descender a la materia en estudio, es necesario traer a colación las reglas que concierne aplicar en el desarrollo del cotejo de signos nominativos, así34: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

II.5.2.5. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala descenderá a la comparación de las marcas confrontadas en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo 34 Proceso 145-IP-2022. SURTINORTE 295532 DISTRIBUIDORA SURTINORTE LTDA 35 UNIVERSIDAD DEL NORTE 400020 UNIVERSIDAD DEL NORTE 35 CONCRENORTE 426910 CONCRETOS DEL NORTE S.A.S. CONCRENORTE S.A.S. 35 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio consolidadas por el TJCA.

En ese sentido, en cuanto a su estructura, se observa lo siguiente: Marca cuestionada E L R E Y D E L N O R T E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Marcas opositoras E L R E Y 1 2 3 4 5 C H O C O L A T E E L R E Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T R I C O M P L E T O E L R E Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 S A L S I N A E L R E Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II.5.2.5.1.

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el TJCA y del análisis de las marcas a comparar, la Sala advierte que entre aquellas no concurren suficientes semejanzas desde el punto de vista ortográfico con la virtualidad de generar error en el consumidor, como se explicará a continuación: En primer lugar, se advierte que la expresión “EL REY DEL NORTE”, que corresponde a la marca concedida a través de los actos administrativos acusados, tiene una extensión de 4 palabras, 13 letras, 8 consonantes (L-R-Y-D-L-N-R-T), 5 vocales (E-E-E-O-E), y 5 sílabas (EL-REY-DEL-NOR-TE).

Por su parte, la marca opositora “EL REY” cuenta con una extensión de 2 palabras, 5 letras, 3 consonantes (L-R-Y), 2 vocales (E-E), y 2 sílabas (EL-REY). De otro lado, la marca opositora “CHOCOLATE EL REY” se caracteriza por ser una expresión con una extensión de 3 palabras, 14 letras, 8 consonantes (C-H-C-L-T-L-R-Y), 6 vocales (O-O-A-E-E-E), y 6 sílabas (CHO-CO-LA-TE-EL-REY).

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio A su vez, la opositora “TRICOMPLETO EL REY” se encuentra conformada por 3 palabras, 16 letras, 10 consonantes (T-R-C-M-P-L-T-L-R-Y), 6 vocales (I-O-E-O-E-E), y 6 sílabas (TRI-COM-PLE-TO-EL-REY).

Finalmente, la marca opositora “SALSINA EL REY” cuenta con una extensión de 3 palabras, 12 letras, 7 consonantes (S-L-S-N-L-R-Y), 5 vocales (A-I-A-E-E), y 5 sílabas (SAL-SI-NA-EL-REY). De lo anterior se advierte que la marca cuestionada posee una extensión de letras disímil respecto de las marcas opositoras. De igual forma, es de notar que cada conjunto marcario posee una secuencia vocálica y consonántica característica, así como un número de sílabas disímil, lo que sugiere una configuración ortográfica que permite una efectiva diferenciación entre sí. En ese escenario, conviene precisar que en cuanto a la marca cuestionada “EL REY DEL NORTE” y la opositora “EL REY”, si bien concurre una coincidencia en el uso de las expresiones “EL” y “REY”, lo cierto es que aquellas devienen débiles por ser usualmente utilizada por los empresarios para identificar sus marcas en las clases 16, 29, 30, 33, y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de tal modo que no pueden ser apropiables en forma exclusiva.

Así lo ha considerado el TJCA, en reiteradas oportunidades35: Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231 de 16 de agosto de 2005). […] El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el 35 Procesos 70-IP-2005, 126-IP-2009, 20-IP-2022, entre otras. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

Po lo anterior, el alegato de la actora basado en la confundibilidad de las marcas como resultado de la coincidencia en la partícula “EL REY”, no tiene vocación de prosperar pues, aunque los signos conformados por denominaciones débiles pueden generar signos distintivos al estar combinados con otras expresiones, lo cierto es que “[…] El titular de una marca no puede impedir que las expresiones genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”36. En este punto, valga recordar que esta Sala se refirió a la debilidad distintiva de las partículas “EL” y “REY”, en un asunto en que se determinó la ausencia de confundibilidad entre las expresiones “TERRAS D’ EL REI” y “EL REY”37, así: En consecuencia, la Sala considera que, en el caso sub examine, aunque las marcas comparten las partículas “EL” y “REY/I”, donde la consonante “Y” suena en español como “I”, estas no poseen por sí solas un carácter distintivo prevalente, ni es suficiente para generar riesgo de confusión, dado que se trata de expresiones de uso común y, por ende, débiles, además la marca cuestionada se encuentra acompañada de elementos adicionales, los cuales modifican sustancialmente su estructura global y refuerzan su diferenciación, particularmente al comenzar con el vocablo “TERRAS”.

Las conclusiones allí mencionadas, fueron reiteradas por la Sala en un asunto análogo en que se estudiaron las nominaciones “EL REY DEL ROA ¡EL PICÓ DEL TREMENDO SONIDO!” y “EL REY”, en el siguiente sentido38: En consecuencia, la Sala considera que, en el caso sub examine, aunque las marcas comparten las partículas “EL” y “REY”, estas no poseen por sí solas un carácter distintivo prevalente, ni es suficiente para generar riesgo de confusión, dado que se trata de expresiones de uso común y, por ende, débiles, además la marca cuestionada se encuentra acompañada de elementos adicionales, los cuales modifican sustancialmente su estructura global y refuerzan su diferenciación. En ese escenario, la Sala advierte que la marca cuestionada “EL REY DEL NORTE” cuenta con elementos adicionales, esto es, los vocablos “DEL” y “NORTE” que permiten una diferenciación efectiva respecto de la marca opositora “EL REY”, en lo ateniente a su configuración ortográfica.

Lo mismo resulta de la comparativa entre la cuestionada y las opositoras “CHOCOLATE EL REY”, “TRICOMPLETO EL REY”, “SALSINA EL REY”, pues en este caso es claro que las expresiones comienzan y terminan sus enunciados con vocablos distintos, lo que se traduce en una diferencia efectiva en cuanto a las raíces y terminaciones de las nominaciones confrontadas.

Por ello, para esta Sala, las partículas adicionales “DEL” y “NORTE” que proponen la cuestionada son suficientes para diluir la coincidencia entre los conjuntos marcarios 36 Proceso 358-IP-2021. 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de abril de 2026, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, rad: 11001-03-24-000-2018-00495-00, Actor: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2026, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, rad: 11001-03-24-000-2019-00077-00, Actor: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio confrontados, y además, entendidas en su conjunto logran “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora […]”39.

II.5.2.5.2. En lo tendiente al aspecto fonético, al pronunciar las expresiones que constituyen la marca cotejada “EL REY DEL NORTE” y las marcas opositoras “EL REY”, “CHOCOLATE EL REY”, “TRICOMPLETO EL REY”, “SALSINA EL REY” se observa ausencia de semejanza, a pesar de la coincidencia en las partículas “EL” y “REY”. Lo anterior es así porque los conjuntos comparados poseen elementos diferenciales que, al ser pronunciados de manera conjunta, emiten una sonoridad por mucho desigual en tanto resultan en signos con una extensión diferente, lo cual particulariza el ritmo y armonía de la pronunciación de cada uno. Al respecto, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: EL REY DEL NORTE – EL REY EL REY DEL NORTE – EL REY EL REY DEL NORTE – EL REY EL REY DEL NORTE – EL REY EL REY DEL NORTE – CHOCOLATE EL REY EL REY DEL NORTE – CHOCOLATE EL REY EL REY DEL NORTE – CHOCOLATE EL REY EL REY DEL NORTE – CHOCOLATE EL REY EL REY DEL NORTE – TRICOMPLETO EL REY EL REY DEL NORTE – TRICOMPLETO EL REY EL REY DEL NORTE – TRICOMPLETO EL REY EL REY DEL NORTE – TRICOMPLETO EL REY EL REY DEL NORTE – SALSINA EL REY EL REY DEL NORTE – SALSINA EL REY EL REY DEL NORTE – SALSINA EL REY EL REY DEL NORTE – SALSINA EL REY En consecuencia, la adición de elementos distintivos en la marca cuestionada, a saber, “DEL” y “NORTE” provocan que la nominación en su conjunto halle su énfasis prosódico en un vocablo distinto respecto de las opositoras “CHOCOLATE EL REY”, “TRICOMPLETO EL REY”, “SALSINA EL REY”, pues se trata de expresiones con raíces y terminaciones distintas, así como una separación silábica particular.

En cuanto a la cuestionada y la marca opositora “EL REY”, es claro que la ausencia de semejanza fonética resulta de la adición de las partículas “DEL”, y “NORTE” que propone la primera de ellas. De ese modo, la cuestionada provoca una diferenciación considerable en cuanto al ritmo, la acentuación y la entonación respecto de las marcas de la parte actora. 39 Criterio reiterado de esta Sección: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 11001 03 24 000 2000 06535 01; sentencia de 18 de julio de 2024;

C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado 11001 03 24 000 2010 00345 00; sentencia de 6 de febrero de 2025; C.P. Oswaldo Giraldo López; radicado 11001 03 24 000 2005 00376 00; sentencia de 19 de marzo de 2026; C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro; radicado 25000 23 41 000 2022 00353 01. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio De ese modo, esta Sala reitera que, aunque las marcas coinciden en los radicales “EL” y “REY”, aquellos han sido usualmente utilizados por los empresarios para constituir sus conjuntos marcarios, particularmente en las clases que interesan a las partes.

Por lo tanto, quienes las empleen deben soportar que otros más las incluyan en sus registros, siempre que se encuentren acompañadas de partículas adicionales que permitan una eficiente diferenciación en el mercado, tal como sucede con la marca cuestionada “EL REY DEL NORTE”. II.5.2.5.3. En cuanto al aspecto conceptual o ideológico, este hace referencia a la idea o al mensaje que el empresario quiere llevar a la mente del consumidor a través del signo distintivo empleado, de manera que se configura si las marcas confrontadas proponen una noción similar o idéntica.

En ese orden, la marca cuestionada incluye los elementos “EL” que en nuestro idioma se refiere al artículo que “[…] antecede siempre al sustantivo y su función principal es asociar el contenido semántico de este con un referente concreto, consabido por los interlocutores: El cartero ha pasado hoy un poco más tarde […]”40; “REY” que alude a “1.m. y f. Monarca soberano de un reino”41;

“DEL” cual es “[…] la preposición de, seguida del artículo el, se contrae en la forma del: Ha venido a verte el hijo del vecino […]”42; y “NORTE” que entre otras, indica, “2.m. Región o territorio situados en la parte norte de un país o de un área geográfica determinada. Vivo en el norte de Buenos Aires”43. Por lo tanto, la expresión “EL REY DEL NORTE” sugiere a un monarca que pertenece a un territorio ubicado en la parte norte de un país o un área geográfica determinada.

En ese orden, para esta Sala se trata de una nominación construida a partir de dos campos semánticos diferentes, esto es, la idea de un rey y la ubicación geográfica de aquel, los que unidos consiguen un contexto conceptual amplío. Mientras tanto, la marca opositora “EL REY” se refiere únicamente a la figura de un monarca, sin que se presente al consumidores otros elementos ideológicos que amplíen el contexto conceptual.

En este punto, valga recordar la consideración adoptada en el caso análogo antes mencionado “TERRAS D´EL REI”, en el que se adoptó la conclusión sobre la ausencia de semejanza conceptual que se acoge en esta oportunidad. Al respecto se consideró lo siguiente: 73. Por lo anterior, la expresión “TERRAS D´EL REI” evoca un lugar o territorio que pertenece al rey, esto es, una idea que remite a un ámbito geográfico, mientras que “EL REY” se refiere directamente a un monarca como figura principal, de manera que no tienen el mismo significado global. 74.

Así, no solo se trata de significados distintos, sino de construcciones conceptuales de diferente alcance, en la medida en que el primero incorpora un contexto adicional que amplía y transforma la idea central. Por lo tanto, al no atender la misma idea, no existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual.

Por otra parte, sin que sea necesario mayor análisis, es claro para esta Sala que las marcas opositoras “CHOCOLATE EL REY”, “TRICOMPLETO EL REY”, “SALSINA EL REY” sugieren al consumidor una idea de monarquía simbólica que se ha construido alrededor del sector de los condimentos, aliños y otros alimentos de la mesa. En otras 40 Consulta realizada el 13 de mayo de 2026, a través del vínculo web https://www.rae.es/dpd/el 41 Consulta realizada el 13 de mayo de 2026, a través del vínculo web https://dle.rae.es/rey?m=form 42 Consulta realizada el 13 de mayo de 2026, a través del vínculo web http://rae.es/dpd/del 43 Consulta realizada el 13 de mayo de 2026, a través del vínculo web https://dle.rae.es/norte?m=form Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio palabras, alude a que las marcas se han consolidado como superiores en el mercado de los mencionados productos.

En consecuencia, las marcas confrontadas sugieren al consumidor una acepción particular y concreta a partir de cada una de las nominaciones que la conforman, sin que sea posible considerar que caerá en error al encontrarse con las marcas en el mercado. Por lo tanto, al no existir entre la marca cuestionada “EL REY DEL NORTE” (nominativa), y las marcas previas “EL REY”, “CHOCOLATE EL REY”, “TRICOMPLETO EL REY”, “SALSINA EL REY”, suficientes semejanzas de tipo ortográfico, fonético y conceptual con la virtualidad de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, la Sala considera que en el presente asunto no se encuentra configurado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En tal sentido, se torna innecesario descender al examen de la conexidad entre los productos y servicios que identifican las marcas en disputa, pues la causal en mención exige el cumplimiento de los dos presupuestos para que se encuentre configurada la prohibición de registro. Finalmente, conviene anotar que el derecho de exclusividad que otorgó la autoridad administrativa a través de los actos de concesión de la marca “EL REY DEL NORTE”, se predica del conjunto marcario reivindicado en su integridad, y no respecto de sus partículas débiles de manera individual.

II.5.2.6. De la violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Por otra parte, la actora adujo que su marca previa “EL REY” fue declarada notoria, para lo cual aportó como pruebas las resoluciones núms. 45198 de 5 de agosto de 2020, 143 de 3 de enero de 2020, y 10596 de 29 de abril de 2019, de tal manera que le merece una protección especial de acuerdo con el prestigio y reconocimiento que ha obtenido.

Al respecto, la interpretación prejudicial que constituye acto aclarado, y que resulta aplicable al presente asunto, prevé que la notoriedad de las marcas supone lo siguiente44: […] para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. En el presente caso, aunque la parte actora trajo a colación los actos administrativos a través de los cuales se reconoció la notoriedad de su marca previa, conviene poner de presente lo siguiente: En primer lugar, la Sala advierte que los mencionados actos administrativos reconocieron la prerrogativa alegada por la actora, particularmente respecto del producto “condimentos” comprendido en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mientras tanto la marca cuestionada fue solicitada para distinguir “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”, comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Pues bien, para esta Sala es evidente que el reconocimiento de notoriedad de la marca opositora abarca un sector distinto al que interesa a la solicitante marcaria, sin que el 44 Proceso 49-IP-2018.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio argumento relacionado con el rompimiento del principio de especialidad, que propone la actora, sea suficiente para desvirtuar la conclusión a la que se desciende en este caso. Al respecto, conviene recordar que el TJCA ha sostenido que la marca notoria sí rompe el principio de especialidad, pero en forma relativa y no absoluta como lo propone la actora.

Así lo ha determinado el TJCA45: 2.7. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) Productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión; b) Aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del sector pertinente; y, c) Cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

En ese escenario, y sin que sea procedente realizar un análisis extenso, el sector de las bebidas alcohólicas se encuentra delimitado por el consumidor al que se dirige, esto es, personas mayores de 18 años. A partir de esta circunstancia, resulta improcedente considerar que tales productos sean conexos con los “condimentos” que hacen parte de la canasta familiar básica y se dirigen al consumidor medio sin un condicionamiento etario.

Esta circunstancia diluye la posibilidad de un riesgo de confusión en los consumidores, en tanto que los consumidores de bebidas alcohólicas suelen estar atentos a sus características, al punto en que reconocen con suficiencia el origen empresarial de los productos pretendidos. A lo anterior se suma que los productos no comparten finalidad ni naturaleza, pues se trata de bebidas con ingredientes que producen efectos sobre el cuerpo y se utilizan principalmente con fines sociales y recreativos.

Mientras tanto, los condimentos poseen una función gastronómica y se emplean para mejorar el sabor de los alimentos. Es por lo que no es posible predicar los criterios de intercambiabilidad y/o complementariedad. Además, las bebidas alcohólicas y los condimentos no comparten canales de comercialización porque, aun cuando pueden encontrarse en establecimientos de gran superficie, lo cierto es que se ubican en góndolas y anaqueles específicos, e incluso los primeros cuentan con tiendas especializadas para su expendio.

En cuanto a los canales de publicidad, las bebidas alcohólicas deben ser promocionadas bajo el cumplimiento de parámetros relacionados con la edad de quienes las consumen, restricción de horarios y otras advertencias de seguridad, lo que no sucede respecto de los condimentos. Por lo tanto, no resulta dable extender la notoriedad de la marca opositora “EL REY” en cuanto a los “condimentos”, al sector de las bebidas alcohólicas que incumbe a la cobertura de la marca cuestionada, como lo pretende la parte actora.

En segundo lugar, es relevante advertir que el cotejo efectuado en esta instancia arrojó que entre la marca cuestionada y las opositoras no concurren suficientes semejanzas con la virtualidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores, a partir de lo cual es improcedente suponer un aprovechamiento del prestigio adquirido por las opositoras, así como tampoco un riesgo de dilución de la fuerza distintiva de la marca 45 Proceso 153-IP-20202.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio notoria, pues la cuestionada posee suficientes elementos diferenciales como para coexistir de manera pacífica en el mercado. En consecuencia, para esta Sala la marca cuestionada no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136.

II.5.2.7. Sobre la familia de marcas En la demanda la actora sostuvo que posee una familia de marcas conformada a partir de varios registros marcarios que incluyen las expresiones “EL REY”. La Sala reitera que tratándose de un escenario en el que se descarta semejanza o identidad ortográfica, fonética y conceptual entre la marca cuestionada y las previamente registradas, es irrelevante el análisis sobre una eventual familia de marcas, pues la ausencia de confundibilidad marcaria es suficiente para descartar riesgo de confusión o asociación, así como un posible detrimento de los derechos de propiedad industrial de la actora46.

II.5.2.8. Sobre pronunciamientos anteriores de la SIC Finalmente, la parte actora se refirió a asuntos anteriores en los que la autoridad administrativa negó el registro como marca de signos que incluían en su aspecto nominativo la expresión “EL REY”, tras concluir que podían diluir la fuerza distintiva de la marca nominativa. Al respecto, conviene recordar que en oportunidades anteriores el TJCA ha dilucidado en relación con el principio de independencia de las oficinas de propiedad industrial para tomar las decisiones respecto de las solicitudes marcarias, así47: El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficias de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad u Oficinas Competentes de los País Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no 46 La misma conclusión adoptó esta Sección en oportunidades anteriores en las que se encontró que las marcas confrontadas no son confundibles.

Al respecto consultar: la sentencia de 15 de mayo de 2025, rad. 11001-03-24-000-2021-00806-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cinfuentes, demandante: Esenttia S.A.; así como la sentencia de 15 de mayo de 2025, rad. 11001-03-24-000-2014-00649-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cinfuentes, demandante: Discovery Communications, LLC. Reiterado en las sentencias de 12 de febrero de 2026, C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro, rad. 11001 03 24 000 2020 00389 00 Demandante: Colgate Palmolive Company; y de 23 de abril de 2026, rad: 11001-03-24-000-2019-00077- 00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Actor: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. 47 Proceso 149-IP-2013.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. […] Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina: esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Por lo anterior, para esta Sala no resulta de recibo el argumento de la actora relativo a los asuntos anteriores en los que la administración ha negado el registro de marcas que incluyen la nominación “EL REY”. II.5.3. CONCLUSIÓN Siendo así, se impone negar las pretensiones de la demanda y mantener incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados a través de los cuales se concedió el registro como marca del signo “EL REY DEL NORTE” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Inversiones Iguaraya S.A.S. Ello, ante la constatación de que las decisiones de la administración observaron las normas comunitarias aplicables al asunto y acertaron al considerar la viabilidad del registro marcario pretendido, pues la marca cuestionada goza de la distintividad necesaria y, por ende, no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000.

II.5.4. SOBRE COSTAS La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

II.5.5. SOBRE PODERES La Sala reconocerá al abogado Héctor García Carmona como apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los efectos del poder a él conferido obrante en el índice 52 del expediente de la referencia en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.

TERCERO: RECONOCER al abogado Héctor García Carmona como apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los efectos del poder a él conferido obrante en el índice 52 del expediente de la referencia en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 28 de mayo de 2026. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.