CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Galeno Química S.A. Tema: Reiteración jurisprudencial / aplicabilidad del inciso 4° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 33478 de 30 de mayo de 20121 y 29598 de 22 de mayo de 20132 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “MOVIFLOR” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Galeno Química S.A. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA.
DECLARAR la Nulidad de la Resolución No. 33478 de 30 de mayo de 2012, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 11-113574, que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S., y concedió a la sociedad GALENO QUÍMICA S.A., el registro de la marca MOVIFLOR, que ampara productos comprendidos en la Clase 5ª de la décima edición de la Clasificación Internacional de Niza.
SEGUNDA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No.29598 de 22 de mayo de 2013, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad 1 Folios 15 a 19 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 20 a 23 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 315 a 353 C 2. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Apelación interpuesto confirmando en su totalidad la decisión contenida en la Resolución No. 33478 de 30 de mayo de 2012, que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S., y concedió el registro de la marca MOVIFLOR, que ampara productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad GALENO QUIMICA S.A. TERCERA.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, solicito muy comedidamente a ese Despacho declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S., contra la solicitud de registro de la marca MOVIFLOR, Clase 5, de la sociedad GALENO QUIMICA S.A., y en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio negar definitivamente el registro de la misma.
CUARTA. SE CONDENE a la entidad demandada a pagar las costas y gastos del presente proceso. QUINTA. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la propiedad Industrial, la sentencia proferida en este proceso […]”4 (mayúsculas y negrillas del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2.
Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. registró las marcas nominativas “MOVIFLEX” y “MOVIDOL”, así como la mixta “MOVIDOL”6 para identificar productos de la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
Manifestó que, el 5 de septiembre de 2011, la sociedad Galeno Química S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo “MOVIFLOR” para identificar productos comprendidos en la clase 5ª. 5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. presentó oposición por cuanto, a su juicio, era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas. 6.
Anotó que, mediante la Resolución 33478 de 30 de mayo de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. y concedió el registro como marca del signo nominativo “MOVIFLOR” a la sociedad Galeno Química S.A. para identificar los mencionados productos, frente a lo cual la demandante presentó recurso de apelación. 4 Folios 317 a 318 C 2. 5 Folio 318 a 321 C 2. 6 Certificados 272.238, 333.237 y 399.235. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 7.
Mencionó que, mediante la Resolución 29598 de 22 de mayo de 2013, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 33478. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas: (i) Constitución Política, artículos 13 y 83 y;
(ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a). I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca nominativa “MOVIFLOR” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Galeno Química S.A. sin considerar que la misma era similarmente confundible con sus marcas nominativas “MOVIFLEX” y “MOVIDOL”, así como la mixta “MOVIDOL” en la misma clase, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que desconoció los artículos 13 y 83 de la Constitución Política. 10.
Sostuvo que existe una evidente similitud entre la marca solicitada y las marcas previamente registradas en el aspecto ortográfico y fonético, además que distinguen la misma clase de productos por lo que el público consumidor puede confundir el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento. 11.
Explicó que, de acuerdo con la confrontación de marcas, la denominación “MOVIFLOR” reproduce las marcas “MOVIDOL” y “MOVIFLEX”, por cuanto el tercero con interés en el resultado del proceso se limitó a reemplazar el sufijo “DOL”, de sus marcas, por el sufijo “FLOR”. Respecto de la marca “MOVIFLEX”, aseguró que la solicitante se limitó a reemplazar las letras finales “E” y “X” de sus marcas, por las letras finales “O” y “R”. 12.
Manifestó que el reemplazo mencionado generara en el consumidor la idea que se trata de una marca derivada de las marcas ya registradas a nombre de la demandante, persiguiendo la solicitante el aprovechamiento del prestigio que tienen sus productos 7 Folios 321 a 350 C 2. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio en el mercado, para tratar de confundir no solo a los consumidores, sino a la misma administración. 13.
En ese sentido, consideró que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que la demandante tenía registradas las marcas “MOVIDOL” y “MOVIFLEX” y, por consiguiente, se desconoció que ella tiene derecho prioritario sobre la expresión en mención. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.
Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con un análisis imparcial de irregistrabilidad. 15.
Mencionó que las marcas confrontadas no presentan similitud o identidad alguna que genere riesgo de confusión o de asociación al consumidor. Agregó que el prefijo “MOVI”, el cual resulta el único elemento semejante, es de uso común en la clase 5ª, por lo que el cotejo se reduce a las partículas “DOL” y “FLEX” frente a “FLOR”. 16. Asimismo, la entidad explicó que, al tratarse de signos compuestos, el análisis de confundibilidad debe efectuarse de manera integral, teniendo en cuenta la impresión de conjunto que generan en el consumidor.
En ese sentido, sostuvo que las expresiones “MOVIDOL / FLEX” y “MOVIFLOR” presentan elementos diferenciadores suficientes en sus componentes adicionales, tanto desde el punto de vista fonético, ortográfico como conceptual, lo cual descarta la existencia de confundibilidad entre las marcas enfrentadas. II.2. Contestación de la sociedad Galeno Química S.A. 17.
La sociedad Galeno Química S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada9 del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 18. La sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 28 de octubre de 201310 en contra de las Resoluciones 33478 de 30 de mayo de 2012 y 29598 de 22 de mayo de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 8 Folios 365 a 374 C 2. 9 Folio 379 C 2. 10 Folio 44 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 19.
Mediante auto de 6 de julio de 201511 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Galeno Química S.A. El 27 de septiembre de 201612 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 20. Por auto de 19 de octubre de 201713 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 2 de marzo de 201814. 21.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes. 22. Mediante auto de 30 de mayo de 201815 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 135 literales a) y b) y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 23.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 551-IP-2018 de 1° de febrero de 201916, en la que interpretó los artículos 135 literal b) y 136 literal a), de la Decisión 486 de 2000, de oficio interpretó el artículo 135 literales f) y g) ibidem. No interpretó el artículo 135 literal a), así como tampoco los demás literales del artículo 136 por no ser materia de controversia la irregistrabilidad del nombre comercial, lema comercial y otros signos no discutidos en el proceso interno. Dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a) y b) del Artículo 135 y Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
De los cuales solo procede la interpretación del Literal b) del Articulo 135 y el Literal a) del Articulo 136 por ser pertinentes; exceptuándose de la interpretación el Literal a) del Articulo 135 y los demás literales del Articulo 136 por no ser materia controvertida la irregistrabilidad de nombre comercia!, lema comercial y otros signos no discutidos en el proceso interno. De oficio se interpretará el Literal f) y g) del Articulo 135 de la Decisión 486 el cual se encuentra relacionado a los signos que no pueden ser registrados por tener denominaciones genéricas y de uso común. […] 11 Folios 356 a 358 C pp. 12 Folio 358 vto.
C pp. 13 Folio 381 C 2. 14 Folios 392 a 399 C 2. 15 Folios 406 y vto. C 2. 16 Folios 419 a 436 C 2. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad […] 1.8.
En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. […] 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 2.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] […] 3.
Comparación entre signos denominativos […] 3.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro MOVIFLOR y las marcas MOVIDOL y MOVIFLEX. 4.
Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 4.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado MOVIFLOR (denominativo) y la marca registrada MOVIDOL (denominativa). 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5.
Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común […] En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 6.
Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas […] 6.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 7.
Marcas evocativas […] 7.4. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones MOVI, FLOR y FLEX y posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad […]” (mayúscula y negrilla del original). 24. Por auto de 22 de junio de 201917 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, así como de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 25.
En el término para alegar de conclusión, la SIC18 reiteró sus argumentos de defensa. Por su parte, las sociedades Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A., Galeno Química S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio. 26. Mediante auto de 26 de mayo de 202519 se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual del registro marcario 594.167 correspondiente a la marca nominativa “MOVIFLOR”, asimismo, incorporarlo al expediente y correr traslado de este a las partes. 17 Folio 438 C 2. 18 Folios 444 a 446 C 2. 19 Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 27.
En cumplimiento de lo anterior, mediante reporte de 11 de junio de 202520, la SIC informó que la marca nominativa “MOVIFLOR”, con registro marcario 594.167, se encontraba caducada. El 12 de junio de 202521 se dio traslado a dicha prueba, a lo cual, las partes guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 28.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 29. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 33478 de 30 de mayo de 2012 y 29598 de 22 de mayo de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “MOVIFLOR” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Galeno Química S.A. 30.
La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “MOVIFLOR” concedida para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Galeno Química S.A. y las marcas nominativas “MOVIFLEX” y “MOVIDOL”, así como la mixta “MOVIDOL”, que identifica los productos de la misma clase de la parte demandante, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 literales a), b), f) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, como consecuencia, se desconoció lo dispuesto en los artículos 13 y 83 de la Constitución Política. 31.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. 20 Índice 49 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 52 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.3. La identificación de los actos demandados 32. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 33478 de 30 de mayo de 201223 y 29598 de 22 de mayo de 201324 por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “MOVIFLOR” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Galeno Química S.A. IV.4.
Análisis del caso concreto 33. Previo a resolver, la Sala advierte que, aunque el demandante hizo referencia a los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en la interpretación prejudicial 551-IP-2018 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó expresamente los artículos 135 literal b) y 136 literal a), y de oficio interpretó los literales f) y g) del artículo 135 ibidem.
No se pronunció sobre el literal a) del artículo 135, ni sobre los demás literales del artículo 136. En todo caso, debe resaltarse que las disposiciones contenidas en el artículo 135 se refieren a la distintividad intrínseca del signo solicitado, mientras que la controversia en el presente asunto gira en torno a su posible confundibilidad con marcas previamente registradas, es decir, a su distintividad extrínseca. 34.
En consecuencia, el examen del presente asunto debe centrarse exclusivamente en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, excluyéndose del análisis los literales del artículo 135 invocados por la demandante, así como aquellos interpretados de oficio por el Tribunal, al no guardar relación con el debate jurídico planteado. 35.
En efecto, el artículo 136 literal a) establece que no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a otro previamente solicitado o registrado por un tercero para los mismos productos o servicios, si su uso puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. En este contexto, el análisis del caso debe centrarse en determinar si el signo “MOVIFLOR” genera tal riesgo frente a las marcas previamente registradas por la parte demandante. 36.
Ahora bien, previamente a abordar el análisis de la posible existencia de riesgo de confusión en los términos del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala pone de presente que, en cumplimiento de lo ordenado en el auto de 26 de mayo de 2025, la Secretaría de la Sección Primera descargó del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual de la marca nominativa “MOVIFLOR”25, en el que se constata que la misma estuvo vigente hasta 23 Folios 15 a 19 C pp.
“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 24 Folios 20 a 23 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 25 Certificado 594.167. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio el 30 de mayo de 2022, por cuanto caducó tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 37.
En aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se dio traslado de dicho reporte el 12 de junio de 202526, frente a lo cual, las partes guardaron silencio. 38. Al respecto y de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, “[…] el registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”. 39.
Cabe resaltar que la consecuencia establecida en la referida disposición es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: “[…] El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. 26 Índice 52 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática […]” (negrilla fuera de texto). 40.
Asimismo, y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad de la marca en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]” (negrilla fuera de texto). 41.
Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 42.
En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “[…] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. […] Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]” (negrilla fuera de texto). 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 43.
Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición para que proceda una decisión de fondo. 44. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del demandante, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 45.
Nótese, entonces que, para la aplicación del mencionado inciso 4° basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, al desaparecer los efectos jurídicos del registro marcario demandado, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 46. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 47.
En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad de las Resoluciones 33478 de 30 de mayo de 2012 y 29598 de 22 de mayo de 2013 por medio de la cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “MOVIFLOR” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Galeno Química S.A., comoquiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 48.
En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201927, en la que se indicó, con sustento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.
(negrilla fuera de texto). 27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 49.
La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del demandante, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya28. 50.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 51.
En tal sentido, esta Sala de Decisión29, consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.
En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.
La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta […]” (negrilla fuera de texto). 52.
Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202030, la Sala argumentó lo siguiente: 28 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el auto de 28 de septiembre de 2017. Rad.: 2011-00258-00. MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de junio de 2020. Rad.: 202-00295-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]” (negrilla fuera de texto). 53.
En este orden de ideas, cuando el registro marcario se encuentra caducado se habilita la aplicación del inciso 4° del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcario promovido ante la jurisdicción. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00573-00 Demandante: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.