CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020170015100 Demandante: Ariosto Vega Fontecha Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros interesados: María Stephany González Sandoval y María Tatiana Posse González Asunto: Cotejo de marcas mixtas.
Prevalencia del elemento nominativo en marcas mixtas. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Ariosto Vega Fontecha contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 29318 del 20 de mayo de 2016, 38262 de 17 de junio de 2016 y 42373 de 27 de junio de 2016.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 1. Ariosto Vega Fontecha, en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, adecuado a la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 29318 de 20 de mayo de 2016 “Por la cual se (sic) un recurso de apelación”, 38262 de 17 de junio de 2018 “Por la cual se decide una revocatoria de oficio” y 42373 de 27 de junio de 2016 Por la cual se decide una revocatoria de oficio”: expedidas por el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta FESTIVE que identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyas titulares son María Tatiana Posse González y María Stephany Velasco Sandoval, en adelante, los terceros con interés directo en el resultado del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…]
PRIMERO.: Que se DECLARE LA NULIDAD TOTAL de los actos administrativos Resolución No. 29318 del 20 de mayo de 2016, No. 38262 del 17 de junio de 2016 y la No. 42373 del 27 de junio de 2016, proferidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUTRIA (sic) Y COMERCIO, por medio de las cuales revocan la decisión tomada en la resolución No. 3067 del 29 de enero de 2016, procediendo a conceder el registro de la marca "FESTIVE" en la clase 41.
SEGUNDO.: Que como consecuencia de lo anterior, se DECLARE LA NULIDAD TOTAL de la Resolución No. 29318 del 20 de mayo de 2016 por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación revocando la resolución. No. 3067 del 29 de enero de 2016, las Resoluciones No. 38262 del 17 de junio de 2016 y la No. 42373 del 27 de junio de 2016 por medio de las cuales aclararon y/o corrigieron el acto administrativo No. 29318 del 20 de mayo de 2016.
TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, se restablezcan los derechos del señor ARIOSTO VEGA FONTECHA, esto es, dar cumplimiento a las normas de derecho marcario, especialmente las consagradas en la Decisión CAN 486. 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 15. 2 Cfr. Folios 1 a 14 3Cfr. Folios 62 a 65. Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 ”Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 3 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 CUARTO: Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada […]”4.
Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Los terceros con interés directo en el resultado del proceso solicitaron, el 30 de junio de 2015, el registro como marca del signo mixto FESTIVE para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con base en su marca FESTIVER PARA QUE TODOS LOS OJOS ABIERTOS VEAN que identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 3067 de 29 de enero de 2016, declaró fundada la oposición y negó el registro como marca del signo mixto FESTIVE para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.
Los terceros con interés directo en el resultado del proceso interpusieron recurso de apelación contra la Resolución núm. 3067 de 29 de enero de 2016. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 29318 de 20 de mayo de 2016, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 3067 de 29 de enero de 2016 y conceder el registro de la marca mixta FESTIVE. 4.6.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 38262 de 17 de junio de 2016, corrigió el artículo tercero de la parte resolutiva de la Resolución núm. 29318 de 20 de mayo de 2016, en el sentido de indicar que la marca mixta FESTIVE distingue servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Cfr. Folio 4 4 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 4.7.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por medio de la Resolución núm.42373 de 27 de junio de 2016: i) revocó la Resolución núm. 38262 de 17 de junio de 2016; ii) corrigió el artículo tercero de la parte resolutiva de la Resolución núm. 29318 de 20 de mayo de 2016; y iii) confirmó en sus demás partes la Resolución núm. 29318 de 20 de mayo de 2016.
Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. El artículo 134, los literales a) y b) del artículo 135, y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 5.2. Artículo 83 de la Constitución Política. 5.3. Artículo 35 del Decreto 01 de 2 de enero de 19845. Concepto de la violación 6.
La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del artículo 134, los literales a) y b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000 6.1. La parte demandada al efectuar el cotejo marcario no tuvo en cuenta la identidad y semejanza entre las marcas FESTIVER y FESTIVE, los criterios de conexidad de los servicios y el riesgo de confusión y asociación. 6.2.
Hay similitud entre las marcas cotejadas, aunado a que estas se encuentran registradas en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, exponiendo a la marca FESTIVER a un claro riesgo de confusión o asociación, más aún cuando esta ha adquirido notoriedad en actividades culturales. 5 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 5 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 6.3.
La parte demandada al efectuar el cotejo marcario, se centró en las posibles diferencias y no en las semejanzas, perjudicando el derecho que ostentaba al ser titular de la marca previamente registrada. Violación del Artículo 83 de la Constitución Política 6.4. La parte demandante actuó con la confianza y conforme a derecho que la parte demandada daría cumplimiento a la normatividad marcaria, no permitiendo el registro de marcas que no fueran distintivas y generaran confusión con la marca de su propiedad.
Violación del artículo 35 del Decreto 01 de 1984 6.5. La motivación de los actos acusados debió se real, seria, adecuada, suficiente y relacionada con la norma, situación que no ocurrió en el presente caso, por desconocerse con su expedición la normatividad andina. Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1.
Las marcas confrontadas no resultan confundibles, en la medida que cada una de ellas están conformadas por elementos nominativos y gráficos, propios que permiten su individualización en el mercado. 7.2. La marca FESTIVER PARA QUE TODOS LOS OJOS ABIERTOS VEAN y la marca FESTIVE presentan una composición silábica disímil, lo cual las hace fonéticamente diferentes. 6 Actuando por intermedio de apoderado.
Cfr. Folio 88. 7 Cfr. Folios 81 a 87. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 7.3. Mas allá que las marcas cotejadas coinciden en algunas letras, estas tienen elementos adicionales que, mirados en su conjunto, le confieren a cada marca una estructura única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o asociación. 7.4.
Los servicios de las marcas registradas difieren en su composición y finalidad, de manera que no hay relación o vinculación entre los servicios. 7.5. Al expedir los actos acusados no vulneró la Decisión 486 de 2000 pues lo fue conforme a las reglas normativas y jurisprudenciales aplicables al caso. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.
Los terceros con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal8. Procedencia de la sentencia anticipada 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de abril de 20249: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 y en consecuencia prescindió de las audiencias inicial y de pruebas, ii) fijó el objeto del litigio; y iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias.
Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de julio de 202410: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial11: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 145-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; 8 Cfr. Folio 1º4 9 Cfr. Índice 28 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Cfr. Índice 33 del aplicativo web “SAMAI”. 11 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 344-IP-2022, 81-IP-2020, 23- IP-2022 y 391-IP-2022, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 10.1.
La parte demandante12 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 10.2. La parte demandada13 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 10.3. Los terceros con interés directo en el resultado del proceso14, no se pronunciaron en este momento procesal. Concepto del Ministerio Publico 11. El Agente del Ministerio Público15 rindió concepto en los siguientes términos: 11.1.
Desde el punto de vista ortográfico, a pesar de que la denominación principal de las marcas cotejadas es similar, cada uno de ellas contiene elementos adicionales que le otorgan distintividad. 11.2. Las marcas cotejadas, al ser pronunciadas, emiten sonidos disímiles, pues la marca previamente registrada se compone de una frase significativa, siendo el complemento diferenciador. 11.3.
Desde el punto de vista ideológico, las marcas en conflicto evocan una idea o concepto diferente, teniendo en cuenta su composición. 12 Cfr. Índice 38 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Cfr. Índices 39 y 40 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Cfr. Índice 42 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice núm. 65 aplicativo web SAMAI 8 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 11.4.
En lo relacionado al aspecto gráfico, las marcas cotejadas no son iguales ni se asemejan, compartiendo únicamente los colores verde y amarillo. 11.5. Las marcas FESTIVE y FESTIVER PARA QUE TODOS LOS OJOS ABIERTOS VEAN no comparten semejanza en sus composiciones, lo que determina que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, en la medida que no se configuraron las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134 a 136 de la Decisión 486 de 2000. 11.6.
Los cargos de nulidad propuestos por la parte demandante no poseen vocación de prosperidad, lo que determina que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. II. CONSIDERACIONES 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia 13. Vistos: i) el artículo 14916 numeral 8º. de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201917, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 17 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 14.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos acusados 15. Los actos acusados son los siguientes: 15.1 La Resolución núm. 29318 de 20 de mayo de 2016, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 3067 de 29 de enero de 2016 y conceder el registro de la marca mixta FESTIVE. 15.2 La Resolución núm. 38262 de 17 de junio de 2016, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad, corrigió el artículo tercero de la parte resolutiva de la Resolución núm. 29318 de 20 de mayo de 2016, en el sentido de indicar que la marca mixta FESTIVE distingue servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.3 La Resolución núm. 42373 de 27 de junio de 2016, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial: i) revocó la Resolución núm. 38262 de 17 de junio de 2016; ii) corrigió el artículo tercero de la parte resolutiva de la Resolución núm. 29318 de 20 de mayo de 2016; y iii) confirmó en sus demás partes la Resolución núm. 29318 de 20 de mayo de 2016.
El problema jurídico 16. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y las Interpretaciones Prejudiciales, determinar: 17. Si las resoluciones núms. 29318 del 20 de mayo de 2016; 38262 de 17 de junio de 2018 y 42373 de 27 de junio de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió y se realizaron algunas correcciones en relación con el registro de la marca mixta FESTIVE que identifica “[ ] planeación y organización de eventos sociales [ ]", servicios comprendidos en 10 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas: vulneran el artículo 134; los literales a) y b) del artículo 135; y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; el artículo 35 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 y el artículo 83 de la Constitución Política y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 18.
En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión y/o asociación entre la marca mixta FESTIVE que identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyos titulares son los terceros con interés directo en el resultado del proceso, y la marca mixta FESTIVER PARA QUE TODOS LOS OJOS ABIERTOS VEAN que identifica servicios de la Clase 41 de Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es la parte demandante. 19.
Y, en segundo lugar, si los actos acusados adolecen de falta de motivación. 20. La Sala advierte que, la parte demandante invocó como vulnerados el artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de la vulneración de los mencionados artículos por cuanto no se está controvirtiendo el concepto de marca y sus requisitos, así como la distintintividad intrínseca de la marca concedida, por lo que no se incluirán en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en el literal a) del artículo 136 y si los actos acusados carecen de motivación. 21.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de 11 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 Cartagena18, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200019 de la Comisión de la Comunidad Andina20.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina21 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina22 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 18 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 19 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 20 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 21 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 22 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 24.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 Interpretaciones Prejudiciales 344-IP-2022 de 11 de abril de 202323, 81-IP- 202024, 23-IP-202225 y 391-IP-202226 30.
La Sala procede a resaltar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 134, los literales a) y b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante. 31. Respecto de los artículos 134 y literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 200027: “[…] Al respecto resulta pertinente señalar que los artículos 134, 135 (literales a y b), y 150 de la Decisión 486, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: [1.] Concepto de marca.
Requisitos para el registro de las marcas Concepto de marca [1.1] El primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 134- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…)” [1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado. […] [1.4] Entre las funciones que cumple la marca como medio de protección al consumidor, se destaca la función distintiva que permite a este identificar los productos o servicios ofrecidos en el mercado y diferenciarlos de otros.
Las demás funciones se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no seria posible registrarlo como marca. 23 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 24 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4467 de 13 de mayo de 2022 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5114 de 27 de enero de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 26 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 27 Interpretación Prejudicial 344-IP-2022 14 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 [1.5] Sobre la base de estas precisiones, es posible aseverar que la marca cumple, además, un papel informativo esencial respecto de la procedencia u origen empresarial del producto o servicio al que distingue.
Esta función informativa es percibida por el público y los canales comerciales, entre otros, a través de medios publicitarios. […] Requisitos para el registro de marcas [1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de las marcas: son distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] [1.15] El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho que sea distintivo y se susceptible de representación gráfica.
De conformidad con el literal b) del articulo 135 de la Decisión 486. La distintividad es uno de los elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad, [1.16] Se deberá analizar, en primer lugar, si el signo a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. [2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
El origen empresarial de una marca. […] [2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.28 [2.3] La distintividad tiene un doble aspecto:29 [a)] Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por si mismo productos o servicios en el mercado. [b)] Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad para diferenciarse de otros signos en el mercado. […] 28 ibidem 29 Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2726 del 22 de abril de 2016. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 [2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.
El origen empresarial de una marca [2.9] La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros, tomando en cuenta sus cualidades particulares como calidad, precio, presentación, etc.; y, a, su vez, esa decisión está relacionada con el origen empresarial, en la medida en que el producto o servicio se vincula con el respectivo productor o proveedor, así como con el prestigio o reputación que ha adquirido en el mercado. [2.10] El origen empresarial juega un juega un papel importante para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener claridad acerca de su procedencia y así evitar riesgo de asociación. […] [5.] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] [5.2] La oficina nacional competente es el órgano administrativo encargado de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo de oficio en todos los casos, inclusive cuando no se hubiesen presentado oposiciones.
La entidad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro solicitado. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 comprende el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos previstos en el artículo 134 y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los artículos 135 y 136 de la referida decisión.30 […] [5.6] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que conceda o deniega el registro de marcas.
Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que conceda o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es la debida motivación de los actos. [6.] Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones. [6.1] Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa 30 Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2323 de 8 de abril de 2014. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como en el Capítulo II del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. […] [6.8] El examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independientemente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.31 [6.9] No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.32 […] [6.11] Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que realicen. […].”. 32.
Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200033: “[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: 31 ibidem 32 Ibidem 33 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 17 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. […] 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza […] Comparación entre signos mixtos 2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, silabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.).
La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. […] 2.8. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen.
Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo en abstracto. […] 3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 3.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.
Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].”.
Marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo 33. Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”; y “[…] un color delimitado por una forma, o una combinación de colores […]”. 34.
Vistos los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán constituirse como marcas los signos que no cumplan alguno de los requisitos que se desprendan del artículo anterior, y no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.
Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 35. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos 19 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 36.
De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 37. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: Marca concedida mediante los actos acusados MARCA MIXTA FESTIVE34 (Mixta) Certificado núm. 561783 Clase 41: “planeación y organización de eventos sociales.” Marca mixta previamente registrada MARCA MIXTA FESTIVER PARA QUE TODOS LOS OJOS ABIERTOS VEAN35 34Cfr. Folio 24 35 Cfr. Folio 25 20 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 Certificado núm. 466166 Clase 41: “Realizar eventos culturales y de entretenimiento, tales como festivales de cines, convencionales o ecológicos, mediante convocatorias a guionistas y productores tanto nacionales como extranjeros, para poder ser socializados en una comunidad determinada. promover todo tipo de actividades culturales y procesos académicos tendientes a estimular la apreciación, divulgación, promoción, capacitación y formación de realizadores audiovisuales y líderes que despierten conciencia sobre el medio ambiente. apoyar, fomentar, motivar a la creación y puesta en marcha de nuevos proyectos cinematográficos y audiovisuales, en general con temática ambiental. producir eventos culturales, educativos y de entretenimiento” 38.
La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas mixtas. 39. La Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.
Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Análisis de los supuestos normativos 40. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 41.
Esta Sección36, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”37. 42.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”38. 43.
El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”39. 44. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta FESTIVE concedida para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es son los terceros con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 45.
Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022: “[…] Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: 36 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 39 Ibidem. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.
Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.
El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de 23 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. 1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto. […]”. 46.
La Sala, tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP- 2022, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición, esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que conforman los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. […]”. 47.
Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre dos marcas mixtas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 48.
En este sentido, la Sala considera que, observando las marcas mixtas, en su conjunto, resulta claro que en cada una prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar servicios de que se trate.
Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 49. Con fundamento en lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”40.
(Destacado fuera del texto). Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 50. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta FESTIVE cuyos titulares son los terceros con interés directo en el resultado del proceso, y la marca mixta FESTIVER PARA QUE TODOS LOS OJOS ABIERTOS VEAN previamente registrada por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.
Comparación Ortográfica 51. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y las marcas previamente registradas, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 52.
La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA F E S T I V E 1 2 3 4 5 6 7 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 F E S T I V E R P A R A Q U E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T O D O S L O S O J O S 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 A B I E R T O S V E A N 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 53.
Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, por un lado, la Sala observa que la marca posteriormente registrada FESTIVE se compone de una palabra, por su parte, la marca previamente registrada FESTIVER PARA QUE TODOS LOS OJOS ABIERTOS VEAN se componen de ocho (8) palabras. 54. Sobre este asunto, la Sala advierte sobre las similitudes, que pueden inducir a un grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce en su totalidad la expresión FESTIVE contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva del conjunto. 55.
Asimismo, la Sala precisa que la marca previamente registrada cuenta con la expresión adicional PARA QUE TODOS LOS OJOS ABIERTOS VEAN, pero no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que se reproduce por completo la marca registrada posteriormente, esto es, FESTIVE, lo que determina que la mencionada marca no sea suficientemente distintiva y diferente a la marca previamente registrada. 56.
Adicionalmente, la marca concedida no cuenta con otras expresiones adicionales que permitan diferenciarla de la marca previamente registrada, pues solamente contiene la expresión FESTIVE. Comparación Fonética 57. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar 27 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: FESTIVE - FESTIVER PARA QUE TODOS LOS OJOS ABIERTOS VEAN FESTIVE - FESTIVER PARA QUE TODOS LOS OJOS ABIERTOS VEAN FESTIVE - FESTIVER PARA QUE TODOS LOS OJOS ABIERTOS VEAN 58.
Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación de los signos cotejados resulta ser similar, pues coinciden en la expresión FESTIVE la cual es el elemento principal de la marca previamente registrada, sin que la expresión adicional PARA QUE TODOS LOS OJOS ABIERTOS VEAN le otorgue una carga semántica particulizadora. Ello comoquiera que, se reitera, reproduce en su totalidad la palabra FESTIVE.
Comparación Ideológica 59. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”41, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 60.
Al respecto la sala advierte que el término FESTIVE es una palabra en inglés que significa “[ ] festivo [ ]”42 o relacionado con las festividades. No obstante, en la República de Colombia, no es de conocimiento generalizado su significado, razón por la cual debe considerarse como de fantasía. Por ende, la Sala considera que no es posible realizar la comparación ideológica. 61.
La Sala advierte que la marca previamente registrada, adicionalmente, se encuentra compuesta por las palabras PARA QUE TODOS LOS OJOS ABIERTOS VEAN, expresión que si contiene significado en el idioma castellano y la cual hace referencia a la percepción a través del sentido de la visión. No obstante, comoquiera 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 42 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/festive 28 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 que la marca concedida es de fantasía y la marca previamente registrada tiene un elemento de fantasía, no es posible cotejarlas desde este criterio. 62.
Sobre este asunto, la la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cual es, que haya identidad o semejanza entre las marcas comparadas. Segundo supuesto: Conexidad de los productos o servicios que pretende identificar cada uno de los signos distintivos en conflicto 63.
Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre las marcas cotejadas, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 64.
Al efecto, la Interpretación Prejudicial 391-IP -2022 dispuso que: “[…] 3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 3.3. Es por ello que debe matizarse la aplicación del principio de especialidad y, en consecuencia, corresponde analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de que se genere riesgo de confusión (indirecto) o asociación en el público consumidor.
Es decir, debe analizarse la naturaleza o el uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: 29 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o servicio origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones comercializadas en bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo en relación con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad). complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios […]”. 65. La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201843, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.
La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 66.
Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por las marcas en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas en cuestión. Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 5.4.
Para determinar si conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: […] b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relatico a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 Respecto de criterio de sustitubilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidos; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. […]”44. 67. En el caso sub examine, la marca mixta FESTIVE registrada por los terceros con interés directo en el resultado del proceso, distingue los siguientes servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “planeación y organización de eventos sociales.” 68.
Por su parte, la marca mixta de la parte demandante identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, “Realizar eventos culturales y de entretenimiento, tales como festivales de cines, convencionales o ecológicos, mediante convocatorias a guionistas y productores tanto nacionales como extranjeros, para poder ser socializados en una comunidad determinada. promover todo tipo de actividades culturales y procesos académicos tendientes a estimular la apreciación, divulgación, promoción, capacitación y formación de realizadores audiovisuales y líderes que despierten conciencia sobre el medio ambiente. apoyar, fomentar, motivar a la creación y puesta en marcha de nuevos proyectos cinematográficos y audiovisuales, en general con temática ambiental. producir eventos culturales, educativos y de entretenimiento.” 69.
En ese orden de ideas, la Sala considera que entre los servicios amparados por las marcas cotejadas que pertenecen a la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, existe complementariedad entre las mismas. Lo anterior toda vez, que la “planeación y organización de eventos sociales” que ampara la marca posteriormente registrada, guardan estrecha relación con la realización de “eventos culturales y de entretenimiento”, que hacen parte de los servicios amparados por la marca previamente registrada. 70.
Asimismo, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de estos servicios pueda asumir que dichos servicios provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para 44 Cfr. Folios 113 a 127 32 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 la oferta de los citados servicios. 71.
Así las cosas, se tiene que entre los servicios que representa la marca de la parte demandante y los servicios que representa la marca de los terceros con interés directo en el resultado del proceso, se evidencia una conexidad competitiva, la cual conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 72. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos previstos para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 73.
Por último, si bien es cierto la parte demandante mencionó que con la expedición de los actos acusados estaban falsamente motivados, la Sala no hará pronunciamiento sobre este cargo, teniendo que en cuenta que la marca posteriormente registrada se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, como se determinó con anterioridad.
Conclusión 74. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta FESTIVE para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza con la marca mixta FESTIVER PARA QUE TODOS LOS OJOS ABIERTOS VEAN que identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante, así como conexidad competitiva. 75.
En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados. Condena en costas 76. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que 33 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 29318 del 20 de mayo de 2016, 38262 de 17 de junio de 2016 y 42373 de 27 de junio de 2016, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta FESTIVE, para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca mixta FESTIVE, con certificado núm. 561783 para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 34 Núm. único de radicación: 11001032400020170015100 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.