11001032400020200008100 — Consejo de Estado

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00081 00 Demandante: CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S. CAFÉ & CO S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2020 00081 00 Demandante: CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S. CAFÉ & CO S.A.S. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. AUTO I.

ANTECEDENTES 1.1. El 12 de febrero de 20201, la sociedad CAFE & COMPAÑIA S.A.S. CAFE & CO S.A.S., por intermedio de apoderada judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción marcaria de nulidad relativa de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con la cual pretende la declaratoria de nulidad de las resoluciones números 83277 de 13 de diciembre de 2017 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y 28711 de 18 de julio de 2019 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.2.

En el acápite de la demanda denominado “7. PRUEBAS”, la sociedad actora solicitó tener como tales los siguientes documentos: “7.1. DOCUMENTALES: 7.1.1. Resolución # 83277 del 13 de diciembre de 2017 mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró como infundada la oposición presentada y en consecuencia concedió el registro de la marca comercial “MARISAL” clase 30. 7.1.2.

Resolución # 28711 del 18 de julio de 2019 mediante la cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la resolución anterior. 1 Anotación número 7 del expediente digital disponible en SAMAI. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00081 00 Demandante: CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S. CAFÉ & CO S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 7.1.3.

Constancia de ejecutoria expedida por la Secretaria Ad-Hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual informa que la resolución # 2871 (sic) del 18 de julio de 2019, quedó debidamente ejecutoriada para mi representada el día 21 de Agosto de 2019.

7.2. SOLICITUD PARA OFICIAR: 7.2.1. Que se libre oficio a la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se remita al presente proceso copia auténtica del certificado de registro #307405 correspondiente a la marca comercial CAFÉ MARISCAL (M) clase 30 de propiedad de la sociedad CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S., CAFÉ & CO S.A.S. 7.2.2.

Que se libre oficio a la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se remita al presente proceso copia auténtica del certificado de registro # 52910 correspondiente a la marca comercial MARISCAL (nominativa) clase 30 de propiedad de la sociedad CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S., CAFÉ & CO S.A.S. 7.2.3.

Que se libre oficio a la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se remita al presente proceso copia auténtica de la resolución # 54104 del 11 de octubre de 2019 mediante la cual se concedió el registro de la marca comercial CAFÉ MARISCAL (M) clase 30, pendiente se le asigne número de certificado de registro, de propiedad de la sociedad CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S., CAFÉ & CO S.A.S.” 1.3.

Mediante auto de 19 de febrero de 2021, el despacho admitió la demanda y ordenó el trámite de ley2. Particularmente, ordenó notificar personalmente a la Superintendencia de Industria y Comercio como parte demandada, a la sociedad Jerónimo Martins Colombia S.A.S. como litisconsorte, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Finalmente, reconoció personería a la abogada Clemencia Delgado Villegas como apoderada de la actora. 1.4. El término para contestar la demanda corrió hasta el 27 de mayo de 20213, término dentro del cual solo la parte demandada presentó escrito de contestación de la demanda4, así: 1.4.1. Por escrito radicado a través de la ventanilla virtual el 30 de abril de 2021, la autoridad demandada presentó contestación de la demanda5. 2 Anotación número 4 del expediente digital disponible en SAMAI. 3 Según constancia secretarial obrante en la anotación número 11 del expediente digital disponible en SAMAI. 4 La sociedad vinculada como litisconsorte necesario, pese a ser debidamente notificada, no contestó la demanda. 5 Anotación número 14 del expediente digital disponible en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00081 00 Demandante: CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S. CAFÉ & CO S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 En este memorial, solicitó como prueba los documentos obrantes en el expediente administrativo número 16-138245 y las que se considere pertinente decretar y practicar de oficio.

Por otra parte, de su lectura se observa que dicha autoridad no formuló excepciones previas ni mixtas. Los documentos que corresponden a los antecedentes administrativos de los actos demandados, a saber, el expediente administrativo número 16- 138245, se encuentran en formato digital en el aplicativo SAMAI y son visibles en la anotación número 12 del expediente digital. 1.5.

Por Secretaría se corrió el traslado a las partes intervinientes de las excepciones propuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, término que corrió entre el 26 y el 28 de julio de 20216. II. CONSIDERACIONES 2.1. Generalidades El artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 del 2021, dispuso que se podrá dictar sentencia anticipada dentro de los procesos contenciosos administrativos, en los siguientes eventos: “Artículo 182A.

Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia inicial: a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia. 6 De conformidad con la constancia secretarial visible en la anotación número 18 del expediente digital disponible en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00081 00 Demandante: CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S. CAFÉ & CO S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código. 2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.

Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión. Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos.

Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver. 3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. 4.

En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código. Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.

No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso.” (Subrayas del Despacho). De la lectura de la norma se desprende que la posibilidad de emitir sentencia anticipada se encuentra circunscrita a los siguientes supuestos: (i) antes de la audiencia inicial, en los eventos que más adelante se precisan;

(ii) en cualquier estado del proceso, cuando se presente petición conjunta de las partes en ese sentido; iii) cuando el juez así lo estime de oficio, dada la existencia de una de las excepciones que se enlistan en el Radicado: 11001 03 24 000 2020 00081 00 Demandante: CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S. CAFÉ & CO S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 numeral 3º, y (iv) cuando exista una válida manifestación de allanamiento o transacción por parte del demandado.

Así pues, en el primer escenario, dicha figura operaría bajo uno de varios supuestos (las distintas letras del numeral 1º), todos los cuales confluyen en el segundo de ellos, esto es, que no haya que practicar pruebas, pues en efecto, esto es lo que ocurre cuando: (i) se trata de asuntos de puro derecho; (ii) se hayan pedido y se decreten pruebas que no requieran ser practicadas;

(iii) solo se hayan pedido pruebas documentales respecto de las cuales no se haya propuesto tacha alguna, o (iv) cuando pese a haberse solicitado otro tipo de pruebas, no haya lugar a su decreto y práctica debido a su impertinencia, su inconducencia o su inutilidad, lo que entonces conduciría a su negación. Por tal razón, una vez presentada la contestación de la demanda y resueltas las excepciones previas o mixtas que se hubieren propuesto, el juez deberá examinar las peticiones probatorias formuladas a efectos de determinar si el caso se encuadra en alguna de estas hipótesis, caso en el cual le impartirá el trámite de sentencia anticipada, o en caso contrario procederá a convocar la audiencia inicial.

Ahora, en caso de cumplirse alguno de los supuestos que habilitan la emisión de sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial, el juez deberá primero emitir un proveído en el que procederá a fijar el litigio y se pronunciará sobre las pruebas en el sentido que según el caso corresponda, punto en el cual la misma norma previó, en forma expresa, la necesidad de aplicar el artículo 173 del Código General del Proceso.

El inciso tercero del artículo 182A del CPACA dispuso también que, una vez cumplido lo anterior, se deberá correr traslado para alegaciones finales en la manera dispuesta en el artículo 181 ibídem. En este punto, advierte el despacho que esta última actuación procede una vez se encuentren en firme las decisiones correspondientes a la Radicado: 11001 03 24 000 2020 00081 00 Demandante: CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S. CAFÉ & CO S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 fijación del litigio y el decreto de pruebas, como quiera que es a partir de ese momento en el que efectivamente está definido el objeto (pretensión o excepción) y la causa petendi (hechos y fundamentos de derecho) que se ventilan en el proceso y, a su vez, las partes tienen ya certeza respecto de qué pruebas serán valoradas en la sentencia. En otras palabras, dictadas las decisiones y surtidas las etapas sobre fijación del litigio y el decreto probatorio, se habilita el traslado para las alegaciones finales, máxime si se tiene en cuenta que, de un lado, esa es la última oportunidad procesal de las partes para manifestarse en relación con la hipótesis del caso, y de otro, dado el efecto devolutivo en el cual se concede el recurso de súplica (que podría plantearse como subsidiario del de reposición) frente a la eventual decisión de negar el decreto de una prueba (por aplicación de los artículos 242, 243 y 246 del CPACA).

Esta secuencia procesal garantiza entonces la concreción de los derechos al debido proceso y de defensa y el debido equilibrio que debe alcanzarse en el trámite e impulso de los actos procesales. Sin perjuicio de las anteriores consideraciones, el despacho precisa que, en tratándose de asuntos de única instancia que, como ocurre en este caso, involucren la aplicación de alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, previo al traslado para las alegaciones finales, deberá contarse con la interpretación prejudicial de las normas pertinentes por parte del Tribunal Andino de Justicia. Para ello se formulará solicitud en tal sentido en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 123 de la Decisión 500 de 2001 del Acuerdo de Cartagena7, o si fuere del caso, se dará aplicación a la doctrina del acto aclarado, conforme a lo decidido por ese alto tribunal comunitario en su sesión del 13 de marzo de 2023. 7 “Artículo 123.- Consulta obligatoria.

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.” Radicado: 11001 03 24 000 2020 00081 00 Demandante: CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S. CAFÉ & CO S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 2.2.

Caso concreto 2.2.1. Decreto de pruebas Bajo la perspectiva antes explicada, y teniendo en cuenta que el proceso de la referencia se enmarca en lo previsto en el primer escenario de sentencia anticipada y que es necesario pronunciarse sobre las pruebas, el despacho procederá a ello en el siguiente sentido: 2.2.1.1. De la parte demandante De la lectura de la demanda se desprende que la demandante pretende que se tengan como pruebas documentales las relacionadas en los numerales 7.1.1. al 7.1.3. del capítulo de pruebas de la demanda visible en la anotación número 14 del expediente digital disponible en SAMAI.

Sin embargo, en la medida en que, conforme a lo previsto en el artículo 166 del CPACA, los documentos correspondientes al numeral 7.1.1. al 7.1.3. (copia de los actos acusados y su respectiva constancia de notificación) son en realidad anexos cuya presentación es requisito para la admisión de la demanda, y no medios de prueba dirigidos a demostrar los hechos objeto de debate, el despacho ordenará darles el valor que en tal sentido les corresponde.

Por otra parte, en los numerales 7.2.1. al 7.2.3. del acápite denominado “7.2. SOLICITUDES PARA OFICIAR”, la demandante solicitó que se oficie a la Superintendencia de Industria y Comercio para que remita al proceso de la referencia copia auténtica de los certificados de registro números: i) 307405 correspondiente a la marca (mixta) “CAFÉ MARISCAL”, ii) 52910 correspondiente a la marca (nominativa) “MARISCAL”, y iii) 54104 de 11 de octubre de 2019 correspondiente a la marca (mixta) “CAFÉ MARISCAL”, todas para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y de titularidad de la sociedad Café & Compañía S.A.S., y Café & CO S.A.S. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00081 00 Demandante: CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S. CAFÉ & CO S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 El despacho negará estas solicitudes probatorias, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 173 del CGP, según el cual: “[ ] El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente […]”.

Ello por cuanto, en efecto, la demandante pudo haber conseguido y aportado, directamente, los documentos atrás referidos, sin embargo, no hay constancia de que lo haya hecho, ni se aduce que, pese a haber presentado petición en ese sentido, esta no hubiese sido atendida. 2.2.1.2. De la parte demandada A su turno, la parte demandada solicitó que se tengan como prueba los antecedentes administrativos de los actos acusados, los cuales obran digitalizados en la anotación número 12 del expediente digital en SAMAI.

Frente a esta solicitud, el despacho advierte que los antecedentes administrativos de los actos acusados ya fueron aportados por la entidad demandada, en cumplimiento de lo ordenado en el parágrafo 1º del artículo 175 del CPACA. Además, dado que en este caso se trata de documentos que la entidad pública accionada está obligada a aportar al proceso de conformidad con lo ordenado por la norma antes citada, el despacho ordenará, así mismo, darles el valor probatorio que en tal sentido les corresponde. 2.2.1.3.

Conforme a lo anterior, se concluye que no se requiere decretar ni practicar pruebas adicionales, por lo que se procederá a fijar el litigio en los siguientes términos: 2.2.2. Fijación del litigio Previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa que atañe al demandante y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 187 del CPACA, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 281 del CGP, así como las excepciones propuestas y las que de oficio se encontraren Radicado: 11001 03 24 000 2020 00081 00 Demandante: CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S. CAFÉ & CO S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 probadas, en los términos del artículo 282 del mismo Código, se deberá decidir lo siguiente: El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si las resoluciones números 83277 de 13 de diciembre de 2017 y 28711 de 18 de julio de 2019, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad CAFÉ Y COMPAÑÍA S.A.S. CAFÉ & CO S.A.S., y concedió el registro de la marca (mixta) “MARISAL” para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S., y resolvió un recurso de apelación en el sentido de confirma esta decisión, respectivamente, infringen una, varias o todas las siguientes disposiciones: el artículo 136, el literal a) de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 61 de la Constitución Política.

De otra parte, el despacho reconocerá personería a la abogada Andrea Carolina Valero Pinilla como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a ella conferido, que obra en la anotación número 14 del expediente digital disponible en SAMAI. En mérito de lo expuesto, el despacho Radicado: 11001 03 24 000 2020 00081 00 Demandante: CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S. CAFÉ & CO S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 RESUELVE:

PRIMERO: FIJAR EL LITIGIO en los siguientes términos: Previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa que atañe al demandante y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 187 del CPACA, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 281 del CGP, así como las excepciones propuestas y las que de oficio se encontraren probadas, en los términos del artículo 282 del mismo Código, se deberá decidir lo siguiente: El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si las resoluciones números 83277 de 13 de diciembre de 2017 y 28711 de 18 de julio de 2019, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad CAFÉ Y COMPAÑÍA S.A.S. CAFÉ & CO S.A.S., y concedió el registro de la marca (mixta) “MARISAL” para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S., y resolvió un recurso de apelación en el sentido de confirma esta decisión, respectivamente, infringen una, varias o todas las siguientes disposiciones: el artículo 136, el literal a) de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 61 de la Constitución Política.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, la Sala deberá decidir si son nulas las resoluciones números 83277 de 13 de diciembre de 2017 y 28711 de 18 de julio de 2019. Por último, de ser cierto lo anterior, deberá resolverse además si, conforme a la pretensión de la parte actora, hay lugar a ordenarle a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro número 623523 correspondiente a la marca (mixta) “MARISAL” concedida para distinguir los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00081 00 Demandante: CAFÉ & COMPAÑÍA S.A.S. CAFÉ & CO S.A.S Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 SEGUNDO: DAR a los documentos listados en los numerales 7.1.1. al 7.1.3 del capítulo de pruebas de la demanda, los cuales corresponden a la copia de los actos administrativos demandados y su constancia de notificación, el valor que le corresponde, de acuerdo con lo indicado en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: DAR a los antecedentes administrativos de los actos acusados, que obran en formato digital en la anotación número 12 del expediente digital en SAMAI, el valor que les corresponde, de conformidad con lo preceptuado en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: NEGAR las solicitudes probatorias señaladas en los numerales 7.2.1. al 7.2.3. del acápite de pruebas, de conformidad con lo preceptuado en la parte considerativa de este auto.

QUINTO: RECONOCER personería a la abogada ANDREA CAROLINA VALERO PINILLA como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a ella conferido, que obra en la anotación número 14 del expediente digital en SAMAI. Notifíquese y cúmplase, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente auto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.