CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: C&F International S.A.S. Tema: Registro como marca del signo “AMELISSA” (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida en contra de la Resolución 93934 de 30 de noviembre de 20151, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 50763 de 19 de agosto de 20152, y se concedió el registro de la marca nominativa “AMELISSA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad C&F International S.A.S. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La Sociedad Grendene S/A, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, el cual se interpreta y adecua a la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20004 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 93934 del 30 de Noviembre de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia Industria y Comercio, revocó lo 1 Folios 45 a 48 del C pp “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 53 a 60 del C pp “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]” 3 Folios 2 a 35 C pp. 4 “[…] Artículo 172.- […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio dispuesto en la resolución N° 50763 del 19 de Agosto de 2015, y como consecuencia de ello concedió́ el registro de la marca "AMELISSA" (Nominativa) clase 35 solicita por la sociedad C&F INTERNATIONAL S.A.S., para distinguir "ventas por catálogo, publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina".

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmar lo dispuesto en la resolución N° 50763 del 19 de Agosto de 2015, por medio de la cual se declaró́ fundada la demanda de oposición de la sociedad GRENDENE S/A. y se negó́ el registro de la marca "AMELISSA" (Nominativa) clase 35, a la sociedad C&F INTERNATIONAL S.A.S., y por tanto, la citada entidad cancele el certificado de registro N° 527.780 correspondiente a la marca citada […]” (mayúscula y negrilla del original)5.

I.1.1. Los hechos de la demanda6 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que, de acuerdo con las Resoluciones 25129 y 25130 de 22 de septiembre de 2006, la sociedad Grendene S/A, registró las marcas “MELISSA” (mixta) y “MELISSA JACKSSON” (nominativa) para distinguir productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir “[…] vestidos, calzado, sombrería […]” y “[…] calzado para mujeres y niños, incluyendo sandalias, zapatos de playa, zapatillas y botas […]”. 4.

Indicó que, el 11 de agosto de 2014, la sociedad C&F International S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “AMELISSA”, para identificar los servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, para “[…] ventas por catálogo; publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”7. 5.

Adujó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 703, presentó oposición frente al registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas “MELISSA” y “MELISSA JACKSSON” previamente registradas por la sociedad Grendene S/A. 6. Indicó que mediante Resolución 50763 de 19 de agosto de 20158, la directora de signos distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta por la sociedad Grendene S/A y, en consecuencia, negó el registro como marca nominativa del signo “AMELISSA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Folio 4 C pp. 6 Folios 4 a 7 C pp. 7 Certificado de Registro 527.781 8 Folios 53 a 60 del C pp “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]” 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 7.

Adujo que, contra la citada decisión la sociedad C&F International S.A.S. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 93934 de 30 de noviembre de 2015, a través de la cual revocó la decisión inicial y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “AMELISSA”, para identificar los servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.1. Fundamentos de derecho y el concepto de violación9 I.2.1.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Constitución Política de Colombia, artículos 13, 29 y 61;

(ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) y 154 y; (iii) Ley 1437 de 2011, artículo 3° inciso 3º. I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante afirmó que la resolución acusada infringe el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, la SIC otorgó la marca denominativa “AMELISSA” a la sociedad C&F International S.A.S., la cual carece de distintividad frente a las marcas “MELISSA” (mixta) y “MELISSA JACKSSON” (nominativa) previamente registradas a favor de la sociedad Grendene S/A, generando con ello riesgo de confusión indirecta entre el público consumidor. 10.

Indicó que, la resolución acusada vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto al enfrentar las marcas registradas desde la perspectiva visual, ortográfica, fonética y conceptual, las mismas resultan ser similares, aunado a que existe conexión competitiva entre los servicios que ofrecen las marcas, dado que la marca “AMELISSA” clase 35 ampara “[…] ventas por catálogo; publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]” y las marcas previamente registradas “MELISSA” y “MELISSA JACKSSON”, clase 25, protegen “[…] vestidos, calzado, sombrería […]” y “[…] calzado para mujeres y niños, incluyendo sandalias, zapatos de playa, zapatillas y botas […]”, los cuales se relacionan por la comercialización. 11.

Adujo que no es la primera vez que se presenta un conflicto entre la marca “MELISSA” clase 25 y “AMELISSA” clase 35, ya que en el expediente 11-175.228 se resolvió mediante Resolución 67426 de 31 de octubre de 2012 negando el registro de la marca “AMELISSA” al concluir que: “[…] el signo solicitado pretende publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; distribución 9 Folios 7 a 31 del C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio comercialización, importación y exportación, servicios comprendidos en la clase 35 […]”. 12.

Por lo anterior concluyó que “[…] los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que, si bien se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, se promueven mediante medios de publicidad afines, por lo que, de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado.

Lo anterior, debido a que los servicios reivindicados por el solicitante podrían enfocarse en los productos que ampara la marca MELISSA base de la oposición. Por tanto, se puede inferir que los servicios que pretende amparar el signo solicitado a registro se constituye (sic) en el canal de comercialización de los productos que amparan la marca previamente registrada […]”. 13.

Finalmente, refirió que la SIC desconoció los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 3º inciso 3º de la Ley 1437 de 2011, esto es, “[…] al otorgar una marca posterior en el tiempo a unas marcas solicitadas y registradas con anterioridad y con las cuales es confundible, donde al no tener en cuenta las normas sobre registrabilidad contenidas en los Artículos 134-135 literal b), 136 literal a) de la Decisión 486 de Comisión la Comunidad Andina, que son citadas como causales de violación de las resoluciones demandadas en los numerales I y II de la presente demanda; lo anterior determina que no se haya aplicado el debido proceso al otorgar la Superintendencia de Industria y Comercio la marca “AMELISSA” Clase 35 a la sociedad C&F INTERNATIONAL S.A.S, que se tramitó por expediente No. 14-175.022, y por lo tanto no se proteja plenamente la Propiedad Intelectual de la sociedad demandante en el presente proceso […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Intervención de C&F International S.A.S.10 14. La sociedad C&F International S.A.S. actuando a través de apoderado judicial, destacó que es una compañía dedicada a la venta directa por catálogo de prendas de vestir y productos de belleza y desde “[…] hace varios años […]” se identifica con la marca “AMELISSA”, la cual ofrece “[…] proyectos de vida alternativos y oportunidades de desarrollo personal y económico a miles de mujeres Amelistas que encuentran en la comercialización de las marcas un negocio sostenible […]” (negrilla del original). 15.

Precisó que, la marca “AMELISSA” es notoriamente conocida en el ámbito territorial colombiano y hace parte de una familia marcaria consolidada. 16. Señaló frente al riesgo de asociación de las marcas, que el consumidor medio “[…] no confundiría razonablemente un par de zapatos con un catálogo de venta de productos […]”, por lo que no existe riesgo de asociación, dado que los servicios y 10 Folios 98 a 121 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio productos que se comercializan con ambas marcas cuentan con “[…] consumidores y establecimiento de comercio especializados en su distribución […]”. 17.

Destacó que, si bien ambas marcas comparten elementos de su expresión ortográfica, existe diferencia en la pronunciación fonética de estas, por cuanto la sílaba tónica en la marca “AMELISSA” recae en la vocal “A”, la cual condiciona el resto de la estructura de la palabra y “[…] no solo se trata de otro golpe de voz […]”. 18. Precisó que los signos confrontados no tienen riesgo de confusión, por cuanto la marca registrada “AMELISSA” tiene identidad propia y hace parte de la familia marcaria de la cual es titular la sociedad C&F International S.A.S. “[…] AMELISSE11, AMELISSA12, VIRTUAL SECRET AMELISSA´13, AMELISSA14, ORLY NATURALS AMELISSA15, AMELISSA16, AMELISSA17, 9AMELISSA18, AMELISSA19, AMLSS TU ESTILO DE VIDA20, WWW.AMELISSA.COM21, AMLSS TU ESTILO DE VIDA22, AMELISSA23, AMELISSA SIEMPE CONTIGO24”, marcas a las que se le ha concedido el registro desde el año 2000. 19.

Señaló que “[…] la sociedad C&F International S.A.S., solicitó el primer registro de marca Amelissa, clase 42 Internacional, en el año 2000 y fue concedido mediante Resolución 09954 de 29 de marzo de 2001, expediente administrativo 00-073842, con Certificado de Registro 237644 […]” (negrilla original del texto). 20. Manifestó que no existe relación entre los servicios amparados por la marca “AMELISSA”, por cuanto el titular no tiene interés en el sector de fabricación de calzado, pues la marca que se pretende controvertir, se dedica a la venta de productos a distancia mediante catálogo. 21.

Finalmente propuso las excepciones que denominó […] inepta sustantiva de la demanda […]” y “[…] ausencia de vicios en el acto atacado […]”, para lo cual sustentó que “[…] era carga del demandante señalar con exactitud y de manera clara las normas violadas y el concepto de violación […]” y aseveró que “[…] el iter (sic) de formación del acto administrativo estuvo a salvo de cualquier vulneración normativa, se hizo siguiendo las pautas de confrontación marcaria y aplicando en todo, las reglas del análisis de registrabilidad […]”. 11 Certificado 319.636. 12 Certificado 237.644. 13 Certificado 246.120. 14 Certificado 257.188. 15 Certificado 421.724. 16 Certificado 452.144. 17 Certificado 452.145. 18 Certificado 452.798. 19 Certificado 459.196. 20 Certificado 492.645. 21 Certificado 490.916. 22 Certificado 319.636. 23 Certificado 319.636. 24 Certificado 319.636. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.2.

Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio. 22. La Superintendencia de Industria y Comercio a pesar de haber sido notificada en debida forma25, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 23. Grendene S/A presentó demanda de nulidad el 22 de julio de 201626, en contra de la Resolución 93934 de 30 de noviembre de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 24.

Mediante auto de 19 de diciembre de 201627, se inadmitió la demanda para que fuera corregida; una vez subsanada, por auto de 23 de noviembre de 201728 se admitió la demanda y; se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad C&F International S.A.S. El 1° de diciembre de 201729, se corrió traslado de la demanda a la SIC, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por el término de 30 días. 25.

A través de providencia de 29 de junio de 201830 se ordenó librar despacho comisorio al Tribunal Administrativo de Antioquia, para notificar el auto admisorio de la demanda a la sociedad C&F International S.A.S., el cual fue realizado por auto de 17 de agosto de 201831. El 30 de agosto de 201832 se corrió traslado a la sociedad C&F International S.A.S. 26.

A través de providencias de 12 de abril y 27 de septiembre de 201933, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, la cual se realizó el 25 de octubre de 201934. 27. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se resolvieron las excepciones propuestas, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC. 28.

Mediante auto de 19 de diciembre de 201935, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del 25 Folio 64 C pp. 26 Folio 2 y 37 C pp. 27 Folios 39 y 39 Vto. C pp. 28 Folios 61 a 62 C pp. 29 Folio 63 C pp. 30 Folio 77 C pp. 31 Folio 82 C pp. 32 Folio 83 C pp. 33 Folio 136 y 146 C pp. 34 Folio 165 a 176 C pp. 35 Folios 239 y 239 Vto C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y se suspendió el proceso. 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 67-IP-2020 de 11 de diciembre de 202036, dentro de la cual se refirió a los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000, este último interpretado de oficio, excluyendo del análisis los artículos 134, 135 literal b) y 154 ibidem, para lo cual señaló: “[…] B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

La posible confusión entra el signo AMELISSA (denominativo) que pretende distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya solicitante es C & F Internacional S.A.S., y las marcas MELISSA (mixta) y MELISSA JACKSSON (denominativa) de titularidad de Grendene S/A., que protegen los productos de la Clase 25 de la citada clasificación internacional. 2.

La relevancia jurídica de que C & F Internacional S.A.S., sea titular de una familia de marcas cuyo elemento común y preponderante está determinado por el término AMELISSA. 3. Si el signo solicitado a registro AMELISSA (denominativo), sería una denominación de fantasía. 4. Si existe conexión entre los productos y servicios que protege los signos en conflicto.

C. NORMAS A SER INTENPRTETADAS La Sala Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 Literal b), 136 Literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 136 literal a) de la misma Decisión, por ser pertinente. No se interpretarán los Artículos 134, 135 Literal b) y 154 por no ser temas de controversia el concepto de marca y sus requisitos, tampoco la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro, ni el uso exclusivo de la marca.

De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de tratar el tema de la conexión entre productos y servicios. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos. […] 2.

Comparación entre signos denominativos 36 Índice 66 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro AMELISSA (denominativa) y la marca registrada MELISSA JACKSSON (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro AMELISSA (denominativo) y la marca registrada MELISSA (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 4.

Familia de marcas 4.1. De acuerdo con lo alegado por la C&F International S.A.S., esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común en el término AMELISSA, por lo que se desarrolla dicho tema. 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 4.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 4.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. […] 6.

Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 6.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 6.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: […] 6.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 6.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión ente productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: -La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] – Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 6.7.

Por tal razón para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]” (negrilla original del texto). 30.

Finalmente, mediante auto de 23 de febrero de 202137, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que rindiera concepto. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Grendene S/A38 y la sociedad C&F International S.A.S.39 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. 31. La SIC presentó40 alegatos de conclusión en los que se refirió al numeral 6.6. de la interpretación prejudicial 67- IP- 2020 proferida para este caso en particular, en donde se “[…] reafirmó la insuficiencia de la clase a la que pertenecen los productos y los canales de aprovisionamiento para acreditar la conexidad competitiva entre los bienes y servicios que los signos buscan distinguir […]” (subrayado original del texto). 37 Folio 70 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 38 Índice 78 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 39 Índice 79 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 40 Índice 77 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 32.

Comentó que la SIC, al verificar estrictamente la registrabilidad del signo nominativo “AMELISSA” para distinguir productos de la clase 35 del nomenclador de la Clasificación Internacional de Niza, constató que este goza de distintividad tanto intrínseca como extrínseca que le permite coexistir con los demás productos y servicios con los que comparte la referida clasificación, dentro de los cuales no se incluyen los signos de titularidad de la parte demandante. 33.

Conforme lo anterior, expresó que de hallarse como cierto que existe conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 y los productos de la clase 25, por el solo hecho de que a través del primero se podría comercializar el segundo, llevaría a que quien registrase cualquier signo en la clase 35 podría impedir que se registrasen signos similares en cualquier clase del nomenclador, resultando innecesaria la Clasificación Internacional de Niza y la senda jurisprudencia que ha sido proferida en la materia.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 34. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14941 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a la propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 201942, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 35. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 93934 de 30 de noviembre de 201543, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 50763 de 19 de agosto de 201544, y se concedió el registro de la marca nominativa “AMELISSA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad C&F International S.A.S. 36.

La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “AMELISSA” concedida para identificar servicios en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad C&F International S.A.S y las marcas “MELISSA” (mixta) y “MELISSA JACKSSON” (nominativa) para distinguir productos de la clase 25 del mismo nomenclátor, previamente registradas a favor de la sociedad Grendene S/A, 41 “[…]

ARTÍCULO 149. .El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 42 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones. 43 Folios 45 a 48 del C pp “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 44 Folios 53 a 60 del C pp “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]” 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio se presente confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación, al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000, además de lo consagrado en el artículo 151 ibidem, en el artículo 3º inciso 3º de la Ley 1437 de 2011.

Además, se deberá analizar el presunto desconocimiento del principio a la igualdad y a los derechos al debido proceso y a la propiedad industrial. 37. Para lo anterior, la Sala abordará: (i) identificación del acto administrativo demandado; (ii) el análisis del caso concreto y; (iii) la conclusión. IV.2.1. La identificación del acto demandado 38.

La sociedad Grendene S/A solicita se declare la nulidad de la Resolución 93934 de 30 de noviembre de 201545, por medio de la cual se revocó la Resolución 50763 de 19 de agosto de 201546, y se concedió el registro de la marca nominativa “AMELISSA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad C&F International S.A.S., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

IV.2.2. Análisis del caso concreto 39. La SIC, mediante el acto administrativo acusado concedió el registro como marca del signo “AMELISSA” (nominativo) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[…] ventas por catálogo; publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”47. 40.

A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto entre la marca nominativa “AMELISSA” y las marcas “MELISSA” (mixta) y “MELISSA JACKSSON” (nominativa) previamente registradas, existe confundibilidad, conexidad competitiva y riesgo de asociación, por cuanto (i) son similares en su componente prevalente y caracterizante y, (ii) tienen por objeto identificar servicios y productos de las clases “[…] 35 […]” y “[…] 25 […]”, respectivamente, esto es, al relacionarse competitivamente por los medios de comercialización. 41.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 67-IP-2020 de 11 de diciembre de 202048, pronunciándose sobre la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio respecto de lo consagrado en el artículo 151 ibidem. 42.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 134, 135 literal b) y 154 ejusdem, al exponer el concepto de violación del 45 Folios 45 a 48 del C pp “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 46 Folios 53 a 60 del C pp “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]” 47 Certificado de Registro 527.781. 48 Índice 66 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio mismo adujo que la marca del tercero con interés directo resultaba similarmente confundible con sus marcas “MELISSA” y “MELISSA JACKSSON”, esto es, alegó el incumplimiento del requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136, ibidem49. 43.

En efecto, la parte demandante argumentó que la marca cuestionada “AMELISSA” (nominativa), clase 35, no cumple con los requisitos exigidos por dicha normativa para que sea procedente su registro, dadas las semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales, además de presentarse riesgo de asociación con las previamente registradas, “MELISSA” y “MELISSA JACKSSON” de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 44.

Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134, 135 literal b) y 154 de la Decisión 486 de 2000. 45. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son los siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente[…]”. 46. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 49 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 47.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada de C&F International S.A.S.50 AMELISSA (Nominativa) Registro 527.781 Clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: C&F INTERNATIONAL S.A.S. Marca previamente registrada por la demandante51 (Mixta) Registro 322.797 Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: GRENDENE S/A Marca previamente registrada por la demandante52 MELISSA JACKSSON (Nominativa) Registros 322.796 Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: GRENDENE S/A 50 Certificado 527.781. 51 Certificado 322.797. 52 Certificado 322.796. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 48.

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “MELISSA” y una denominativa “MELISSA JACKSSON”, previamente registradas por la parte demandante, con la marca nominativa “AMELISSA” a nombre del tercero con interés directo en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las mismas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 49.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta del demandante, no así la gráfica que la acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 50. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 51.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 52.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”53. 53.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “AMELISSA” clase 35, así como “MELISSA” y “MELISSA JACKSSON” de la clase 25 con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 53 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 54.

Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de ellos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada Marcas previamente registradas 55. De la revisión de las marcas, la Sala advierte significativa similitud en sus raíces, por cuanto comparten la expresión “MELISSA” como base de su estructura, con la diferencia en que la marca cuestionada incluye la letra “A” al inicio de “AMELISSA”, la cual no es significativa para su diferenciación; si bien una de las marcas previamente registradas tiene la expresión “JACKSSON”, ella no elimina la similitud, dado que la fuerza distintiva recae en la expresión “MELISSA” la cual es reproducida en la marca cuestionada. 56.

Se resalta que, en sentencia de 9 de julio de 202054, esta Sección evaluó que cuando un signo reproduzca elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de 54 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. A M E L I S S A 1 2 3 4 5 6 7 8 M E L I S S A 1 2 3 4 5 6 7 M E L I S S A J A C K S S O N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. 57.

Por tanto, la Sala estima que, en el caso sub examine, la marca cuestionada “AMELISSA” no cuenta con elementos suficientes que la doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de las previamente registradas “MELISSA” y “MELISSA JACKSSON”. 58. En cuanto a la similitud fonética, también existe pronunciación similar, toda vez que, aunque “AMELISSA” tiene una variación inicial y, contrario a lo señalada por el tercero con interés en el resultado del proceso, la sílaba tónica recae en “LI”, lo que las hace fonéticamente similares.

A pesar de que una de las marcas confrontadas incluye la expresión “JACKSSON”, como se precisó con antelación, es claro que en ella no recae la fuerza distintiva. 59. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: AMELISSA – MELISSA – AMELISSA – MELISSA AMELISSA – MELISSA – AMELISSA – MELISSA AMELISSA – MELISSA – AMELISSA – MELISSA AMELISSA – MELISSA – AMELISSA – MELISSA AMELISSA – MELISSA JACKSSON – AMELISSA – MELISSA JACKSSON AMELISSA – MELISSA JACKSSON – AMELISSA – MELISSA JACKSSON AMELISSA – MELISSA JACKSSON – AMELISSA – MELISSA JACKSSON AMELISSA – MELISSA JACKSSON – AMELISSA – MELISSA JACKSSON 60.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica, la Sala considera que ambas marcas comparten la expresión “MELISSA”, la cual no tiene un significado en el idioma castellano55. Sin embargo, para la mente del consumidor no resulta desconocida, toda vez que se refiere a un nombre propio que es utilizado por algunas personas en Colombia. 61.

En este punto, es pertinente recordar que los nombres propios, como marcas, que no se encuentran acompañados de otros elementos que contribuyan a diferenciarla de otros signos que contengan la misma expresión no podrán ser registrados. En sentencia de 12 de febrero de 201556 esta Sección señaló que: “[…] 7.3. Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia” 55 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Rad.: 2016-00010-00 M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 56 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero de 2015. Rad.: 2010-00150-00 M.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […] En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido […]” (negrilla original del texto y subrayado fuera del texto). 62.

En el caso sub examine, el nombre propio “MELISSA”, es de naturaleza débil y por lo mismo inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario. Sin embargo, la marca cuestionada únicamente añade la letra “A” la cual no elimina la similitud que tiene con la expresión “MELISSA” y no tiene un elemento adicional que lo hago distintivo.

Por el contrario, puede reforzar la asociación entre ambas, lo que demuestra similitud en las marcas controvertidas. 63. De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas “AMELISSA” (nominativa), “MELISSA” (mixta) y “MELISSA JACKSSON” (nominativa), 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético, conceptual o ideológico. 64.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca cuestionada y las previamente registradas a favor de la demandante. 65. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 66.

Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201857 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 57 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 67. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 68.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “AMELISSA” fue solicitada para proteger los siguientes servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] ventas por catálogo; publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”58. 69. Las marcas previamente registradas, “MELISSA” y “MELISSA JACKSSON", identifican los siguientes productos de la citada clasificación “[…] clase 25 Calzado para mujeres y niños, incluyendo sandalias, zapatos de playa, zapatillas y botas […] clase 25 vestidos, calzado, sombrerería […]”. 70.

Al comparar los servicios de “AMELISSA” con los productos protegidos por “MELISSA” y “MELISSA JACKSSON”, la Sala observa que no comparten la misma categoría y tampoco cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva, a saber: sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 71. En cuanto a la sustituibilidad, los servicios de publicidad, ventas por catálogo y gestión de negocios comerciales de la clase 35 no son intercambiables con los productos de vestimenta y calzado en la clase 25.

Cada uno satisface una necesidad distinta en el mercado y, por ende, no es posible que el consumidor los perciba como alternativas equivalentes que puedan satisfacer el mismo fin, ya que cumplen funciones completamente distintas. 72. Respecto a la complementariedad, se pone de presente que aunque podría considerarse que los servicios de la clase 35 apoyan la promoción de productos de moda como los de la clase 25, esta relación no es suficiente para establecer una conexión competitiva.

La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. Sin embargo, los servicios de “AMELISSA” no son indispensables para los productos de “MELISSA” y “MELISSA JACKSSON” en un 58 Certificado de Registro 527.781. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio sentido tal que el consumidor considere que ambos están intrínsecamente ligados, sino que funcionan en mercados complementarios pero independientes. 73.

Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, señaló que los canales de comercialización por sí mismo resultan insuficientes para acreditar la relación, vinculación o conexión ente productos y/o servicios, “[…] los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios […]”. 74.

En efecto, esta posición del Tribunal Andino destaca que, aunque tales criterios pueden ser considerados en el análisis, no son determinantes por sí solos para establecer una conexión competitiva. Los canales de distribución y los medios de publicidad empleados pueden coincidir en sectores distintos, como es el caso de los grandes distribuidores, los cuales ofrecen una amplia variedad de productos y servicios sin que ello implique una relación de conexión entre los mismos. 75.

Particularmente en lo atinente al servicio de ventas por catálogo ofrecidos por “AMELISSA” en la clase 35, aunque este podría apoyar la comercialización de productos de moda, como los de las marcas “MELISSA” y “MELISSA JACKSSON” en la clase 25, esta actividad no establece, por sí sola, la referida conexión competitiva. 76. La venta por catálogo es un medio de distribución o comercialización que facilita el acceso de los consumidores a diversos productos, pero esto no implica que los productos promocionados mediante este servicio dependan exclusivamente del canal para alcanzar al consumidor o que el servicio sea indispensable para dichos productos. 77.

Además, el uso de ventas por catálogo no cumple con el criterio de complementariedad en un sentido competitivo, ya que la complementariedad exige que el uso de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa e indispensable, por lo que si bien es cierto que dicho medio facilita la distribución de productos de moda, no es esencial para su consumo, ya que estos productos pueden adquirirse a través de otros canales, tales como tiendas físicas, plataformas de comercio electrónico o distribuidores independientes. 78.

En cuanto a los servicios de gestión y administración comercial ofrecidos por “AMELISSA” en la clase 35, la Sala estima que, aunque este servicio puede incluir actividades que apoyen la venta y distribución de productos de moda, el mismo no resulta suficiente para conlcuir una conexión competitiva directa entre los signos. La gestión comercial abarca una variedad de servicios que van desde la administración de negocios hasta la optimización de procesos de ventas y distribución, pero su propósito no es exclusivo ni indispensable para los productos específicos de la clase 25 objeto de análisis. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 79.

Finalmente, en términos de razonabilidad, no resulta claro suponer que el consumidor pudiera interpretar que los servicios de “AMELISSA” y los productos de “MELISSA” y “MELISSA JACKSSON” provienen del mismo empresario únicamente, dado que, si bien es cierto que las marcas comparten una raíz similar, el consumidor informado distingue que los servicios de gestión y ventas de una marca no se relacionan directamente con los productos de vestimenta y calzado de otra, por lo que no existe una base razonable para atribuirles un origen empresarial común. 80.

En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de sustitución, complementariedad y razonabilidad, se puede concluir que no existe una conexión entre los servicios de “AMELISSA” y los productos de “MELISSA” y “MELISSA JACKSSON”, por lo que tampoco se podría predicar la posibilidad de confusión o asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los servicios de una marca están directamente ligados a los productos de las otras, asumiendo así un origen empresarial compartido. 81.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201559, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (negrilla fuera de texto). 82.

Finalmente, se pone de presente que de acuerdo con lo afirmado por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y al revisar la expresión “AMELISSA” en el sistema SIPI de la SIC60, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una 59 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015.

Rad.: 2008-00065-00. M.P. Dra. María Elizabeth García González. 60 Consulta realizada el 31 de octubre de 2024 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad C&F International S.A.S..

Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla61: Marca Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro 1 AMELISSA (Mixta) 42 237.644 2 VIRTUAL SECRET ´AMELISSA´ (Mixta) 42 246.120 3 AMELISSA (Mixta) 16 257.188 4 ORLY NATURALS AMELISSA (Mixta) 5 421.724 5 AMELISSA (Mixta) 11 452.144 6 AMELISSA (Mixta) 7 452.145 7 AMELISSA (Mixta) 9 452.798 8 AMELISSA (Mixta) 20 459.196 9 WWW.AMELISSA.COM 38 490.916 10 AMELISSA (Nominativa) 35 527.781 11 AMELISSA SIEMPRE CONTIGO 16 527.786 12 AMELISSA (Mixta) 35 671.803 83.

Como se puede advertir, la sociedad C&F International S.A.S. cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “AMELISSA”, conformando lo que la doctrina ha denominado una “[…] familia marcaria […]”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales. 84.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que, el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, el cual también debe ser protegido. 85.

Así pues, teniendo en cuenta que si bien es cierto que existe una similitud entre las marcas analizadas, también lo es que entre los mismos no existe una conexión Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 61 Las resoluciones que concedieron las marcas que se citan a continuación fueron expedidas por la SIC y consultadas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio competitiva entre los productos y servicios amparados por ellas que represente un riesgo de asociación en el mercado, por lo que la Sala considera que no se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, y tampoco el desconocimiento de los artículos 151 ibidem y 3º inciso 3º de la Ley 1473 de 2011 y, muchos menos, la vulneración del principio de igualdad y los derechos al debido proceso y a la propiedad industrial.

Lo anterior demuestra que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. IV.3. Conclusión 86. La Sala considera que a pesar de existir semejanza entre la marca cuestionada y las marcas previamente registradas, también lo es que no se acreditó la conexidad competitiva y el riesgo de asociación entre los productos y servicios protegidos por ellas, por lo que las marcas en controversia pueden coexistir pacíficamente en el mercado. 87.

Por lo anterior, procedía conceder el registro de la marca "AMELISSA" para amparar servicios en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 88. Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables por la remisión del artículo 306 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00427-00 Demandante: Grendene S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.