CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: Referencia: 11001-0324-000-2011-00299-00 Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero Interesado: Tema: Luz Dary Vega REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE ACTO PARTICULAR / REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR - Haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECURSO DE APELACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA – Obligatoriedad / AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA - Es un requisito de procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de única instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó Diego Fernando Paniagua Molina en calidad socio y liquidador principal de la empresa Distribuidora Nacional de Cosméticos S.A. Disnalco S.A., y como copropietario de la marca «Color-1» al ser socio y representante legal de la sociedad Disnalprot S.A., en contra de la Resolución No. 44582 del 27 de diciembre de 2007 a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la mencionada marca con certificado No. 257936, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la clasificación internacional de Niza.
I.- ANTECEDENTES I.1.- La demanda 1. A través de apoderado judicial y mediante escrito1 radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el señor Diego Fernando Paniagua Molina en calidad de liquidador principal de la empresa Distribuidora Nacional de Cosméticos S.A. Disnalco S.A. y como copropietario de la marca «Color-1», 1 Folios 97 a 108 cuaderno principal. 2 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -en adelante CCA-, en la que solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «Primera: Se declare la nulidad de la resolución 44582 del 27 de diciembre de 2008 (sic) emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la doctora LIGIA MATILDE ATEHORTÚA JIMÉNEZ, Jefe de la División de Signos Distintivos, notificada a nuestro poderdante el día 20 de junio de 2009, por medio de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO resuelve la cancelación por no uso el registro de la marca COLOR 1, con certificado número 257926 a nombre de la sociedad DISTRIBUIDORA NACIONAL DE COSMÉTICOS S.A. (DISNALCO S.A.)
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se condene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a emitir acto administrativo donde se declare que el señor DIEGO FERNANDO PANIAGUA MOLINA continúa siendo propietario de la marca COLOR 1. […] TERCERA: Que la entidad demandada pague a favor de nuestro poderdante por los gastos a los que se ha visto abocado, en cuantía de CINCUENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES y los que se sigan causando por ocasión de este proceso, tales como: tiquetes aéreos, permanencia en la ciudad de Bogotá, transporte y traslado en esta ciudad, copias, correos, honorarios de abogados, entre otros […]» I.2.- Los hechos 2.
Señaló que los señores Diego Fernando Paniagua Molina y Jorge Alberto Moncada Pereira, entre otros, fueron socios de la sociedad Distribuidora Nacional de Cosméticos S.A. - Disnalco S.A., la cual creó y registró la marca «Color-1», certificado No. 2579362. 3. Manifestó que el 27 de febrero de 2004 la empresa Disnalco S.A., mediante contrato de compraventa, enajenó la marca «Color-1» a favor de las siguientes sociedades: (i) Disnalprot S.A. de la cual también hizo parte el señor Diego Fernando Paniagua Molina y quien actuó como representante legal de la misma, y (ii) Interbel E.U., de la cual también hizo parte el señor Jorge Alberto Moncada Pereira y, además, actuó como representante legal de la misma. 4.
Puso de presente que a pesar de la suscripción del contrato de compraventa antes referido, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la transferencia de los derechos sobre la marca en comento no cumplió con lo dispuesto en el artículo 161 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el documento de enajenación no fue objeto de registro ante la entidad, por lo que no era oponible 2 Sociedad que fue disuelta el día 12 de julio de 2004, mediante escritura pública 3466 de la Notaría 29 del Círculo de Medellín, quedando como liquidador principal el referido señor Diego Fernando Paniagua Molina. 3 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio frente a terceros y el derecho de propiedad, en el registro SIPI, permanecía a nombre de la sociedad Disnalco S.A. 5.
Afirmó que, sin perjuicio de la consideración de la SIC en torno a la legalización del documento de enajenación, «cada uno de los nuevos propietarios, señores Diego Fernando Paniagua Molina y Jorge Alberto Moncada Pereira, han venido comercializando, distribuyendo, vendiendo y realizando todos los actos necesarios para mantener dicho producto dentro de una posición dominante en el mercado de los tintes para cabello3». 6.
Precisó, particularmente, que el señor Diego Fernando Paniagua Molina, como copropietario de la marca «Color-1» comercializó y distribuyó los productos a lo largo y ancho del territorio colombiano y mantuvo la defensa de la misma ante instituciones como el INVIMA. 7. Anotó que, con fecha 10 de julio de 2007, la señora Luz Dary Vega presentó ante la SIC solicitud de cancelación por no uso de la marca «Color-1» (mixta) con certificado de Registro No. 257936, adelantada bajo el expediente No. 0021951, la cual fue admitida mediante oficio No. 9148 del 1° de agosto de 2007. 8.
El mencionado oficio fue comunicado a la sociedad Disnalco S.A. Además, fue notificado mediante edicto No. 15402 del 3 de agosto de 2007 fijado el 22 de agosto de 2007 y desfijado el 4 de septiembre de 2007, y enviado por aviso de notificación correo certificado. 9. El 27 de diciembre de 2007 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, expidió la Resolución No. 44582 mediante la cual decidió cancelar por no uso la marca «Color-1» con certificado No. 257936.
Dicha resolución no fue objeto de impugnación, razón por la cual quedó en firme y debidamente ejecutoriada el 5 de febrero de 20084. 10. Agregó que en otro trámite administrativo adelantado bajo el expediente No. 03093743 iniciado el 7 de abril de 2009 con una solicitud de cancelación por no uso de la marca «Color-1» (mixta) con Certificado de Registro No. 291477 para distinguir productos de la Clase 3ª de la clasificación internacional de Niza, presentada por la señora Luz Dary Vega, se allegaron documentos que evidencian que la empresa Disnalco S.A. usó, distribuyó y comercializó la marca en discusión, dentro de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación por no uso, los cuales no fueron tenidos en cuenta por la administración. I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de violación 11.
Como normas vulneradas fueron señaladas las siguientes: 3 Folio 98 cuaderno 1 4 Folio 186 cuaderno principal 4 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Constitución Política: artículos: 1º, 2º, 3º, 6º, 9º, 25, 29, 53,125 - Código Contencioso Administrativo: artículos: 2º, 40, 51, 59, 60, 85, 131, 176 numeral 6º, 178 y 206 - Ley 270 de 1996: Artículo 3° - Convención Americana: artículo 8° - Ley 443 de 1998: artículo 41 - Decreto 1572 de 1998: artículos 147 y 148 - Decreto 2504 de 1998: artículos 7º y 9º - Ley 584 de 2000: artículo 12. 12.
El concepto de violación fue estructurado bajo el argumento principal de que se desconocieron los fines y principios previstos en la Constitución Política, en tanto que no se protegieron los derechos propiedad industrial. 13. Señaló, particularmente, que se había vulnerado el artículo 29 ibidem, por cuanto no obstante haber notificado «todas y cada una de las resoluciones a nuestro poderdante indicándolo como representante legal de la empresa DISNALCO S.A.» le fue negado «el derecho de defensa que pudiera hacer valer para demostrar su condición de propietario como comercializador de la marca COLOR-1»5 14.
Manifestó que el acto acusado había desconocido el artículo 53 ibidem, en tanto que la administración no aplicó la interpretación más favorable a la sociedad actora, agravando su situación, «ya que se está desconociendo derechos personalísimos como el derecho de defensa y contradicción, entidades que hacen parte y son pilares fundamentales en un estado social de derecho y que son precisamente los organismos estatales quienes deben velar y desempeñarse como garantes de tales normativas»6 15.
Indicó que fue vulnerado el artículo 3° de la Ley 270 de 1996, en tanto que le fueron «negados todos los recursos implementados pero conociendo la intervención al expediente como representante legal de la empresa DISNALCO S.A., pero cuando intenta recurrir la decisión de cancelar la marca que ha usado, usufructuado y creado se le niega dicha posibilidad argumentando exactamente la misma calidad con la que se le solicitaba su intervención». 16.
Expresó que fue desconocido el artículo 8° de la Convención Americana, al haberse desconocido el derecho de audiencia y defensa y contradicción y defensa, en tanto que las garantías judiciales no se limitan a los recursos judiciales, sino que abarca el conjunto de requisitos de deben observarse en las instancias procesales. 17. Aseveró que «cada uno de los nuevos propietarios, señores Diego Fernando Paniagua Molina y Jorge Alberto Moncada Pereira, han venido comercializando, distribuyendo, vendiendo y realizando todos los actos necesarios para mantener 5 Folio 103 cuaderno principal 6 Ibidem 5 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio dicho producto dentro de una posición dominante en el mercado de los tintes para cabello7» 18.
Finalmente, anotó que el señor Diego Fernando Paniagua Molina, como copropietario de la marca «Color-1» comercializó y distribuyó los productos a lo largo y ancho del territorio colombiano y, mantuvo la defensa de la misma ante instituciones como el INVIMA. II-. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio8 19.
La apoderada manifestó que en la expedición del acto acusado de la SIC no incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, en tanto que el mismo se encuentra fundado en la jurisprudencia y doctrina reconocida aplicable al caso concreto. 20. Además, precisó que no obstante que en el caso «sub examine» el 27 de febrero de 2004 la empresa Disnalco S.A. enajenara la marca «Color-1» mediante contrato de compraventa a favor de las sociedades Disnalprot S.A. e Interbel E.U., dicho documento no fue objeto de registro ante la autoridad competente, por lo que la titularidad de la mencionada marca nunca fue modificada, por lo que siempre se tuvo como titular a la sociedad Disnalco S.A. 21.
Con posterioridad a esta transacción comercial, se adelantó la actuación administrativa No. 00021951, que corresponde la solicitud de cancelación por no uso de la marca «Color-1» (mixta) presentada por la señora Luz Dary Vega. 22. Mencionó que dicha solicitud fue admitida mediante oficio No. 9148 del 1° de agosto de 2007, el cual fue notificado: (i) al apoderado de la sociedad solicitante el 3 de agosto de la misma anualidad mediante fijación en lista y, (ii) al representante legal la sociedad Disnalco S.A. titular del registro, por edicto fijado el 22 de agosto de 2007 y desfijado el 4 de septiembre de 2007. 23.
Afirmó que el 30 de noviembre de 2007, venció el término previsto en el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000, para que el titular del registro presentara escrito respecto de la solicitud de cancelación de la marca «Color-1» y presentara los argumentos y pruebas, la demandante guardó silencio. 24. Indicó que mediante Resolución No. 44582 del 27 de diciembre de 2007, la Jefe de Signos Distintivos de la SIC resolvió: 7 Folio 98 cuaderno 1 8 Folios 163 a 186 cuaderno principal 6 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «PRIMERO: cancelar por no uso el registro de la marca Color-1, con certificado No. 257936 a nombre de la sociedad Distribuidora Nacional de Cosméticos S.A. Disnalco S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la clasificación internacional de Niza.
SEGUNDO: Notifíquese personalmente al señor JORGE ALBERTO PEREIRA, representante legal de la sociedad titular de la marca y al doctor CESAR AUGUSTO JARAMILLO, apoderado de la sociedad solicitante de la cancelación del registro o quien hiciera sus veces […]». 25. Señaló que el mencionado acto administrativo fue notificado el 22 de enero de 2008 mediante listado No. 05, consecutivo 707 del año 2008, que al no ser impugnada quedó en firme el 5 de febrero de la misma anualidad. 26.
De otra parte, precisó que los hechos relacionados en los numerales: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la demanda, corresponden a otra actuación administrativa con expediente No. 0393743 que culminó con la expedición de la Resolución No. 47366 del 22 de septiembre de 2009 la cual no fue demandada, razón por la cual, no puede ser objeto de estudio en la presente causa, esto es, en razón a las pruebas que pretende hacer valer en este trámite.
II.1.2. Excepciones previas 27. La parte demandada presentó las siguientes excepciones previas: a) Falta de legitimación en la causa por activa 28. Argumentó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Decisión 486 de 2000, una marca concedida puede ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria, el cual, debe constar por escrito y ser registrado ante la autoridad competente. 29.
Comentó que en caso «sub examine» el mencionado documento de enajenación no fue objeto de registro ante la autoridad competente, por lo que no era oponible frente a terceros. Por tal razón, los beneficiarios del contrato de compraventa de la marca «Color-1» no contaban con legitimación en la causa para actuar, ni tenían facultad para otorgar poder a la doctora Luisa Fernanda Escobar para que los representara en el presente asunto. b) Falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad 30.
Indicó que la sociedad demandante no acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad, consistente en el agotamiento de los recursos en sede administrativa, lo cual le impide a la administración revisar las decisiones tomadas, e incluso modificarlas o revocarlas. 7 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio c) Caducidad 31.
Explicó que la Resolución No. 44582 del 27 de diciembre de 2007 fue notificada en debida forma mediante listado No. 5, Consecutivo 707 del año 2008, el 22 de enero de 2008. 32. Refirió, que la mencionada resolución no fue impugnada por la sociedad demandante, por lo que quedó en firme y debidamente ejecutoriada el 5 de febrero de 2008. 33.
Sostuvo que el término para presentar la demanda vencía el 6 de junio de 2008, mientras que la demanda fue presentada hasta el 15 de julio de 2011, fecha para la cual, ya había operado la figura de la caducidad. Lo anterior, en atención a que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuentan con una caducidad de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de su notificación. II.2.- Intervención del tercero interesado – Luz Dary Vega 34.
La tercera interesada en las resultas del proceso fue representada por Curador Ad Litem, quien se pronunció frente a los hechos de la demanda en el siguiente sentido: adujo que eran ciertos: 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 12, 14, 17 y 18; y, que no le costaban los hechos: 5º, 6º, 7º, 10, 11, 13, 15 y 169. 35. Respecto de las pretensiones de la demanda, si bien se opuso a todas ellas, no presentó argumentos que sustentaran sus afirmaciones.
III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA10 36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 455-IP-2018 del 1° de marzo de 2019, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, resultan aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, para analizar la figura de la cancelación por falta de uso, su procedencia, requisitos y/o presupuestos y, adicionalmente, su régimen probatorio. 37.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN: 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. 9 Folios 157 a 162 del cuaderno principal 10 Folios 255 a 264 cuaderno principal 455-IP-2018 del 1° de marzo de 2019 8 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.
El uso efectivo de la marca: La prueba o disponibilidad de los productos en el comercio. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuanta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.
Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. 1.5. El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. 1.6.
De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.
Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.
Siendo ello así, si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno d ellos Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 9 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.
El uso efectivo de la marca: La prueba o disponibilidad de los productos en el comercio. 2.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 2.3.
Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde […] b) Cuando se distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros […] c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 2.4.
En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere -o quiso referirse- la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 2.5.
En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado […] 2.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 2.7.
Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser del caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 2.8.
Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados […] 2.9. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca.
Lo señalado encuentra sustento 10 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. […] 2.11.
En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 2.12.
En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 2.13.
Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. 2.14.
¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe ser analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultaran justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.
En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. 2.15.
Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. 2.16.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad 11 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado d ellos productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros».
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 38. Mediante auto del 16 de septiembre de 201911, se corrió traslado a las partes intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la entidad demandada12 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda impetrada, mientras que la sociedad demandante allegó escrito en forma extemporánea13 por lo que se entenderá por no presentado.
El tercero interesado y el Ministerio Público, guardaron silencio en esta etapa procesal14. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico 39. La apoderada judicial de la parte actora solicitó decretar la nulidad de la Resolución No. 44582 del 27 de diciembre de 2007 proferida por la SIC, a través de la cual resuelve cancelar por no uso el registro de la marca «Color-1» (mixta), con certificado No. 257926, para identificar productos de la clase 3ª de la clasificación internacional de Niza, al no haberse tenido en cuenta las pruebas que demuestran el uso real y efectivo de la marca por parte de los nuevos titulares del registro No. 257936, con ocasión de la transferencia de los derechos de propiedad de la marca celebrada el 27 de febrero de 2004. 40.
Por su parte, la SIC manifestó que el acto administrativo demandado fue expedido en cumplimiento de la totalidad de las normas comunitarias previstas en la Decisión 486 de 2000. Además, propuso como excepciones previas, las siguientes: (i) falta de legitimación en la causa por activa; (ii) falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad y, (iii) caducidad. 41.
La falta de legitimidad en la causa por activa, tuvo como fundamento que el contrato de enajenación celebrado el 27 de febrero de 2004 de la marca «Color- 11 Folio 290 cuaderno principal 12 Folios 292 a 298 cuaderno principal 13 Folios 299 a 301 cuaderno principal 14 Folio 348 de la causa ordinaria. 12 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1» no fue registrado ante la autoridad competente, por lo que no surtió efectos frente a terceros. 42.
La falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad, fue sustentada bajo el argumento del no agotamiento de los recursos en sede administrativa, lo cual acarrea el incumplimiento de un requisito para acceder a la jurisdicción. 43. La caducidad fue planteada bajo el entendido de que la demanda se presentó con posterioridad a los cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo demandado; término que rige para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho. 44.
En ese orden de ideas, la Sala debe establecer si prospera alguna de las tres (3) excepciones previas propuestas por la SIC. De no prosperar ninguna de ellas, deberá determinar si la Resolución No. 44582 del 27 de diciembre de 2007 está afectada de nulidad, al haberse desconocido las pruebas con las que se acreditó el uso real y efectivo de la marca «Color-1» (mixta) registrada a favor de Disnalco S.A. para identificar productos en la clase 3ª de la clasificación internacional de Niza.
V.2.- Excepciones previas 45. A continuación, la Sala estudiará las excepciones previas propuestas, así: (i) Falta de legitimación en la causa por activa 46. El apoderado de la entidad demandada propuso la excepción previa de falta de legitimación en la causa, en tanto considera que el señor Diego Fernando Paniagua Molina no se encontraba habilitado para presentar la demanda. 47.
Consideró que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Decisión 486 de 2000, una marca concedida puede ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria, el cual, debe constar por escrito y ser registrado ante la autoridad competente. 48. Comentó que, en caso «sub examine», el documento de enajenación no fue objeto de registro ante la autoridad competente, por lo que no era oponible frente a terceros. 49.
Al respecto, en decantada jurisprudencia se ha señalado que la legitimación es la idoneidad jurídica que tiene una persona para formular la demanda -vista desde el extremo activo- o contradecir las pretensiones de ella –vista desde el extremo pasivo- por ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial que plantea el proceso. 50.
Tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y de conformidad con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, toda persona 13 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio que se crea lesionada en un derecho subjetivo, particular y concreto puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el fin de controvertir la presunción de legalidad del acto, solicitar que se le restablezca su derecho o que se le repare el daño causado con la expedición del acto cuya nulidad se solicita. 51.
Así las cosas, la legitimación en la causa por activa ha sido definida como la facultad que tiene cualquier persona para reclamar el derecho de que es titular, mientras que la legitimación en la causa por pasiva es la capacidad del demandado para acudir al proceso en defensa de la legalidad del acto. 52. Esta Sección15 ha señalado lo siguiente: […] La legitimación en la causa, conforme lo ha precisado la Corte Constitucional, “es la idoneidad jurídica que tiene una persona para discutir el objeto sobre que versa un litigio”.
En tal sentido, puede ser entendida como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial que se plantea en el proceso y respecto de la cual gira la controversia. La legitimación en la causa por activa, debe entenderse como la facultad que tiene el demandante como titular de un derecho subjetivo, para reclamarlo a través de los medios de control creados para el efecto y, de otro lado, la legitimación por pasiva, es la capacidad del demandado para satisfacer tal derecho […]. 53.
Descendiendo al caso sub examine, la Sala observa que el acto administrativo demandado canceló por no uso el registro No. 257936 de la marca «COLOR 1» a nombre de la sociedad DISNALCO S.A, respecto de la cual el demandante Diego Fernando Paniagua Molina era socio y actualmente actúa como liquidador principal dicha empresa, demostrando su legitimación para actuar. 54.
Aunado a lo anterior, como se precisó líneas atrás, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho puede ser presentada por la persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo, particular y concreto, tal y como ocurre en el caso de autos, en la medida que el actor considera que el acto acusado le genera un daño, al haberse desconocido su derecho de propiedad sobre la marca cancelada al no tenerle cuenta que ha venido comercializando, distribuyendo, 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número de radicado: 44001233100020090002201, actor: Codere Colombia S.A. y otro, demandado: DIAN, Magistrado Ponente: Guillermo Varyas Ayala.
En igual sentido, puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, de 29 de febrero de 2016, número de radicado: 730012331000199715557 01 (36.305), actor: Silverio Sáncgez Sánchez y otros, demandado: Nación – Ministerio de Defensa- Policía Nacional y otros, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en la cual se dijo: «[…] 3.1 En primer lugar, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la legitimación en la causa, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso” e forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas. 3.2 Dentro del concepto de legitimación en la causa, se vislumbra la legitimación de hecho, originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda, como lo prevé el artículo 86 del C. C. A., al señalar “la persona interesada podrá”, siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio.
La legitimación material se concreta en el evento en que se pruebe realmente la calidad de damnificado para así obtener una sentencia favorable a las pretensiones de la demanda», de forma tal que cuando una de 14 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio vendiendo y realizando todos los actos necesarios para mantener los producto que ampara la misma. 55.
Así las cosas, y al margen de la discusión de fondo respecto de si se cumplió o no las formalidades para la validez de la transferencia del derecho de propiedad de la marca «COLOR 1» a la sociedad Disnalprot S.A., de la cual también es socio, el actor sí demostró su interés y su calidad de liquidador de la sociedad Disnalco S.A, a la cual se le canceló el registro marcario, razón por la cual la excepción propuesta por la entidad demandada no prospera, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. (ii) Falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad por no cumplir el requisito previo de agotar los recursos en sede administrativa 56.
Con el fin de establecer si se configuró la excepción propuesta, por no haberse agotado el recurso de apelación en sede administrativa, la Sala analizará los siguientes aspectos: (i) marco normativo sobre los requisitos de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; y ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el agotamiento de os recursos en vigencia del Decreto 01 de 1984. a) Marco normativo sobre el requisito previo de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho 57.
El artículo 5116 del Decreto 01 de 1984 consagra expresamente que el recurso de apelación, en los casos que sea procedente, es necesario interponerlo para entender agotada la vía gubernativa. 58. A su vez, el artículo 6317 ibidem prevé que la vía gubernativa se agota cuando contra el acto administrativo no procede ningún recurso, o interpuestos se decidieron o el acto administrativo queda en firme con ocasión de que la parte interesada no interpuso el recurso de reposición o queja. 16 Artículo 51.
OPORTUNIDAD Y PRESENTACION. Los recursos de reposición y apelación podrán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso. […] El recurso de apelación, en los casos en que sea procedente, es indispensable para agotar la vía gubernativa.
(Resaltado fuera de texto) 17 Artículo
63. AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA. El agotamiento de la vía gubernativa se produce cuando los recursos interpuestos hayan sido decididos o denegados por silencio administrativo. Sin embargo, para agotar la vía gubernativa sólo es obligatorio interponer, cuando es procedente, el recurso de apelación. Pero, cuando contra un acto administrativo sólo proceda el recurso de reposición, éste será obligatorio. 15 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 59.
De igual forma, el artículo 13518 ibidem establece que para que se declare la nulidad de un acto administrativo particular y se restablezca el derecho del actor, se requiere que la parte interesada agote previamente la vía gubernativa. b) Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el agotamiento de la vía gubernativa en vigencia del Decreto 01 de 1984. 60.
En lo que respecta al agotamiento de la vía administrativa, el artículo 5019 del Decreto 01 de 1984 consagró que no había recurso contra los actos de carácter general, de trámite preparatorios o de ejecución, excepto los casos previstos en norma expresan. En tal sentido, contra los demás actos administrativos, procedían el recurso de reposición, apelación y queja, siendo el de apelación el único obligatorio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5120 ibidem. 61.
La jurisprudencia de la Sección Primera ha considerado que, si bien la parte demandante tiene la facultad de mejorar los argumentos expuestos en el recurso interpuesto en sede administrativa, recordó que era indispensable agotar la vía gubernativa. En esa oportunidad, sostuvo21: «[…] En esa línea, ha señalado esta Sección que la formulación en la demanda de acusaciones o censuras no planteadas en vía gubernativa contra el acto administrativo que ponga fin a una actuación no comporta per se falta 18 Aartículo 135.
POSIBILIDAD DE OCURRIR ANTE LA JURISDICCION EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Para que los particulares puedan ocurrir ante los organismos de la jurisdicción en lo contencioso administrativo a solicitar la nulidad de actos administrativos unilaterales y definitivos de carácter particular y concreto será necesario: 1. Que se haya agotado la vía gubernativa, o 2.
Que las autoridades no hubieren dado la oportunidad de ejercer los recursos existentes, o 3. Que se haya operado el fenómeno del silencio administrativo frente a los recursos interpuestos. 19 Artículo 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque. 2.
El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el mismo propósito. No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica. 3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión. Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso. Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla. 20 Artículo 51.
De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene su recibo y tramitación e imponga las sanciones correspondientes.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición. Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en firme. Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios. (Resaltado fuera de texto) 21 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez Bogotá, D.C., primero de junio de dos mil veinte (2020).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Números únicos de radicación: 25000232400020030007201 (Acumulado 25000232400020040023801) 16 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de agotamiento de dicha vía, puesto que ese presupuesto no significa que el uso de la sede jurisdiccional se deba limitar a reproducir los motivos de inconformidad de los recursos que se hubieren impetrado dentro de aquélla, sino la circunstancia de que se configure alguna de las situaciones previstas en el artículo 63 del CCA., o la del inciso final del artículo 135 ibídem en relación con el acto demandado y que, siendo éste susceptible de recursos los mismos hubieren sido resueltos, debiéndose recordar que cuando procede el recurso de apelación es indispensable su adecuada interposición para agotar la vía gubernativa». 62.
De otra parte, el artículo 29 de la Constitución Política consagra el debido proceso, señala que “[…] se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”. Asimismo, “[…] nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio […]”. 63.
Siguiendo lo dispuesto en la citada norma, el Código Contencioso Administrativo, en su parte primera, regula los procedimientos administrativos: entendidos estos como el conjunto de normas a los que la autoridad acude para surtir un trámite que sirve para formar la voluntad de la administración y que culmina con un acto administrativo o una decisión que tiene efectos respecto de una situación jurídica, general, impersonal o abstracta; o individualizada, según el destinatario de la manifestación de la voluntad. 64.
Es así como, el Consejo de Estado22 ha considerado que «[…] el derecho al debido proceso se erige como una garantía a todas las personas según la cual su intervención en una actuación administrativa o judicial está regida por reglas previamente establecidas por el legislador, que a su vez le permiten defenderse y solicitar las pruebas tendientes a demostrar lo que afirma, sin que la voluntad del funcionario público pueda tener alguna injerencia [i.e] en las distintas etapas del proceso […]». 65.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional23 ha considerado que el derecho del debido proceso es “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia […]”.
Es decir, se trata de un mecanismo orientado a: i) limitar el poder de las autoridades, “[…] forzando a que sus actuaciones se sometan siempre a las formas preestablecidas por la ley […]”; ii) contribuir “[…] a la garantía y realización de los derechos de los particulares, que deben gozar de posibilidades adecuadas de participación en el proceso de formación de la voluntad de la Administración […]”; y iii) a mejorar el ejercicio de las 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia de 21 de Agosto de 2014. Proceso identificado con el número único de radicación 680012333000201400413-01. C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala. 23 Corte Constitucional, sentencia C-980 de 1 de diciembre de 2010. M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 17 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio funciones públicas y a lograr un mayor estándar de imparcial en la aplicación del derecho, gracias al debate entidad-particular que propicia24. 66.
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-980 del 1° de diciembre de 2010, se pronunció en los siguientes términos: «[…] en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho al debido proceso hace referencia al comportamiento que deben observar las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto éstas se encuentran obligadas a “actuar conforme a los procedimientos previamente establecidos en la ley, con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan resultar afectados por las decisiones de la administración que crean, modifican o extinguen un derecho o imponen una obligación o una sanción» 67.
A lo anterior agregó que, en todo caso, se han identificado algunas garantías mínimas asociadas al concepto de debido proceso administrativo, entre ellas, el derecho a: i) que el trámite se adelante por la autoridad competente; ii) que durante el mismo y hasta su culminación se permita la participación de todos los interesados; iii) ser oído durante toda la actuación; iv) que la actuación se adelante sin dilaciones injustificadas; v) ser notificado de las decisiones que se adopten de manera oportuna y de conformidad con la ley; vi) solicitar, aportar y controvertir pruebas; vii) en general, ejercer el derecho de defensa y contradicción; y, por último, viii) impugnar las decisiones que puedan afectarle. 68.
En atención a la transcripción de las anteriores sentencias, la Sala observa que la actuación administrativa adelantada bajo el expediente No. 0021951 la cual culminó con la expedición de la Resolución No. 44582 del 27 de diciembre de 2007, por la cual se canceló por no uso la marca «Color-1» (mixta) registrada a favor de Disnalco S.A. para identificar productos en la clase 3ª de la clasificación internacional, no afectó las garantías legales y constitucionales a que tenían derecho las partes, en tanto que concedió los recursos de reposición y apelación, tal y como quedó consignado en el numeral segundo del acto acusado: «Notifíquese personalmente al señor JORGE ALBERTO MONCADA PEREIRA, representante legal de la sociedad titular de la marca, y al doctor CESAR AUGUSTO JARAMILLO, apoderado de la sociedad solicitante de la cancelación del registro, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente decisión, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante la División de Signos Distintivos y el de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la misma.» (Resaltado fuera de texto) 69.
Cabe advertir que la solicitud de cancelación fue admitida mediante oficio No. 9148 del 1° de agosto de 2007, comunicado al Representante legal de la sociedad Disnalco S.A. en los siguientes términos: «el 10 de julio de 2007 el doctor (a) CESAR 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de julio de 2014;
C.P. doctor Guillermo Vargas 18 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio AUGUSTO JARAMILLO, apoderado de la señora LUZ DARY VEGA, presentó acción de cancelación por no uso sobre el registro No. 257936 correspondiente a la marca “COLOR -1” ( ) se le concede el término de (60) días hábiles siguientes a fecha de notificación del presente oficio, para que haga valer sus argumentaciones y presente pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del solicitante de la cancelación (…)25». 70.
De igual forma, fue enviado «aviso de notificación correo certificado»26 de fecha 3 de agosto de 2007, así como fijación en lista de la misma fecha y también fue notificado mediante edicto No. 15402 del 1° de agosto de 2007 fijado el 22 de agosto de 2007 y desfijado el 4 de septiembre de 200727. 71. El 30 de noviembre de 2007 vencía el termino previsto en el artículo 170 de la Decisión 486 de 200028 para que el titular del registro presentara escrito respecto de la solicitud de cancelación y, presentara los argumentos y pruebas tendientes a desvirtuar la mencionada solicitud de cancelación por no uso, el titular del registro guardó silencio. 72.
En consecuencia, la Directora de signos Distintivos de la SIC expidió la Resolución No. 44582 del 27 de diciembre de 2007, por la cual se canceló por no uso el registro de la marca con certificado No. 257936, la cual fue notificada: (i) mediante aviso de notificación correo certificado29 del 28 de diciembre de 2007 al representante legal de la sociedad Disnalco S.A.30 en la dirección de notificación judicial que señalaba el certificado de existencia y representación legal31;
(ii) mediante aviso de notificación correo certificado del 28 de diciembre de 2007 al apoderado de la solicitante de la cancelación por no uso del registro32, y (iii) mediante listado No. 5 fijado el 9 de enero de 2008 y desfijado el 22 de enero de 200833. 73. Llama la atención de la Sala que la propia apoderada judicial de la parte actora, mencionó en el escrito de la demanda que: «todas y cada una de las resoluciones a nuestro poderdante indicándolo como representante legal de la empresa DISNALCO S.A.», demostrando así que se conocían de las actuaciones administrativas. 25 Folio 38 del cuaderno de antecedentes administrativos. 26 Folio 40 Ibidem 27 Folio 38 reverso.
Ibidem 28 Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución 29 Folio 57 Ibidem 30 Según se desprende del certificado de la Cámara de Comercio de Medellín de fecha 4 de febrero de 2002.
Folios 18 a 21 Ibidem 31 Según consta a Folio 21 Ibidem 32 Del 9 de enero de 2008. Folios 54 y 55 Ibidem 33 Folio 53 reverso Ibidem 19 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 74. No debe olvidarse que el señor Diego Fernando Paniagua Molina era socio de la sociedad Distribuidora Nacional de Cosméticos S.A. - Disnalco S.A., la cual creó y registró la marca «Color-1», certificado No. 257936 y actualmente interviene como liquidador de la sociedad con ocasión a su disolución. 75.
De lo anterior se desprende que, al no haberse interpuesto el recurso apelación que era obligatorio, se configura la excepción previa de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, tal y como declarará en la parte resolutiva de este proveído. (iii) Caducidad 76. En cuanto a la excepción previa de caducidad, la Sala recuerda que la misma tiene sustento en el hecho de que la demanda nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada pasados los cuatro (4) meses previstos por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo34. 77.
Al respecto, la Sala pone de presente que el mencionado artículo 136 dispone el término de caducidad de cuatro (4) meses para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, contados a partir de la fecha de notificación del acto. 78. En el sub examine, se tiene que el acto acusado fue notificado mediante edicto, el cual fue desfijado el 22 de enero de 2008, por lo que los cuatro (4) meses para presentar la demanda vencían el 23 de mayo de 2008, observando que la demanda fue presentada hasta el 15 de julio de 2011, fecha para la cual ya había operado la caducidad del medio de control. 79.
En tal sentido, al haberse presentado la demanda con posterioridad a los cuatro (4) meses previstos en la norma antes señalada, también se configura la excepción previa de caducidad, tal y como declarará en la parte resolutiva de este proveído. 80. Así las cosas, al prosperar las excepciones previas de falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad y de la caducidad de la acción incoada, la Sala se INHIBIRÁ de proferir sentencia de fondo, conforme se señala en la parte resolutiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la excepción previa de falta de legitimación en la causa por activa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 34 «ARTICULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. […] La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso «…». 20 Radicado: 11001-0324-000-2011-00299-00 Demandante: Liquidador principal de la empresa Disnalco S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio SEGUNDO: DECLARAR probadas las excepciones previas de falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad y de caducidad de la acción incoada, razón por la cual se INHIBE de proferir sentencia de fondo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
CUARTO: ARCHIVAR el expediente, una vez en firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P/27)