CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: Referencia: 11001-0324-000-2011-00079-00 Nulidad absoluta Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero Interesado: Tema: Duna Enterprises S.L. / Italian Beauty Ltda. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / Propiedad Industrial / Registro Marcario / Examen de Registrabilidad / Causales de Irregistrabilidad / Competencia desleal / Mala fe / Marca: «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) Sentencia de única instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A., en contra de la Resolución No. 35022 del 17 de diciembre de 2003, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Duna Enterprises S.L. I.- ANTECEDENTES I.1.- La demanda 1.
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. en ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad absoluta conforme al inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina2, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1.- Declarar la nulidad de la Resolución 35022 del 17 de diciembre del año 2.003, proferida dentro del expediente 03 038095 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y 1 El 24 de febrero de 2011 (folios 1 a 50 del expediente ordinario de la referencia con radicación No. 2011- 00079-00). 2 Toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 2 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. Comercio – la Nación, mediante la cual se concede a DUNA ENTERPRISES S.L., sociedad comercial con domicilio en BILBAO ESPAÑA, el registro de la marca “GA.MA ITALY PROFESSIONAL”, MIXTA, para distinguir productos de la Clase 8 Internacional. 2.- Consecuencialmente, ORDENAR la cancelación del certificado de registro No. 278.672 de la marca “GA.MA ITALY PROFESSIONAL”, MIXTA, para distinguir los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de DUNA ENTERPRISES S.L. 3.- Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial […]»3.
I.1.1.- Los hechos4 2. Manifestó el apoderado judicial de la parte actora que, mediante escrito de fecha 7 de mayo de 2003, que la sociedad Duna Enterprises S.L., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) para amparar productos incluidos en la Clase 8ª del nomenclátor internacional. 3.
Señaló que la mencionada solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 530, el día 31 de julio de 2003. 4. Relató que, una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se presentaron oposiciones. 5. Indicó que, mediante la Resolución No. 35022 del 17 de diciembre de 2003, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, otorgó el registro de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) a la sociedad Duna Enterprises S.L., para identificar productos de la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, quedando así agotada la vía gubernativa. 6.
Finalmente, puso de presente, que la sociedad Duna Enterprises S.L. concedió licencia de uso de la marca registrada a la sociedad Italian Beauty Ltda5. I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación6 7. Adujo la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, vulneró los artículos 135 literales e), f), i) y l), 136, 137 y 172, de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Folios 9 a 10 del expediente ordinario. 4 Folios 10 a 16 de la causa ordinaria. 5 Sociedad creada en Colombia para comercializar la marca en comento. 6 Folios 17 a 26 del plenario ordinario. 3 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. 8.
Sostuvo que, en el presente caso, el signo «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixto), no cumple con los requisitos exigidos por la norma comunitaria para que sea procedente su registro, ya que ninguna de las palabras que lo compone es reivindicable y protegible. 9. Mencionó que uno de los principales requisitos para determinar si una expresión pueda ser utilizada como marca es que no induzca en engaño al público consumidor, «lo que en el caso concreto no lo hace con uno de los elementos sino con todos; ya que son palabras descriptivas e indicativas y además engañosas, ya que sus productos no son italianos». 10.
Indicó que la sociedad Duna Enterprises S.L, actuó de mala fe al engañar y hacer creer a los consumidores el origen italiano de los productos que ampara la marca cuestionada. 11. Fundamentó la mala fe de la titular de la marca controvertida en que, previamente al registro de la misma, se tramitaron procesos ejecutivos y penales en contra del tercero con interés en las resultas del proceso relativo a la utilización del signo en Colombia, y que con artimañas y amenazas la obligó a renunciar a la solicitud de cancelación presentada ante la autoridad marcaria respecto del signo en comento. 12.
En igual sentido, precisó que había suscrito un acuerdo respecto de la utilización del signo con los abogados Triana Uribe Michelsen y Mónica Wolf Wasserman, apoderados en Colombia y España de la sociedad Duna Enterprises S.L., domiciliada en Panamá y España y que, con ocasión a ello, desistieron de la oposición presentada contra el registro de la marca en referencia. 13.
Finalmente, afirmó que dicha sociedad materializó actos de competencia desleal, al solicitar el registro de la marca objeto de controversia. II-. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio7 14. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que, con ocasión de la expedición de la resolución acusada, la autoridad que representa no incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues la misma se fundamenta en esta última decisión, así como en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto. 15.
Inicialmente, la entidad demandada propuso la excepción de «caducidad de la acción», para lo cual expresó que, siendo el acto administrativo demandado de 7 Folios 75 a 91 del radicado núm. 2011-00079-00. 4 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. carácter particular, la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento y no la de nulidad simple consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, motivo por el cual la demanda debió ser presentada antes del 26 de mayo de 2004, pero la misma fue radicada ante el Consejo de Estado el 24 de febrero de 2011. 16.
De otra parte, y en cuanto al fondo del asunto, manifestó que según se evidencia de la actuación administrativa, el análisis de registrabilidad se realizó teniendo en cuenta el conjunto marcario, lo que permite entender que goza de las características de originalidad y fantasía, haciéndolo distintivo dentro del mercado. 17. Aseveró que la marca concedida es claramente distinguible, toda vez que se refiere a productos con características particulares, que no son comunes en el área andina o en productos competidores. 18.
Respecto al cargo relacionado con la violación de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000, advirtió que la SIC, a la fecha del registro, no tenía indicios razonables que le permitieran inferir que el registro se hubiera solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal y, mucho menos, que el mismo se haya realizado de mala fe. 19.
Finalmente, expresó que el demandante no mencionó cual sería el acto de competencia desleal perpetrado mediante la solicitud marcaria de acuerdo a lo consagrado en la Ley 256 de 1996, ni la persona natural o jurídica que lo realizó, tampoco los efectos reales del acto considerado desleal, la existencia pasada, presente o futura, de acción alguna en tal sentido.
II.2.- Intervención del tercero interesado – Sociedad Duna Enterprises S.L.8 20. El apoderado judicial del tercero interesado en las resultas en el proceso, propuso la excepción de «indebida identificación de la acción impetrada y los fines que se persiguen con la misma», indicando que las pretensiones de la demanda no corresponden a una acción de nulidad simple, sino a una de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que el término para interponerla ha caducado. 21.
En lo relacionado con el presunto acto de mala fe al efectuar el registro, afirmó que el demandante era consciente y conocedor de su calidad de importador y distribuidor de la marca objeto de la demanda, lo cual no le hacía titular del derecho frente a la marca en comento; y, como consecuencia de ello, derivar una supuesta mala fe del tercero interviniente. 22.
Así mismo, anotó que: 8 Folios 121 a 133 del expediente ordinario. 5 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. «[…] si no existe una conexidad entre las características propias del lugar indicado y el producto para el cual se solicita protección, el signo se convierte en registrable, como sucedió frente al caso en estudio, en efecto, como se puede apreciar, al incluir la expresión ITALY (ITALIA) en productos como los solicitados, no se está haciendo alusión a cualidades propias del producto derivadas del lugar de origen; nótese, como Italia no es una zona geográfica, que se caracterice o individualice de forma particular por su producción de los productos antes señalados, más aún si se tiene en cuenta que se incorporan otros elementos a la marca en mención, los cuales le otorgan suficiente distintividad […]»9. 23.
Por último, aseguró que no se encontró prueba alguna de la cual se pueda constatar los supuestos actos de competencia desleal atribuidos a la sociedad Duna Enterprises S.L. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 201510, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del artículo 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; excluyendo del análisis los literales f) y l) del artículo 135 y el artículo 136.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «[…]
PRIMERO: El juez consultante deberá determinar si el signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL (Mixto) tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés; posteriormente, el juez consultante deberá determinar si el signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL (Mixto) es descriptivo en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
SEGUNDO: La Corte consultante deberá determinar si el signo mixto GA.MA ITALY PROFESSIONAL, podría generar engaño en cuanto a la procedencia del producto y, como efecto, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente […]». IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 9 Ibídem, folio 129. 10 Folios 159 a 164 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2011-00079-00. 6 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. 25.
Mediante auto del 22 de agosto de 201711, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandada12, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda ordinaria impetrada.
La parte demandante, el tercero interviniente y el Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal13. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- Competencia 26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201914, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. V.2.- Excepción de caducidad 27.
Los apoderados de la parte demandada y del tercero interviniente propusieron la excepción de caducidad, argumentando que la acción procedente en el presente proceso era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de nulidad, por lo que esta debió ser presentada antes de transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2° del artículo 136 del CCA, lo cual no ocurrió en el caso sub judice. 28.
Refirieron que, como quiera que la fecha para presentar la demanda venció el 26 de mayo de 2004, este plazo feneció conforme a lo establecido en el artículo 136 del CCA, pues fue presentada el 24 de febrero de 2011. 29. En relación con este aspecto, la Sala de Decisión pone de relieve que, como se indicó en la presente providencia, la acción procedente para desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado es la de nulidad absoluta, en tanto se está demandando la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 30.
Por lo tanto, al haberse invocado como vulnerados algunos literales del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, lo cierto es que la acción de nulidad absoluta descrita en el inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 es la que debe tramitarse en el proceso de la referencia. Con fundamento en la anterior premisa 11 Folio 180 del expediente de la referencia con radicación No. 2011-00079-00. 12 Folios 182 a 186 del plenario ordinario. 13 Folio 196 de la causa ordinaria. 14 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. también debe resaltarse que tal acción no prescribe, tal y como lo dispone la norma en comento, cuyo contenido es el siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”. 31.
Así las cosas, la excepción de caducidad de la acción formulada por la parte demandada y por el tercero interviniente, no está llamada a prosperar, y así se declarará en la parte resolutiva de la presente providencia. V.3.- El problema jurídico 32. El apoderado judicial de la sociedad IMPOBE S.A., solicitó a la Sala de Decisión decretar la nulidad de la Resolución No. 35022 del 17 de diciembre de 2003, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta)15, para distinguir productos comprendidos en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Duna Enterprises S.L. 33.
La parte actora manifestó que el acto administrativo demandado es nulo, pues considera que la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta), registrada para distinguir productos amparados en la Clase 8ª del nomenclátor internacional, contiene palabras de naturaleza meramente descriptiva para la clase para la cual se concedió el registro; sumado a ello, asegura que se está induciendo a error al consumidor, al simular que los productos que distingue la marca registrada son de origen italiano; a lo que agrega que existió mala fe y competencia desleal al solicitar el referido registro.
V.4.- Violación de los artículos 135 literales f) y l) y 136 de la Decisión 486 de 2000 34. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial indicó como normas violadas los artículos 135 literales e), f), i) y l), 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación no lo desarrolló en lo atinente a la presunta violación de los artículos 135 literales f) y l) y 136 de la Decisión 486 de 2000. 35.
Ciertamente, el cargo de violación se circunscribe a considerar que el signo objeto de debate es descriptivo para la clase para la cual se concedió el registro; que el mismo induce en error al consumidor al creer que los productos tienen un origen extranjero, y que existió mala fe y competencia desleal al solicitar el respectivo registro. 15 Registro No. 278.672. 8 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. 36.
En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 135 literales f) y l) y 136 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el libelo de demanda se refiere a las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 literales e) e i), 137 y 172 de la Decisión 486.
V.5.- Las causales de irregistrabilidad en estudio 37. En el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 135 literales e) e i), 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000, normas cuyo tenor literal es el siguiente: […] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro […]”.
Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 […]. V.6.- El caso concreto 38. La sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. - IMPOBE S.A., por intermedio de su apoderado judicial, presentó demanda encaminada a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 35022 del 17 de diciembre de 2003, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Duna Enterprises S.L. 39.
Pues bien, el signo mixto registrado y objeto de controversia, es el siguiente: 9 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. (Mixto – Clase 8ª – Registro No. 278672) 40. Como primer cargo, la parte actora afirmó que la SIC, al conceder el registro de la marca controvertida, violó los literales e), e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, al considerar que la marca es descriptiva y, por lo tanto, carece de distintividad.
Aunado a ello, señaló que la misma contiene algunas expresiones que determinan la procedencia geográfica de los productos que ampara y otras que no son reivindicables ni protegibles. 41. Para resolver, la Sala pone de presente, en primer lugar, que la marca objeto de análisis se concedió para amparar productos que pertenecen a la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente los siguientes: «tijeras; máquinas de afeitar eléctricas; máquinas de afeitar manuales; cizallas; tijeras para esquilar»16. 42.
Dicho lo anterior, resulta claro que, para un consumidor promedio, el signo mixto «GA.MA ITALY PROFESSIONAL», en definitiva, no representa una idea evocativa, indicativa y, muchos menos, resulta descriptivo. En efecto, no hace referencia en forma directa y clara a las características propias de los productos que pretende amparar. 43.
Cabe poner de relieve que los signos serán considerados descriptivos cuando entregan o suministran al público consumidor, de manera directa, información sobre una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar las particularidades del producto, servicio o establecimiento de que se trate, circunstancia que no se presenta en el sub lite. 44.
En efecto, el referido signo no señala las características específicas de los productos que pretende amparar, tales como los servicios o establecimientos de que se trate, su género o naturaleza, destinación, peso, valor o cualidad. 16 Registro marcario No. 278.672. 10 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. 45.
Asimismo, tampoco se considera dicho signo como evocativo en la medida que no posee la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre los productos que pretende amparar. 46. Ahora bien, la parte actora expresó que el signo cuestionado determina la procedencia geográfica de los productos que ampara y, por lo tanto, induce en error y engaño al público consumidor. 47.
Consideró que el consumidor podría incurrir en error al pensar que los productos que ampara la marca mixta «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» son fabricados en Italia, por lo que resulta procedente abordar el alcance de los signos engañosos por el lugar de procedencia. 48. Sobre el particular, resulta oportuno traer a colación lo que al respecto ha señalado el Tribunal de Justicia: […] El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.
En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen.
Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza. […] Ahora bien, entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica.
(negrillas fuera del texto) En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 […] 11 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos: * Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. * Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. * Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado […]17. 49.
Sobre las indicaciones geográficas como signos engañosos que podrían llevar a confusión al consumidor, el Tribunal de Justicia ha dejado considerado que: […] 1.5. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. 1.6.
El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinadas productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio […]18.
(negrillas fuera del texto original) 50. En la interpretación prejudicial que hizo el Tribunal de Justicia en el presente proceso19, sostuvo en relación con la indicación de procedencia: […] El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo.
Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio […]. (negrillas fuera del texto) 51. Así las cosas, la Sala comparte lo considerado por el Tribunal Andino al precisar que la marca que se compone de forma exclusiva de un signo equivalente a una indicación de procedencia es irregistrable por el engaño o el riesgo de confusión 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 598-IP-2015. 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 543-IP-2016. Decisión de 17 de noviembre de 2017. 19 Folios 159 a 164 del expediente ordinario de la referencia (Interpretación Prejudicial No. 336-IP-2015). 12 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. que podría causar en el consumidor, al creer que está adquiriendo un producto fabricado, elaborado o producido en determinado lugar, lo que eventualmente haría inclinar su intención de compra. 52.
Empero, el Tribunal ha precisado que, aunque la marca incluya en su denominación el nombre de un lugar, ciudad o ubicación geográfica que evoque el lugar de procedencia de los productos que ampara, puede registrarse si está acompañada de otros signos o elementos que la hagan distinguible, siempre que cumpla con los demás requisitos que la norma andina señala para ello. 53.
Ahora bien, esta Sala20 ha tenido la oportunidad de considerar que el obstáculo para el registro de estas marcas se presenta cuando su denominación incluye una indicación geográfica o de procedencia que haga pensar al consumidor ese origen sin que ello corresponda a la realidad; ello por cuanto se incurría en una conducta engañosa hacia el consumidor, en especial, cuando los productos que tienen ese origen son reconocidos nacional o internacionalmente y son apetecidos bien por su calidad, por sus diseños o por otras características que atraen al consumidor y hacen inclinar ostensiblemente su intención de compra; situación que ocurre frecuentemente con los perfumes, las carteras, ciertas marcas de ropa, zapatos, joyas, etcétera. 54.
Ante esta situación, el Tribunal de Justicia se ha referido al concepto de «carácter engañoso relativo», lo que se traduce en el carácter irregistrable de una marca no es absoluto cuando en su denominación se incluye un lugar de procedencia o una indicación geográfica, porque la configuración del engaño dependerá de los productos o servicios que la marca ampara21. 55.
Del concepto de engaño relativo que se indica en la jurisprudencia citada, se puede colegir que la inclusión de una denominación de procedencia o geográfica en una marca no resulta engañosa cuando, por la indicación de un lugar la misma no destaca la calidad, el costo, o algunas propiedades de los productos que ampara y que harían inclinar la intención de compra del consumidor. 56.
La Sala destaca que, en lo que se refiere a la procedencia de los productos, el engaño ocurre cuando el signo provoca distorsión en la realidad en relación con el lugar de producción o fabricación, por el aprovechamiento que del prestigio de esa procedencia pueda tener el empresario. 57. En el caso sub examine, la Sala encuentra que si bien en Italia se producen tijeras, máquinas de afeitar eléctricas, máquinas de afeitar manuales, cizallas y tijeras para esquilar, entre otros, lo cierto es que tales productos no se destacan ni tampoco tienen una relevancia e importancia especial en el mercado mundial, de 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de diciembre de 2021, Exp.
No. 11001-0324-000-2011-00077-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 21 Ibidem. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 543-IP-2016. Decisión de 17 de noviembre de 2017. 13 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. manera que no pueda predicarse el aprovechamiento de una marca que incluya esa procedencia. 58.
En este sentido, para la Sala el signo en comento no provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, o de sus características, su modo de fabricación, o la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. 59. Particularmente, los productos que la marca ampara, en su Clase 8ª internacional, no generan engaño en relación con su procedencia, circunstancia que, por lo demás, no fue acreditada por la parte actora en su libelo introductorio, incumpliendo así con la carga contemplada en el artículo 167 del CGP22. 60.
Nótese que la expresión ITALY se encuentra acompañada de otras palabras que le otorgan distintividad, por lo que al no ser una marca que designe exclusivamente o describa un lugar de origen, la misma puede susceptible de registro. 61. En efecto, siguiendo las indicaciones del Tribunal de Justicia, el análisis de registrabilidad debe tener en cuenta el conjunto marcario, el cual para el caso que nos ocupa es el que le otorga distintividad al mismo, contrario a lo afirmado por la parte actora. 62.
La extensión del conjunto marcario «GA.MA ITALY PROFESSIONAL», hace que sea la primera palabra la que genere la mayor recordación; en efecto, en el mercado el consumidor medio conoce comúnmente esta marca como GA.MA y, por lo tanto, puede decirse que la expresión ITALY es secundaria para el consumidor. 63. Por lo tanto, no le asiste razón al actor al señalar que la inclusión de la palabra ITALY en el conjunto marcario representa un engaño para el consumidor, porque la expresión que genera mayor recordación en el consumidor medio es la primera palabra, esto es, GA.MA y es la que permite a los consumidores reconocerla en el mercado. 64.
Sobre el presunto carácter descriptivo de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL», así como su posibilidad de inducir a error al consumidor provocada por la indicación engañosa de procedencia, la Sala pone de relieve que ya tuvo la oportunidad de pronunciarse cuando el ahora actor demandó, con fundamento en los mismos supuestos fácticos y jurídicos, el registro de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION».
La decisión que contiene el referido pronunciamiento -el cual se prohíja en esta oportunidad- es la sentencia de 2 de diciembre de 202123 y en ella se plasmaron las siguientes consideraciones: 22 “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de diciembre de 2021, Exp.
No. 11001-0324-000-2011-00077-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A., demandado: SIC, tercero interesado: sociedad Duna Enterprises S.L. 14 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. «[…] en el presente caso, pese a que los productos de belleza italianos no son desconocidos en el ámbito comercial, lo cierto es que no se caracterizan por tener un renombre que trascienda las fronteras, de manera que pueda predicarse el aprovechamiento de una marca que incluya su supuesto origen.
Para la Sala, el signo en comento no provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error […]. Nótese que la expresión ITALY se encuentra acompañada de otras palabras que le otorgan distintividad, por lo que al no ser una marca que designe exclusivamente o describa un lugar de origen, la misma puede susceptible de registro […].
En el sub examine, la extensión del conjunto marcario «GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION», hace que sea la primera palabra la que genere la mayor recordación; en efecto, en el mercado el consumidor medio conoce comúnmente esta marca como «GA.MA» y, por lo tanto, puede decirse que la expresión «ITALY» es secundaria para el consumidor.
Por lo tanto, no le asiste razón al actor al señalar que la inclusión de la palabra ITALY en el conjunto marcario representa un engaño para el consumidor, porque la expresión que genera mayor recordación en el consumidor medio es la primera palabra, esto es GA.MA y es la que permite que a los consumidores reconocerla en el mercado […]».
(negrillas fuera del texto) 65. De otra parte, el demandante argumentó que el registro del signo se realizó de mala fe por parte de la sociedad Duna Enterprises S.L., no solo porque la inclusión de la indicación geográfica en su de nominación daba a entender que los productos que amparaba eran fabricados en Italia, sino debido a que, según lo afirmó, sus vendedores estaban entrenados para que ofrecieran sus productos de esa manera, creando con el consumidor el convencimiento de la procedencia italiana. 66.
El actor también sustentó la mala fe de la titular de la marca controvertida en que, previamente al registro de la misma, se tramitaron procesos ejecutivos y penales en contra del tercero con interés en las resultas del proceso por la utilización del signo en Colombia, y que con artimañas y amenazas la obligó a renunciar a la solicitud de cancelación por no uso presentada ante la autoridad marcaria respecto del signo en comento. 67.
Es preciso resaltar que el Tribunal de Justicia en distintas interpretaciones prejudiciales ha sostenido, de manera pacífica, lo siguiente: «[…] El Juez Consultante deberá tomar en cuenta “los indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante presentó la solicitud de mala fe con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable […]»24. 24 Interpretación Prejudicial No. 220-IP-2014 del 24 de junio de 2015, e Interpretación Prejudicial No. 15-IP-2013 del 11 de julio de 2013. 15 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. 68.
En el caso que nos ocupa, la Sala no encuentra los indicios razonables que le permitan llegar a la conclusión consistente en que el solicitante presentó la solicitud de mala fe con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable. 69. Valga destacar que tampoco obran en el plenario medios probatorios que permitan concluir que dicho registro se realizó por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos, o con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. 70.
Cabe resaltar que el actor no demostró que la sociedad solicitante tuvo la intención o de la conciencia de violar una disposición legal, o de causar un perjuicio injusto o ilegal, según se indicó con antelación. 71. Respecto de la carga de prueba cuando se alega que un tercero obró de mala fe, el Tribunal de Justicia ha señalado lo siguiente: «[…] quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.
Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo […]». 72. La Sala pone de presente que si bien la actora manifestó que: «[d]e conformidad con el acuerdo celebrado entre nuestra representada y los abogados Triana Uribe Michelsen y Mónica Wolf Wasserman apoderados en Colombia y España de la sociedad DUNA ENTERPRISES, domiciliada en Panamá y España, manifestó a su despacho que DESISTO de la oposición presentada contra el registro de la marca en referencia […]», también es una realidad que no se anexó el acuerdo al que se hace referencia en el mencionado desistimiento, a lo que se agrega que, de la simple referencia al mismo, no se puede concluir que se le obligó o constriñó a desistir de la oposición presentada. 73.
Conforme con lo expuesto, se infiere que, habiendo desistido de la oposición en sede administrativa, la demandante era consciente de la posibilidad que existía de que se concediera la marca, por lo que no le es dable, en sede judicial, argumentar actos de mala fe. 74. Igual suerte corre el argumento consistente en que a la parte actora se le obligó a renunciar a la solicitud de cancelación por no uso de la marca objeto de análisis, afirmación que no tiene soporte ni sustento en el plenario y de la cual se pretende desprender un acto de mala fe. 75.
La parte actora señala que posterior al registro, IMPOBE S.A., demandó a la sociedad Duna Enterprises S.L. por competencia desleal y publicidad engañosa, con argumentos similares a los expuestos en la demanda. Sobre el particular, la Sala pone de presente que se trata de demandas presentadas con posterioridad al 16 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. acto de registro25, lo cual las torna en improcedentes para corroborar esa clase de actos; no debe olvidarse que los actos administrativos se juzgan de conformidad con las circunstancias fácticas y jurídicas vigentes al momento de su expedición. 76.
En este orden de ideas, lo cierto es que los actos y hechos a los que puede atribuírsele mala fe por parte del tercero interesado deben ser anteriores a la fecha de solicitud del registro26 contenido en el acto administrativo que se demanda, y no pueden estar asociados a hechos sobrevinientes, como erróneamente lo pretende la parte demandante. 77.
Finalmente, y en cuanto a la presunta vulneración del artículo 137 de la Decisión 486 del 2000, la Sala advierte que la parte actora no mencionó cuál sería el acto de competencia desleal perpetrado mediante la solicitud marcaria y tampoco sustento su proposición jurídica. 78. Tal y como lo sostuvo el apoderado del tercero con interés en las resultas del proceso, la parte actora no señaló la persona natural o jurídica que presuntamente perpetró esa clase de actos, tampoco los efectos reales ni las consecuencias de los mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la Sala tampoco encuentra elementos probatorios de los cuales se pueda constatar los supuestos actos de competencia desleal perpetrados por la sociedad Duna Enterprises S.L. 79. De conformidad con los argumentos precedentes, se encuentra que la actora no probó ni la mala fe, ni los actos de competencia desleal. 80.
En conclusión, esta Sala de Decisión hace suyas las consideraciones esbozadas en la precitada providencia del 2 de diciembre de 202127, por cuanto, tal como ocurrió en esa misma oportunidad, en el sub lite28 tampoco la parte actora probó ni llegó a acreditar la supuesta mala fe y, menos aún, los presuntos actos de competencia desleal supuestamente desplegados por el tercero interesado en las resultas del proceso (sociedad Duna Enterprises S.L.). 81.
En consonancia con lo anterior, la Sala estima que se deben negar las pretensiones de la demanda ordinaria incoada, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente decisión. 25 Resolución No. 35022 del 17 de diciembre de 2003. 26 El 7 de mayo de 2003. 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de diciembre de 2021, Exp.
No. 11001-0324-000-2011-00077-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A., demandado: SIC, tercero interesado: sociedad Duna Enterprises S.L. 28 Expediente de la referencia No. 2011-00079-00 y anexo No. 1 (antecedentes administrativos). 17 RADICACIÓN: 11001-0324-000-2011-00079-00 DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción formulada por la entidad demandada y el tercero interviniente.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda impetrada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia, de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P(20)