CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Jorge Eliécer Cardona Gómez y Grasas y Aceites Vegetales Limitada – Gracetales Limitada Tema: Registro como marca del signo mixto “Pa´ MONÁ”, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 874 de 9 de enero de 2018 1 y 42099 de 3 de septiembre de 2019 2 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declararon infundadas las oposiciones presentadas por Grasas y Aceites Vegetales Limitada – Gracetales Limitada y Almacenes Éxito S.A. y se concedió el registro de la marca mixta “Pa´ MONÁ” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Jorge Eliécer Cardona Gómez.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Almacenes Éxito S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] Primera: Se declare la nulidad de la Resolución No. 874 del 9 enero de 2018, proferida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, (la “Resolución Registro”), por la cual se resuelve, entre otras disposiciones: 1) Declarar infundada la oposición interpuesta por Grasas y Aceites Vegetales Limitada “Gracetales Limitada”, 2) Declarar infundada la oposición interpuesta por Almacenes Éxito S A., 3) Conceder el registro de la Marca Pa' MONÁ (Mixta) a favor de Jorge Eliécer Cardona Gómez y 3) Asignar 1 Folios 49 a 52 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Folios 53 a 59 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Índice 3 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.
Segunda: Se declare la nulidad de la Resolución No. 42099 del 3 de septiembre de 2019 (la “Resolución Apelación”), proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, por la cual se resuelve un recurso de apelación y se confirma la Resolución Registro señalada en la pretensión anterior. Tercera: Como consecuencia de las declaraciones de nulidad anteriores, se ordene a la SIC cancelar el Certificado de Registro de Signo Distintivo No. 629561 expedido de la Marca Solicitada Pa' MONÁ. […]”4 (mayúscula del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante manifestó que, el 14 de junio de 2017, el señor Jorge Eliécer Cardona Gómez solicitó el registro como marca del signo mixto “Pa´ MONÁ”6 para distinguir productos de la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] Leche;
Quesos; Sucedáneos del queso; Derivados lácteos […]”. 4. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, se presentaron las siguientes oposiciones: i) Almacenes Éxito S.A. respecto de sus marcas nominativas “POMONA”7 que reivindican productos de las clases 29, 30, 31 y 32 del nomenclátor internacional; y ii) Grasas y Aceites Vegetales Limitada, respecto de su marca nominativa “RAMONA”8 que ampara productos de la clase 29. 5.
Aseveró que, a través de la Resolución 874 de 9 de enero de 2018, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro de la marca mixta “Pa´ MONÁ” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Jorge Eliécer Cardona Gómez.
Frente a esta decisión, la sociedad Almacenes Éxito S.A. interpuso recurso de apelación. 6. Señaló que, mediante la Resolución 42099 de 3 de septiembre de 2019, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió confirmar la Resolución 874 de 2018. 4 Folios 4 vto. y 5 C pp. 5 Folios 5 a 6 vto. C pp. 6 Folio 63 Certificado 629561 Versión 11. 7 Certificados 469093, 156031, 1560291 y 174283. 8 Certificado 56191.
La Sala precisa que en el escrito de demanda no se presentaron argumentos respecto de este registro, razón por la cual no procede su estudio. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación9 I.1.2.1.
Fundamento de derecho 7. La parte demandante propuso como cargos de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas: i) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a); y ii) Constitución Política, artículo 61.
I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC concedió el registro de la marca mixta Pa´ MONÁ” en la clase 29, sin considerar que es similarmente confundible con las marcas nominativas “POMONA” que amparan productos de las clases clases 29, 30, 31 y 32 del nomenclátor internacional, desconociendo el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 9.
Explicó que la marca concedida reproduce casi en su totalidad el elemento denominativo distintivo de las marcas previamente registradas, por lo que existe semejanza ortográfica, con raíces y terminaciones preponderantemente similares. 10. Sostuvo que, a su juicio, existe semejanza fonética y argumentó que, “[…] si bien la SIC manifestó que la palabra POMONA era en la mitología romana la diosa de los frutos y la expresión Pa´ Moná es el nombre de un cerro ubicado en Caldas, lo cierto es, que dicha autoridad administrativa no lo acreditó en el procedimiento administrativo que antecedió el registro y además, el público consumidor no tiene el conocimiento para asociarlas con el presunto significado, por lo que, estas no evocan una idea concreta ni algo en particular […]”. 11.
Advirtió que “[…] aceptar que los cambios mínimos introducidos en la marca solicitada son suficientes para permitir la coexistencia de las marcas, afectaría indudablemente la distintividad de la marca previamente registrada, y daría lugar a que terceros se apropien de marcas simplemente incluyendo elementos adicionales o haciendo cambios mínimos al elemento gráfico.
La marca solicitada incluye los aspectos sustanciales distintivos de la marca registrada y puede hacer que los consumidores se confundan acerca del origen de los productos […]”. 12. Resaltó, en cuanto a la conexidad competitiva, que las coberturas son similares y, en consecuencia, los productos pueden reemplazarse porque satisfacen la misma necesidad y tienen la misma naturaleza. 13.
Precisó, teniendo en cuenta lo anterior, que el registro de la marca concedida mediante los actos acusados crea un riesgo de confusión y asociación en el mercado 9 Índice 2 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio porque el consumidor creerá que los productos provienen del mismo origen empresarial.
Ello, máxime cuando las marcas “POMONA” son ampliamente reconocidas en el mercado para comercializar productos perecederos y, a la cual, se ha invertido esfuerzos cuantiosos para lograr su reconocimiento y recordación. 14. Argumentó que la SIC violó el artículo 61 de la Constitución Política, en tanto a que “[…] la SIC tenía el deber de velar por los derechos de propiedad intelectual, lo que no hizo concediendo el registro de la Marca Solicitada, en la medida que, aquella es similarmente confundible a la Marca Registrada, y por tanto, violó el derecho de uso exclusivo de su titular […]”.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10 15. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000. 16.
Explicó que “[…] si bien los signos presentan algunas semejanzas de tipo ortográfico, entre ellas las consonantes P-M-N y una misma vocal, al estudiarlos revisarlos y analizarlos en conjunto estas se diluyen, permitiendo así la correcta diferenciación de cada uno de ellos en el mercado. Fonéticamente, hay sustanciales diferencias entre ambos, pues el signo solicitado se compone de una palabra cuyo acento recae en la última sílaba, por lo que su impacto sonoro se da al final de la palabra.
Además, tiene un apóstrofo en medio, que consiste en un signo ortográfico (') que, en los textos en español, sirve para indicar en la escritura la omisión de sonidos al pronunciar palabras sucesivas […]”. 17. Manifestó que no existe riesgo de confusión o asociación en el mercado en tanto que las marcas cotejadas tienen elementos fonéticos y gráficos diferentes, los cuales, en el conjunto marcario, son preponderantes.
II.2. Contestaciones del señor Jorge Eliécer Cardona Gómez y de la sociedad Grasas y Aceites Vegetales Limitada – Gracetales Limitada 18. El señor Jorge Eliécer Cardona Gómez y la sociedad Grasas y Aceites Vegetales Limitada – Gracetales Limitada, terceros interesados en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificados en debida forma del auto admisorio11, no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. 10 índice 11 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 11 índices Folio 42 vto.
C pp. e índice 28 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III. TRÁMITE DEL PROCESO 19. La sociedad Almacenes Éxito S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 1° de octubre de 202012 en contra de las Resoluciones 874 de 9 de enero de 2018 y 42099 de 3 de septiembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 20.
Mediante auto de 28 de octubre de 202013 se resolvió admitir la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio, al señor Jorge Eliécer Cardona Gómez y al representante legal de la sociedad Grasas y Aceites Vegetales Limitada – Gracetales Limitada. El 18 de noviembre de 202014 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 21.
A través de providencias de 24 de mayo de 2021 y 13 de octubre de 202115 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 3 de junio de 202216. 22. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por los sujetos procesales. 23.
Mediante auto de 1º de agosto de 202217 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la interpretación prejudicial 350-IP-2022 del 13 de marzo de 202318, interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 151 ibidem, en las cuales se consideró lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.
La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 2. Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, correspondería, además, que el Tribunal interprete de oficio el artículo 151 de la Decisión 486. […] 12 Índice 1 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13 Folios 38 y 39 C pp. 14 Índice 9 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 15 Folios 64 y 66 C pp. 16Índice 39 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 17 Índices 43 y 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 52 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2 De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 25.
Mediante auto de 17 de abril de 202319 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 26. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante20 y la SIC21 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, los terceros con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio y el 19 Índice 54 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 Índice 59 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 21 Índice 61 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Ministerio Público rindió concepto22, en el cual indicó que no existe semejanza ortográfica ni fonética entre las marcas cotejadas, pues la concedida posee su acento en la última sílaba, así como un apóstrofo.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 874 de 9 de enero de 2018 y 42099 de 3 de septiembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta “Pa´ MONÁ” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a Jorge Eliécer Cardona Gómez. 29.
La Sala deberá analizar si entre la marca mixta concedida y las marcas nominativas “POMONA”24 que amparan productos de las clases 29, 30, 31 y 32 del nomenclátor internacional, cuyo titular es Almacenes Éxito S.A., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Asimismo, si la SIC violó lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política. 30. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 31. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 874 de 9 de enero de 201825 y 42099 de 3 de septiembre de 201926 expedidas por la 22 Índice 60 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 23 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 24 Certificados de registro 469.093, 156.031, 156.029 y 174.283. 25 Folios 49 a 52 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 26 Folios 53 a 59 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Grasas y Aceites Vegetales Limitada – Gracetales Limitada y Almacenes Éxito S.A. y se concedió el registro de la marca mixta “Pa´ MONÁ” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Jorge Eliécer Cardona Gómez.
IV.4. Análisis del caso concreto 32. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro de la marca mixta “Pa´ MONÁ”27 para distinguir productos de la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] Leche; Quesos; Sucedáneos del queso; Derivados lácteos […]”. 33. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca concedida es similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “POMONA”, al ser semejantes y existir conexidad competitiva entre los productos reivindicados por estas.
Igualmente, argumentó que la SIC violó el artículo 61 de la Constitución Política en tanto que, al conceder el registro demandado, violó su derecho de propiedad intelectual pues confirió un derecho que era exclusivo de este. 34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 350- IP-2022 de 13 de marzo de 202328 dentro de la cual se interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 151 ibidem. 35.
Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. 27 Folio 63 Certificado 629561 Versión 11. 28 Índice 52 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 36.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 37.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso29 (mixta) Certificado 629.561 Clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 29 Folio 63 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas previamente registradas por la parte demandante 30 Marca Tipo Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro POMONA (nominativa) 31 469.093 POMONA (nominativa) 29 156.031 POMONA (nominativa) 30 156.029 POMONA (nominativa) 32 174.283 38.
La Sala advierte que de la revisión del certificado de registro de la marca mixta concedida se advierte31 que la expresión “[…] quesera será explicativa […]”, razón por la cual no hace parte de la denominación de la marca. 39. Como en el presente caso se va a cotejar la marca mixta “Pa´ MONÁ”, así como las marcas nominativas “POMONA”, es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto de la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 40.
En efecto, de la revisión de la marca mixta se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 41.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 42.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime 30 Folio 54 vto. C pp. 31 Folio 63 C pp. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”32. 43.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que en la marca mixta el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto. 44.
En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 45.
Sobre el particular, la Sala advierte que la denominación Pa´ que hace parte de la marca concedida mediante los actos acusados resulta ser de uso común en la clase 29 del nomenclátor internacional; tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados33: “Pa´” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. JUDRAY AJONESA PA´ COCINAR JUDRAY S.A.S. 29 346850 PA´ COMER HERNAN RENDON ARIAS 29 372173 CARNE PA´TI, CARNE PA´MI FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS - FEDEGAN 29 400669 PA´LASADO C OMERCIALIZADORA AGROSIGO S.A.S. 29 395827 GALLINA SANTA RITA PA´QUE LE DEN GALLINA DE VERDAD AVICOLA SANTA RITA S.A.S. 29 486807 32 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 33 Consulta realizada el 3 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 46.
Asimismo, se evidencia que la expresión “MONÁ” no es de uso común para la clase 29, así como “POMONA” no lo es para las clases 29, 30, 31 y 32 del nomenclátor internacional; tal como se observa de los resultados de la consulta realizada en el sistema de información SIPI de la SIC. 47. Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 48.
De lo expuesto, se advierte que la expresión “Pa´” no debe ser tenida en cuenta al momento de realizar el examen de confundibilidad dado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se trata de una palabra que no pueden ser utilizada en exclusiva por un empresario y, también, su exclusión del cotejo no fracciona la denominación de la marca. 49.
Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 50.
Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca concedida M O N Á 1 2 3 4 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas previamente registradas P O M O N A 1 2 3 4 5 6 51.
De la revisión de las marcas, la Sala no advierte significativas similitudes, en tanto que las mismas cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia consonántica y vocálica. Ello, por cuanto la marca concedida está conformada por 1 palabra, 4 letras, 2 consonantes “M-N” y 2 vocales, una de ella con tilde, “O-Á”, mientras que la marca previamente registrada está compuesta por 1 expresión de 6 letras, 3 consonantes “P-M-N” y 3 vocales “O-O-A”. 52.
Es así como debe destacarse que la marca concedida incorpora una tilde en la última sílaba, convirtiéndose en una palabra aguda. Este acento ortográfico (Á) cuenta con elemento adicional que le otorga una carga semántica diferenciadora y distintiva respecto de la marca previamente registrada, pues añade una especificidad que transforma sustancialmente el conjunto marcario, impidiendo su confusión directa con la marca previamente registrada. 53.
Por tanto, se concluye que la marca concedida presenta una configuración ortográfica global que evita cualquier riesgo de confusión con las marcas precedentes, al incorporar un componente adicional que modifica su estructura. 54. En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones disímiles.
Lo anterior, comoquiera la marca concedida introduce un signo ortográfico adicional, esto es, la tilde en la última sílaba, “MONÁ” y que, además, altera la pronunciación del conjunto, pues este acento marca la sílaba tónica y cambia la pronunciación de la expresión, convirtiéndola en la palabra aguda. Por el contrario, “POMONA” cuenta con una sílaba tónica en la penúltima sílaba (MO) y, en ese sentido, es una palabra grave. 55.
En esa misma línea, la Sala resalta que la diferencia fonética entre las expresiones confrontadas es aún más clara si se considera la duración, ritmo y cadencia que se produce al pronunciarlas. En efecto, “MONÁ” se articula en dos sílabas, con una entonación ascendente y golpe sonoro final por la tilde que concentra la fuerza auditiva en la última sílaba; mientras que “POMONA” se pronuncia en tres sílabas, con entonación descendente.
Estas diferencias en el acento y la estructura silábica hacen que el consumidor perciba ambas denominaciones como sonidos claramente distintos, reduciendo de manera sustancial la posibilidad de confusión. 56. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio MONÁ – POMONA – MONÁ – POMONA – MONÁ – POMONA – MONÁ MONÁ – POMONA – MONÁ – POMONA – MONÁ – POMONA – MONÁ MONÁ – POMONA – MONÁ – POMONA – MONÁ – POMONA – MONÁ MONÁ – POMONA – MONÁ – POMONA – MONÁ – POMONA – MONÁ 57.
Por ello, la inclusión del acento, esto es, la tilde, en la marca concedida introduce una modificación sustancial en su estructura fonética, al alterar su ritmo y hacerla una palabra aguda que incorpora una sonoridad fuerte en la última sílaba. De allí que, la pronunciación de las expresiones comparadas no resulta similar. 58. Esta Sala, en sentencia de 2 de mayo de 202534, reiterando lo expuesto en la sentencia de 29 de marzo de 201935, y al realizar el cotejo entre una marca que reproducía la denominación de la marca previamente registrada, pero se incluían elementos diferenciadores en su terminación, consideró que: “[…] Es así como, esta Sala, el caso sub examine, considera que la marca cuestionada “BRISA ALVISA” cuenta con un elemento adicional que la dota de una carga semántica particularizadora, a saber, “ALVISA”, expresión en la cual recae su fuerza distintiva, y la cual le otorga suficiente distintividad, diferenciándola de las marcas previamente registradas “BRISA”. […] Esta Sala, en sentencia de 29 de marzo de 2019, al realizar el cotejo entre las marcas “BRISSART” y “BRISA”, consideró que: “BRISSART es una marca simple, estructurada por 8 letras, 2 vocales, 6 consonantes y 2 sílabas y termina en las consonantes “RT”, que contienen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarla de la marca previamente registrada; mientras que la denominación BRISA también es una marca simple, estructurada por 5 letras, 2 vocales, 3 consonantes y 2 sílabas y termina en la consonante “S” y en la vocal “SA”.
Las consonantes “RT” dotan a la marca solicitada de mayor distintividad dentro de la marca cuestionada […] lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En otras palabras, las consonantes RT de la desinencia de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre las marcas en disputa y permiten vincularlas con un origen empresarial determinado. […] Referente a la similitud fonética, la Sala señala que tienen sílabas tónicas diferentes, debido a que el acento prosódico de “BRISSART” está ubicado en la sílaba “RT”, mientras que el de “BRISA” está en la sílaba “BRI”.
De manera que no existe similitud fonética. Sobre el particular, la Sala aclara que el hecho de que las marcas en conflicto tengan terminaciones diferentes, hace que su pronunciación difiera significativamente y lo cierto es que no es fácil de confundir las marcas cotejadas. Lo anterior en razón de que, al acudir el método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones o desinencias distintas, le aporta una 34 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de mayo de 2025. Rad.: 2018-00020-00. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de marzo de 2019. Rad.: 2006-00075-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables sin que se lleve a entender que identifican un mismo producto o se genere riesgo de confusión indirecta o de asociación”. […] En ese sentido, esta Sala prohíja las manifestaciones supra y considera que la palabra adicional “ALVISA”, que compone la marca concedida, es un elemento que la hace ortográfica y fonéticamente diferente, respecto de las marcas “BRISA”, pues altera la terminación de la marca […]” (negrilla fuera de texto). 59.
En ese sentido, esta Sala prohíja las manifestaciones supra y considera que, en la marca concedida el acento ortográfico adicional (MONÁ), es un elemento que la hace ortográfica y fonéticamente diferente, respecto de la marca previa, pues altera la composición y crea una palabra aguda con su sílaba tónica en la última sílaba. A diferencia de las marcas previas “POMONA”, cuya denominación se pronuncia como una palabra grave, con la sílaba tónica en la penúltima sílaba. 60.
Ahora bien, respecto de la similitud ideológica la Sala advierte que la marca concedida contiene la expresión MONÁ que, individualmente considerada, no tiene un significado propio en español. 61. Al respecto, se precisa que, si bien la SIC, en los actos acusados manifestó que corresponde al “[…] nombre de un cerro ubicado en Caldas […]”, no se encuentra acreditado dentro del expediente del proceso de la referencia, razón por la cual dicha denominación se tiene como una creación del ingenio humano36.
Al lado de ello, las marcas previas POMONA, están compuesta por una palabra que, en la mitología romana, corresponde al nombre de la diosa de las frutas37. 62. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que, al estar la marca concedida compuesta por un elemento de fantasía, en su conjunto, no transmite un concepto conocido o directamente asociado por el consumidor, razón por la cual no es posible realizar una comparación desde este enfoque38. 63.
En ese contexto, y de conformidad con el criterio supra, la Sala concluye que, en el caso sub examine, la marca “MONÁ” en conjunto, se diferencia de las marcas previamente registradas “POMONA”, al contener elementos adicionales, en los cuales recae la distintividad de la denominación, a saber, el acento ortográfico en la última sílaba, el cual altera la estructura y pronunciación de la denominación en su totalidad. 64.
Por ello, no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda 36 Ley 1564 de 2012. Artículo 167. “[…] Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]”.
Así se aplica desde el Derecho Romano, conforme a los aforismos “onus probandi incumbit actori”, es decir, que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y “reus in excipiendo fit actor”, es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa. 37 https://www.tesaurohistoriaymitologia.com/es/59591-pomona. 38 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio derivar un riesgo de confusión. De modo que, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor, en los términos dispuestos en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000. 65.
Ahora, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, argumentó que el registro de la marca concedida mediante los actos acusados crea un riesgo de confusión y asociación en el mercado porque el consumidor creerá que los productos provienen del mismo origen empresarial. Ello, máxime cuando las marcas “POMONA” son ampliamente reconocidas en el mercado para comercializar productos perecederos y, en la cual se ha invertido esfuerzos cuantiosos para lograr su reconocimiento y recordación. 66.
Al respecto, la Sala considera que, atendiendo que la marca concedida “Pa´ MONÁ” es extrínsecamente distintiva y, en consecuencia, registrable, no resulta necesario pronunciarse respecto de la manifestación indicada supra. 67. En suma, la SIC, al expedir los actos acusados donde resolvió conceder el registro de la marca “Pa´ MONÁ” para amparar productos de la clase 29 del nomenclátor internacional no violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem.
De la vulneración del artículo 61 de la Constitución Política 68. La Sala advierte que la parte demandante argumentó que la SIC violó el artículo 61 de la Constitución Política, en tanto a que “[…] tenía el deber de velar por los derechos de propiedad intelectual, lo que no hizo concediendo el registro de la Marca Solicitada, en la medida que, aquella es similarmente confundible a la Marca Registrada, y por tanto, violó el derecho de uso exclusivo de su titular […]”. 69.
Sobre ello, se considera necesario precisar que el sistema marcario adoptado por la Comunidad Andina se fundamenta en la primacía de la normativa andina, así como la autonomía técnica y decisoria de las oficinas nacionales competentes de cada país miembro. Esta autonomía se refleja no solo frente a las decisiones adoptadas por otras oficinas de propiedad industrial dentro del territorio andino, sino también respecto de sus propias actuaciones administrativas anteriores. 70.
En consecuencia, atendiendo a que la SIC realizó el examen de registrabilidad en el cual se concluyó, como se indicó líneas atrás, que las marcas cotejadas son disímiles y, en ese sentido, el signo solicitado era extrínsecamente distintivo y registrable, se considera que no se violó la disposición constitucional invocada. IV.5. Conclusión 71.
En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC, de conceder el registro de la marca “Pa´ MONÁ” para los productos de la clase 29 del nomenclátor de la 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clasificación Internacional de Niza, fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente.
En efecto, no se acreditó que los actos se hubieran expedido en desconocimiento la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ni lo dispuesto en los artículos 151 ibidem y 61 de la Constitución Política. Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 72.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00 Demandante: Almacenes Éxito S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.