1 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00125-00 Demandante: MAC S.A. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2009-00125-00 Demandante: MAC S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: CASTORAMA FRANCE Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda presentada por Mac S.A.1 en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en contra de las resoluciones núms. i) 33098 de fecha 29 de agosto 2008, mediante la cual declaró infundada la oposición de la aquí demandante y concedió la marca nominativa “MAC ALLISTER” para identificar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del expediente núm. 07-075945 solicitada por la sociedad CASTORAMA FRANCE; ii) 37624 del 30 de septiembre de 2008 por la cual resolvió recurso de reposición en el sentido de confirmar la 1 En adelante Mac. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00125-00 Demandante: MAC S.A. anterior decisión; iii) 42765 de fecha 30 de octubre de 2008 por la cual resolvió recurso de apelación en el sentido de confirmar las anteriores resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad MAC S.A., a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes: 1.1. Pretensiones “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 33098 de fecha 29 de agosto de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en el expediente administrativo No. 07-075945.

SEGUNDO: Que se declare la nulidad de la resolución No. 37624 de fecha 30 de septiembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la resolución No. 33089 de fecha 29 de agosto de 2008.

TERCERO: Que se declare la nulidad de la resolución No. 42765 de fecha 30 de octubre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmo la resolución número 33098 de 2008.

CUARTO: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

QUINTO: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial.” 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1.2.1. La sociedad CASTORAMA FRANCE presentó la solicitud de registro de la marca nominativa MAC ALLISTER para amparar productos y servicios comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el expediente administrativo núm. 07-075945. 1.2.2 Dentro del término de la publicación en la Gaceta la sociedad MAC S.A. se opuso a la concesión de la marca solicitada. 3 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00125-00 Demandante: MAC S.A. 1.2.3 La SIC procedió a expedir la resolución núm. 33098 de fecha 29 de agosto 2008, mediante la cual declaró infundada la oposición de la aquí demandante y concedió la marca nominativa “MAC ALLISTER” para identificar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.4 Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición y subsidió de apelación dentro de la oportunidad legal los cuales fueron resueltos por la SIC, así: resoluciones i) 37624 del 30 de septiembre de 2008, por la cual resolvió recurso de reposición, en el sentido de confirmar la decisión recurrida; ii) 42765 de fecha 30 de octubre de 2008, por la cual resolvió recurso de apelación, en el sentido confirmar los actos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con el acto controvertido la entidad demandada vulneró las siguientes normas: el artículo 136 literal a) en concordancia con los artículos 224 y 226 de la Decisión 486 de 2000. II. TRÁMITE DEL PROCESO Mediante auto de 15 de diciembre de 2009, el entonces magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas.

Igualmente ordenó la notificación a Castorama France y al Ministerio Público. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda señalando que el signo solicitado MAC ALLISTER (NOMINATIVA) y la marca opositora MAC no presenta semejanza alguna que presente confusión directa o indirecta al consumidor. El tercero con interés Castorama France no contestó la demanda. 4 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00125-00 Demandante: MAC S.A. Mediante auto de 21 de mayo de 2018 se corrió traslado a las partes para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara concepto.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 416-IP-20182. VI. ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de marzo 2 de 2021, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 365505, correspondiente a la marca nominativa «MAC ALLISTER», cuyo titular es CASTORAMA FRANCE.

A partir de ello, se advirtió que la referida marca se encuentra caducada desde el 30 de agosto de 2018, como consecuencia de su falta de renovación. De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 09 y el 13 de abril de 2021, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación de conformidad con la constancia secretarial de fecha 3 de mayo de 2021.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia3. 6.2.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 2 Folios 317 a 337 del expediente. 3 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 5 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00125-00 Demandante: MAC S.A. Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, lo cierto es que la marca nominativa «MAC ALLISTER» identificada con el registro marcario núm. 365505, otorgada a favor del CASTORAMA FRANCE, quien obra como tercero con interés en el presente proceso, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 29 de agosto de 2008 hasta el 29 de agosto de 2018, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI4 de la entidad demandada, así: En ese orden la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo 4 Índice 67 del Sistema de gestión Documental SAMAI 6 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00125-00 Demandante: MAC S.A. dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que dice lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo5 de 18 de febrero de 2021, en el que se precisó que, cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja6.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo7, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la 5 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008- 00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 6 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 7 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 7 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00125-00 Demandante: MAC S.A. acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada8.

De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora bien, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia9.

En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca marca nominativa «MAC ALLISTER», cuyo titular es CASTORAMA FRANCE y cuya nulidad se solicitó en este proceso se encuentra caducado por falta de renovación, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 9 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013). 8 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00125-00 Demandante: MAC S.A. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.