Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020090056600 Demandante: Eduardo Secondo Varela Pezzano Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Chocolates El Rey, C.A. Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Eduardo Secondo Varela Pezzano contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 939 de 26 de enero de 2006. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 1. Eduardo Secondo Varela Pezzano1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en 1 Actuando a nombre propio en su calidad de abogado. 2 Cfr. Folios 4 a 16 del cuaderno principal. 2 Número único de radicación: 11001032400020090056600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 939 de 26 de enero de 2006, “Por el cual se concede un registro”, expedida por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta BUCARE que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Chocolates El Rey, C.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3.La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…]Que declare la nulidad de la Resolución 939 del 26 de enero de 2006, por medio de la cual se concedió el registro de la marca BUCARE (mixta), a favor de la sociedad Chocolates El Rey C.A., para identificar productos de la clase 30 internacional, por violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que en subsidio de la petición inmediatamente anterior, declare la nulidad de la Resolución 939 del 26 de enero de 2006, por medio de la cual se concedió el registro de la marca BUCARE (mixta), a favor de la sociedad Chocolates El Rey C.A., para identificar productos de la clase 3 internacional, por haberse efectuado de mala fe, en consonancia con el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que como consecuencia de cualquiera de las peticiones anteriores, ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el registro de la marca BUCARÉ (mixta), solicitada por la sociedad Chocolates El Rey C.A., para identificar productos de la clase 30 internacional. Que ordene la publicación de la sentencia. […]”4.

Presupuestos fácticos 4.La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 Cfr. Folios 5 y 6 del cuaderno principal. 3 Número único de radicación: 11001032400020090056600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.

Chocolates el Rey C.A., en adelante, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó el registro de como marca del signo mixto BUCARE para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 6. La solicitud indicada supra se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 553, el 30 de junio de 2005, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 7.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 939 de 26 de enero de 2006, concedió el registro de la marca mixta BUCARE para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Norma violada 8.La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: 8.1.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de violación 9. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 9.1. La confusión con la marca ''EL REY" se da precisamente porque la gráfica de la marca ''BUCARE" (mixta) incluye una corona con la expresión "EL REY" que necesariamente inducirá al público consumidor a error, en tanto éste quedaría imposibilitado para distinguir los productos distinguidos con una y otra en razón de la reproducción manifiesta de la marca previamente registrada. 9.2.

Esta situación se corrobora con un simple análisis comparativo de la expresión "EL REY" que aparece en la gráfica de la marca "BUCARE" (MIXTA) con las marcas "EL REY": 4 Número único de radicación: 11001032400020090056600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9.3. Como se puede apreciar, la expresión "EL REY" que aparece en la gráfica de la marca simplemente denominada como "BUCARE" reproduce EXACTAMENTE las marcas "EL REY" previamente registradas en la Clase 30 Internacional. 9.4.

La marca "BUCARE" (MIXTA) no debió ser concedida pues uno de los elementos que aparecen en el elemento gráfico de la marca solicitada, es decir la palabra "EL REY", es EXACTAMENTE IGUAL desde el punto de vista ortográfico y visual a las marcas "EL REY" previamente registradas. 9.5. Este riesgo de confusión se incrementa si se tiene en cuenta el hecho de que la marca "BUCARE" (contemplada integralmente con la expresión "EL REY" que aparece en su gráfica) pretende distinguir los mismos productos distinguidos por las marcas "EL REY" registradas en la clase 30 internacional. 9.6.

En consecuencia, se presentan en este trámite administrativo las condiciones para anular el registro marcario del signo BUCARE (MIXTO), en consonancia con lo establecido por el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Contestaciones de la demanda 10. La parte demandada5 contestó de forma extemporánea la demanda. 11.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso6, no contestó la demanda. 5 Cfr. Folio 73 del cuaderno principal. 6 Cfr. Folio 73 del cuaderno principal. 5 Número único de radicación: 11001032400020090056600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Auto que resuelve sobre las pruebas 12.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de marzo de 20167, resolvió sobre las pruebas así: i) por la parte demandante, nada se dispuso en cuanto a la petición de pruebas previstas en el capítulo de pruebas (fl. 14), relacionadas con el requerimiento del expediente núm. 04-120595, por cuando se trata de antecedentes administrativos de los actos acusados que ya se encuentran en el expediente, ii) por la parte demandada, nada se dispuso sobre las mismas comoquiera que la contestación de la demanda fue allegada de forma extemporánea y iii) por el tercero directo en las resultas del proceso, nada se dispuso sobre las mismas comoquiera que no allegó escrito de contestación de la demanda.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de marzo de 20168, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y este profirió la Interpretación Prejudicial 314-IP-2016 de 18 de abril de 20189, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante, ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a), de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.

De oficio se interpretará el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de abordar el tema de la mala fe en la obtención de registros marcarios. […]”. 14. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Alegatos de conclusión y reanudación del proceso 7 Cfr. Folio 78 y 79 del cuaderno principal. 8 Cfr. Folio 80 y 81 del cuaderno principal. 9 Cfr. Folios 88 a 101 del cuaderno principal. 6 Número único de radicación: 11001032400020090056600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15.El Despacho Sustanciador, mediante auto de 5 de junio de 201810, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial. 16.

La parte demandante11 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 17. La parte demandada12, señaló que las pretensiones solicitadas por la parte demandante carecen de sustento jurídico y legal y, además, indicó que la Dirección de Signos Distintivos mediante Resolución núm. 35851 del 30 de mayo de 2014, ordenó la cancelación del registro de la marca mixta BUCARE para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad titular no presentó recurso de apelación, por lo que la decisión quedó en firme. 18. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 19. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de noviembre de 202013: i) decretó la reanudación del proceso y realizó unos requerimientos a la parte demandante, para que aportara: i) prueba de la existencia y representación de Chocolates El Rey, C.A.; y ii) la prueba del representante designado por Chocolates El Rey, C.A. en la República de Colombia y esta los aportó14. 20.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de diciembre de 202415, realizó un requerimiento y este se contestó16. 21. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 14 de febrero de 202517, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema 10 Cfr. Índice 103 del cuaderno principal. 11 Cfr. Folios 106 a 119 del cuaderno principal. 12 Cfr. Folios 120 y 121 del cuaderno principal. 13 Cfr. Folios 127 a 131 del cuaderno principal. 14 Cfr. Índice núm. 42 de SAMAI. 15 Cfr. Índice 53 de SAMAI. 16 Cfr. Índice 57 de SAMAI. 17 Cfr. Índice 60 de SAMAI. 7 Número único de radicación: 11001032400020090056600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte de los estados actuales de los registros marcarios núms.: i) 408988 de la marca mixta BUCARE, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Chocolates El Rey, C.A.; y ii) 337484, 278462, 246473, 246472, 246471, 246470, 259867, 262060, 262059, 262057, 262056 97663, 236934, 318357, 318359, 318419, 327139, 327140, 327141, 328378, 225235, 264971, 318421, 327138 y 101122: que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación18 dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió el respectivo traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, las cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal19. II. CONSIDERACIONES 23. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) el marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca; vii) desarrollos jurisprudenciales; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 24.Visto el artículo 128 numeral 7.° del Código Contencioso Administrativo20, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1322 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201923, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre 18 Cfr. Índice 63 de SAMAI. 19 Cfr. Índice 68 de SAMAI. 20 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 21 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 22Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”. 23 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 8 Número único de radicación: 11001032400020090056600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 25.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. El acto acusado 26. El acto acusado es el siguiente: 26.1. La Resolución núm. 939 de 26 de enero de 2006, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta BUCARE, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 27. Le corresponde a la Sala determinar: 27.1. Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de cancelación de registro marcario núm. 408988 de la marca mixta BUCARE que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Chocolates el Rey C.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso; y 27.2.

En caso de no serlo, si la Resolución núm. 939 de 26 de enero de 2006, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta BUCARE que identifica productos "[ ] CACAO Y SUS DERIVADOS […]” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera el literal a) del artículo 136 y el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado. 9 Número único de radicación: 11001032400020090056600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27.3.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó de oficio, el segundo párrafo del artículo 172 ibidem, por lo que se incluyó en el problema jurídico a resolver. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 28. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena24, la cual sucedió a Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200025 de la Comisión de la Comunidad Andina26. 24 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 25 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 26 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 10 Número único de radicación: 11001032400020090056600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27 29.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28. 30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros29. 31.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 32.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 28 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 29 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 11 Número único de radicación: 11001032400020090056600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 34. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 35.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 36. Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca 37. Vistos: i) el inciso 1.° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, sobre la cancelación del registro, dispone que la oficina nacional competente cancelará un registro marcario cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado, en al menos uno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; y ii) el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000, sobre cancelación del registro por notoriedad, que prevé que en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a petición del titular legítimo, cuanto esta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.

Desarrollos jurisprudenciales 12 Número único de radicación: 11001032400020090056600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática30.

Consejo de Estado 39. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”31. 40.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia32, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro33. 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015. 31 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 13 Número único de radicación: 11001032400020090056600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto 41.

De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de cancelación del registro marcario núm. 408988 de la marca mixta BUCARE que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, Chocolates El Rey, C.A. 42.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI –, registro marcario núm. 408988 de la marca mixta BUCARE, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, Chocolates El Rey, C.A., se encuentra cancelado34. 43.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la consecuencia jurídica de la cancelación del registro de una marca genera que los derechos que tenía el tercero con interés directo en las resultas del proceso se hayan extinguido. 44. Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que la marca mixta BUCARE, con registro marcario núm. 408988, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra cancelada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 45.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración del literal a) del artículo 136 y el 34 Cfr. Índice 63 de SAMAI. 14 Número único de radicación: 11001032400020090056600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 46.

La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Condena en costas 47. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. 15 Número único de radicación: 11001032400020090056600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (Ausente con excusa) GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.