CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Núm. único de radicación: 11001032400020100020600 Referencia: Acción de nulidad absoluta Demandante: Colombina S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Ferrero S.P.A. Temas: Marca tridimensional, forma usual de los productos, causales absolutas de irregistrabilidad.

Reiteración jurisprudencial SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Colombina S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 60939 de 30 de noviembre de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Colombina S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho2, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad absoluta3, para que se declare la nulidad de la 1 mediante de apoderada.

Cfr. Folios 42 a 56 2 Prevista en en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 Resolución núm. 60939 de 30 de noviembre de 2009, “[…] por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro núm. 391878 que corresponde a una marca tridimensional, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Ferrero S.P.A., en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…] 2.1. Que es nula la Resolución No. 60939 de fecha 30 de noviembre de 2009, emanada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado subsidiariamente por la sociedad Ferrero S.P.A. contra la Resolución No. 22324 de fecha 30 de abril de 2009 por la cual se negó inicialmente el registro de la siguiente marca TRIDIMENSIONAL solicitada por la sociedad mencionada: 2.2.

Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 60939 de fecha 30 de noviembre de 2009 antes identificada, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de restablecimiento del derecho: 2.2.1. Que se reconozca que la marca TRIDIMENSIONAL registrada a favor de Ferrero S.P.A. es una forma usual de los productos que dicha marca ampara en el comercio, razón por la cual no podía haber sido registrada de acuerdo con las prohibiciones establecidas en los literales (b) y (c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.2.2.

Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Resolución demandada, se Cancele de los libros de registro de la División de Signos Distintivos, el registro No. 391878 correspondiente a la marca TRIDIMENSIONAL en la clase 30 expedido en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución cuya nulidad se demanda, y 4 Cfr. Folios 47 y 48 3 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 2.2.3.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos publica en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se profiera en este proceso […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 10 de julio de 2008, ante la parte demandada, el registro como marca de un signo tridimensional, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 30 de septiembre de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 596, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20005, en adelante Decisión 486 de 2000. 4.3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 22324 de 30 de abril de 2009, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo tridimensional, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, el 2 de junio de 2009, interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 22324 de 30 de abril de 2009. 4.5.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 30084 de 19 de junio de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 22324 de 30 de abril de 2009 y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 60939 de 30 de noviembre de 2009, resolvió el recurso de 5 “Régimen común de propiedad industrial” 4 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 22324 de 30 de abril de 2009 y, en su lugar, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro marcario.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Manifestó que la marca tridimensional concedida a Ferrero S.P.A. consiste en un diseño usual para la identificación de chocolate, comoquiera que desde hace mucho tiempo los diferentes fabricantes alrededor del mundo ofrecen chocolates de forma redonda dispuestos en cajas con bases individuales de papel7. Por dicho uso común, adujo que la referida marca no era un signo apto para distinguir productos en el mercado, y que no poseía la capacidad de individualizar el producto8.

Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.2. Insistió que era una forma común para presentar los productos y que en ese sentido no podía ser considerada como distintiva9, al respecto, manifestó que la concesión de la marca representaba una monopolización de una forma corriente de presentación de un tipo de producto, lo que permitiría a la titular impedir que otros productores de chocolate presentaran sus productos con forma redonda dispuestos en sus bases de papel individuales10. 6 “Régimen común de propiedad industrial” 7 Cfr. Folio 47 8 Ibidem. 9 Cfr. Folio 48 10 Ibidem. 5 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 Violación del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.3.

Reiteró que la marca consistía en la forma usual de los productos a ser identificados en el mercado con dicho signo distintivo, y consecuentemente no podía ser registrada a favor de ningún particular, tal como se había indicado en el acto administrativo acusado11. Contestaciones de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada12 contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1.

Indicó que el análisis de una marca tridimensional debe hacerse teniendo en cuenta el conjunto y no fraccionadamente y, que de esta forma, la marca tenía elementos adicionales que le daban distintividad, como, la forma de óvalo de color dorado que en su cara superior contiene otro óvalo, de bordes en doble línea de color dorado, de espacio medial blanco, contenido dentro de una figura que evoca una canastilla de filigrana que alterna colores café y dorado14, características, que permiten a un consumidor medio reconocer e individualizar el producto y el origen empresarial.

Asimismo, indicó que los elementos de uso común seguirían siendo inapropiables15. 7.2. Agregó que la forma de presentación solicitada a registro no era única ni indispensable para la presentación de estos productos y que en ese sentido el registro no acarreaba, necesariamente un monopolio de una forma común ni creaba una ventaja injustificada sobre sus competidores16 y en tal sentido era viable el registro de la marca solicitada.17. 11 Cfr. Folio 50. 12 Por intermedio de apoderado. 13 Cfr. Folios 237 a 244. 14 Cfr. Folio 242. 15 Cfr. Folio 243. 16 Ibidem. 17 Ibidem. 6 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 El tercero con interés directo en las resultas del proceso 8.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso18 contestó la demanda19 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Precisó que la acción procedente era la acción de nulidad absoluta, comoquiera que lo que se pretendía proteger era un interés general relacionado con las causales absolutas de irregistrabilidad marcaria20. 8.2.

Afirmó, que los derechos marcarios recaían sobre un conjunto conformado por múltiples elementos distintivos arbitrarios, que le conferían una distintividad suficiente, y que habían sido reconocidos por los consumidores colombianos y por autoridades nacionales e internacionales21. 8.3. Manifestó que la marca tridimensional no correspondía a una forma usual, comoquiera que: i) su utilización no resultaba imprescindible para que un determinado producto poseyera la naturaleza y cualidades que le eran propias; ii) no servía para la obtención de los resultados que se pretendían con el producto; y iii) no permitía la satisfacción de las necesidades que se pretendían cubrir con el producto22.Adicionalmente, indicó que la parte demandante no había aportado pruebas que sustentaran dicha afirmación, ni de que exista en el mercado otra marca idéntica o similarmente confundible23. 8.4.

Agregó que “[…] el altísimo grado de distintividad inherente de la marca registrada fue demostrado con el estudio de mercado realizado por YanHaas […] el cual reveló que cuando el consumidor se encuentra frente a la marca tridimensional (i) identifica y distingue los productos ofrecidos de otros productos comercializados por terceros en el mismo sector;

(ii) identifica y distingue la marca de otras presentes en el mercado y, lo más importante, (iii) distingue un origen empresarial particular tras la marca y el producto ofrecido […]”24. 18 Por intermedio de apoderado. 19 Cfr. Folios 71 a 236. 20 Cfr. Folio 73. 21 Cfr. Folio 74. 22 Cfr. Folios 75 y 76. 23 Cfr. Folio 77. 24 Ibidem. 7 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 Auto de pruebas 9.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 201425, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 201426, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 493-IP-2015 el 14 de julio de 201627, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada […]”. 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso 13. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 20 de noviembre de 202028, reanudó el proceso. Alegatos de conclusión 14.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de febrero de 202129, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 25Cfr. Folio 253. 26 Cfr. Folio 255. 27 Cfr. Folios 289 a 299. 28 Cfr. Folio 318. 29 Cfr. Folio 327. 8 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 15.

Durante el término legal, la parte demandante30 y el tercero con interés directo en las resultas del proceso31 reiteraron los argumentos expuestos respectivamente en la demanda y su contestación. 16. La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal. Concepto del Ministerio Público 17. El Ministerio Público, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 18 de marzo de 202132, rindió concepto, solicitando, negar las pretensiones de la demanda, comoquiera que: 17.1.

Se trataba de un conjunto que combinaba la forma de producto con elementos gráficos, de color y alfanuméricos que le daban distintividad y, por lo tanto, resultaba registrable, De igual manera, que del material probatorio se evidenciaba que un alto porcentaje de consumidores colombianos distinguen el origen particular de la marca y el producto cuyo registro como marca se debate. 17.2.

Indicó que el derecho de exclusividad se otorgaba respecto del signo considerado en su integridad y no sobre sus elementos tomados de forma aislada, quedando claro que en el comercio pueden concurrir otros productos que compartan algunas de las características del producto registrado en el acto acusado y que no había material probatorio suficiente para demostrar que se estuviese monopolizando un producto comúnmente ofrecido en el mercado colombiano ni que hubiere marcas similarmente confundibles.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 493-IP-2015 proferida el 14 de julio de 2016; 30 Cfr. Índice 44 aplicativo SAMAI. 31 Cfr. Índice 46 aplicativo SAMAI. 32 Cfr. Índice 49 aplicativo SAMAI. 9 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 vii) el marco normativo relativo al registro de marcas tridimensionales; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 19. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201933, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 20.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 21. El acto administrativo acusado es el siguiente: 21.1. La Resolución núm. 60939 de 30 de noviembre de 200934, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 22324 de 30 de abril de 2009 y, en su lugar, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro como marca del signo tridimensional solicitado.

El problema jurídico 22. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda; las contestaciones de la misma, presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y la Interpretación Prejudicial, determinar: 23. Si la Resolución núm. 60939 de 30 de noviembre de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro 33 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 34 Cfr. Folios 11 a 15. 10 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 de una marca tridimensional al tercero con interés directo en las resultas del proceso, que identifica “pastelería y confitería; chocolate y productos de chocolate, helados”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera o no el artículo 134 y los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 23.1.

En este sentido, se analizará, si el signo registrado como marca consiste exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto de que se trate; y, en ese sentido, si cumple o no con el requisito de distintividad. 24. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 134 y los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 25.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 26. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena35, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 35 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200036 de la Comisión de la Comunidad Andina 37.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina38 27. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina39. 28.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 36 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 37 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 38 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 39 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 29.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 30.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 31.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 32.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 33. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” 13 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 Interpretación Prejudicial 493-IP-2015 de 14 de julio de 2016 34.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso40: “[…] El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

“[…] 1.18. Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 1.19.

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto. 1.20.

Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina.

Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. 1.21. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.

Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual. 1.22.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 1.23.

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo, la forma de una pera puede no ser necesaria para las 40 Cfr. Folios 289 a 299 14 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 prendas de vestir.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. 1.24.

Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 1.25. Por Io antes referido, se deberá analizar si en efecto la marca TRIDIMENSIONAL es una forma necesaria para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, o si en su defecto es un signo apto para registro e identifica sus productos sin vulnerar la libre competencia en el mercado […]” Marco normativo relativo al registro de marcas tridimensionales 35.

Visto el artículo el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, sobre los signos que podrán registrase como marcas, se observa que la norma exige que los signos deberán: i) ser aptos para distinguir productos o servicios en el mercado; y ii) ser susceptibles de representación gráfica. Asimismo, prevé una lista enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, entre los cuales refiere, entre otros a, las imágenes, figuras, símbolos; y la forma de los productos, sus envases o envolturas, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos. 36.

Vistos los literales b) y d) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, sobre las causales de irregistrabilidad marcaria, no pueden registrarse como marca aquellos signos: i) que carezcan de distintividad, entendida como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione; y ii) que consistan en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, entendiendo por formas de uso común, aquellas que de manera frecuente se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.

Análisis del caso concreto 37. De conformidad con el marco normativo desarrollado supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés 15 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 38.

La Sala precisa que el signo registrado como marca es como se muestra a continuación: 39. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de los signos tridimensionales. De los cargos relacionados con la violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 40.

De lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación proferida en este proceso, es necesario destacar que, lo enunciados normativos invocados como vulnerados, artículo 134 y los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se encuentran íntimamente vinculados, comoquiera 41 Cfr. Folio 152 MARCA TRIDIMENSIONAL 41 Titular: Ferrero S.P.A. Certificado núm. 391878 Clase 30 “[…] pastelería y confitería; chocolate y productos de chocolate, helados […]” 16 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 que todos se relacionan directa o indirectamente con la falta de distintividad.

Sobre este punto la precitada interpretación señaló: “[…] 1.12. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.13. El literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Articulo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.14.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Articulo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

La distintividad a la que hace referencia el literal d) del Articulo 135 es precisamente a la intrínseca, por la cual para que un signo sea registrable como marca, debe necesariamente diferenciarse de otros en el mercado. 1.15. En consecuencia, se debe analizar en el presente caso, si el signo TRIDIMENSIONAL cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal y b) (sic) de la referida Decisión. […]” 41.

De lo expresado en el extracto referido supra, así como, de lo expuesto en la demanda y en las contestaciones, se considera que las vulneraciones alegadas respecto del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se refieren fundamentalmente a una afectación de la distintividad intrínseca del signo por la eventual vulneración de lo previsto en el literal c) ibidem. 42.

En ese entendido, el análisis de esta Sala de Sección se centrará en determinar si la marca tridimensional demandada se encuentra incursa en la causal de irresistibilidad prevista en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Del cargo relacionado con la violación del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 43.

El literal c) el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 previó como causal de irregistrabilidad que los signos solicitados para ser registrados como marca consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. 17 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 44.

En relación con la forma de los productos, sus envases o envolturas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que: “[…] En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional.

Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional (en este caso un envase para contener licores) podría considerarse una especie de la marca figurativa […]”42. 45. Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para el caso sub examine, consideró: “[…] 1.2.

Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos. 1.3. Este Tribunal define a la marca tridimensional como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas. 1.4.

Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto. 1.5.

Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. 1.6.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. 1.7.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 194-IP-2005, de 25 de noviembre de 2005, pág. 18 18 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 1.8. Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad […]”. 46.

La Sección Primera de la Corporación, mediante sentencia de 22 de enero de 201543, se pronunció sobre la irregistrabilidad de signos que consisten en la forma usual de los productos, para lo cual consideró: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que la forma tridimensional de un producto pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguir el signo tridimensional de otros productos similares que se comercializan en el mercado, lo perciba como indicador del origen del producto, y no como la simple representación de éste.

Es de resaltar, además, “que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.

En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.”[44] […] Igualmente, hizo hincapié en que no pueden ser considerados como marcas, los envases de forma habitual para los que se solicita el registro, cuando no reúnan condiciones especiales y, por lo tanto, no pueden ser registrables; pero que cuando el envase esté compuesto por elementos novedosos que lo hagan suficientemente distintivo, la marca será susceptible de registro. […]”. 47.

Precisado lo anterior, la Sala considera importante advertir que, durante el procedimiento administrativo, la parte demandada determinó que la forma tridimensional del signo solicitado era usual para identificar los productos que se enunciaron en la solicitud de registro. En un primer momento, mediante la Resolución núm. 22324 de 30 de abril de 200945, se determinó que correspondía a una forma usual y que los elementos adicionales no la hacían distintiva, como se muestra a continuación: 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 22 de enero de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080034200. 44 Interpretación Prejudicial, Proceso 077-IP-2012. 45 Mediante la cual se resolvió la solicitud de registro, en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por la parte demandante y negar el registro como marca del signo tridimensional. 19 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 “[…] Al apreciar en conjunto la marca tridimensional solicitada, vemos que corresponden a la apariencia de la forma usual de los empaques usados para algunos confites, en especial chocolates, pues consisten en la forma en que individualmente se envuelven algunos de ellos.

Por lo que podemos afirmar que se trata de una forma usual con que los empresarios suelen presentar chocolates en el mercado, en cuanto al empaque que recubre el producto mismo. El empaque del chocolate tiene un color que tampoco es un elemento distintivo, más cuando el color dorado es usado tradicionalmente para este tipo de productos. […] De las anteriores imágenes podemos apreciar que es común y usual encontrar en el mercado de chocolates, la utilización de soportes de papel que permitan su fácil manipulación, así como papeles que los recubra, obteniendo la forma propia de ellos.

Está recubierta lo protege de cambios climáticos y son aptos para su debida conservación y consumo individual, así como resulta más atractivo comercialmente. […] Por lo tanto, podemos concluir que la marca tridimensional solicitada corresponde a una forma tradicionalmente usada para guardar y comercializar chocolates, que además facilita su consumo y conservación. Vemos que a diferencia de lo que afirma el solicitante, dicha envoltura no tiene un rasgo especial que lo aleje de la forma usada habitualmente para ese tipo de producto y que por tanto lo haga distintivo, lo que nos lleva a tener que aplicar la causal de irregistrabilidad en estudio […]” 48.

Posteriormente, mediante Resolución núm. 30084 de 19 de junio de 2009, “[…] por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”, se estableció: “[…] Al observar el signo en registro, se encuentra que consiste en la forma tridimensional de una envoltura o armazón con la que comúnmente se protegen los alimentos, en particular chocolates.

Por lo anterior, al tratarse de un empaque usualmente empleado por los empresarios del sector para empacar y conservar alimentos, y al no presentar características originales y novedosas que le confieran distintividad, es claro que el signo TRIDIMENSIONAL solicitado en registro, no permite establecer un determinado origen empresarial, lo cual sin lugar a dudas generaría confusión en el consumidor […]”. 49.

Por último, mediante el acto administrativo acusado, la parte demandada indicó: “[…] De lo anterior se observa que, aun cuando algunos empresarios de la Clase 30ª pueden poner en el mercado algunos productos bajo la forma antes referida, en el signo tridimensional confluyen elementos gráficos cuyas características propias permiten que un consumidor medio pueda fácilmente reconocer e individualizar un origen empresarial determinado.

En tal sentido, ha de ser necesario indicar que los derechos de exclusiva que se otorgan respecto del signo pretendido recaen sobre las figuras o líneas del dibujo que lo conforman, es decir, sobre la particular representación gráfica, artes 20 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 finales y filigranas que confluyen en el conjunto marcario.

Lo anterior, en razón a que la caja, per se, corresponde a una forma usual de presentación de ciertos productos en el mercado […]”. 50. De lo anterior, para la Sala es claro que durante el trámite administrativo se determinó, desde un principio, que la forma del signo tridimensional solicitado correspondía a la forma usual de los productos que pretendía identificar, empleado usualmente por los empresarios del sector para empacar y conservar los alimentos, y el análisis se centró en si estaba compuesto por elementos adicionales que le confirieran distintividad y permitieran identificar un origen empresarial definido. 51.

En efecto, la Sala observa que, para el 30 de abril de 2009, en los actos administrativos se tomaron las siguientes imágenes como referencia para determinar que se trataba de la forma usual de los productos: 46 47 52. En este orden de ideas, la Sala encuentra que la marca tridimensional consiste en una figura en tres dimensiones que corresponde a una esfera con superficie irregular y textura arrugada de color dorado, que en la parte superior contiene un ovalo blanco con detalles rojos, respecto del cual no son perceptibles los bordes, y está sobre una base que simula una canastilla o capacillo de color café con algunos 46 Cfr. Folio 20 47 Cfr. Folio 21 21 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 detalles dorados, lo anterior de conformidad con la reivindicación de colores realizada en el formato de solicitud y reconocida en el acto administrativo acusado. 53.

La Sala reitera que la forma usual de los productos hace referencia a la presentación habitual de los mismos y que de manera ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases, toda vez que en la mente del consumidor se relacionan con el género del producto y no con una especie determinada. 54.

De conformidad con lo expuesto es preciso indicar que como se refirió supra, para que la forma tridimensional de un producto pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor medio pueda, en su totalidad, distinguir el signo tridimensional de otros productos similares que se comercializan en el mercado, lo perciba como indicador del origen del producto, y no como la simple representación de este. 55.

Así las cosas, en el caso sub examine, se observa que tanto el acto administrativo acusado como en la argumentación presentada por la parte demandante, se reconoce que la marca registrada tiene elementos propios de la forma usual para la presentación de productos de confitería, esto es, una forma redondeada en un capacete estriado, limitando la discusión, a si su elementos particulares, esto es la textura irregular de la forma redondeada y la reivindicación de colores son diferencias sustanciales respecto de las formas usuales o no. 56.

Al respecto es preciso indicar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. De esta forma, para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca constituye una forma usual deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. 57.

En este examen, la Sala considera que deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los empaques son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. 22 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 58. La Sala, en sentencia de 3 de junio de 202148, al estudiar la registrabilidad como marca de un signo tridimensional, reiteró que el hecho que el signo presente ciertas características disimiles, per se, no le otorgan distintividad, debido a que es necesario que se trate de diferencias sustanciales. 59.

En este sentido, la Sala considera que la marca tridimensional, no presenta diferencias sustanciales con la forma usual de presentar los productos de confitería, máxime cuando elementos, tales como, la textura rugosa del empaque, pueden responder a consideraciones técnicas del empacado, que se relacionan con la forma rugosa e irregular de estos productos y con los materiales que se utilizan para el empacado, los cuales suelen adoptar la forma y texturas del producto que protegen. 60.

En esta misma forma, observa la Sala que en relación con la reivindicación de colores pretendida por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como las formas, que aduce acompañan el diseño, tampoco es suficiente para dotar de distintividad a la marca cuestionada, comoquiera que, en este tipo de marcas, la mayor parte de la fuerza distintiva recae sobre la forma del empaque y que elementos tales como los diseños y los colores son elementos secundarios, al respecto la Sala, en sentencia reciente49, consideró que: “[…] 58.

Ahora bien, la demandante pretende reivindicar los colores blanco, dorado, café y rojo, agregando unos diseños en la parte externa de la envoltura. Al respecto la Sala considera que ellos, per se, no logran dotar al empaque de la distintividad necesaria para un signo tridimensional. 59. Cabe resaltar que lo que se pretende reivindicar es la forma que se le da al producto, la cual debe ser especial y distinta, más no los diseños y colores que en ella se incorpore, en tanto que, si la forma del empaque es común o usual, de nada sirven los elementos que la acompañan. 60.

No se puede, so pretexto de proteger los elementos secundarios del signo tridimensional, permitir que un empresario se apropie de la envoltura en sus tres dimensiones (altura, anchura y profundidad), dado que ello afectaría el mercado y la comercialización de un género de productos como es el caso de los bombones y de los chocolates. […]” 61.

Así las cosas y de conformidad con la línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Sección Primera de la Corporación, la forma registrada como marca no ha dejado de ser usual, máxime cuando de 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de junio de 2021, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020110030800. 49 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 28 de julio de 2022; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100024200 23 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 conformidad con la sentencia de 9 de marzo de 201750, las características adicionales a la forma usual “[…] debe ser de tal peculiaridad que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial […]”, lo que no ocurre en el presente caso. 62.

En cuanto a la prueba aportada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, consistente en “[…] la investigación de mercado “ESTUDIO DE DISTINTIVIDAD FERRERO ROCHER” […]”51, la Sala considera que de conformidad con dicho estudio, no se tuvieron en cuenta consumidores de estratos 1, 2 y 352, los cuales hacen parte del consumidor promedio de productos de la Clase 30. 63.

De igual forma, se evidencia que a pesar de la limitación que se hizo respecto del público consumidor, al verificar lo relativo al conocimiento espontaneo de la marca, el cual se relaciona con el concepto de distintividad intrínseca, entendida como aquella “mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado”53, este no llegaba sino al 28.9%, mientras que el 52.6% no era capaz de identificar el origen empresarial sin que previamente fueran referenciadas las diferentes marcas, e incluso, un 29.6% de este último grupo no era capaz de identificar el origen empresarial ni siquiera cuando le eran referidas las empresas competidoras. 64.

En razón de lo expuesto, esta Sala considera que el informe presentado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso no logra, evidenciar que las diferencias de la marca tridimensional solicitada permitan que un consumidor promedio identifique esta de las otras formas existentes en el mercado y le asigne un origen empresarial determinado. 65.

Por todo lo anterior, la Sala considera que, en el sub examine, la marca tridimensional concedida corresponde a la forma usual de los productos y envases que identifica, por lo que no cumple con el requisito de distintividad; y, en consecuencia, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por lo que el cargo propuesto 50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de marzo de 2017, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110009700. 51 Cfr. Folio visible a folios 127 a 155. 52 Cfr. Folio 152. 53 Tribunal de justicia de la Comunidad Andina; interpretación prejudicial 493-IP-2015 de 14 de julio de 2016 Cfr. 296. 24 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 en la demanda prospera y, en ese, sentido, se declarará la nulidad del acto administrativo acusado 66.

Por último, en relación con el argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso consiste en que el registro ha sido concedido en diferentes Estados, la Sala debe advertir que ello per se no le otorga el derecho de acceder al registro de la marca en la República de Colombia porque para que se conceda el registro de la misma, ésta debe cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 o 136 ibidem54.

Conclusión 67. La Sala considera que la marca tridimensional concedida consiste exclusivamente en formas usuales de los productos de “pastelería y confitería; chocolate y productos de chocolate, helados”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica o de los envases de los mismos lo que no permite atribuirle un origen empresarial determinado y, en ese sentido, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 68.

En este orden de ideas, ante la prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de la Resolución mediante la cual se concedió el registro de la marca tridimensional y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada la cancelación del registro marcario núm. 391878 y la publicación de la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 54 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 19 de octubre de 2018.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, núm. único de radicación 2009-00489-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). Reiterado en sentencia de 26 de agosto de 2021, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzó, núm. único de radicación 11001032400020100003200 25 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 60939 de 30 de noviembre de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca tridimensional con registro núm. 391878, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Ferrero S.P.A. y que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 26 Núm. único de radicación: 110001032400020100020600 Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado Con salvamento de voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.