11001032400020180016700 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 110001032400020180016700 Demandante: Cala Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Shin´s Trading Co., Inc. Temas: Riesgo de confusión entre un signo mixto y una marca nominativa.

Conexidad competitiva. Exclusiones expresas. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cala Colombia S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8089 de 27 de febrero de 2017 y 4853 de 29 de enero de 2018, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Cala Colombia S.A.S.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 a 9 2 Cfr. Folios 32 a 41 2 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en ejercicio del medio de control de nulidad3 y la acción de nulidad relativa4, adecuada al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho5, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 8089 de 27 de febrero de 2017, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 4853 de 29 de enero de 2018, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto CALA, para identificar productos de la Clase 3 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la marca, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6: “[…] IV. PRETENSIONES Conforme a los hechos anteriormente referenciados, solicito al Honorable Consejo de Estado se sirva atender las siguientes pretensiones: 4.1 Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 8089 del 27 de febrero del 2017, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio dentro del expediente administrativo No. 16-140798 por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por Shin's Trading Co.

Inc, negando consecuentemente el registro de la marca CALA (nominativa) en Clases 3 y 35 Internacional solicitada por Cala Colombia S.A.S., según los hechos anteriormente presentados. y 4.2 Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 4853 del 29 de enero del 2018, proferida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 16-140798, por medio de la cual se resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por mi poderdante, mediante la cual se confirmó en su integridad el contenido de la Resolución impugnada y en consecuencia se negó la concesión de la marca CALA (nominativa), según evidencia presentada. 3 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, “Régimen Común de Propiedad Industrial” 5 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Adecuada en el auto admisorio de 31 de octubre de 2018. Cfr. Folios 65 a 68 6 Cfr. Folio 35 3 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3 Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca CALA (nominativa), para identificar servicios comprendidos en las clases 3 y 35 internacional, figurando como titular Cala Colombia S.A.S. 4.4 Solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la Resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones7: 4.1. La parte demandante solicitó, el día 27 de mayo de 2016, el registro como marca del signo mixto CALA, para identificar productos de la Clase 3 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 10 de junio de 2016, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 763, la cual fue objeto de oposición por Shin´s Trading Co., Inc., tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en sus marcas nominativas CALA, que identifican productos en las clases 3, 8 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 8089 de 27 de febrero de 2017, negó el registro como marca del signo mixto CALA, para distinguir productos de la Clase 3 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 8089 de 27 de febrero de 2017. 4.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 4853 de 29 de enero de 2018, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8089 de 27 de febrero de 2017. 7 Cfr. Folios 33 a 35 4 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normas violadas 5.

La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 134, el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20008. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así9: Violación del literal a) del artículo 134, el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Señaló que el signo solicitado tiene un elemento figurativo que acompaña la palabra CALA el cual tiene forma y colores impactantes, pues consiste en la imagen de una flor, sobre la cual se centra la fuerza distintiva del signo, ya que aporta información al consumidor sobre la calidad y cualidades de los productos y servicios que se distinguen y comercializan identificados con esta marca. 6.2.

Manifestó que, a su juicio, no existe riesgo de confusión entre los signos distintivos solicitados, comoquiera que el elemento predominante es el elemento gráfico. Agregó que, al ser un signo de naturaleza nominativa, en el mercado colombiano siempre se usará el signo de tal forma, es decir, tanto el elemento nominativo como el elemento gráfico, por lo que no se crea riesgo de confusión. 6.3.

Argumentó que el signo solicitado es sugestivo, puesto que hace alusión a una planta o flor, representando la limpieza y frescura de estas, lo que las relaciona con productos y servicios de aseo. 6.4. Adujo que el significado del término CALA es “[…] planta ornamental propia de suelos húmedos, con hojas radicales, pecíolos largos y flor blanca en forma de copa […]”10. 8 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 9 Cfr. Folios 36 a 39 10 Cfr. Folio 37 5 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.5.

Señaló que el signo solicitado evoca los productos que protege, por lo que, a su juicio, no se puede afirmar que ambas marcas evocan un idea idéntica o semejante ocasionando confusión a los consumidores. 6.6. Argumentó, en cuanto a la conexidad competitiva entre los productos y servicios reivindicados por los signos distintivos cotejados, que en el trámite administrativo se hizo una restricción de los productos contenidos en la cobertura de la solicitud, puesto que se excluyeron todos los productos cosméticos, que eran los productos sobre los cuales se dio el debate de la conexidad competitiva. 6.7.

Sostuvo que el tipo de consumidor para los productos y servicios comprendidos en la solicitud del signo mixto CALA es diferente del consumidor para los productos y servicios comprendidos en los registros de las marcas opositoras, puesto que “[…] mientras la marca opositora distingue productos que podrían catalogarse como de ‘belleza para mujeres’, los cuales están dirigidos a un segmento de la población que es el femenino; contrario a ello, los productos distinguidos por Cala Colombia no son catalogados como de belleza sino de ‘limpieza’ […]”.11 6.8.

Manifestó que la parte demandante también comercializa sus productos en Perú, en donde se dio la misma controversia respecto del registro del signo CALA; sin embargo, las autoridades peruanas consideraron que el registro era válido, una vez se restringieran los productos y servicios. 6.9. Por último, adujo que se debe tener en cuenta la intención del titular de usar el signo CALA negado como marca paraguas o sombrilla, la cual “[…] recoge un conglomerado de otros productos marcarios bajo la titularidad de Cala Colombia […]”12.

Contestación de la demanda Parte demandada 11 Folio 38 12 Cfr. Folio 39 6 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7. La parte demandada13 contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1.

Señaló que el elemento preponderante en los signos cotejados es el elemento nominativo, no solo por la fuerza de que están dotadas las palabras, sino además porque los elementos gráficos no le añaden ningún concepto diferente a los que se extraen de la lectura del elemento nominativo. 7.2. Argumentó, respecto de la conexidad competitiva, que es claro que existe relación entre los productos y servicios de los signos cotejados, puesto que en ambos casos es posible acceder a unos y otros a través de los mismos canales de comercialización, lo que genera riesgo de que se crea que tienen el mismo origen empresarial. 7.3.

Manifestó que incluso si son productos que no se encuentran en la misma clase, no se puede desconocer que se trata de productos cosméticos, por lo que el consumidor equivocadamente podría entender que el empresario encargado de un determinado tipo de elementos ha incursionado dentro del mismo género para otro sector. 7.4. Argumentó que el signo solicitado consiste en el elemento nominativo CALA y en un elemento gráfico conformado por dos figuras formadas por líneas de colores entrelazadas.

En cuanto a las marcas registradas, señaló que son de naturaleza nominativa simple. En ambos casos adujo que CALA tiene como significado el verbo calar; sin embargo, adujo que ese significado no tiene relación con los productos y servicios de las respectivas coberturas. 7.5. Por último, argumentó que, debido a la cobertura de los signos cotejados, es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario, lo que generaría la posibilidad real de que los consumidores sea vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, más aún cuando se trata de signos semejantes.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 13 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 115 a 118 14 Cfr. Folios 104 a 114 7 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8. Shin´s Trading Co., Inc., tercero con interés directo en el resultado del proceso, por intermedio de apoderado15 contestó la demanda16 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.

Argumentó que el elemento gráfico del signo solicitado no tiene un carácter dominante que impacte en la mente del consumidor. Agregó que incluso la misma parte demandante manifiesta que el gráfico evoca características de los productos y servicios, lo que demuestra el carácter débil del elemento gráfico y la preponderancia del elemento nominativo. 8.2.

Adujo que existe similitud visual, ortográfica y fonética entre los signos cotejados, ya que el signo solicitado reproduce íntegramente las marcas registradas. 8.3. Manifestó, en cuanto a la conexidad competitiva, que los signos cotejados identifican productos de la misma clase, comparten los mismos canales de comercialización, mismos medios de publicidad y son del mismo género de productos, que son bienes de higiene.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido en la audiencia inicial de 15 de julio de 201917, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000, aplicables al caso concreto. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 502-IP-201918 de 11 de diciembre de 2020, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal a), 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente procede realizar la interpretación del Artículo 136 Literal a) de la mencionada Decisión 486, por ser pertinente. […]”19 15 Cf. Folios 98 a 103 16 Cfr. Folios 86 a 96 17 Cfr. Folios 144 a 159 18 Cfr. Folios 176 a 182 19 Ibidem 8 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Audiencia Inicial y audiencia de pruebas 12. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 8 de julio de 201920, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) en la audiencia inicial realizada el 15 de julio de 201921, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas; suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto; y realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202322: i) resolvió sobre la reanudación del proceso; y ii) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 14.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda. 15. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 20 Cfr. Folios 124 a 125 21 Cfr. Folios 144 a 157 22 Cfr. Índice 43 del aplicativo web “SAMAI” 9 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 502-IP-2019 proferida el 11 de diciembre de 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201123, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201924, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Actos administrativos acusados 19. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 8089 de 27 de febrero de 2017, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto CALA. 19.2.

La Resolución núm. 4853 de 29 de enero de 2018, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8089 de 27 de febrero de 2017. 23 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 24 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 10 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Problema jurídico 20.

De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 20.1. Si las resoluciones núms. 8089 de 27 de febrero de 2017 y 4853 de 29 de enero de 2018, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto CALA, para identificar los productos y servicios descritos en los actos administrativos acusados, que corresponden a productos de la Clase 3 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 134 literal, el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 20.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y las marcas nominativas CALA, identificadas con los registros marcarios núms. 380008, 380009 y 380027, que identifican, respectivamente, productos de las clases 3, 21 y 8 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Shin's Trading Co., Inc., tercero con interés directo en el resultado del proceso. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó únicamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por ser pertinente; y no interpretó el literal a) del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 ibidem, por cuanto no se controvierte el concepto de marca ni sus requisitos, así como tampoco la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro. 22.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización 11 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena25, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 200026 de la Comisión de la Comunidad Andina27.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 29. 25 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 26 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 27 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 28 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 29 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros30. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” 30 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 13 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Interpretación Prejudicial 502-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020 31.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso31: “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Dado que en el proceso interno se discute si el signo CALA (mixto) resultaría confundible con la marca CALA (nominativa), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro CALA (mixto) y la marca CALA (nominativa), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual a conjuntamente estructurados, que integran un conjunto a un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo. Y arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. […] 3.

Marcas evocativas 3.1. Como en el proceso interno el demandante señalo que el signo solicitado CALA (mixto) evoca productos que son usados en un contexto donde se manifiesta la presencia de elementos de limpieza y frescura, resulta pertinente analizar el presente tema. 3.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 3.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.15 3.5.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación CALA (mixta) y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de Irregistrabilidad. […] 4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. El demandante alegó que existe relación o conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, por cuanto corresponde analizar este tema. 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 15 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.

En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 4.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 16 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente acreditan la nо existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización. (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g. un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de la relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios de la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […] ”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 32. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 33.

De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 17 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34.

En este sentido, el signo y las marcas sujetas a estudio son como se muestran a continuación: Signo Solicitado Marcas registradas Expediente: 16-140798 Solicitante: Cala Colombia S.A.S. Productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “Sustancias para lavar la ropa, exclusivamente blanqueadores para lavandería, quitamanchas, jabones detergentes para la ropa; jabones para avivar los colores de materiales textiles; preparaciones para limpiar y desengrasar.” Servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios de agencias de importación - exportación de productos de aseo e higiene (que no sean productos de higiene personal ni productos de tocador); agrupamiento en beneficio de terceros, de productos de aseo e higiene (que no sean productos de higiene personal ni productos de tocador), excepto su transporte, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; publicidad y gestión de negocios comerciales relacionados con estos asuntos.” CALA Registro núm.: 380008 Titular: Shin´s Trading Co., Inc. Productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “Productos para arreglar las uñas, en especial calcomanías con diseños para ser aplicados en las uñas de los dedos de las manos y de los pies; piedras pómez para uso personal. uñas artificiales.” CALA Registro núm.: 380027 Titular: Shin´s Trading Co., Inc. Productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza: “Implementos de manicure y pedicure, en especial cortaúñas, pinzas, limas para las uñas, pinzas de uñas, moldeador de cutículas, y tijeras de cutículas; encrespadores de pestañas.” CALA Registro núm.: 380009 Titular: Shin´s Trading Co., Inc. Productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza: cepillos cosméticos, y esponjas cosméticas.” 35.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en 18 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relación con el análisis metodológico para la comparación entre un signo mixto y marcas nominativas.

Respecto de la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 36. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) del artículo 136 ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 37.

Esta Sección32, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”33. 38. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”34. 39.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie la marca en conflicto y el 32 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 19 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”35. 40.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto CALA, solicitado por la parte demandante, se encontraba dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente o no su registro. 41. Con el fin de realizar el cotejo entre la marca en conflicto, la Sala advertirá las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente advertirá los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]36. 42.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre la marca comparadas puede presentarse desde distintos ámbitos: “[…]1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales 35 Ibidem. 36 Cfr. Folios 176 a 182 20 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”37. 43.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en un presunto riesgo de confusión entre un signo mixto y unas marcas nominativas previamente registradas, la Sala considera pertinente reiterar los conceptos de cada una. 44. Los signos nominativos son aquellos que se componen de un elemento nominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto.

Los signos mixtos, por su parte, son aquellos que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado38. 45. En este sentido, considerando que el caso sub examine requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre el signo mixto CALA, solicitado por la parte demandante, y las marcas nominativas CALA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala advertirá los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre estos tipos de signos, los cuales fueron señalados en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos: “[…] 2.

Comparación entre signos mixtos con elementos nominativos compuestos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro CALA (mixto) y la marca CALA (nominativa), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 37 Ibidem 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017. 21 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual a conjuntamente estructurados, que integran un conjunto a un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. […]”39. 46.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto CALA solicitado por la parte demandante y las marcas nominativas CALA, de las cuales es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca previamente registrada 47. Al encontrarnos frente a un cotejo entre un signo mixto y unas marcas nominativas, es necesario determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si la parte nominativa o la parte gráfica, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de los signos, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación 39 Cfr. Folios 176 a 182 22 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con ese elemento predominante y, finalmente, definir si hay semejanza o identidad entre los signos comparados. 48.

La Sala advierte, respecto del signo mixto solicitado por la parte demandante, que consiste en el elemento nominativo simple CALA y unos elementos figurativos que consisten en el tipo de letra y color de las letras, y en un gráfico en la parte superior del elemento nominativo, el cual sugiere la forma de hojas con varios colores. Por su parte, las marcas registradas, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, consisten en el elemento nominativo simple CALA. 49.

La Sala advierte que la parte demandante hizo énfasis en que el elemento predominante del signo solicitado es el elemento gráfico, por cuanto, en su opinión, sus colores, forma y tamaño le dan preponderancia. Al respecto, la Sala considera que, en el signo solicitado, es evidente que el elemento nominativo es el más relevante, ya que el elemento gráfico no tiene el suficiente impacto visual y conceptual que permita relegar el elemento nominativo a un segundo plano. 50.

Adicionalmente, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen generalmente más relevancia que los elementos gráficos, puesto que, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales citados supra, por regla general es el elemento nominativo el que causa mayor impacto y recordación en la mente del consumidor y por esto es generalmente el más preponderante. 51.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub examine, en el signo solicitado el elemento preponderante es el elemento nominativo, comoquiera que es el que causa mayor recordación en la mente de los consumidores, sin que los elementos gráficos que lo componen aporten mayor impacto y, en consecuencia, corresponde a la Sala realizar un análisis de confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de signos distintivos nominativos. 52.

La Sala considera que la comparación desde el punto de vista de los elementos nominativos implica la comparación entre el signo CALA, solicitado por la parte demandante, y las marcas CALA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, los cuales son idénticos en la medida en que son una reproducción exacta, por lo que no es necesario realizar un estudio profundo desde los aspectos ortográfico, fonético y conceptual. 23 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 53.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que se cumple con el primer supuesto normativo, esto es, la similitud o identidad de los signos distintivos cotejados, puesto que los signos son idénticos en sus elementos nominativos. 54. Precisado lo anterior, la Sala considera que para considerar que la semejanza y/o la identidad entre el signo solicitado y la marca registrada pueda generar un riesgo de confusión o de asociación, es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con el signo solicitado y los cobijados por la marca previamente registrada 55. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca previamente registrada, es necesario que los productos que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 56.

Para el análisis del segundo supuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva, los cuales fueron citados en acápites supra. 57. En el caso sub examine, el signo mixto solicitado pretende identificar productos de la Clase 3 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y, por su parte, las marcas registradas identifican productos de las clases 3, 8 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

La cobertura de los signos es la siguiente: Signo Solicitado Marcas registradas Expediente: 16-140798 Solicitante: Cala Colombia S.A.S. Productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “Sustancias para lavar la ropa, exclusivamente blanqueadores para lavandería, quitamanchas, jabones detergentes para la ropa; jabones para avivar los colores de Registro núm.: 380008 Titular: Shin´s Trading Co., Inc. Productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “Productos para arreglar las uñas, en especial calcomanías con diseños para ser aplicados en las uñas de los dedos de 24 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co materiales textiles; preparaciones para limpiar y desengrasar.” Servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios de agencias de importación - exportación de productos de aseo e higiene (que no sean productos de higiene personal ni productos de tocador); agrupamiento en beneficio de terceros, de productos de aseo e higiene (que no sean productos de higiene personal ni productos de tocador), excepto su transporte, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; publicidad y gestión de negocios comerciales relacionados con estos asuntos.” (Destacado de la Sala) las manos y de los pies; piedras pómez para uso personal. uñas artificiales.” Registro núm.: 380027 Titular: Shin´s Trading Co., Inc. Productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza: “Implementos de manicure y pedicure, en especial cortaúñas, pinzas, limas para las uñas, pinzas de uñas, moldeador de cutículas, y tijeras de cutículas; encrespadores de pestañas.” Registro núm.: 380009 Titular: Shin´s Trading Co., Inc. Productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza: cepillos cosméticos, y esponjas cosméticas.” Criterio de intercambiabilidad 58.

Esta Sala considera que los productos comprendidos en la Clase 3 de la cobertura del signo solicitado no son intercambiables con ninguno de los productos comprendidos en la cobertura de las clases 3, 8 y 21 de las marcas registradas, comoquiera que, como se advierte, los productos reivindicados por parte del signo solicitado, en el Clase 3, son productos de aseo e higiene no personal, es decir, productos para lavar, limpiar, desengrasar y quitar manchas, específicamente, para la ropa y textiles.

Por el contrario, los productos comprendidos en las coberturas de las marcas registradas son productos exclusivamente encaminados al uso personal de tipo cosmético, como producto para el arreglo de las uñas, los pies y las manos. 59. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que un consumidor medio no sustituiría ninguno de los productos comprendidos en la cobertura de las marcas registradas por productos de la Clase 3 reclamados por la parte demandante en el signo solicitado, puesto que estos no tienen la misma finalidad. 60.

Asimismo, la Sala considera que los servicios comprendidos en la cobertura solicitada para la Clase 35 tampoco son intercambiables con los productos cubiertos por las marcas registradas, puesto que, un consumidor no puede suplir la necesidad de arreglo de uñas, pies y manos, con los servicios comprendidos en la cobertura de la Clase 35 solicitada por la parte demandante, a saber, servicios de agencias de 25 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co importación - exportación de productos de aseo e higiene (que no sean productos de higiene personal ni productos de tocador).

Criterio de complementariedad 61. La Sala considera que, en el caso sub examine, los productos y servicios de las coberturas de los signos cotejados tampoco son complementarios. Ello comoquiera que los productos de la Clase 3, comprendidos en la cobertura del signo solicitado, no son de uso complementario con ninguno de los productos de la cobertura de las marcas registradas, toda vez que un consumidor medio no consideraría usar complementariamente productos cosméticos, principalmente para el arreglo de uñas, manos y pies, con productos de aseo de uso no cosmético, como lo son jabones y detergentes para ropa y productos textiles. 62.

Asimismo, la Sala considera que un consumidor medio no consideraría el uso complementario de los servicios comprendidos en la cobertura reclamada de la Clase 35 con los productos comprendidos en la cobertura de las marcas registradas, puesto que, como se advierte en la cobertura de la Clase 35 del signo solicitado, la parte demandante expresamente excluyó de la cobertura los servicios relacionados con productos de higiene personal o productos de tocador. 63.

En ese sentido, la Sala, respecto de las exclusiones expresas realizadas en la cobertura de los signos, ha considerado que40: “[…] Respecto de la exclusión de la cobertura, es preciso resaltar que, de conformidad con lo expuesto por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial, proferida dentro de este proceso, previo hacer el análisis de conexidad deberá tenerse en cuenta la referida exclusión. En ese entendido es claro que los servicios que se pretende identificar con el signo solicitado, no podrán utilizarse para prestar servicios de venta a titulares de productos y servicios identificados con las clases referidas previamente y, en tal sentido, se diluye la posible conexidad competitiva […]” (Resaltado de la Sala) Criterio de razonabilidad 40 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de agosto de 2023; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020080018800. 26 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 64.

La Sala, en el caso sub examine, considera que no se cumple el criterio de razonabilidad, puesto que un consumidor medio de los productos comprendidos en la cobertura de las clases 3, 8 y 21 de las marcas registradas no encontraría razonable que productos cosméticos para higiene y arreglo de uñas, manos y pies provengan del mismo origen empresarial que productos de limpieza, como los jabones, desengrasantes y detergentes de ropa y textiles. 65.

Lo anterior, comoquiera que la experiencia indica que los productos de higiene personal no son producidos generalmente por las mismas empresas que producen detergentes o jabones para lavar y desengrasar textiles y ropa y, asimismo, no obran en el expediente de proceso de la referencia pruebas que indiquen lo contrario. Asimismo, un consumidor medio no encontraría razonable que una empresa que produzca elementos para la higiene de las uñas, las manos y los pies, venda servicios de importación y exportación de productos de aseo diferentes a productos de aseo personal.

Por lo anterior, se concluye que no se cumple con el criterio de razonabilidad. 66. En ese sentido, esta Sala considera que entre los productos comprendidos la cobertura de la Clase 3 y servicios comprendidos en la cobertura de la Clase 35 del signo solicitado por la parte demandante, y los productos de las coberturas de las clases 3, 8 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza, reivindicados por las marcas previamente registradas, no hay conexidad competitiva. 67.

En consecuencia, la Sala considera, respecto del cotejo entre los signos CALA, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, el signo mixto CALA no se encuentra incurso en dicha causal de irregistrabilidad. Conclusión 70.

La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto CALA, solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 3 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa 27 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co indicada, al no existir conexidad competitiva entre los productos y servicios que los signos cotejados identifican, esto es, productos de las clases 3, 8 y 21, y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual, prospera el cargo de la demanda. 71.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada vulneró, por indebida aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Sobre los reconocimientos de personería 72. Visto el artículo 160 de la Ley 1437, sobre derecho de postulación y los artículos 74 y siguientes de la Ley 1564 de 12 de julio41, sobre los poderes, la designación y la sustitución de apoderados, y demás normas concordantes y complementarias. 73.

Atendiendo a que la abogada Ingrith Edilia Palacios Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 63.252.048 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 205.770, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder42 para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada y, considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 8089 de 27 de febrero de 2017, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por la Directora de 41 “Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” 42 Cfr. Índice 51 del aplicativo web “SAMAI” 28 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 4853 de 29 de enero de 2018, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda a la parte demandante el registro como marca del signo mixto CALA para identificar “Sustancias para lavar la ropa, exclusivamente blanqueadores para lavandería, quitamanchas, jabones detergentes para la ropa; jabones para avivar los colores de materiales textiles; preparaciones para limpiar y desengrasar”, productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y “Servicios de agencias de importación - exportación de productos de aseo e higiene (que no sean productos de higiene personal ni productos de tocador); agrupamiento en beneficio de terceros, de productos de aseo e higiene (que no sean productos de higiene personal ni productos de tocador), excepto su transporte, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; publicidad y gestión de negocios comerciales relacionados con estos asuntos”, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Ingrith Edilia Palacio Cardona, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido, que obra en el expediente.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. 29 Número único de radicación: 11001032400020180016700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.