CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00239-00 Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón Demandante: Apple Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Rimage Corporation Salvamento de voto Con el acostumbrado respeto frente a las decisiones adoptadas por la mayoría de la Sección Primera del Consejo de Estado, expongo las razones por las cuales salvo el voto respecto de la sentencia de 25 de abril de 2024, proferida dentro del proceso de la referencia. En la providencia citada supra, la Sala denegó la nulidad de las Resoluciones números 48020 de 18 de agosto de 2020 y 759 de 13 de enero de 2021, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo “MAC CATALYST”, para distinguir productos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, al no haberse acreditado el desconocimiento de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Como sustento de la decisión, concluyó que entre el signo nominativo cuestionado “MAC CATALYST” y la marca nominativa “RIMAGE CATALYST”, previamente registrada a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso, existe similitud sustancial que genera un riesgo de confusión o asociación para el consumidor. Este Despacho se aparta de dicha decisión, por cuanto no se tuvieron en cuenta las reglas para el cotejo marcario, señaladas tanto por la jurisprudencia de esta Corporación como por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, exige que la identidad o semejanza de los signos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

Para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza de los signos, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden ortográfico, fonético y conceptual. La Sala, para iniciar el análisis de confundibilidad en el caso objeto de estudio, debió tener en cuenta que, si bien el signo materia de análisis comparte una 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00239-00 Demandante: Apple Inc. partícula de la marca registrada con anterioridad, por ese solo hecho no se podía considerar que existía una similitud entre los mismos.

El Despacho recuerda que la fuerza distintiva de una partícula en los conjuntos marcarios, se refiere a la capacidad de ciertos elementos o palabras para contribuir a su distintividad general. En el asunto sub examine, la fuerza distintiva de los registros marcarios recaía en las expresiones “MAC” y “RIMAGE” y no en la palabra “CATALYST” como lo señaló la decisión, toda vez que esta última es de uso común en el ámbito tecnológico al ser utilizada por diferentes empresas en dicho sector.

Por lo tanto, las palabras “MAC” y “RIMAGE” permitían concluir que existe una diferenciación ortográfica, fonética y conceptual entre cada conjunto marcario, máxime si se tiene en cuenta que el consumidor puede asociar la partícula “MAC” con el origen empresarial del producto, a saber, Apple Inc. En consecuencia, al no existir una similitud entre las marcas que pudiera inducir al público consumidor en riesgo de confusión o asociación, procedía la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados.

Fecha ut supra GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.