CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “MÁS X MENOS” ES DERIVADA DE UNA MARCA YA PROTEGIDA EN EL REGISTRO, RESPECTO DE LA CUAL OSTENTAN UN DERECHO ADQUIRIDO LOS TERCEROS CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO.
LA OPOSICIÓN QUE SE FORMULÓ CONTRA EL REGISTRO DE LA MARCA “MÁS X MENOS”, FUNDADA EN LAS MARCAS MIXTA Y NOMINATIVAS “SUPERMERCADOS +X- MAS POR MENOS”, SE DIRIGE ÚNICAMENTE FRENTE A SU ELEMENTO DISTINTIVO CENTRAL, ESTO ES, LA EXPRESIÓN “MAS POR MENOS”, LA CUAL FUE REGISTRADA PREVIAMENTE Y, POR ENDE, YA ESTÁ PROTEGIDA EN EL ÁMBITO MARCARIO, DE TAL SUERTE QUE LA MISMA NO ESTÁ LLAMADA A PROSPERAR.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 56407 de 22 de octubre de 2019, "Por la cual se decide una solicitud de registro", expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 201632 de 27 de abril de 2020, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 2 de enero de 2018 los señores ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO y NASCIRA MARÍA MONTERO ALI presentaron solicitud de registro como marca del signo mixto "MÁS X MENOS", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 353 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con sus marcas nominativas “SUPERMERCADOS +X- MAS POR MENOS", previamente 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Servicios de comercialización, reagrupamiento de productos para diseño de interiores, decoración del hogar y elementos navideños […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registradas a su favor en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y solicitada de manera mixta en la Clase 35 ibidem5. 3º: Que mediante la Resolución núm. 56407 de 22 de octubre de 2019, el director de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "MAS X MENOS", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de los señores ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO y NASCIRA MARÍA MONTERO ALI. 4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 201632 de 27 de abril de 2020.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literales a) y b), de la Decisión 486, por indebida aplicación, habida cuenta que al momento de conceder el registro como marca del signo “MÁS X MENOS”, argumentó que se trataba de una marca derivada de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, escenario que, precisamente, descartó en la solicitud de registro marcario hecho por 5 Mediante resoluciones núms. 14090 de 15 de mayo de 2019 y 31615 de 25 de junio de 2020, la SIC denegó el registro como marca del referido signo en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ella en la Clase 35 de la expresión “SUPERMERCADOS MAS +X- MENOS”, máxime si se tiene en cuenta que la radicó primero y ya la poseía registrada en las clases 3ª, 16, 29, 30, 31, 32 y 33, lo que significaba que era derivada de 7 clases.
Sostuvo que si bien, en principio, la cobertura del signo “SUPERMERCADOS MAS +X- MENOS”, en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, fue solicitada para identificar servicios “[…] de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina […]”, posteriormente se pidió la restricción de éstos quedando realmente amparando la “[…] comercialización de productos de consumo masivo que se expenden en supermercados (tales como lácteos, cárnicos, azúcar, chocolate, café, granos, etc. […]”.
Lo anterior fue aceptado por la SIC a través de la Resolución núm. 31615 de 25 de junio de 2020. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que al revisar su base de datos encontró que los terceros con interés directo en las resultas del proceso son titulares de la marca mixta “MAS X MENOS”, en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, 7ª edición, bajo el expediente núm. 96046382, que identifica servicios de comercialización, reagrupamiento de productos para diseño de interiores, decoración del hogar y elementos navideños.
Manifestó que el mencionado registro confiere a sus titulares un derecho adquirido y el registro de dicha expresión en la Clase 35 ibidem, solicitada como derivada, máxime si se tiene en cuenta que el elemento distintivo es el mismo, esto es, el elemento nominativo, así también identifica iguales servicios, estos son, comercialización, reagrupamiento de productos para diseño de interiores, decoración del hogar y elementos navideños, los cuales si bien en la actualidad no hacen parte de la Clase 42, si se reagruparon en la Clase 35 con ocasión de las modificaciones que ha sufrido la Clasificación Internacional de Niza.
II.2. Los señores ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO y NASCIRA MARÍA MONTERO ALI., terceros con interés directo en las resultas 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del proceso, a pesar de ser notificados en debida forma6, guardaron silencio.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 24 de septiembre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, habida cuenta que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. 6 Índice 14 del expediente digital. 7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora solicitó acceder a las súplicas incoadas en la demanda. Para el efecto, señaló que presentó la solicitud de registro como marca del signo “SUPERMERCADOS MAS +X- MENOS”, en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en el 2017, mientras que los terceros con interés directo en las resultas del proceso solicitaron el registro de la marca cuestionada en la misma Clase hasta el 2018, situación que debe tenerse en cuenta.
IV.2.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, sostuvo que en el caso sub examine no se discute el registro de una marca ordinaria, sino de una derivada, la cual quedó demostrada, habida cuenta que la expresión “MÁS X MENOS”, al momento que se solicitó su registro en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, ya se encontraba registrada con anterioridad en la Clase 42 ibidem, identificando los mismos servicios. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.3.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 169- 24, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, manifestó que las expresiones enfrentadas son disimiles, por cuanto la extensión de sus términos es desigual, asimismo el número de silabas, la estructura vocálica y consonántica y sus prefijos. IV.4.- En esta etapa procesal, los señores ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO y NASCIRA MARÍA MONTERO ALI guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó9: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020200042400 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 350-IP-2022 y 231-IP-2021, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 de 13 de marzo de 2023 y 5337 de 11 de octubre de 2023. 9 Proceso 278-IP-2021. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 56407 de 22 de octubre de 2019 y 201632 de 27 de abril de 2020, concedió el registro de la marca mixta “MAS X MENOS” a los señores ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO y NASCIRA MARÍA MONTERO ALI, para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina […]”.
A juicio de la demandante, la SIC al momento de conceder el registro como marca del signo “MÁS X MENOS”, argumentó que se trataba de una marca derivada de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, escenario que, precisamente, descartó en la solicitud de registro marcario hecho por ella en la Clase 35 de la expresión “SUPERMERCADOS MAS +X- MENOS”, máxime si se tiene en cuenta que la radicó primero y ya la poseía registrada en las clases 3ª, 16, 29, 30, 31, 32 y 33, lo que significaba que era derivada de 7 clases. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que si bien en principio la cobertura del signo “SUPERMERCADOS MAS +X- MENOS”, en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, fue solicitada para identificar servicios “[…] de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina […]”, posteriormente se pidió la restricción de éstos quedando realmente amparando la “[…] comercialización de productos de consumo masivo que se expenden en supermercados (tales como lácteos, cárnicos, azúcar, chocolate, café, granos, etc. […]”.
Lo anterior fue aceptado por la SIC a través de la Resolución núm. 31615 de 25 de junio de 2020. Por su parte, la SIC sostuvo que al revisar su base de datos encontró que los terceros con interés directo en las resultas del proceso son titulares de la marca mixta “MÁS X MENOS”, en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, séptima edición, bajo el expediente núm. 96046382, que identifica servicios de comercialización, reagrupamiento de productos para diseño de interiores, decoración del hogar y elementos navideños, la cual ha coexistido de manera pacífica frente a las marcas opositoras.
Manifestó que el mencionado registro confiere a sus titulares un derecho adquirido y el registro de dicha expresión en la Clase 35 ibidem, solicitada como derivada, máxime si se tiene en cuenta que el 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elemento distintivo es el mismo, esto es, el nominativo, así también identifica iguales servicios, estos son, comercialización, reagrupamiento de productos para diseño de interiores, decoración del hogar y elementos navideños, los cuales si bien en la actualidad no hacen parte de la Clase 42, se reagruparon en la Clase 35 con ocasión de las modificaciones que ha sufrido la Clasificación Internacional de Niza.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 278-IP-2021, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 350-IP-202210 y 231-IP-202111, en las que se interpretó el artículo 136, literales a) y b), de la Decisión 486.
Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5337 de 11 de octubre de 2023. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
Ahora, comoquiera que la parte demandada alegó que los terceros con interés directo en las resultas del proceso poseen derechos adquiridos respecto de la expresión “MÁS X MENOS”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que obtuvo el registro de la misma marca “MÁS X MENOS” en el año 1997, en la Clase 42 ibidem, la Sala estima pertinente referirse al concepto de marca derivada, con el fin de determinar si la solicitud cuestionada constituye una derivación de la marca ya protegida y, por lo tanto, del derecho previamente adquirido, que se alega.
Al respecto, aunque la Decisión 486 no establece la figura de la marca derivada, el Tribunal atendiendo el manejo que en la práctica se le ha dado a dicho fenómeno, ha adoptado criterios respecto del tema con la finalidad de que ésta sea operante en el régimen comunitario andino. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, en la Interpretación Prejudicial 144-IP-201312, el Tribunal precisó lo siguiente: “[…] Si, en general, resultara admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida y, por tanto, del derecho previamente adquirido.
Estas “marcas derivadas”, sin embargo, “no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.
El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada.
Las marcas derivadas, en ese orden, son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.
En el Derecho de Marcas resulta admisible la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren tienen un origen común. Dado que el elemento dominante común 12 En dicha Interpretación Prejudicial se reiteraron los criterios expuestos en las interpretaciones prejudiciales 84-IP-2000, 140-IP-2007, 107-IP-2010, 42-IP-2012, 021-IP-2013 y 12-IP-2014, entre otras. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co obra como un indicador de pertenencia de la marca a un grupo de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a una determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. […] Por otro lado, el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.
La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, puesto que el mismo proviene de la marca anteriormente registrada y, por lo tanto, la oposición debe estar orientada a cuestionar los elementos accesorios y no únicamente dicho elemento distintivo. […]” (Destacado fuera de texto) Adicionalmente, respecto de las oposiciones que se puedan presentar en contra de las solicitudes de registro de marcas derivadas, el Tribunal también sostuvo: “[…] Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: ‘Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.
Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión […]” (Destacado fuera de texto) 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con lo anterior, es evidente para la Sala que el propietario de una marca inscrita con anterioridad podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida y, por lo tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que se reúnan dos condiciones13: i) Que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales; y ii) Que los productos o servicios reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada.
Además, de conformidad con el criterio establecido por el Tribunal, la oposición al registro de una marca derivada tiene un carácter limitado, en cuanto que los obstáculos que se formulen a ésta sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal de la marca, el cual, por estar previamente registrado y por ende protegido, no es susceptible de discusión. De esta forma, si frente a los nuevos elementos existe la posibilidad de riesgo de confusión entre el público consumidor, el signo no podrá ser registrado como marca. 13 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 14 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2011-00121-00. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, se encontró en la página web de la entidad demandada14, el registro de la marca “MÁS X MENOS”, con certificado de registro núm. 203699, concedida mediante la Resolución núm. 30794 de 29 de noviembre de 1997, a los señores ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO y NASCIRA MARÍA MONTERO ALI y vigente hasta el 29 de noviembre de 2027.
La citada marca mixta “MÁS X MENOS” se encuentra configurada de la siguiente manera: Adicionalmente, dicho registro fue concedido para distinguir los siguientes servicios: “[…] Servicios de comercialización, reagrupamiento de productos para diseño de interiores, decoración del hogar y elementos navideños […]”. Ahora, conforme lo ha expresado el Tribunal, el elemento denominativo, por lo general, suele ser el más preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, de acuerdo con las particularidades de cada caso, puede suceder que el 14 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 4 de diciembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elemento predominante sea el elemento gráfico que, por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.
En el caso sub examine la Sala advierte que, aunque la marca con registro núm. 203699 es una marca mixta constituida por un elemento denominativo y uno gráfico, el primero es el que predomina en ella, esto es, la expresión “MÁS X MENOS”. Por su parte, la marca mixta cuestionada “MÁS X MENOS” fue concedida, a través de los actos censurados, para distinguir los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Servicios de comercialización, reagrupamiento de productos para diseño de interiores, decoración del hogar y elementos navideños […]”.
La referida marca mixta cuestionada se encuentra representada de la siguiente manera: Al respecto, la Sala considera que en dicha marca mixta también el elemento predominante es el denominativo, constituido por la 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expresión “MÁS X MENOS”, por ser el de mayor impacto en la mente del consumidor al momento de solicitar el producto que identifica.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Sala, al examinar las marcas referidas, advierte que la marca mixta cuestionada “MÁS X MENOS” corresponde a una marca derivada de la marca mixta “MÁS X MENOS”, previamente registrada con el núm. 203699 en favor de los señores ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO y NASCIRA MARÍA MONTERO ALI, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
En efecto, la Sala estima que en este caso se cumplen los dos requisitos antes mencionados para el registro de una marca derivada, pues se trata de una derivación de la marca registrada con anterioridad que reproduce el distintivo principal de ésta, es decir, la denominación “MÁS X MENOS”, introduciendo algunas variaciones no sustanciales en relación con la misma y con sus elementos accesorios, esto es, en la configuración gráfica que la acompaña, entre ellas, la tipografía y el estilo de letra.
De otro lado, los servicios reivindicados en la marca cuestionada corresponden a los mismos amparados por la marca ya registrada, esto es, “[…] Servicios de comercialización, reagrupamiento de productos para diseño de interiores, decoración del hogar y elementos navideños […]”, de la Clase 42 de la Clasificación 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Marcas del Arreglo de Niza de 1957; mismos servicios que ahora se encuadran en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, onceava edición. Lo anterior, comoquiera que si bien es cierto que en la actualidad se presentó para una Clase de la Clasificación Internacional de Niza diferente a la inicialmente registrada, también lo es que ello se debió a que en el registro inicial, los servicios de “[…] Servicios de comercialización, reagrupamiento de productos para diseño de interiores, decoración del hogar y elementos navideños […]”, pertenecían a la Clase 42, los cuales actualmente y, dada la reorganización de productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza, hacen parte de la Clase 35.
Siendo ello así, es evidente que la marca “MÁS X MENOS”, concedida mediante los actos administrativos acusados, corresponde a una aproximación o derivación de una marca ya protegida en el registro, respecto de la cual ostentan un derecho adquirido los señores ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO y NASCIRA MARÍA MONTERO ALI., terceros con interés directo en las resultas del proceso.
Ahora bien, la Sala advierte que la oposición que se ha formulado contra el registro de la marca “MÁS X MENOS”, fundada en las marcas 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nominativas “SUPERMERCADO +X- MAS POR MENOS”, se dirige únicamente frente a su elemento distintivo central, es decir, la denominación “MAS POR MENOS”, el cual, como quedó visto, fue registrado previamente y, por ende, ya está protegido en el ámbito marcario, pero no ataca las variaciones ni los elementos accesorios de la marca, de tal suerte que la misma no tiene vocación de prosperar.
Así las cosas, respecto de estos últimos elementos, es evidente que no existe riesgo de confusión entre la marca mixta objeto de controversia y las nominativas de la actora. A lo anterior debe agregarse que el primer registro marcario, es decir, la marca “MÁS X MENOS”, con certificado núm. 203699, fue concedida el 29 de noviembre de 1997 y que sólo después de 22 años (agosto de 2019) es que la sociedad actora cuestionó ante la SIC, no dicho registro, sino la solicitud de uno derivado del mismo por la existencia de sus marcas nominativas “SUPERMERCADO +X- MAS POR MENOS”, hecho que permite inferir que durante ese lapso de tiempo no se ha presentado ningún riesgo de confusión entre tales expresiones distintivas. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, cabe señalar que la Sala, en un caso de supuestos de hecho y de derecho similares15, concluyó que la marca ahí cuestionada era derivada de una registrada con anterioridad y que, por lo tanto, la actora no podía oponerse con base en su nombre comercial, ya que ésta recaía sobre el elemento distintivo principal de la misma, el cual ya se encontraba protegido en el ámbito marcario.
En efecto, en esa oportunidad, consideró lo siguiente: “[…] La marca mixta SAN CARLOS se encuentra configurada así: […] Este registro marcario fue concedido mediante la Resolución número 14399 de 28 de julio de 1999, acto administrativo cuya presunción de legalidad no ha sido desvirtuada, pues, pese a que se indicó por la sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. que sería objeto de demanda, no ha sido controvertido ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Según consta en el registro de signos distintivos de la SIC, la citada marca, luego de su renovación, tiene vigencia hasta el “13 – Septiembre – 2019”. En las marcas mixtas, conforme lo ha expresado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el elemento denominativo, por lo general, suele ser el más preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, de acuerdo con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. En el presente caso, la Sala advierte que, aunque la marca previamente registrada es una marca mixta constituida por un 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2011-00121-00, posición reiterada en sentencia de 1o. de junio de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2013-00636-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elemento denominativo y uno gráfico, el primero es el que predomina en ella, es decir la expresión SAN CARLOS.
Por su parte, la marca SAN CARLOS (mixta), cuyo registro fue concedido a través de los actos censurados para distinguir azúcar, cacao, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza y todos los derivados del azúcar, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra configurada de la siguiente manera: […] En esta marca mixta también el elemento predominante es el denominativo, constituido por la expresión SAN CARLOS, por ser el de mayor impacto en la mente del consumidor al momento de solicitar el producto que identifica. 3.3.6.
La Sala, al examinar las marcas referidas, advierte, como lo hizo la SIC en las resoluciones demandadas, que la marca mixta SAN CARLOS corresponde a una marca derivada de la marca mixta SAN CARLOS previamente registrada en favor de la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A., para distinguir productos de la Clase 30. En efecto, se cumplen en este caso los dos requisitos atrás mencionados para el registro de una marca derivada, pues, de una lado, se trata de una derivación de la primera marca que reproduce el distintivo principal de ésta, es decir la denominación SAN CARLOS, introduciendo algunas variaciones no sustanciales en relación con la misma y con sus elementos accesorios: (i) el tipo y tamaño de letra en que aparece tal expresión y la disposición en el conjunto marcario (en la concedida en el año 1999 en la parte inferior de la gráfica, y en la otorgada posteriormente, en la parte superior de ésta), y (ii) la configuración de la gráfica que la acompaña (en la primera, una imagen evocativa de la caña de azúcar, y en la segunda, la imagen de un hombre laborando en un campo de caña de azúcar).
De otro lado, los productos reivindicados en la marca censurada corresponden a los mismos amparados por la marca ya registrada, esto es, los de la Clase 30 Internacional. Siendo ello así, es claro que la marca SAN CARLOS, objeto de los actos acusados, corresponde a una aproximación o derivación de una marca ya protegida en el registro, respecto de la cual ostenta un derecho adquirido la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, la Sala advierte que la oposición que se ha formulado contra el registro de la marca SAN CARLOS, fundada en el nombre comercial INGENIO SAN CARLOS, se dirige únicamente frente a su elemento distintivo central - la denominación SAN CARLOS -, el cual fue registrado previamente y por ende ya está protegido en el ámbito marcario, pero no ataca las variaciones ni los elementos accesorios de la marca, de tal suerte que la misma no tiene vocación de prosperar.
Con todo, respecto de estos últimos elementos, es evidente que no existe riesgo de confusión entre la marca mixta censurada y el nombre comercial de la demandante. A lo anterior debe agregarse que el primer registro marcario data de 28 de julio de 1999 y que solo después de casi cuatro años (mayo de 2003) es que la sociedad demandante cuestionó ante la SIC, no este registro, sino la solicitud de uno derivado del mismo por la existencia de su nombre comercial INGENIO SAN CARLOS, hecho que permite inferir que durante ese lapso de tiempo no se ha presentado ningún riesgo de confusión entre tales signos distintivos.
En este orden, es claro que si la marca SAN CARLOS, previamente registrada, ha venido coexistido pacíficamente en el mercado con el nombre comercial de la demandante, es viable también que la marca ahora cuestionada, que consiste en una derivación de la primera con apenas unas variaciones no sustanciales, coexista igualmente con aquél. Además, debe ponerse de relieve que no existe prueba alguna que demuestre que la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. obró de mala fe o con el propósito de realizar actos de competencia desleal cuando solicitó y obtuvo el primer registro de la marca SAN CARLOS.
Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, la Sala no encuentra que exista violación de las normas invocadas como infringidas, en tanto que la marca mixta SAN CARLOS es distintiva y no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad alegada. […]” (Destacado fuera de texto) Ahora, por último la actora alegó que la SIC, al momento de conceder el registro como marca del signo “MÁS X MENOS”, argumentó que se 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co trataba de una marca derivada de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, escenario que, precisamente, descartó en la solicitud de registro marcario hecho por ella en la Clase 35 de la expresión “SUPERMERCADOS MAS +X- MENOS”, máxime si se tiene en cuenta que la radicó primero y ya la poseía registrada en diferentes Clases; no obstante, la Sala considera que la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares16; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia17 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.
Además, la Sala considera que los actos que denegaron el registro como marca de su signo “SUPERMERCADOS MAS +X- MENOS” debieron ser demandados directamente por la actora, ya que dichos actos expedidos por la SIC, no hacen parte del objeto del presente litigio, pues lo que se debatía era la legalidad de las resoluciones núms. 56407 de 22 de octubre de 2019 y 201632 de 27 de abril de 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.
Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00097-00. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el único de radicación 2013- 00255-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2020, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “MAS X MENOS”.
Así las cosas, habida cuenta que se demostró la existencia de un derecho adquirido respecto de la expresión “MÁS X MENOS”, como lo exige el Tribunal, la parte demandante no puede oponerse al derecho marcario que los terceros con interés directo en las resultas del proceso detentan sobre la marca “MÁS X MENOS”, por lo cual la Sala considera que no se violó la norma invocada como vulnerada; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “MÁS X MENOS”, para amparar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería al doctor HEYMAR ALEJANDRO ESCOBAR CHITÁN como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 44 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
CUARTO: TENER al doctor HEYMAR ALEJANDRO ESCOBAR CHITÁN como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 44 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00424-00 Actora: SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 12 de diciembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.