CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. TESIS: LAS MARCAS MIXTAS “INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS”, “INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS”, INTEGRAL DRILLING SERVICES”, “INTEGRAL SEISMIC SERVICES” E “INTEGRAL TECHNICAL SERVICES”, OTORGADAS EN FAVOR DE LA ACTORA, CON BASE EN LAS CUALES PROMOVIÓ LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERAN SIMILARMENTE CONFUNDIBLES CON LA MARCA MIXTA CUESTIONADA “INTEGRAL INGENIERÍA DE CONSULTA”, CONCEDIDA A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, SE ENCUENTRAN CADUCADAS.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 20839 de 31 de marzo de 2014, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 75836 de 15 de diciembre de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del superintendente delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 15 de octubre de 2013, la sociedad INTEGRAL S.A., presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “INTEGRAL INGENIERÍA DE CONSULTA”, para identificar servicios comprendidos en las clases 364 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Clase 36: Estudios económicos y financieros […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas mixtas previamente registradas “INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS”, “INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS”, INTEGRAL DRILLING SERVICES”, “INTEGRAL SEISMIC SERVICES” e “INTEGRAL TECHNICAL SERVICES”, para identificar servicios en las clases 35, 36, 37, 38, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 20839 de 31 de marzo de 2014, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto "INTEGRAL INGENIERÍA DE CONSULTA", para distinguir servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad INTEGRAL S.A. 4º- Adujo que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 75836 de 15 de diciembre de 2014, confirmó la decisión inicial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literales a) y b), de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto la marca “INTEGRAL INGENIERÍA DE CONSULTA” no cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria para que sea procedente su registro marcario, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Adujo que es titular de las marcas “INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS”, “INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS”, “INTEGRAL DRILLING SERVICES”, “INTEGRAL SEISMIC SERVICES” e “INTEGRAL TECHNICAL SERVICES”. Aseguró que desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual la marca objeto de controversia es idéntica a las de su propiedad y que, además, no posee ningún elemento que permita al consumidor diferenciar los servicios que ésta ampara frente a las demás. Sostuvo que la expresión “INGENIERÍA DE CONSULTA” debe excluirse al momento de cotejar las marcas objeto de controversia, por cuanto es de uso común, así como las palabras “INTEGRAL”, “ENERGY” y “SOLUTIONS”, que comprenden sus marcas. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que en el caso sub examine las marcas enfrentadas, teniendo en cuenta solamente la palabra “INTEGRAL”, presentan identidad en la sílaba inicial, en la ubicación de las vocales y en su terminación, por lo que la posibilidad de confusión es absoluta.

Aunado a ello, los servicios que identifican también son similares. Señaló que es no de recibo el argumento expuesto por la SIC en el sentido de indicar que la expresión “INTEGRAL” es débil, dado que, a su juicio, ésta no designa directamente ningún servicio de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Manifestó que si bien las marcas enfrentadas comparten la partícula “INTEGRAL”, la cual es de uso débil en diversas clases de la Clasificación Internacional de Niza, pues es utilizada como adjetivo con el fin de expresar “lo que es total o global”, éstas no poseen elementos que generen confusión y riesgo de asociación en el público consumidor. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que la marca cuestionada es el resultado de un conjunto marcario que combina de forma distintiva el término usual “INTEGRAL”, incorporado en numerosas marcas registradas y vigentes; además, el tercero con interés directo en las resultas del proceso solo podrá ejercer exclusividad sobre la expresión en su conjunto “INGENIERÍA DE CONSULTA”, en relación con los servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, mas no sobre el vocablo “INTEGRAL”.

II.-2. La sociedad INTEGRAL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas en la demanda. Para el efecto, señaló que el elemento “INTEGRAL”, del cual quiere apropiarse la actora, es de uso común y, por ende, débil para distinguir no solo servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, sino también en el resto de las clases ibidem.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116, adicionado por el 6 CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 20839 y 75836 de 2014, mediante las cuales la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “INTEGRAL INGENIERÍA DE CONSULTA”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 134 y 136, literales a) y b), de la Decisión 486. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, aseguró que los servicios que identifican las marcas cotejadas están ubicados en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, comparten iguales canales de comercialización, utilizan medios de publicidad idénticos y sus elementos visuales, fonéticos e ideológicos, son similares.

IV.2.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, sostuvo que si bien las marcas enfrentadas comparten la expresión “INTEGRAL”, dicha 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co partícula es de connotación débil lo que permite que la marca “INTEGRAL INGENIERÍA DE CONSULTA” sea evocativa y registrable, pues no debe hacerse el estudio individual de cada una de las partículas que conforman la marca, sino, por el contrario, se analiza íntegramente frente a las previamente registradas.

Manifestó que las demás expresiones que componen las marcas opositoras, esto es “DRILLING”, “SERVICES”, “ENERGY”, “SOLUTIONS” y “SEISMIC”, son de uso habitual en nuestra región por sus raíces etimológicas y similitudes fonéticas, por lo que al traducirlas al español tienen un significado comprensible en sus significados conceptuales.

IV.3.- La sociedad INTEGRAL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Señaló que en el caso sub examine no deben ser tenidas en cuenta las marcas previamente registradas, por cuanto caducaron, sin que se hubiere renovado su registro. IV.4.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 76- 24, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co manifestó que existen diferencias entre las marcas cuestionadas, por cuanto a pesar de que estas comparten la partícula “INTEGRAL”, cuentan con elementos adicionales que le otorgan suficiente distintividad, como en el caso de la marca objeto de controversia, que se compone también de los vocablos “INGENIERÍA”, “DE” y “CONSULTA”.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos8: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 110010324000201500273 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 344-IP-2022, 145-IP-2022 y 231-IP- 2021, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5154 de 12 de abril de 2023, 5146 de 13 de marzo de 2023 y 5337 de 11 de octubre de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación 8 Proceso 354-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, estos son, las resoluciones núms. 20839 de 31 de marzo de 2014 y 75836 de 15 de diciembre de 2014, ordenó conceder el registro de la marca mixta solicitada, “INTEGRAL INGENIERÍA DE CONSULTA”, a la sociedad INTEGRAL S.A., para distinguir los siguientes servicios “[…] Estudios económicos y financieros […]”, comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la SIC pasó por alto que es titular de las marcas “INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS”, “INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS”, “INTEGRAL DRILLING SERVICES”, “INTEGRAL SEISMIC SERVICES” e “INTEGRAL TECHNICAL SERVICES”. Aseguró que desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual la marca objeto de controversia es idéntica a las de su propiedad; y que, además, no posee ningún elemento que permita al consumidor diferenciar los servicios que ésta ampara frente a las demás. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC mencionó que si bien las marcas enfrentadas comparten la partícula “INTEGRAL”, la cual es de uso débil en diversas clases de la Clasificación Internacional de Niza, pues es utilizada como adjetivo con el fin de expresar “lo que es total o global”, éstas no poseen elementos que generen confusión y riesgo de asociación en el público consumidor.

Señaló que la marca cuestionada es el resultado de un conjunto marcario que combina de forma distintiva el término usual “INTEGRAL”, incorporado en numerosas marcas registradas y vigentes; además, el tercero con interés directo en las resultas del proceso solo podrá ejercer exclusividad sobre la expresión en su conjunto “INGENIERÍA DE CONSULTA”, en relación con los servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, mas no sobre el vocablo “INTEGRAL”.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 354-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prejudiciales núms. 344-IP-20229, 145-IP-202210 y 231-IP-202111, en las que se interpretaron los artículos 134 y 136, literal a) y b), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado los artículos 134 y 136, literal b), ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca cuestionada “INTEGRAL INGENIERÍA DE CONSULTA”, es similar a sus marcas “INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS”, “INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS”, “INTEGRAL DRILLING SERVICES”, “INTEGRAL SEISMIC SERVICES” e “INTEGRAL TECHNICAL SERVICES”, es decir, alegó la falta de cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, el cual está prevista en el artículo 136, ibidem12.

En efecto, la demandante argumentó que en el caso sub examine se presenta confundibilidad entre las expresiones enfrentadas, máxime si se tiene que comparten la misma palabra “INTEGRAL”. Por lo anterior, el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 136, literal b), ibidem, se excluyen del problema jurídico a 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5337 de 11 de octubre de 2023. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resolver13, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca ni la confundibilidad frente a un nombre comercial.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Ahora, sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad; sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada14, se advierte que las marcas mixtas “INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS”, INTEGRAL DRILLING SERVICES”, “INTEGRAL SEISMIC SERVICES”, “INTEGRAL TECHNICAL SERVICES” e “INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS”, identificadas respectivamente con los certificados de registro núms. 401320, 401322, 401321, 401319; 443602, 442185, 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 14 de noviembre de 2024 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 442186 y 481372, otorgadas en favor de la actora, con base en la cual promovió la demanda de la referencia, por considerar que eran similarmente confundibles con la marca mixta cuestionada “INTEGRAL INGENIERÍA DE CONSULTA”, concedida a favor de la sociedad INTEGRAL S.A., se encuentran caducadas.

En efecto, los mencionados registros estuvieron vigentes hasta el 28 de mayo de 2020, 21 de febrero de 2022 y 19 de diciembre de 2023, sin que hayan sido renovados, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión. […]”.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP- 2015, sostuvo lo siguiente: 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. […] De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. […] La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado.

Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona […]”.

Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de las marcas mixtas 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS”, INTEGRAL DRILLING SERVICES”, “INTEGRAL SEISMIC SERVICES”, “INTEGRAL TECHNICAL SERVICES” e “INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS”, por cuanto las mismas caducaron al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 14 de noviembre de 2024, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que las marcas mixtas “INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS”, INTEGRAL DRILLING SERVICES”, “INTEGRAL SEISMIC SERVICES”, “INTEGRAL TECHNICAL SERVICES” e “INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS”, identificadas respectivamente con los certificados de registro núms. 401320, 401322, 401321, 401319; 443602, 442185, 442186 y 481372 - otorgadas en favor de la actora, con base en las cuales promovió la demanda de la referencia, por considerar que eran similarmente confundibles con la marca mixta cuestionada, “INTEGRAL INGENIERÍA DE CONSULTA”, concedida a favor de la sociedad INTEGRAL S.A.-, se encuentran caducadas, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que los mencionados registros estuvieron vigentes hasta el 28 de mayo de 2020, 21 de febrero de 2022 y 19 de diciembre de 2023, sin que hayan sido renovados, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, la Sala dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio15, los reportes correspondientes sobre los estados 15 En adelante SIC 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actuales de los registros marcarios núms. 401320, 401322, 401321, 401319; 443602, 442185, 442186 y 481372, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Efectuado lo anterior, se incorporarán al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, con apoyo en lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 213 del CPACA, R E S U E L V E:

PRIMERO: Por la Secretaría de la Sección Primera, DESCARGAR del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio, los reportes correspondientes sobre los estados actuales de las marcas mixtas “INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS”, INTEGRAL DRILLING SERVICES”, “INTEGRAL SEISMIC SERVICES”, “INTEGRAL TECHNICAL SERVICES” e “INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS”, identificadas respectivamente con los certificados de registro núms. 401320, 401322, 401321, 401319; 443602, 442185, 442186 y 481372.

SEGUNDO: Efectuado lo anterior, INCORPORAR dichos reportes al expediente y, en consecuencia, CORRER traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. La Sala destaca que aun cuando el traslado ordenado, efectivamente, se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

Al respecto, la Sala considera que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.

(Resaltado fuera de texto). Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200816, citando la jurisprudencia del Tribunal de 16 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008;

C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 2002-00442-01. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2012-00295-00. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05- IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.

Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]”.

(Resaltado fuera de texto.) 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo.

Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulo los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional. En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en el medio de control de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca de la actora, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada17.

También se advierte que como dicha acción comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja. 17 Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.) 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento de los actos administrativos que otorgaron la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co operado el fenómeno jurídico de la caducidad de los registros de las marcas mixtas “INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS”, INTEGRAL DRILLING SERVICES”, “INTEGRAL SEISMIC SERVICES”, “INTEGRAL TECHNICAL SERVICES” e “INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.18 Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos de la demandante desaparezca y con ella el motivo de la controversia judicial.

Por último, se le reconocerá personería jurídica a la doctora PAOLA ANDREA MARIÑO RODRÍGUEZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes en el índice 64 del expediente digital. 18 Así lo señaló la Sección Primera de esta Corporación en la 21 de febrero de 2019 (número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López.) y posteriormente reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020 (número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CUARTO: TENER la doctora PAOLA ANDREA MARIÑO RODRÍGUEZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes en el índice 64 del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00273-00 Actora: INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 5 de diciembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.