CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: AVON PRODUCTS INC TESIS: LA MARCA MIXTA “BEAUTYNOVA”, OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS Y CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SU MARCAS MIXTAS “AVON”, PREVIAMENTE REGISTRADAS, SE ENCUENTRA CADUCADA.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad AVON PRODUCTS INC., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nulidad de las resoluciones núms. 66712 de 31 de octubre de 2012, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 00054646 de 16 de septiembre de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 27 de febrero de 2012, la señora VANESSA GARCÍA VANEGAS presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “BEAUTYNOVA”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 352 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] de publicidad,; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina; servicios de comercialización, importación, exportación, compra y venta de cosméticos tales como cremas, leches, lociones, gel y polvos para la cara y las manos, preparaciones para el bronceado y cuidado de la piel por el sol (productos cosméticos), perfumes, agua de tocador, jabones de tocador, desodorantes para el cuerpo; preparaciones para maquillaje; champús, gel, cremas y bálsamos para el amoldamiento y para el cuidado del cabello, lacas para el cabello, preparaciones colorantes y decolorantes para el cabello; preparaciones para el ondulado y rizado permanente; aceites esenciales para uso personal, ropa, calzado y sombrerería; productos farmacéuticos a base de recursos naturales […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas mixtas “AVON” previamente registradas en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Que mediante la Resolución núm. 66712 de 31 de octubre de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “BEAUTYNOVA” para identificar servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la señora VANESSA GARCÍA VANEGAS. 4º: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 00054646 de 16 de septiembre de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 135, literal b) y 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto ignoró la similitud existentente entre las marcas mixtas "AVON" y "BEAUTYNOVA"; y que no tuvo en cuenta la 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reproducción de las letras "A-V-O-N", escritas al revés, esto es, “N- O-V-A”.

Aseguró que se está haciendo una imitación total del diseño de sus marcas "AVON"; y además la expresión “BEAUTY”, que compone la marca cuestionada, significa BELLEZA y su marca "AVON", comercializa precisamente productos de belleza. Afirmó que su marca "AVON" es notoriamente conocida para identificar productos para el cuidado personal, cosméticos y perfumería, lo cual quedó demostrado en el trámite administrativo en el que se concedió el registro de la expresión cuestionada.

Adujo que la marca "BEAUTYNOVA" ampara servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, relacionados con la comercialización y venta de cosméticos y productos para el cuidado personal y afines, los cuales se relacionan con los elementos que identifican la marca "AVON", comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo que denota a todas luces una conexión competitiva.

Afirmó que los servicios que identifica la marca cuestionada se ofrecen en el mismo mercado en el que se comercializan los productos de las 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas "AVON"; y que, por lo tanto, al público consumidor se le creará una confusión directa respecto de los productos y servicios, e indirecta, frente al origen empresarial de los mismos.

Estimó que por las similitudes ortográficas, fonéticas y visuales que se presentan entre las marcas cotejadas, no solo se expondría al público consumidor a un evidente riesgo de confusión indirecta, sino que también se debilitarían las marcas "AVON", en la medida en que su fuerza distintiva se vería afectada. Aseguró que admitir la coexistencia de las marcas enfrentadas, generaría un riesgo de uso parasitario y de un aprovechamiento del prestigio de las marcas "AVON".

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC solicitó que se desestimen las súplicas incoadas, por cuanto en su sentir la actora no expuso argumento alguno que desvirtué la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que las marcas en controversia no son susceptibles de crear confusión en el mercado, por cuanto presentan diferencias ortográficas, fonéticas, visuales y conceptuales.

II.-2. La señora VANESSA GARCÍA VANEGAS, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma4, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 4 de abril de 2016, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad AVON PRODUCTS, INC., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al 4 Mediante auto admisorio de 28 de septiembre de 2015, visible a folios 73 a 77 del cuaderno físico principal y en concordancia con la constancia de entrega elaborada por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folios 78 a 80, ibidem. 5 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 66712 de 31 de octubre de 2012 y 00054646 de 16 de septiembre de 2013, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora -sociedad AVON PRODUCTS, INC.- y otorgó el registro de la marca “BEAUTYNOVA” (MIXTA), para distinguir servicios de la Clase 35 Internacional, a la señora VANESSA GARCÍA VANEGAS, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en los artículos 135, literal b) y 136, literal a) y h), de la Decisión 486 de 2000. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que en el caso sub examine la marca “BEAUTYNOVA” comparte más semejanzas que diferencias con sus marcas “AVON”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que las referidas expresiones amparan productos y servicios directamente relacionados, esto es, productos de belleza y de cuidado y venta de estos.

IV.-2. La SIC solicitó que se despachen desfavorablemente las súplicas de la demanda y reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la misma. IV.-3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 6 Proceso 222-IP-2018. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.

La marca notoriamente conocida. Su Protección y prueba. […] Definición 3.2. La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. […] 3.6. de la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 3.6.1.

Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. […] 3.6.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquier de los Países miembros. 3.6.3 La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. […] En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado […] Prueba de la notoriedad […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos acusados, esto es, las resoluciones núms. 66712 de 31 de octubre de 2012 y 00054646 de 16 de septiembre de 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2013, concedió el registro como marca del signo mixto “BEAUTYNOVA”, a la señora VANEESA GARCÍA VANEGAS, para amparar lo siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] de publicidad,; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina; servicios de comercialización, importación, exportación, compra y venta de cosméticos tales como cremas, leches, lociones, gel y polvos para la cara y las manos, preparaciones para el bronceado y cuidado de la piel por el sol (productos cosméticos), perfumes, agua de tocador, jabones de tocador, desodorantes para el cuerpo; preparaciones para maquillaje; champús, gel, cremas y bálsamos para el amoldamiento y para el cuidado del cabello, lacas para el cabello, preparaciones colorantes y decolorantes para el cabello; preparaciones para el ondulado y rizado permanente; aceites esenciales para uso personal, ropa, calzado y sombrerería; productos farmacéuticos a base de recursos naturales […]”.

A juicio de la actora, la marca objeto de controversia es similarmente confundible con sus marcas previamente registradas, lo anterior teniendo en cuenta la reproducción de las letras que conforman la expresión "A-V-O-N", escritas al revés, esto es, “N-O-V-A”. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretación de los artículos 136, literales a) y h), y 224, 228 y 2307 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]”, no así la del artículo 135, literal b), ibidem, toda vez que “[…] no es objeto de controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado […]” El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario;

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: 7 Estos últimos artículos fueron interpretados de oficio por parte del Tribunal. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industrial de la entidad demandada8, se advierte que la marca mixta “BEAUTYNOVA”, identificada con el certificado de registro núm. 479178, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la señora VANESSA GARCÍA VANEGAS, mediante los actos administrativos acusados y con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que eran similarmente confundible con sus marcas mixtas “AVON”, previamente registradas-, se encuentra caducada.

En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2022, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad 8 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 8 de mayo de 2023, en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP- 2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. […] De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. […] La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado.

Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. […]”.

Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos de la titular de la marca mixta “BEAUTYNOVA”, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 8 de mayo de 2023, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “BEAUTYNOVA” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 479178, - otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la señora VANESSA GARCÍA VANEGAS, y con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas, “AVON” (mixta)-, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2022, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, el Despacho dispone que, por la Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 479178, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”.

La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. De lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.

(Resaltado fuera de texto) Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 20089, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05- IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 9 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 2002-00442-01. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, ha señalado: “[…] -.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]”.

(Resaltado fuera de texto.) Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulo los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional.

En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en el medio de control de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada10.

También se advierte que como dicho medio de control comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento de los actos administrativos que otorgaron la marca en cuestión. 10 Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.) 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca mixta “BEAUTYNOVA”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.11 Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos de la demandante desaparezca y con ella el motivo de la controversia judicial. 11 Así lo señaló la Sección Primera de esta Corporación en la 21 de febrero de 2019 (número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López.) y posteriormente reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020 (número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por último, se le reconocerá personería a la doctora DIANA MARCELA RIVERA GÓMEZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 315 a 318 del cuaderno físico principal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00042-00 Actora: AVON PRODUCTS, INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: TENER a la doctora DIANA MARCELA RIVERA GÓMEZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 315 a 318 del cuaderno físico principal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 26 de mayo de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.