11001032400020120017600 — Consejo de Estado

1 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Nulidad Relativa Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - SIC Tercero con interés: Sociedad Joyería del Caribe S.A. Tema: No incurre en nulidad la resolución acusada que concedió el registro de la marca mixta cuestionada, “MUSEO DE LA ESMERALDA”, por cuanto la parte demandante no demostró tener un mejor derecho frente al signo registrado.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA___________________________ La Sala decide en única instancia la demanda presentada por la Fundación Museo Internacional de la Esmeralda1, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue interpretada en el auto admisorio como una acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de la resolución núm. 70763 de 6 de diciembre de 2011, por la cual se revocó la resolución núm. 37651 de 26 de julio de 2010 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio2, se declaró infundada la oposición presentada y se concedió el registro de la marca mixta “MUSEO DE LA ESMERALDA”, solicitada por la sociedad Joyería del Caribe S.A., para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del expediente núm. 09-128364. 1 En adelante la Fundación 2 En adelante SIC 2 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.- ANTECEDENTES 1.

La demanda La Fundación, a través de apoderado, presentó demanda para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “1. Que se declare la nulidad de la resolución número 70763 del 6 de diciembre de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se revocó la resolución No 37651 del 26 de julio de 2010, y se declaró infundada la oposición presentada por mi poderdante contra la solicitud del registro contenida en el expediente No 09-128364, y se concedió el registro de la marca MUSEO DE LA ESMERALDA en clase 35, a nombre de la SOCIEDAD JOYERIA DEL CARIBE S.A. 2.

Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca mixta MUSEO DE LA ESMERALDA, en la clase 35 de la Calificación Internacional de Niza, de acuerdo con los antecedentes que obran bajo el expediente No 09-128364. 3.

Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la Sentencia, donde se declare la Nulidad del Acto Administrativo Demandado, en la próxima Gaceta de la Propiedad Industrial. 4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro del término indicado en la ley, siguiente a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se tomen las medidas para dar cumplimiento a dicho fallo, tal como se establece en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.”3 1.2 El acto acusado Se procede a transcribir la parte resolutiva del acto acusado, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 1.2.1 Resolución4 70763 del 6 de diciembre de 2011 “

RESUELVE

3 Expediente digital aplicativo SAMIA 4 Folios 17 al 25 del expediente. 3 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 37651 de 26 de julio de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Fundación Museo Internacional de la Esmeralda.

ARTICULO TERCERO. Conceder el registro de: La marca: MUSEO DE LA ESMERALDA (Mixta) Para Distinguir: "Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, comercialización, distribución; compra y venta de piedras preciosas y todo lo relacionado con joyería", servicios comprendidos en la clase (sic) de la Clasificación Internacional de Niza, Novena Edición. Titular SOCIEDAD JOYERÍA CARIBE S.A. Domicilio BOCAGRANDE-CARTAGENA Dirección CALLE 5 N° 2 – 51 Vigencia Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO. Asignar número de certificado al derecho concedido, previa inscripción en los libros de la Propiedad Industrial.

ARTICULO QUINTO. Notificar personalmente a los doctores Julio José Seneor, apoderado de la sociedad solicitante y Carolina Vera Matiz, apoderada de la sociedad opositora o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por agotarse con ella la vía gubernativa.” 1.3.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.3.1. La sociedad Joyería del Caribe S.A. solicitó el registro de la marca mixta “MUSEO DE LA ESMERALDA” para identificar servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con 4 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el número 09-128364.

El 29 de enero de 2010 se publicó dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 612. 1.3.2 Dentro del término de la publicación de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial la Fundación presentó oposición contra el registro como marca mixta del signo “MUSEO DE LA ESMERALDA” para identificar servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza ante la SIC, señalando la existencia previa del nombre comercial denominado “MUSEO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA” que distingue los siguientes servicios: “Explotación, Transformación, Comercialización, Exhibición, Venta, Exportación, Importación de Esmeraldas, Piedras Preciosas, Semipreciosas”5, incluidos igualmente en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.3 La SIC realizó el examen de registrabilidad señalado en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 y procedió a expedir la resolución 37651 del 29 de julio de 2010, mediante la cual declaró fundada la oposición presentada y negó la solicitud de registro como marca mixta del signo “MUSEO DE LA ESMERALDA”, decisión que fue confirmada en sede de reposición mediante la resolución 65663 del 26 de noviembre de 2010, en la que también se concedió el recurso de apelación. 1.3.4 El recurso subsidiario de apelación fue decidido por la SIC a través de la resolución número 70763 de 6 de diciembre de 2011, revocando la decisión recurrida.

En dicho acto declaró infundada la oposición presentada y concedió la marca mixta “MUSEO DE LA ESMERALDA” en la Clase 35 de la Calificación Internacional de Niza, argumentando que dentro del expediente se acreditó el uso anterior del nombre comercial “MUSEO DE LA ESMERALDA” de propiedad del mismo solicitante del signo cuyo registro se solicitó. 5 Folio 28 de expediente. 5 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 135, literal b; 136, literal a) y h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Para sustentar lo anterior, explicó que la SIC no debió conceder el registro marcario por cuanto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, establece que no se puede conceder un registro similar o idéntico a un signo previamente registrado, situación que era evidente en el caso bajo análisis, puesto que, la marca “MUSEO DE LA ESMERALDA” (Mixta) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Calificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Joyería del Caribe S.A. era similar y confundible con el nombre comercial previamente concedido “MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA”, que distingue los mismos servicios.

Explicó que las similitudes se evidencian desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual y en suma señaló que los signos en conflicto distinguen los mismos servicios de la Clase 35 de la Calificación Internacional de Niza. Por lo tanto, consideró que la SIC erró al conceder el registro de la marca cuestionada puesto que, afectó indebidamente los derechos de la Fundación en el mercado, en particular sobre la actividad que ha venido desarrollando desde hace 30 años, como lo es la actividad comercial de un museo, donde se exhiben y se comercializan piedras preciosas, actividad que jamás ha realizado el tercero con interés en el presente proceso.

La parte demandante procedió a realizar una comparación ortográfica en la cual consideró que la marca cuestionada está conformada por dieciocho letras, ocho sílabas y de igual manera comparten la expresión “MUSEO” como posición dominante y en cuanto a la actividad comercial que desarrolla la Fundación, dando como resultado una evidente similitud 6 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ortográfica entre ambos signos. De igual manera adujo que al pronunciarlos de manera sucesiva, se podía percibir auditivamente que los signos son similares y por lo tanto confundibles.

De otra parte, la Fundación señaló la existencia de confundibilidad, puesto que, los signos “MUSEO DE LA ESMERALDA” y “MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA” son de aquellos que la doctrina ha denominado evocativos, es decir, que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio.

Explicó que en el caso bajo estudio los signos en cuestión evocan el concepto de "MUSEO", el cual ciertamente se relaciona directamente con los servicios ofrecidos por un museo, razón por la cual, sumado a la similitud ortográfica y fonética, los consumidores creerán equivocadamente que se trata de la misma marca, o de una marca nueva que la sociedad accionante lanzó al mercado.

La parte demandante señaló que en el presente caso también se encuentra vulnerado el artículo 135, literal b) de la Decisión 486 de 2000, por cuanto en su consideración la marca “MUSEO DE LA ESMERALDA” (Mixta), no es distintiva porque es similarmente confundible con el nombre comercial “MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA” el cual es de titularidad de la Fundación. Concluyó señalando que se demostró la similitud desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual en tanto el consumidor difícilmente podrá diferenciarlas cuando las encuentre en el mercado y en ese orden la Fundación se vería afectada en la medida que sus clientes podrían adquirir equivocadamente los servicios de la marca cuestionada cuando en realidad quieran adquirir los servicios de la marca “MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA”. 7 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de 27 de julio de 2012, el entonces magistrado sustanciador admitió la demanda interpretada como la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de pruebas.

Igualmente ordenó la notificación a la Sociedad Joyería Caribe S.A. y al Ministerio Público. 2.2. De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda en los siguientes términos: En primer lugar, la SIC señaló que el examen en conjunto de los signos enfrentados "MUSEO DE LA ESMERALDA" y "MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA" no arroja confusión, por cuanto en su conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido son percibidos de diferente manera.

En el mismo sentido, adujo que cuando se trata de marcas que contengan signos de uso general y repetitivo, es claro que de estos deberá prescindirse al momento de comparación, ya que su uso individual no es monopolizable, ni se puede esperar un tratamiento especial. En el caso en concreto, la marca concedida "MUSEO DE LA ESMERALDA" y el nombre comercial de la sociedad demandante comparten palabras incorporadas en un número importante de registros previamente concedidos ante la oficina de marcas pertenecientes a diferentes titulares, por lo que no es susceptible de apropiación individual y en consecuencia cualquier comparación deberá hacerse confrontando el término radical no común entre ellas. 8 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a este punto concluyó que bajo dichos presupuestos los signos confrontados no presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación, lo cual se debe a que, en los campos ortográfico, fonético, conceptual y visual difieren, de modo que resultan individualizables.

De otra parte, la SIC señaló que la parte demandante no cumplió lo establecido en las normas legales como requisito para la prosperidad de una oposición basada en uso de nombre comercial consagrado en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto cuando se quiere hacer valer el derecho sobre un nombre o enseña comercial ante una solicitud de marca posterior similar, para productos o servicios conectados con el nombre comercial, su titular debe presentar oposición al registro acreditando su uso personal, público, ostensible y continuo; demostración de la cual depende que la administración pueda negar la solicitud de registro presentada, en defensa del nombre comercial, situación que no fue cumplida por la Fundación demandante. 2.2.2.

La sociedad Joyería del Caribe S.A presentó contestación de la demanda6, no obstante, el despacho sustanciador mediante auto7 del 23 de septiembre de 2013 señaló que el memorial allegado se tenía por no presentado. Frente a la anterior decisión el tercero con interés presentó recurso de reposición mediante escrito del 1 de octubre de 2013, argumentando que, a pesar de no estar firmado el escrito de la contestación de la demanda, en el mismo se advertían los datos correspondientes de cada una de las partes, así como los datos del apoderado del tercero con interés. 6 Folios 86 a 100 del expediente 7 Folio 108 del expediente 9 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El despacho sustanciador mediante auto8 del 13 de mayo de 2014 resolvió el recurso de reposición presentado, en el sentido de confirmar el auto del 23 de septiembre de 2013, por cuanto “la carga de suscribir los documentos es una carga compatible con el Estado Social de Derecho, pues no es una imposición arbitraria que privilegie la forma ante el derecho sustancial, sino que por el contrario busca tener certeza de que nadie ajeno al proceso intervenga en él”9. 2.2.3.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. III. PRUEBAS 3.1. Mediante auto10 el entonces magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas, así: 3.1.1. De la SIC Se decretaron como pruebas las documentales aportadas consistentes en el expediente administrativo núm. 09-128364. 3.1.2.

Del tercero con interés Teniendo en cuenta que el memorial de contestación no fue suscrito, no se tuvo por presentada prueba alguna. 3.1.3. De la parte demandante Se decretó librar oficio a la SIC para que certificara la vigencia, alcance y titularidad del nombre comercial “MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA”, bajo certificado núm. 17742. 8 Folios 120 a 124 del expediente 9 Folio 123 del expediente 10 Auto sin fecha que fue notificado a las partes el 22 de julio de 2014 de conformidad con la constancia de secretaría a folio 127 del expediente 10 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La SIC dando cumplimiento a lo ordenado en el auto de pruebas, mediante escrito del 11 de septiembre de 201411, allegó la siguiente certificación: IV.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1 La sociedad demandante mediante escrito del 15 de enero de 2015, presentó los siguientes alegatos12: “Habida cuenta de lo anterior, y con los Actos Administrativos demandados, el Despacho del Honorable Magistrado fácilmente puede considerar la posición indebida, poco analítica y sobre todo injusta al negarle el derecho a mi cliente de poder utilizar dicho registro marcario, y más, con todo lo expuesto en este escrito y en la demanda, donde se evidencia que la solicitud negada a mi representada no va en contravía de los derechos Marcarios de la sociedad Joyería del Caribe, que, aunque mencione sus servicios como museo, no se encuentra legalmente 11 Folio 129 del expediente 12 Folios 148 a 151 11 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co autorizado, sino que por el contrario ofrece el público simplemente servicios de joyería. Contrario a esto, dicha actividad si la realiza mi cliente de forma legal, tal y como se puede ver en el certificado 457947 desde hace más de 30 años, poniendo en alto el nombre de nuestro país en diferentes mercados internacionales tal y como ha sido reconocido.

Como se ha dicho en el trascurso del proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir los Actos Acusados, transgrede el derecho reconocido con anterioridad a mi representada la sociedad FUNDACIÓN MUSEO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA, pues desconoció las marcas que dicha sociedad ya tenía concedidas y contrario a sus primeras decisiones, no realiza un cotejo idóneo sobre el derecho preferente para mi cliente y la notoriedad de sus marcas.

Así las cosas, y la respuesta presentada de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, podemos ver que existe merito suficiente para que su Honorable Despacho ordene la Nulidad de las resoluciones demandadas, toda vez que existe un contraste totalmente contradictorio en dichos Actos Administrativos que plantean un escenario alejado de las reglas de cotejo marcario y de los derechos reconocidos a mi cliente con antelación.” 4.2.

La SIC13 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda. 4.3. La sociedad Joyería Caribe S.A.14, se pronunció de la siguiente manera: Explicó que la SIC al momento de expedir la resolución atacada obró con observancia de las reglas y normas que la regulan, razón por la que no existe ningún fundamento ni legal ni fáctico para la prosperidad de las pretensiones de la demandante, afirmación que sustentó en que no se configuro las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a), h) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN.

Adujo que la marca “MUSEO DE LA ESMERALDA” es un signo de fantasía porque no evoca los servicios de la Clase 35 de la Calificación Internacional de Niza y en suma señaló que no existe un mejor derecho por parte de la demandante por cuanto el tercero con interés ha sido el primero en usar el nombre comercial en el comercio y haber mantenido 13 Folios 135 a 143 del expediente. 14 Folios 152 a 164 del expediente. 12 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicho uso de forma ininterrumpida, razón por la que la concesión de la marca cuestionada no vulnera la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

De otra parte, en relación con la presunta vulneración de la causal de irregistrabilidad marcaria prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, según la cual en palabras de la Fundación demandante, la concesión de la marca “MUSEO DE LA ESMERALDA” fue otorgada en violación a los especiales derechos y protección que ostenta una marca notoriamente conocida en el mercado andino, explicó que dicha afirmación no posee ningún sustento jurídico o fáctico, por cuanto dentro del trámite administrativo la sociedad demandante nunca alegó la notoriedad de su marca, ni allegó pruebas encaminadas a obtener la declaratoria por parte de la entidad competente, ni siquiera canceló la tasa fiscal correspondiente.

Ello porque el signo “MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA” no es conocido, reconocido, ni mucho menos notorio. Insistió señalando que la marca que ha estado en el mercado colombiano desde hace más de 14 años es “MUSEO DE LA ESMERALDA” de titularidad de la sociedad Joyería Caribe S.A. quien, sí ha cultivado un público, una imagen y ha realizado grandes esfuerzos por obtener la preferencia de todos los consumidores.

Ahora bien, para controvertir la presunta vulneración del literal b) del artículo 136 de la Decisión ibidem señaló que fue plenamente demostrado que la titularidad del nombre comercial “MUSEO DE LA ESMERALDA” para identificar servicios de la clase 35 internacional, es de la sociedad Joyería Caribe S.A. y el primer uso de dicho signo fue anterior al uso en el mercado de cualquier otro signo similar o idéntico.

Explicó que, frente al nombre comercial “MUSEO DE LA ESMERALDA”, dentro del trámite administrativo el tercero con interés allegó pruebas con las cuales demostró haber usado en el comercio colombiano el signo desde 13 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el año 1999, que ha sido público, ininterrumpido y permanente para identificarse y distinguir sus establecimientos de comercio y agencias, quienes se dedican a la importación, exportación, representación, comercialización, distribución, compra y venta de productos como metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, piedras preciosas; relojería, etc., circunstancia debidamente acreditada con facturas, certificación de revisor fiscal, certificado de matrícula mercantil, certificado de existencia y representación legal, contabilidad, publicidad, notificación e informes de la DIAN, cartas de clientes y terceros, entre otros. 4.4.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 667-IP-201515, mediante la cual interpretó de oficio el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000 y se abstuvo de interpretar las siguientes normas comunitarias: “No procede la interpretación del literal b) del artículo 135 de la citada Decisión, toda vez que la controversia no versa sobre el carácter distintivo intrínseco del signo solicitado, sino acerca de su confundibilidad con el signo opositor, es decir, respecto a su actitud distintiva extrínseca.

No procede la interpretación del literal a) del Artículo 136 de la referida normativa, debido a que el signo opositor no es una marca, sino un nombre comercial. No procede la interpretación del literal h) del artículo 136 de la misma Decisión, por cuanto el carácter notorio del signo opositor no fue alegado ni fue materia de la controversia discutida ante el tribunal consultante.” (Negrillas de la Sala) El tribunal realizó la interpretación de la siguiente manera: • lrregistrabilldad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, fonética e Ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 15 Folios 177 a 197 del expediente. 14 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este punto señaló que de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 136 de la Decesión Ibidem, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a un nombre comercial usado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. De igual manera señaló que al momento de resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

Y explicó que al momento de realizar el cotejo debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual, enfatizando en: i) las semejanzas y no en las diferencias, ii) colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. • El nombre comercial su protección y su prueba Señaló que, de conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: “(…) a) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un Indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 15 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “EI Tribunal se ha pronunciado, sobre Ja protección del nombre comercial qua cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” c) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d) Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar podrá oponerse a dicho uso si este puede causar riesgo de confusión o de asociación. (…)” • Protección en relación con signos idénticos y similares En este punto señaló el tribunal que el examinador debe observar y establecer si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

Igualmente señaló que la conclusión a la que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y por consiguiente su actitud o ineptitud para registro. De igual manera señaló que se considera a un nombre comercial plenamente válido cuando cumple las siguientes condiciones: “a) Distintividad. - Tanto intrínseca (capacidad distintiva propia) como extrínseca (no constituir un signo idéntico o similar a un nombre comercial o social, una marca u otro signo previamente usado o registrado por un tercero). 16 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El nombre comercial no debe ser confundible con otro previamente usado ni con una marca registrada u otros signos que puedan servir de fundamento para una oposición. b) Licitud. - Con lo cual se pretende que el nombre comercial no esté constituido por signos proscritos por ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; que no sea engañoso, que no contravenga el principio de veracidad, que no implique un riesgo de confusión, asociación, dilución o parasitismo respecto de otros signos distintivos (i.e., que no atente contra el derecho de terceros).” Concluyó señalando que las características del uso del nombre comercial son: i) personal, ii) público, iii) ostensible y iv) continuo y, con base en eso determinar la fecha del primer uso de cada uno de los nombres comerciales cuya titularidad se alega y en segundo lugar verificar el cumplimiento de los requisitos del uso de los respectivos signos. • Comparación entre signos denominativos y mixtos Explicó el tribunal que, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

De igual manera señaló que si predomina el elemento denominativo se deberá analizar así: i) cada signo en su conjunto, ii) se debe tener en cuenta la sílaba tónica, iii) orden de las vocales y iv) determinar cuál elemento impacta más. • Signos evocativos Señaló el tribunal que “Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.

No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, 17 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.” VI.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. El acto acusado Se solicita en este proceso la nulidad de la resolución16 núm. 70763 de 6 de diciembre de 2011, mediante la cual se revocó la resolución núm. 37651 de 26 de julio de 2010 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro como marca mixta del signo “MUSEO DE LA ESMERALDA”, solicitado por la sociedad Joyería del Caribe S.A., para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza dentro del expediente administrativo núm. 09-128364. 6.2.

Objeto de la controversia De acuerdo con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá establecer sí es nula la resolución administrativa que concedió el registro de la marca mixta “MUSEO DE LA ESMERALDA”, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, tras concluir que el solicitante de la marca cuestionada contaba con un mejor derecho al ser el propietario del nombre comercial protegido “MUSEO DE LA ESMERALDA”, al haber acreditado que el uso real, efectivo y constante del mismo se realizó con antelación al registro y primer uso del nombre comercial opositor “MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA”. 6.3.

Normativa aplicable 16 Folios 17 al 25 del expediente 18 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal b), y consideró que: “No procede la interpretación del literal b) del artículo 135 de la citada Decisión, toda vez que la controversia no versa sobre el carácter distintivo intrínseco del signo solicitado, sino acerca de su confundibilidad con el signo opositor, es decir, respecto a su actitud distintiva extrínseca.

No procede la interpretación del literal a) del Artículo 136 de la referida normativa, debido a que el signo opositor no es una marca, sino un nombre comercial. No procede la interpretación del literal h) del artículo 136 de la misma Decisión, por cuanto el carácter notorio el signo opositor no fue alegado ni fue materia de la controversia discutida ante el tribunal consultante.”17.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 135, literal b) y el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486, al exponer el concepto de violación adujo que el nombre comercial de su propiedad era similar a la marca mixta concedida y por ende debió ser protegido su derecho, planteamiento que en realidad se corresponde con lo previsto en el literal b) del artículo 136, ibidem.

En este orden de ideas, la Sala procederá a examinar si la decisión administrativa adoptada por la SIC contradice o no el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto es del siguiente tenor: […] “DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) 17 Folios 183 y 184 del expediente. 19 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.4. El análisis de fondo del asunto frente a la presunta vulneración del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 6.4.1.

De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, se advierte que la causal de irregistrabilidad se configura cuando la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. En concordancia con la anterior disposición encontramos los artículos 190 a 193 de la Decisión ibidem, que conforman el conjunto normativo andino que regula el depósito y protección del nombre comercial, así: • El artículo 190 de la Decisión 486, señala lo que se debe entender por nombre comercial, así: “[…]Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir […]”. • El artículo 191 de la Decisión 486, establece el derecho exclusivo del nombre comercial, así: “[…] el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa […]”. • El artículo 192 de la Decisión 486, establece los derechos que tiene el titular de un nombre comercial, así: 20 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios […]”. • El artículo 193 de la Decisión 486 señaló frente al registro del nombre comercial lo siguiente: “[…]conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191[…]”. 6.4.2. Características del nombre comercial El artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, explica que se entiende por nombre comercial un signo que identifica una actividad económica, una empresa, o un establecimiento mercantil.

Asimismo, el artículo 191 ibidem indica que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado que “[…] se entiende por nombre comercial el elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa […]”18 En ese orden frente a los requisitos para la protección del nombre comercial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó que el “[…] derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es 18 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 25 de enero de 2019, C. P. Hernando Sánchez Sánchez (E); número único de Radicación 11001032400020120030900. 21 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante […]”19. (Destacado fuera del texto) 6.4.3. Primer uso real y efectivo de un nombre comercial Ahora bien, para determinar el uso real, efectivo y constante del nombre comercial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta corporación y entregada para el sub-lite, determinó que: “(…) a) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “EI Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Interpretación Prejudicial Proceso 510-IP-2015 de 11 de mayo de 2017, pág. 7. 22 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d) Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar podrá oponerse a dicho uso si este puede causar riego de confusión o de asociación. (…)”20 Sobre la protección del nombre comercial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha señalado que para que el nombre comercial pueda oponerse exitosamente a una marca solicitada o registrada, debe haber sido usado con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca cuestionada.

Al respecto, esta Sección se ha pronunciado frente a los requisitos que se deben tener en cuenta para acreditar el primer uso real, efectivo y constante de un nombre comercial, así: “[…] entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial están las facturas comerciales, los documentos contables o las certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

También constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo, o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables […]”21. 6.5.

Caso concreto En el presente caso la controversia radica en que en el acto acusado la SIC declaró infundada la oposición del demandante al considerar que el solicitante contaba con un nombre comercial idéntico al del signo cuyo registro pretendía, respecto del cual había acreditado su primer uso real y continuo, con anterioridad al primer uso del nombre comercial 20 Folios 189 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 510-IP-2015 de 11 de mayo de 2017, pág. 12. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C. P. Hernando Sánchez Sánchez (E); número único de Radicación 11001032400020120030900, dónde se discutió sobre si el acto de concesión de la marca “RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO” para distinguir servicios de la clase 43 Internacional infringió, entre otros, los derechos de autor de la Cámara de Comercio de Armenia sobre “RUTA DEL CAFÉ”. 23 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrado por el aquí accionante.

En consecuencia, la SIC determinó que al demandante no le asistía un mejor derecho que lo habilitara a oponerse exitosamente frente a la solicitud de registro de la marca mixta acusada. En ese orden y atendiendo a los argumentos de la parte demandante, la parte demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso, previo a revisar las estructuras de los signos en conflicto, la Sala debe precisar el nombre comercial del opositor de conformidad con lo establecido en la certificación de registro núm. 17742, que indicó lo siguiente22: “Nombre comercial: MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA ALBERTO SEPULVEDA SEPULVEDA (NOMINATIVA) Calificación: 35 versión 8.” 23 Teniendo presente lo anterior se advierte que los signos en conflicto son los siguientes: Marca mixta registrada24 Nombre comercial25 26 MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA ALBERTO SEPULVEDA SEPULVEDA Titular: SOCIEDAD JOYERIA CARIBE S. A Titular: ALBERTO SEPULVEDA SEPULVEDA 22 Folio 129 del expediente 23 Folio 129 del expediente 24 Folio 24 del expediente 25 Folio 129 del expediente 26 La frase “ESMERALDAS Y FINA JOYERÍA” dentro de la marca mixta es explicativa de acuerdo con lo expresado en la solicitud del registro - folio 4 del cuaderno de anexos. 24 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Certificado núm. 438511 del 06 de diciembre de 2011 Certificado núm. 17742 del 09 de marzo de 2007 Clase 35: “PUBLICIDAD;

GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN; COMPRA Y VENTA DE PIEDRAS PRECIOSAS Y TODO LO RELACIONADO CON JOYERÍA.”. “EMPRESARIO COMO TAL, DEDICADO A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EXPLOTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, EXHIBICIÓN, VENTA, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN DE ESMERALDAS, PIEDRAS PRECIOSAS, SEMIPRECIOSAS, ETC” Acorde con lo anterior y atendiendo a la Interpretación Prejudicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la norma comunitaria presuntamente infringida, la Sala, con el fin de estudiar los supuestos fácticos del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, señalados supra, necesariamente deberá determinar si el nombre comercial “MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA ALBERTO SEPULVEDA SEPULVEDA” de propiedad del demandante constituye un nombre comercial protegido, es decir, si ha sido utilizado de manera real, efectiva y constante con antelación al uso del nombre comercial “MUSEO DE LA ESMERALDA” de propiedad del tercero con interés y solicitante de la marca cuestionada.

En ese orden, la Sala deberá determinar con base en el material probatorio obrante en el expediente administrativo, la fecha del primer uso de cada uno de los nombres comerciales y con base en ello establecer cuál de estos cuenta con la protección establecida en la normatividad comunitaria, así como lo determinó el Tribunal Andino en la interpretación entregada para este proceso: “En el presente caso, es preciso establecer en primer lugar la fecha del primer uso de cada uno de los nombres comerciales cuya titularidad se alega y en segundo lugar verificar el cumplimiento de los requisitos del uso de los respectivos nombres comerciales, es decir, si este fue personal, publico, ostensible y continuo.”27 27 Folio 192 del expediente 25 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.5.2.

Acervo probatorio La Sala procederá con el análisis de las pruebas allegadas al expediente administrativo por parte del aquí demandante y el tercero con interés con el fin de acreditar el uso del nombre comercial, así: 6.5.2.1 La parte demandante mediante radicado núm. 09-128364— 00002-0000 del 26 de abril de 201028 allegó ante la SIC los siguientes documentos para acreditar el uso de su nombre comercial “MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA ALBERTO SEPULVEDA SEPULVEDA”: o Certificación de contador público de fecha 18 de marzo de 2010, en la cual certifica que la Fundación fue constituida mediante acto núm. 01 del 11 de agosto de 2008. o Certificación de la sociedad Consorcio Nacional de Medios de fecha 12 de marzo de 2010, en la cual consta que el 9 de noviembre de 2009 la Fundación Museo de la Esmeralda pauto publicidad en la revista semana. o Factura de venta núm. 0004290 del 31 de marzo de 2010 de la Fundación Museo Internacional. o Factura de venta núm. 0004291 del 31 de marzo de 2010 de la Fundación Museo Internacional. o Factura de venta núm. 0215 del 29 de diciembre de 2009 de la Fundación Museo Internacional de la Esmeralda. o Contrato de servicios publicitarios con la sociedad Vapro Publicidad Ltda., del 19 de mayo de 2009.

De lo anterior se advierte que el demandante acreditó el uso del nombre comercial con documentos contables y facturas de ventas que dan cuenta de su uso en actividades comerciales desde el año 2008. En ese orden, 28 Folios 30 al 34 del cuaderno de anexos 26 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se tiene por demostrado que el primer uso del nombre comercial “MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA ALBERTO SEPULVEDA SEPULVEDA” fue efectuado en el año 2008. 6.5.2.2 El tercero con interés29 al contestar la oposición presentada solicitó a la SIC “remitirse a las pruebas aportadas en la oposición presentada a la solicitud de la marca MUSEO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA tramitada bajo el expediente No. 10 – 02273130” y, en concreto, solicitó a la entidad demandada tener en cuenta los siguientes documentos para acreditar el uso de su nombre comercial “MUSEO DE LA ESMERALDA”: o Certificación de la señora ERIKA TUÑON HERRERA, en su calidad de Contadora de la sociedad Joyería Caribe S.A., en donde certifica el monto de ventas facturadas por el establecimiento de comercio denominado MUSEO DE LA ESMERALDA, desde el año 2003 hasta abril de 2010, acompañada de la correspondiente copia de la tarjeta profesional y de la Cédula de Ciudadanía. o Copia de la factura JM-0001 por valor de $43. 200,00 del 4 de agosto de 2003, y su respectivo recibo de caja el No. 0210, donde se aprecia el nombre comercial MUSEO DE LA ESMERALDA. o Copia de la factura JM-0002 por valor de $81.000,00 del 7 de agosto de 2003, y su respectivo recibo de caja el No 0211, donde se aprecia el nombre comercial MUSEO DE LA ESMERALDA. o Copia de la factura JM-0003 por valor de $2.340.900,00 del 6 de agosto de 2003. o Copia de la factura JM-0012 por valor de $2.687.700,00 del 8 de agosto de 2003, y su respectivo de pago de Redeban 29 Folios 82 al 94 del cuaderno de anexos 30 Folio 91 del cuaderno de anexos 27 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Multicolor No. 0010948354, donde se aprecia el nombre comercial MUSEO DE LA ESMERALDA. o Copia de las facturas JM-02915, JM-02914, JM-2917, JM- 2916, JM-2915 y JM2914 del 21 de mayo de 2010, donde se aprecia el nombre comercial MUSEO DE LA ESMERALDA.

De la revisión al material probatorio obrante en sede administrativa la SIC se pronunció en los siguientes términos: “Valoración en Conjunto: Al analizar las pruebas aportadas por la sociedad solicitante Joyerías Caribe S.A., esta Delegatura pudo establecer que dicha sociedad también se identifica en el mercado con el nombre comercial MUSEO DE LA ESMERALDA, tal como se desprende de las facturas, resoluciones de la Dian y de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Igualmente, del acervo probatorio se colige que la sociedad Joyerías Caribe S.A. ha usado el nombre comercial desde el año 2003, tal como se evidencia en la certificación expedida por la contadora Erika Tuñon Herrera, en donde asevera que desde el año 2003 y de manera ininterrumpida hasta el año 2010, el establecimiento de comercio MUSEO DE LA ESMERALDA ha efectuado ventas por valores considerables, lo cual se ve soportado por las facturas de diversas fechas aportadas.

Aunado a lo anterior, el folleto aportado y la página web, permiten inferir que el nombre comercial MUSEO DE LA ESMERALDA ha sido publicitado y por ende se ha dado a conocer entre los consumidores. Conforme a lo expuesto, este Despacho concluye que la sociedad solicitante, Joyería Caribe S.A., logró demostrar debidamente que ha hecho uso del nombre comercial MUSEO DE LA ESMERALDA desde el año 2003, esto es con antelación a la fecha probada por la sociedad opositora Fundación Museo Internacional de la Esmeralda, quien demostró que ha usado el nombre comercial desde el año 2008.”31.

Ahora bien, con relación a las conclusiones expuestas por la SIC en el acto acusado debe advertirse que en el escrito de la demanda la accionante señaló que: “El señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial jamás realizó un estudio profundo del tema en conflicto, sino que por el contrario determinó conceder la marca solicitada teniendo en cuenta el supuesto uso de la misma, a través de la documentación allegada por el solicitante respecto del nombre comercial que la antecede, en donde jamás demuestra que su actividad tiene como 31 Folios 23 y 24 del expediente 28 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co objeto prestar los servicios que ofrece un museo, simplemente los de una JOYERIA, que se hace llamar museo, EXPRESION que por el contrario pone en peligro la actividad de mi cliente, quien en realidad si presta los servicios de un Museo.”32 De lo anterior se advierte que el planteamiento del demandante parte de considerar que para que hubiera lugar a proteger el nombre comercial “MUSEO DE LA ESMERALDA”, de propiedad del tercero con interés, este debía ser usado exclusivamente para identificar en el mercado actividades relacionadas los servicios de museo, de manera que el hecho de que se haya usado ese nombre comercial para la actividad de joyería implicaba que no estuviera amparado por la protección necesaria y que, por ende, su titular no estaba habilitado para obtener la concesión de la marca solicitada mixta.

En criterio de la Sala, no le asiste razón a la demandante en tanto el nombre comercial es “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”33. Así, la norma comunitaria no impone como una obligación para el tercero con interés la de acreditar de que su nombre comercial hubiera sido utilizado para prestar servicios de museo, resultando suficiente la demostración de que aquel era utilizado para identificar servicios de joyería en los cuales se incluyen las esmeraldas.

Correlativamente, frente a las pruebas (documentos contables y facturas) invocadas por el tercero interesado en la actuación administrativa, la Sala advierte que la conclusión que sobre ellas expuso la SIC no fue objeto de controversia en sede administrativa ni judicial por la demandante. En ese orden, hay lugar a concluir que se encuentra acreditado el uso del nombre comercial “MUSEO DE LA ESMERALDA”, de propiedad del tercero con interés, para identificar servicios de joyería desde el año 2003. 32 Folio 32 de la demanda 33 Artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 29 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.5.3.

Así las cosas, la Sala advierte que la fecha de primer uso real y efectivo del nombre comercial “MUSEO DE LA ESMERALDA”, que coincide con la marca aquí cuestionada por parte el tercero interesado Joyería Caribe S.A., corresponde al año 2003; es decir, que es anterior a la fecha de primer uso del nombre comercial de la parte demandante “MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA ALBERTO SEPULVEDA SEPULVEDA” que tuvo lugar en el año 2008.

Con base en lo anterior y de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 el nombre comercial “MUSEO DE LA ESMERALDA” de propiedad del tercero con interés en el presente proceso es el que cuenta con el derecho exclusivo y protección que establece la normatividad comunitaria, puesto que se acreditó haber realizado el primer uso real y efectivo de dicho nombre con anterioridad al nombre comercial del aquí demandante.

Por lo tanto, al no probarse por parte del demandante que el primer uso constante, real y efectivo del nombre comercial de la expresión “MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA ALBERTO SEPULVEDA SEPULVEDA”, fuera anterior del primer uso real y efectivo del nombre comercial de propiedad de la misma persona jurídica a quien se le concedió el registro de la marca mixta “MUSEO DE LA ESMERALDA”, se advierte que aquel no cuenta con un derecho exclusivo de ese nombre comercial y por ende la oposición presentada en contra del registro de la marca mixta cuestionada no tenía la vocación de prosperidad.

Bajo el anterior contexto y al evidenciar que el nombre comercial del demandante no cuenta con una protección especial es innecesario estudiar el primer presupuesto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, esto es, el relativo a la identidad o similitud del nombre comercial protegido de propiedad de un tercer con la marca solicitada y registrada. 30 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, es innecesario estudiar el segundo presupuesto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, correspondiente al riesgo de confusión o asociación entre los dos signos. En consecuencia, se debe concluir que en el presente caso la SIC en el acto acusado no vulneró el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 5.5.

Conclusión. En este orden de ideas, la Sala concluye que el acto acusado no vulneró el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto la marca registrada “MUSEO DE LA ESMERALDA” no es idéntica o similar a un nombre comercial protegido de propiedad de un tercero. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 31 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00176-00 Demandante: Fundación Museo Internacional de la Esmeralda Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.