CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS.
LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL CONCEDER EL REGISTRO OBJETO DE CONTROVERSIA NO REALIZÓ EL COTEJO MARCARIO FRENTE A LA MARCA “ZYNVIT”. LA MARCA CUESTIONADA NO TENÍA LA SUFICIENTE CAPACIDAD DISTINTIVA FRENTE A UNA MARCA SIMILAR YA REGISTRADA, YA QUE DE LA SIMPLE CONSTATACIÓN Y/O COMPARACIÓN SE PODÍA VISLUMBRAR EL RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN EXISTENTE.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resoluciones núms. 35665 de 26 de diciembre de 2006, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 010981 de 23 de abril de 2007 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la jefe de la División2 de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 22721 de 30 de julio de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del superintendente delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 26 de marzo de 1991, la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo “ZYNVIT”, para identificar productos comprendidos en la clase 5ª4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, la cual fue concedida mediante certificado núm. 191990. 2 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Productos farmacéuticos para uso humano y veterinario […]”. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2º- Indicó que el 3 de marzo de 2006, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. presentó acción de cancelación por no uso de la marca “ZYNVIT”. 3º.
Manifestó que el 24 de marzo de 2006, la sociedad BREMYMG LTDA., hoy LABORATORIOS BREMYMG S.A.S., presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “ZIN-VIT” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª5 de la Clasificación Internacional de Niza, aun estando pendiente la petición de cancelación de la marca antes mencionada. 4°- Indicó que publicada la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, las sociedades LABORATORIOS ZOO LTDA. y PROCAPS S.A., formularon oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad frente a las marcas nominativas “ZOOFEN”, “ZOOFLOXIN”, “ZOO”, “ZOO BIOTICO 200”, “ZOO VIT”, “ZOO DERMIN”, “ZOO HEMATIN”, “ZOO-VITAN 12”, “ZOONABOL”, y el nombre comercial “LABORATORIOS ZOO”;
“B-VIT”, “B-VIT AT”, “B-VIT HT” y “B- VIT PLUS”, previamente registradas a favor de cada una de ellas en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5La expresión se solicitó para amparar los siguientes productos: “[…] Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales […]”. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5º.
Adujo que el 14 de noviembre de 2006, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “ZYNVIT”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 6°- Indicó que, publicada la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad LABORATORIOS BREMYMG S.A.S. formuló oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad frente a la marca nominativa “ZIN- VIT”, previamente registrada a su favor. 7º- Señaló que mediante la Resolución núm. 35665 de 2006, la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada las oposiciones formuladas por las sociedades LABORATORIOS ZOO LTDA y PROCAPS S.A. y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo “ZIN-VIT”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad LABORATORIOS BREMYMG S.A.S. 8º- Manifestó que contra dicha decisión la sociedad PROCAPS S.A., interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.
El primero de ellos, a 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co través de la Resolución núm. 010981 de 23 de abril de 2007, emanada de la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC y, el segundo, a través de la Resolución núm. 22721 de 30 de julio de ese año, expedida por el superintendente delegado para la Propiedad Industrial de a SIC.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, vulneró los artículos 135, literal p), y 168 de la Decisión 486, por cuanto concedió el registro del signo distintivo objeto de controversia “ZIN-VIT” desconociendo que la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., tenía mejor derecho de registrar el signo nominativo “ZYNVIT”, por cuanto ya había solicitado en debida forma su cancelación, la cual era de propiedad de la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A. Indicó que concedió el registro de una expresión sin tener en cuenta que otra sociedad tenía prioridad sobre ella.
En efecto, a partir del 3 de marzo de 2006, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. podía invocar su derecho de preferencia y prioridad sobre el signo “ZYNVIT”. Adujo que la sociedad LABORATORIOS BREMYMG S.A.S. solamente hasta el 24 de marzo de 2006 solicitó también la cancelación por no 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uso de la expresión “ZYNVIT”, lo que deja en evidencia que quien tenía derecho a su registro con posterioridad al terminarse la acción de cancelación, era la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. Sostuvo que al momento de acceder al registro de la marca objeto de controversia, esto es, “ZIN-VIT”, aún se encontraba vigente otra expresión similar en el mercado, esto es, “ZYNVIT”, por lo que tampoco le era dable acceder a su concesión. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.
La SIC solicitó acceder a las pretensiones de la demanda. En efecto, señaló que a pesar de que la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. tenía el derecho de preferencia y prioridad para registrar como marca el signo “ZYNVIT”, teniendo en cuenta que tramitó y obtuvo la cancelación de tal expresión en manos de la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., tal situación fue obviada en los actos administrativos acusados.
Aseguró que la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., a partir del 3 de marzo de 2006, podía invocar su derecho de preferencia para registrar como marca la expresión en mención. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que el 24 de ese mes y año, la sociedad LABORATORIOS BREMYMG S.A.S. solicitó el registro de la marca cuestionada estando aún vigente el registro de la marca “ZYNVIT”, de propiedad de la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., fecha en la que también se encontraba en curso la acción de cancelación por no uso de la referida marca, por parte de la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. II.2.
La sociedad LABORATORIOS BREMYMG S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas. Manifestó que la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., al presentar erróneamente la solicitud del registro marcario amparando productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y no todos los productos en dicha clase, omitió la obligación existente en el derecho preferente derivado de la acción de cancelación de una marca, ya que exige que se protejan los mismos productos que se encontraba distinguiendo la marca objeto de cancelación. Indicó que mediante la Resolución núm. 20677 de 19 de septiembre de 1996, la SIC concedió a favor de la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A. el registro de la marca nominativa “ZYNVIT”, 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para distinguir todos los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa que para reconocerle a la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. el derecho preferente derivado de la acción de cancelación, requería solicitar el registro de tal expresión pero para distinguir todos los artículos de la clase en mención y no solamente algunos productos en esta clase.
II.2. Las sociedades LABORATORIOS CALIFORNIA S.A. y TECNOQUIMICAS S.A., terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificadas en debida forma6, guardaron silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante proveído de 18 de febrero de 2022, se denegó la medida cautelar deprecada por la actora. Posteriormente, mediante providencia de 16 de septiembre de ese año, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A ibidem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 6 Folios 255 a 263 y 280 a 281 del expediente físico. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de ésta, consiste en determinar si las resoluciones núms. 35665 de 2006, 010981 y 22721 de 2007, mediante las cuales la actora concedió el registro como marca del signo nominativo “ZIN-VIT”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 135, literal p), y 168 de la Decisión 486.
Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma.
Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, insistió en la presunta ilegalidad de los actos que concedieron el registro de la marca “ZIN-VIT”, pues en su momento pasó por alto el derecho preferente que poseía la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. para solicitar el registro como marca del signo “ZYNVIT”.
Aseguró que inclusive si la sociedad LABORATORIOS BREMYMG S.A.S. hubiera solicitado el registro de la marca cuestionada “ZIN- VIT”, como en efecto lo hizo, no se debería haber concedido su registro por la existencia del derecho preferente a favor de la sociedad TECNOQUIMICAS S.A, respecto de la expresión “ZYNVIT”. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.
El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 399-24, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que la SIC concedió el registro de la marca cuestionada sin tener en cuenta un derecho preexistente a favor de una sociedad distinta que estaba adelantando a su vez la acción de cancelación por no uso de una marca similar, esto es, “ZYNVIT”.
IV.-3. En esta etapa procesal, las sociedades TECNOQUIMICAS S.A., LABORATORIOS BREMYMG S.A.S. y CALIFORNIA S.A., terceros con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020130037600 constituyen un acto aclarado.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 309-IP-2014, 184-IP-2022 y 342-IP- 8 Proceso 469-IP-2022. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 2548 de 6 de agosto de 2015, 5389 de 14 de diciembre de 2023 y 5303 de 7 de septiembre de 2023, respectivamente.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 35665 de 26 de diciembre de 2006, 010981 de 23 de abril y 22721 de 30 de julio de 2007, concedió el registro de la marca nominativa “ZIN-VIT” a la sociedad LABORATORIOS BREMYMG S.A.S., para amparar los siguientes productos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”.
A juicio de la demandante, concedió el registro del signo objeto de controversia desconociendo que la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. tenía mejor derecho de registrar el signo nominativo “ZYNVIT”, por 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuanto ya había solicitado en debida forma la cancelación por no uso de tal expresión de propiedad de la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A. Indicó que concedió el registro de una expresión sin tener en cuenta que otra sociedad tenía prioridad sobre ella.
En efecto, a partir del 3 de marzo de 2006, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., podía invocar su derecho de preferencia y prioridad sobre el signo “ZYNVIT”. Aseguró que al momento de acceder al registro de la marca objeto de controversia, esto es, “ZIN-VIT”, aún se encontraba vigente otra expresión similar en el mercado, esto es, “ZYNVIT”, por lo que tampoco le era dable acceder a su concesión. En la contestación de la demanda, la SIC señaló que a pesar de que la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., tenía el derecho de preferencia y prioridad para registrar como marca el signo “ZYNVIT”, teniendo en cuenta que tramitó y obtuvo la cancelación de tal expresión, tal situación fue obviada en los actos administrativos acusados.
Sostuvo que el 24 de marzo de 2006, la sociedad LABORATORIOS BREMYMG S.A.S. solicitó el registro de la marca cuestionada estando aún vigente el registro de la expresión “ZYNVIT”, de 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co propiedad de la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., fecha en la que también se encontraba en curso la acción de cancelación por no uso por parte de la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 469-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 309-IP-20149, 184-IP-202210 y 342-IP-202211, en las que se interpretaron los artículos 135, literal p), y 168 de la Decisión 486.
Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; […] Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.
Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 2548 de 6 de agosto de 2015. 10 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5389 de 14 de diciembre de 2023. 11 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”.
La actora alegó que al expedir los actos administrativos acusados a través de los cuales concedió el registro de la marca nominativa “ZIN-VIT”, a favor de la sociedad LABORATORIOS BREMYMG S.A.S., desconoció el derecho preferente que ostentaba la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., respecto de la expresión “ZYNVIT”, puesto que se le denegó su registro al encontrarla confundible con la marca “ZIN-VIT”; no obstante que esta última sociedad ya había solicitado la cancelación por no uso de la marca “ZYNVIT”, de propiedad de la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., la cual a la fecha en que se presentó la solicitud del registro marcario “ZIN-VIT” se encontraba aún vigente.
Al respecto, en la Interpretación Prejudicial 479-IP-2015, el Tribunal señaló que el derecho preferente surge con la decisión que resuelve favorablemente la acción de cancelación, no obstante, puede invocarse desde la presentación de la solicitud hasta tres meses después de que haya tomado firmeza la decisión de cancelación. En efecto: “[…] 3.5.
La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un "derecho preferente", a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. 3.7.3.
Efectos del derecho preferente. Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones.
En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en prelación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquel que se ha solicitado cancelar.
Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.
En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro. […] En conclusión, se deberá tener en cuenta que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, mientras que las solicitudes presentadas con anterioridad deben estudiarse previamente a aquella presentada sobre la base del derecho preferente.
En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral, tomando en consideración 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre otros aspectos, la posible existencia del riesgo de confusión y/o asociación del signo solicitado para registro […]” (Destacado fuera de texto).
De lo anterior, se desprende que el derecho preferente: i) otorga una prelación a su solicitud sobre solicitudes marcarias presentadas con anterioridad; ii) permite que el solicitante de la cancelación se oponga a marcas que considere similarmente confundibles a la marca frente a la cual alega el derecho preferente; y iii) no implica necesariamente la concesión del registro marcario otorgado.
Ahora, también se advierte que, en la citada interpretación, el Tribunal afirmó que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación. En el caso sub examine, se advierte que el 24 de marzo de 2006, la sociedad LABORATORIOS BREMYMG S.A.S. presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo “ZIN-VIT”, para identificar productos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son, “[…] Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para empastar los dientes y para improntas dentales […]”, la cual fue concedida a través de las resoluciones núms. 35665 de 26 de diciembre de 2006, 010981 de 23 de abril y 22721 de 30 de julio de 2007.
De otra parte, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., el 3 de marzo de 2006, presentó la acción de cancelación por no uso del certificado núm. 191990, contentivo de la marca “ZYNVIT”, en la clase 5ª ibidem, de propiedad de la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., la cual fue cancelada totalmente mediante Resolución núm. 16018 de 31 de mayo de 200712, expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, en la que se resolvió lo siguiente: “[…] Derecho preferente Con base en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el accionante de la presente cancelación contará con el derecho preferente respectivo para obtener el registro de la marca cancelada. […]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Cancelar por no uso el registro de la marca ZYNVIT, con certificado núm. 191990 a nombre de la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza […]”. (Destacado fuera de texto). 12 www.sipi.gov.co. Consultada dicha Resolución expedida por la SIC el 21 de marzo de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Luego, el 14 de noviembre de 2006, haciendo uso del derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso promovida contra la marca nominativa “ZYNVIT”, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. presentó la solicitud de registro como marca de tal expresión para identificar productos en la referida clase 5ª.
Mediante Resolución núm. 55712 de 26 de diciembre de 200813, la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo “ZYNVIT”, deprecado por TECNOQUIMICAS S.A., al considerarla confundiblemente con la marca “ZIN-VIT”, de propiedad de la sociedad LABORATORIOS BREMYMG S.A.S. En efecto, sostuvo lo siguiente: “[…] Sin embargo, esta División considera que entre el signo solicitado ZINVIT y la marca opositora ZIN-VIT, se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir en a error al público consumidor.
Toda vez que se trata de la reproducción total del elemento nominativo de una marca previamente registrada, teniendo en cuenta el elemento predominante en los signos en cotejo es precisamente ese, con lo cual resulta evidente que los signos enfrentados son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual. […]
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad BREMYMG LTDA.
ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la marca ZYNVIT (NOMINATIVA), solicitado por TECNOQUIMICAS S.A., para 13 Folios 99 a 105 del expediente físico. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza […]”.
Contra dicha decisión, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación14, en el que señaló lo siguiente: “[…] La anterior resolución desconoció de plano el derecho preferente de mi representada, y más grave aún ratificó una resolución viciada, pues la resolución 35665 de 26 de diciembre de 2006, concedió la marca ZIN-VIT, nominativa, estando vigente el registro 191990, correspondiente a la marca ZYNVIT, nominativa, a favor de LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., que para esa fecha de encontraba en trámite de cancelación, pero aún no estaba cancelada […]”.
Mediante la Resolución núm. 23997 de 14 de mayo de 200915, la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, confirmó la decisión recurrida, en los siguientes términos: “[…] Caso en estudio Antes de establecer el correspondiente estudio de registrabilidad, es oportuno hacer mención al hecho de que la presente solicitud, corresponde según mención del recurrente al ejercicio del derecho preferente en virtud de la cancelación de la marca ZYNVIT certificado 191990, presentada por la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. No obstante, lo anterior, es necesario a efectos de establecer el presente estudio de registrabilidad tener en cuenta que la marca ZIN-VIT certificado núm. 342000, concedida bajo el trámite del expediente núm. 06-029504, es ya una actuación en firme que tiene pleno efecto jurídico, y por lo tanto se encuentra revestida 14 Folios 106 a 112 del expediente físico. 15 www.sipi.gov.co.
Consultada dicha Resolución expedida por la SIC el 21 de marzo de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del principio de presunción de legalidad señalado en el artículo 64 del C.C.A. […]
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 55712 de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos […]”. Por último, a través de la Resolución núm. 82552 de 20 de octubre de 201516, el superintendente delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión inicial, al considerar lo siguiente: “[…] Ahora bien, se observa que tal como lo señala el recurrente la presente solicitud marcaria resulta del ejercicio del derecho preferente en virtud de la cancelación de la marca ZYNVIT con certificado 191990, sin embargo, es preciso aclarar que la cancelación de un registro no presupone la concesión automática del nuevo registro sino que la misma deberá ser objeto del estudio de registrabilidad correspondiente, donde en el presente caso se concluyó que existe riesgo de confusión respecto de la marca ZIN-VIT, con certificado núm. 342000, la cual se encuentra vigente y goza de presunción legal, por lo que resulta ser un antecedente válido para la negación del registro en solicitud.
Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […]
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 55712 de 26 de diciembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos […]”. 16 www.sipi.gov.co. Consultada dicha Resolución expedida por la SIC el 21 de marzo de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo anterior, se observa que al resolverse los recursos interpuestos, la actora desestimó los argumentos alegados por la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., referente al derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de la marca “ZYNVIT”, de propiedad de la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., por cuanto ya se encontraba registrada en el mercado la marca “ZYN-VIT”; y guardó silencio frente al cuestionamiento referente a la imposibilidad de haber concedido esta última teniendo en cuenta que aún estaba vigente la marca “ZYNVIT”.
En este sentido, la Sala considera que, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, la cancelación indicada otorgaba a la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. un derecho preferente para solicitar el registro como marca del signo nominativo “ZYNVIT”, por lo que dicha solicitud se encontraría excluida del principio de prior in tempore, potior in iure17 y, en consecuencia, tendría prelación, incluso sobre aquellas solicitudes que se hubieran presentado con anterioridad a la suya, en este caso, frente a la solicitud de registro como marca del signo nominativo cuestionado “ZIN-VIT”. 17 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de mayo de 2024, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00164-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, la Sala considera que el derecho preferente, por un lado, surge en el momento en que queda en firme la resolución que ordena la cancelación del registro de la marca y, por el otro, no implica la concesión del registro como marca del signo deprecado.
Ello, comoquiera que el derecho preferente permite que la solicitud de registro como marca del signo solicitado, presentada por la persona que pidió la cancelación y obtuvo resolución favorable, se estudie con prelación respecto de aquellas solicitudes que fueron presentadas con anterioridad18. Por consiguiente, para la Sala, previo a conceder el registro de la marca cuestionada “ZIN-VIT”, mediante los actos administrativos acusados, la SIC también debió evaluar el derecho preferente que le asistía a la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., quien fue la primera en presentar la acción de cancelación por no uso en contra del registro marcario “ZYNVIT”.
Así las cosas, para la Sala, la entidad demandada vulneró el artículo 168 de la Decisión 486 pues, de conformidad con la citada normativa, el derecho preferente podía invocarse a partir de la presentación de la 18 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00391-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sostuvo: “[…] El solicitante de la acción de cancelación del registro marcario que obtenga una resolución favorable, tiene el derecho preferente a solicitar para sí el registro de la marca cuyo registro fue cancelado.
Este derecho supone entonces, preferencia en el tiempo frente a terceros, para solicitar y obtener el registro de la marca, sin que esto signifique que pueda acceder al registro de esta de forma automática […]”. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitud de cancelación y la SIC lo inadvirtió al momento de expedir los actos administrativos acusados.
En efecto, en la interpretación prejudicial traída a colación en el proceso, esto es, en la 184-IP-2022, el Tribunal señaló: “[…] 1. El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra previsto en el artículo 168 de la Decisión 486. 2. Cabanellas concibe por derecho preferente (ius preferendi) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces, con total exclusión de ellas. 3.
En efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla. 4. De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. 5.
De acuerdo con la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite sui registro. 6.
Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada. 7.
La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro de una marca efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro marcario, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de la acción de cancelación. 8.
Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio de este, pues una vez presentada la solicitud de registro -se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente-, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente.
Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro […]” (Destacado fuera de texto). Ahora, en lo que respecta el argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso, relativo a que la marca solicitada “ZYNVIT” por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., no correspondía exactamente a los mismos productos respecto de los cuales canceló la marca “ZYNVIT”, de la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., la Sala advierte que ello NO corresponde con el análisis de los actos aquí acusados, ya que mediante éstos, se concedió el registro de la marca “ZIN-VIT”, por lo que los aspectos relacionados con la registrabilidad del signo “ZYNVIT”, deprecado por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., deben ser zanjados en otro escenario. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además de lo anterior, la Sala observa que la solicitud de registro como marca del signo “ZIN-VIT”, por parte de la sociedad LABORATORIOS BREMYMG S.A.S., se presentó el 24 de marzo de 2006, esto es, cuando aún se encontraba vigente el certificado núm. 191990, contentivo de la marca nominativa “ZYNVIT”, de propiedad de la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., pues como quedó visto, tal registró estuvo vigente desde el 19 de agosto de 1996, hasta el 31 de mayo de 2007, fecha esta última en que fue cancelada por no uso, por lo que no era dable a la actora conceder su registro sin realizar previamente el cotejo entre estas, máxime si se tiene en cuenta que, a simple vista, era indudable su similitud ortográfica y fonética, así mismo, su conexidad competitiva, pues las dos amparaban productos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Así las cosas, para la Sala no debió haberse concedido la marca objeto de controversia sin realizarse previamente el cotejo marcario frente a la marca “ZYNVIT”, pues la censurada no tenía la suficiente capacidad distintiva frente a una marca similar ya registrada, ya que de la simple constatación y/o comparación se podía vislumbrar el riesgo de confusión o asociación existente.
En este orden de ideas, los actos acusados expedidos por la SIC no 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se ajustaron a la legalidad requerida en la Decisión 486, de manera que éste fue concedido contrario a la Ley y, así, incurriendo en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486.
Ello, teniendo en cuenta lo precisado por el Tribunal, en la interpretación prejudicial19 traída a colación para el caso concreto, que respecto de la aplicación de la citada norma, consideró lo siguiente: “[…] 43. Con lo anterior se contesta la primera pregunta de la consultante. En relación con las otras dos cuestiones, el Tribunal encuentra que la causal mencionada se refiere a problemas del signo en sí mismo, es decir, para que opere la causal es necesario que el signo riña con las normas de orden público, de conformidad con la definición de ley sentada líneas arriba y, en consecuencia, esto debe ser evaluado al realizar el examen de registrabilidad. […]”.
Lo anterior impone acceder a las súplicas de la demanda y declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, que concedieron el registro de la citada marca, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 19 309-IP-2014. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 35665 de 26 de diciembre de 2006, 010981 de 23 de abril y 22721 de 30 de julio de 2007, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cancelar el registro de la marca identificada con el certificado de registro núm. 342000; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de marzo de 2025. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Ausente con excusa 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00376-00 Actora: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.