11001032400020140009100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023). CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: ZAMBON S.P.A. TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “FLUIDITOX” Y LA MARCA OPOSITORA “FLUTOX” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

LAS PARTÍCULAS “FLU” Y “TOX”, QUE HACEN PARTE DE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, SON DE USO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA Y, POR LO TANTO, SON INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ZAMBON S.P.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co núm. 00049347 de 22 de agosto de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 11 de octubre de 2011, la sociedad LABORATORIOS NATURAL FARMA S.A.S. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “FLUIDITOX”, para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, formuló oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto grado de confundibilidad con la marca “FLUTOX”, previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir: “[…] Productos fitoterapéuticos medicinales y expectorantes, a base de productos naturales.

Jarabe para la tos a base de miel de abejas con esencia de eucalipto, propóleo y vitaminas […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3°- Que mediante la Resolución núm. 44942 de 30 de julio de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo “FLUIDITOX” para distinguir productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Que contra la citada resolución la sociedad LABORATORIOS NATURAL FARMA S.A.S. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 00049347 de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión anterior, declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, le concedió a la citada sociedad el registro de la marca “FLUIDITOX”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto, a su juicio, las marcas confrontadas son similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual y, además, distinguen productos en la misma Clase, generando riesgo de confusión y de asociación empresarial en el mercado. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido que al realizarse la comparación entre una marca mixta y una nominativa debe acudirse al criterio general y de uso común, según el cual, al momento de adelantarse el análisis de confundibilidad, se debe identificar cuál de esos elementos prevalece y tiene mayor recordación en la mente del consumidor.

Sostuvo que en el caso sub examine el elemento denominativo de la marca solicitada lo constituye la expresión “FLUIDITOX” y es sobre él que debe recaer el estudio de confundibilidad. Indicó que al comparar la marca previamente registrada “FLUTOX” con la expresión “FLUIDITOX”, se encuentra que la adición del vocablo “IDI” no le otorga suficiente distintividad, generando riesgo de confusión en el público consumidor debido a la gran semejanza existente entre ellas, dado que al realizarse el análisis de confundibilidad, desde una visión en conjunto, se evidencia que presentan similitudes desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual.

Alegó que la SIC no tuvo en cuenta que el cotejo marcario entre marcas que distinguen productos farmacéuticos debe ser más riguroso y 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prolífico, toda vez que están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Señaló que es propietaria del registro sanitario del producto “FLUTOX” y de la marca nominativa y mixta con el mismo nombre, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar, específicamente, un jarabe utilizado para el tratamiento sintomático de la tos de cualquier etiología, al igual que la marca “FLUIDITOX”, por lo que entre éstas se presenta conexidad competitiva.

Concluyó que la coexistencia en el mercado de las expresiones en conflicto genera riesgo de asociación y de confusión indirecta, por cuanto el consumidor final terminaría por asociar el origen empresarial de las expresiones enfrentadas, asumiendo que pertenecen a un mismo empresario, máxime si se tiene en cuenta que identifican servicios en la misma Clase.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para el efecto, manifestó que la marca solicitada “FLUIDITOX” es diferente a la marca previamente registrada “FLUTOX”, habida cuenta que la primera está conformada por cuatro (4) sílabas y ocho (8) letras, mientras que la segunda se compone de dos (2) sílabas y seis (6) letras.

Sostuvo que si bien la expresión cuestionada y las marcas previamente registradas comparten algunas vocales y consonantes, tal coincidencia no induce al público consumidor a error en cuanto a los productos que identifican y/o su origen empresarial, máxime si se tiene en cuenta que las partículas “FLU” y “TOX”, que conforman las marcas en conflicto, son de uso común para los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, inapropiables de manera exclusiva.

Mencionó que ello es así por cuanto el término “FLU”, que se usa de manera muy frecuente en la industria farmacéutica, se utiliza para referirse a fluidos, de tal suerte que la misma no tiene como tal una virtud diferenciadora importante y tiene un carácter inapropiable; y que lo mismo ocurre con la partícula “TOX”, ya que normalmente se usa para hacer alusión a la palabra tos. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que, por lo tanto, la adición de las sílabas “I” y “DI”, en la marca cuestionada, dotan realmente de una mayor distintividad a la expresión “FLUIDITOX”, toda vez que permiten que exista entre las marcas enfrentadas diferente secuencia vocálica y consonántica, así como distinta extensión. II.-2.

La sociedad LABORATORIOS NATURAL FARMA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que 6 Folios 154 y 155 del cuaderno físico principal. 7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda e insistió en que las marcas enfrentadas no pueden coexistir en el mercado sin inducir a error al consumidor, dadas las semejanzas presentadas entre las marcas “FLUIDITOX” y “FLUTOX”; y que entre los productos que identifican existe conexidad competitiva.

Manifestó que desde el punto de vista ortográfico y fonético, la marca solicitada “FLUIDITOX”, a su juicio, reproduce por completo la marca 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registrada “FLUTOX”, con la única diferencia que la expresión cuestionada incluye la partícula “IDI” en medio, lo cual en manera alguna le imprime suficiente distintividad como para distinguirla de la marca previa “FLUTOX”, siendo su pronunciación casi idéntica.

IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que las marcas enfrentadas no son semejantes ni confundibles, puesto que la marca “FLUIDITOX” posee la distintividad necesaria para que el consumidor pueda individualizar cada signo sin que se genere riesgo de confusión o asociación. IV.3.- En esta etapa procesal tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó10: 9 En adelante el Tribunal 10 Proceso 201-IP-2020. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro FLUIDITOX (mixto) resultaría confundible con la marca FLUTOX (denominativa), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos y nominativos 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre las marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrá lugar a la confusión entre las 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Se en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

Marcas evocativas […] 4. Signos conformados por denominaciones de uso común […] 4.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. 4.3.

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 4.4 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00049347 de 22 de agosto de 2013, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “FLUIDITOX”, a la sociedad LABORATORIOS NATURAL FARMA S.A.S., para distinguir “[…] Productos fito terapéuticos medicinales y expectorantes, a base de productos naturales.

Jarabe para la tos a base de miel de abejas con esencia de eucalipto, propóleo y vitaminas. […]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. A juicio de la actora, las marcas confrontadas “FLUIDITOX” y “FLUTOX” son similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual y, además, distinguen productos en la misma Clase, generando riesgo de confusión y de asociación empresarial en el mercado.

Indicó que al comparar la marca previamente registrada, “FLUTOX”, con la expresión “FLUIDITOX”, se encuentra que la adición del vocablo “IDI” no le otorga suficiente distintividad, generando riesgo de confusión en el público consumidor debido a la gran semejanza existente entre ellas, dado que al realizarse el análisis de confundibilidad, desde una visión en conjunto, se evidencia que presentan similitudes. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”.

El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza. Caber señalar que la Sala ha precisado en otras oportunidades, y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre marcas que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.11 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto así: MARCA MIXTA CUESTIONADA12 FLUTOX MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA13 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “FLUIDITOX”, como lo es la cuestionada, con otra marca nominativa, “FLUTOX”, de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta, no así las gráficas que la acompañan, pues su sola 12 Folio 15 del cuaderno físico principal. 13 Folio 15 del cuaderno físico principal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquella.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas mixtas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección ha sostenido, entre otras, en sentencia de 9 de junio de 201114, lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2005-00105-01. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en sentencia de 23 de enero de 201415, la Sala precisó: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2007-00230-00. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.

(Resaltado fuera de texto). Y en relación con las marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común, en sentencia de 22 de enero de 201516, la Sala señaló: “[…] Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: […] Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por lo tanto ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman las marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00133-00. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes […]”.

(Destacado fuera de texto) Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo analizando las marcas en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de las marcas en conflicto.

En efecto, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, precisó lo siguiente: “[…] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

Según la SIC, las partículas “FLU” y “TOX”, que hacen parte de las marcas enfrentadas, son de uso común para los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, inapropiables de manera exclusiva. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada17, a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, figuraban registradas para la citada Clase 5ª las siguientes marcas, que contienen las expresiones “FLU” y “TOX”, como se puede observar en los listados: • “FLU”: MARCA TITULAR FLUCOP (NOMINATIVA) PATENTES, MARCAS Y REGISTRO PATMAR S.A. FLUOXYTIL (NOMINATIVA) LACER, S.A. FLUXMEN (NOMINATIVA) INDUSTRIA COLOMBIANA FARMACEUTICA ICOFARMA S.A. FLUTAMISYN (NOMINATIVA) LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. FLUOFTAL (MIXTA) LABORATORIOS BLASKOV LTDA. FLUMIST (NOMINATIVA) MEDIMMUNE, LLC FLUSAN (NOMINATIVA) TAKEDA S.A.S. • “TOX”: MARCA TITULAR FLYTOX (MIXTA) UNITED CHEMICAL PACKAGING, COMPAÑIA ANONIMA OXITOX (NOMINATIVA) TERAPIAS VETERINARIAS LIMITADA TERVET LTDA. LIMITOX (NOMINATIVA) FARMASER S.A. KATOX (NOMINATIVA) LABORATORIOS ERMA S.A. LIMFOTOX (NOMINATIVA) FARMA DE COLOMBIA S.A.S 17 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 18 de octubre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co RIZOTOX (NOMINATIVA) ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.S. HEPATOX (NOMINATIVA) BASIC FARM S.A.S. Lo anterior pone de manifiesto que se trata de expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser las expresiones “FLU” y “TOX” partículas de uso común, no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 202018, en la que el Tribunal precisó: “[…] 5.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00061-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de un signo con elementos de uso común, estos son, “FLU” y “TOX”, no puede impedir la inclusión de dichas partículas en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general19.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “FLU” y “TOX”, que forman parte de las marcas enfrentadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dichas partículas de uso común se reducen dichas marcas de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con diferente extensión, secuencia 19 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consonántica y vocálica, pues “FLUIDITOX” está compuesta por cuatro (4) sílabas (FLU-I-DI-TOX), nueve (9) letras, cinco (5) consonantes (F-L-D-T-X) y cuatro (4) vocales (U-I-I-O), mientras que “FLUTOX” se conforma por dos (2) sílabas (FLU-TOX), seis (6) letras, cuatro (4) consonantes (F-L-T-X) y dos (2) vocales (U-O).

Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten las partículas de uso común “FLU” y “TOX”, las cuales, como ya se dijo, pueden ser utilizadas por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en las marcas en disputa se encuentran combinadas con expresiones diferentes.

En efecto, la marca cuestionada se encuentra acompañada de las letras “I”, “D” e “I”, mientras que en la previamente registrada únicamente están combinadas entre ellas, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que la marca solicitada al estar acompañada de las letras “I”, “D” e “I”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable; además, dicha 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expresión le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, “FLUTOX”.

En otras palabras, las letras “I”, “D” e “I”, de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre las marcas en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”20, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente debido a que las letras “I”, “D” e “I”, en la marca cuestionada “FLUIDITOX”, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara y su sílaba tónica es distinta (“DI”-“FLU”). 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: FLUIDITOX – FLUTOX - FLUIDITOX – FLUTOX - FLUIDITOX – FLUTOX FLUIDITOX – FLUTOX - FLUIDITOX – FLUTOX - FLUIDITOX – FLUTOX FLUIDITOX – FLUTOX - FLUIDITOX – FLUTOX - FLUIDITOX – FLUTOX FLUIDITOX – FLUTOX - FLUIDITOX – FLUTOX - FLUIDITOX – FLUTOX De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan una diferente extensión, número de letras y la inclusión de las letras “I”, “D” e “I” intermedias, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de números de sílabas diferentes le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas cotejadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Adicionalmente, la Sala observa que si bien es cierto que las marcas confrontadas comparten un mismo lexema (“TOX”), también lo es que cada uno tiene una sílaba tónica distinta, puesto que para la marca “FLUIDITOX”, el acento prosódico se encuentra en la tercera sílaba 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (“DI”), mientras que en la marca “FLUTOX”, el acento se encuentra en la primera sílaba (“FLU”).

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto. Al respecto, es del caso traer a colación lo expuesto en sentencia de 8 de octubre de 202021, en la que la Sala concluyó que no existía similitud ortográfica ni fonética al cotejar las marcas “FLORIS” e “FLORADIX”, que distinguen productos de la citada Clase 5ª, puesto que la marca cuestionada “FLORIS” contaba con un número de letras distinto y sílabas diferentes que la hacían suficientemente distintiva e individualizable respecto de la marca previamente registrada “FLORADIX”.

En efecto, en esa oportunidad se indicó lo siguiente: “[…] 53. La Sala considera, respecto de la marca nominativa FLORADIX, que la partícula FLORA es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre de 2020 C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2016-00620-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada.

En efecto las marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición del acto administrativo acusado, son: […] 54. Por su parte, respecto del signo nominativo solicitado FLORDIS, la Sala considera que la partícula FLOR es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada.

En efecto las marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición del acto administrativo acusado, son: […] 55. Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala recuerda que, si la exclusión de los componentes reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor. 56.

Partiendo de lo anterior, la Sala considera que las expresiones FLOR y FLORA, si bien se trata de palabras de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no pueden ser excluidas como quiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre los signos enfrentados. 57. Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre el signo FLORDIS y la marca FLORADIX bajo la premisa que, al contener palabras de uso común, tienen un grado de distintividad débil. […] 60.

Por otro lado, de lo anterior se evidencia que los signos comparados comparten la misma raíz (FLOR) pero tienen terminaciones distintas -DIS en FLORDIS, y -ADIX en FLORADIX. Igualmente, comparten dos vocales (O y I) en la primera y en la última vocal respectivamente, pero difieren en que FLORADIX tiene una vocal adicional (A) en la sílaba del medio. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 61.

En este entendido, la Sala encuentra que, a simple vista, al comparar los signos de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que entre estas no existe identidad ni similitud ortográfica comoquiera que están conformadas por un número de letras distinto, sílabas distintas y terminaciones distintas, lo que evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre ambas expresiones. […] 63.

La Sala observa que, si bien los signos confrontados comparten un mismo lexema (FLOR), cada uno tiene una sílaba tónica distinta: para el signo FLORDIS, el acento prosódico se encuentra en la primera sílaba (FLOR), mientras que en la marca FLORADIX, el acento se encuentra en la sílaba del medio (RA). Además, como se indicó en la comparación desde el punto de vista ortográfico, cada signo tiene una terminación distinta, lo que permite que fonéticamente suenen diferente.

En efecto la marca FLORADIX termina en “x” que está compuesta por dos fonemas “ks” y la hace diferente de la terminación en “s”. 64. De lo anterior, la Sala considera que entre los signos cotejados no se evidencia una similitud fonética, en la medida en que su pronunciación es distinta al tener terminaciones diferentes y no compartir la sílaba tónica. […]”.

(Destacado fuera de texto). Posteriormente, dicho criterio fue reiterado por la Sección en sentencia de 29 de octubre de 202022, en la que también se cotejaron marcas de la citada Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al efecto, sostuvo: 22 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2008-00380-00.

Reiterado en sentencia de 27 de abril de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2014-00410-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 5ª las siguientes marcas, que contienen las expresiones “ISCO” y “VER”, como se puede observar en los listados: […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser las expresiones “ISCO” y “VER” partículas de uso común, no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. […] Por lo tanto, la actora, como titular de un signo con elementos de uso común, estos son, “ISCO” y “VER”, no puede impedir la inclusión de dichas partículas en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general. […] Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión y secuencia consonántica, pues “DISCOLVER” está compuesta por nueve (9) letras y las consonantes (D-S-C-L-V- R), mientras que “ISCOVER” se conforma por siete (7) letras y las consonantes (S-C-V-R).

Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten la partícula de uso común “VER”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de los signos en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes. […] 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, la expresión “DIS” y la letra “L” de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. […] En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las expresiones “DIS” y la letra “L” del signo cuestionado, “DISCOLVER”, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada signo es clara.

Además, la inclusión de la letra “L” genera que la marca solicitada cuente con un fonema consonántico lateral alveolar. […]”. (Destacado fuera de texto). Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “FLUIDITOX”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “FLUIDITOX”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en el mismo.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00091-00 Actora: ZAMBON S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de octubre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.