CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001032400020150041600 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Marcos Yezith Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Casa Editorial El Tiempo S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por el señor Marcos Yezith Salazar Ramírez contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 11163 de 12 de marzo de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. El señor Marcos Yezith Salazar Ramírez, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa1, para que se 1 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 declare la nulidad de la Resolución núm. 11163 de 12 de marzo de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta “ADN”, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Casa Editorial El Tiempo S.A., en adelante, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 1. Que se declare la nulidad de la resolución No. 11163 del 12 de marzo de 2015, por medio del cual revoca la decisión contenida en la resolución No. 67136 del 10 de noviembre de 2014 y concede el registro de la marca ADN (MIXTA) en la clase 35 internacional a favor de la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO (sic) S.A. 2.

Que como efecto de la petición anterior y a título de restablecimiento del derecho, con el propósito de mi poderdante sea el único propietario de la marca ADN en la clase 35 internacional, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, revocar en todas sus partes la resolución incurrida y en su lugar, negar el registro de la marca ADN (MIXTA) para distinguir servicios de la clase 35 internacional. 3.

Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el artículo 2º literal d) Decreto legislativo 209 de 1957. 4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 20 de octubre de 2008 el registro como marca del signo mixto “ADN”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 31 de diciembre de 2008 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 599, la cual fue objeto de oposición por la sociedad Expansión de Negocios S.A. 4.3. La directora de signos distintivos, por medio de la Resolución núm. 67136 de 10 de noviembre de 2014, negó el registro como marca del signo mixto “ADN”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con base en la marca ADN que identifica servicios de la Clase 35 ibidem, cuyo titular es la parte demandante. 4.4.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 67136 de 10 de noviembre de 2014. 4.5. El superintendente delegado para la propiedad industrial, por medio de la Resolución núm. 11163 de 12 de marzo de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 67136 de 10 de noviembre de 2014 y conceder el registro de la marca mixta “ADN”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Norma violada 5. La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: 5.1. El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 4 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 6.1.

Mencionó que la parte demandada aplicó indebidamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que su registro marcario tenía un derecho prioritario sobre una marca igual a la pretendida por el peticionario. 6.2. Adujo que entre la marca “ADN” solicitada y la marca “ADN” de su propiedad existe plena identidad, por reproducción visual fonética y auditiva de los elementos que la conforman. 6.3.

Sostuvo que es titular de las marcas “ADN” registradas en las clases 14,18, y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y de la marca “A.D.N. JEANS” registrada en la Clase 25 ibidem. 6.4. Señaló que existe conexidad competitiva entre las marcas registradas en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que inducirán en error al consumidor, sin que este pueda tener certeza que la parte demandante tiene una revista o publicación, o si presta servicios de publicidad, o si tiene un servicio de abonados de periódicos y revista, o si el tercero con interés directo en las resultas del proceso presta sus servicios.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada2 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1. Mencionó que las marcas cotejadas no tienen conexidad competitiva, en razón a que difieren en cuanto a su naturaleza, están afectos a diversas finalidades, no existe entre ellos intercambiabilidad o complementariedad alguna, están orientados a diferentes grupos de consumidores y, por ende, son comercializados en diferentes canales. 7.2.

Reiteró que el consumidor cuando se encuentre frente a cualquiera de las marcas cotejadas, estará en la posibilidad de identificar e individualizar orígenes empresariales disímiles detrás de cada uno de los servicios ofrecidos. 2 Actuando por intermedio de apoderado. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 7.3.

Indicó que los medios de publicidad utilizados para promocionar unos y otros son distintos, puesto que los servicios que identifica el signo solicitado suelen promocionarse en medios de comunicación especializados, mientras que los servicios que identifican la marca registrada son promocionados por medios masivos de comunicación. 7.4.

Señaló que los signos confrontados pueden coexistir pacíficamente en el mercado, en razón a no derivar en riesgos de confusión y de asociación. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 8.1.

Indicó que el “reagrupamiento por cuenta de terceros, de prendas de vestir”, que ofrece la marca “ADN” de la parte demandante, se realiza por medio de establecimientos de comercio, en tanto los servicios que ofrece su marca, son de publicidad, dirigidos a las empresas y comerciantes que requieren dar a conocer sus productos o servicios en el mercado. 8.2.

Adujo que un comerciante que está buscando posicionar una empresa en el mercado no va a buscar un servicio de publicidad en una tienda de ropa. En tanto que, un consumidor interesado en comprar jeans, por más inadvertido y desatento que sea, no va a buscarlos en una agencia de publicidad. 8.3. Expresó que se ha demostrado con los años, que el consumidor, aunque vea marcas que ortográficamente son similares puede reconocer el origen empresarial diferente, ya sea por el tipo de industria del que proviene el producto, el tipo de consumidor que recibe el producto o la información que el consumidor deduce del producto mismo. 8.4.

Mencionó que los servicios que amparan las marcas confrontadas tienen distintos canales de comercialización y medios de publicidad, carecen de relación o vinculación, no tienen uso conjunto o complementario, no tienen relación parte y accesorio, no corresponden al mismo género, en ningún momento tienen la misma finalidad y no son intercambiables. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 8.5.

Arguyó que de haberse realizado correctamente la comparación de las marcas que se componen de letras o siglas se hubiera concluido que entre las mismas no existen elementos en común que puedan causar confusión al consumidor. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 22 de julio de 2019, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) la audiencia inicial se efectuó el 29 de julio de 2019, en la que se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el numeral 6 del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y ordenó suspender la audiencia. Solicitud de interpretación prejudicial 10.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de febrero de 2021, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sesión de 9 de mayo de 2023, determinó lo siguiente: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020150041600 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP- 2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. Alegatos de conclusión 11.1.

La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal. 11.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 11.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. Concepto del Ministerio Público 12. El agente del Ministerio Público consideró que el cargo de transgresión de lo reglado en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, no tiene vocación de prosperidad y, en consecuencia, deben negarse las pretensiones de la parte demandante.

Otras actuaciones 13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 29 de mayo de 2025, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro marcario núm. 511373 de la marca mixta “ADN” que identifica servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y de los registros marcarios: i) 262861 de la marca mixta “ADN” que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) 313581, 486528, 313574 y 486529 de las marcas mixtas “ADN” que identifican productos de las clases 14 y 18 ibidem; y iii) 234215 de la marca nominativa “A.D.N. JEANS” que identifica productos de la Clase 25 ibidem, cuyo titular es la parte demandante. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 14.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación3 dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, las cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal4. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las interpretaciones prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. El artículo 149, numeral 8, de la Ley 1437, prevé la competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, establece la distribución de procesos entre las secciones, siendo esta Sección competente para conocer del presente asunto. 17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto acusado 18.

El acto acusado es el siguiente: 18.1. La Resolución núm. 11163 de 12 de marzo de 2015, por medio de la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de 3 Cfr. Índice núm. 84 aplicativo web “SAMAI”. 4 Cfr. Índice núm. 89 aplicativo web “SAMAI”. 5 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 67136 de 10 de noviembre de 2014 y conceder el registro de la marca mixta “ADN”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 19. De acuerdo con la fijación del litigio, el problema jurídico consiste en determinar: 19.1. Si la Resolución núm. 11163 de 12 de marzo de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca mixta ADN, para identificar "servicios de abonos a periódicos (para terceros); agencias de publicidad; alquiler de tiempo de publicidad en cualquier medio de comunicación; difusión de anuncios publicitarios, correo publicitario, publicación de textos publicitarios; publicidad por correspondencia; difusión de material publicitario (folletos, muestras, prospectos, impresos); servicios de revista de prensa; presentación de productos por cualquier medio de comunicación para la venta al menor, redacción de textos publicitarios; composición de páginas con fines publicitarios; servicios de publicidad y difusión de anuncios publicitarios para su transmisión por televisión, radio y/o redes mundiales de informática, demostración de productos", servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado. 19.2.

En este sentido, se analizará: 19.3. Si existe o no riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta ADN mencionado y la marca mixta ADN, registrada con núm. 262861, para identificar "reagrupamiento por cuenta de terceros de prendas de vestir", de la misma Clase 35 de la Clasificación mencionada; en particular, si existe o no conexión competitiva entre los servicios amparados por una y otra marca; 19.4.

Si existe o no riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta ADN mencionada y las marcas mixtas “ADN”, registradas con núms. 313581, 10 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 486528, 313574 y 486529, para identificar productos de las clases 14 y 18 de la mencionada Clasificación; y 19.5. Si existe o no riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta “ADN” y la marca nominativa “A.D.N. JEANS”, registrada con núm. 234215, para identificar productos de la Clase 25 de la mencionada Clasificación. 20.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena6, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20007 de la Comisión de la Comunidad Andina8. 6 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 7 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 8 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9 22.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina10. 23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 24.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 25.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 9 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 26.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 27. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 28.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretaciones Prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP- 2022. 29. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, norma invocada como violada por la parte demandante. 30.

Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal ha señalado lo siguiente11: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos Distintivos 1.1.

Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…) […] 1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera 11 Interpretación Prejudicial 350-IP-2022 13 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto. 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Usualmente, en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado.

Comparación entre signos denominativos compuestos 2.4. Cuando se advierta que los signos en conflicto son compuestos, con el propósito de realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: […] a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Comparación entre signos mixtos 2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser 15 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. […] 2.8.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto. Comparación entre signos mixtos y denominativos” 2.10. Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento —denominativo o gráfico— más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b) del párrafo 2.7. y párrafos 2.8. y 2.9. precedentes. b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente. […] Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1.

Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].” 16 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 31.

De acuerdo con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 32.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 33. La marca posteriormente registrada y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: MARCA MIXTA CONCEDIDA ADN (mixta) Titular: Casa Editorial El Tiempo S.A. Certificado núm. 511373 Clase 35: “servicios de abonos a periódicos (para terceros);agencias de publicidad; alquiler de tiempo de publicidad en cualquier medio de comunicación; difusión de anuncios publicitarios; correo publicitario; publicación de textos publicitarios; publicidad por correspondencia; difusión de material publicitario (folletos, muestras, prospectos, impresos);servicios de revista de prensa; presentación de productos por cualquier medio de comunicación para la venta al menor; redacción de textos publicitarios; composición de páginas con fines publicitarios; servicios de publicidad y 17 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 difusión de anuncios publicitarios para su transmisión por televisión, radio y/o redes mundiales de informática; servicios de promoción y venta al por menor de productos a través de medios televisivos, radiofónicos u otros medios electrónicos; servicios de venta al por menor de productos por correo; demostración de productos..”.

MARCAS OPOSITORAS ADN (mixta) Titular: Marcos Yezith Salazar Ramírez Certificado núm. 262861 Clase 35: “reagrupamiento por cuenta de terceros, de prendas de vestir.” ADN (mixta) Titular: Marcos Yezith Salazar Ramírez Certificado núm. 313581 Clase 14: “metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.” ADN (mixta) Titular: Marcos Yezith Salazar Ramírez 18 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 Certificado núm. 486528 Clase14: “joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.” MARCAS OPOSITORAS ADN (mixta Titular: Marcos Yezith Salazar Ramírez Certificado núm 313574 Clase 18: “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.”.

ADN (mixta) Certificado núm. 486529 Clase 18: “billeteras; bolsas; bolsas de cuero y de imitaciones del cuero; cordones de cuero; maletas; morrales; paraguas; sombrereras de cuero” A.D.N. JEANS (nominativa) Titular: Marcos Yezith Salazar Ramírez Certificado núm 234215 Clase 25: “jeans, camisas, ropa en general y accesorios”. 34.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Aplicación del inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 35.

Precisado lo anterior, y previo a realizar el cotejo entre la marca concedida y las marcas previamente registradas, la Sala precisa que, de conformidad con lo previsto el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 200012, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 36.

Esta Sección, mediante sentencia de 24 de enero de 200813, respecto de la declaración de nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP- 2006 de 14 de junio de 2006, consideró que: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Asimismo, consideró que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 37.

Asimismo, esta Sección, en la sentencia de 21 de febrero de 201914, en relación a la aplicación y el alcance de lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, consideró que: “[…] Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de 12 La aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486, se limita únicamente a la acción de nulidad relativa y de nulidad absoluta establecidas en el citado artículo.

Es decir, que no aplica para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en la legislación nacional. Considerando nos encontramos ante una acción de nulidad relativa, es claro que el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 es aplicable en el caso sub examine. 13 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008;

C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 11001032400020090062200. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000 (sic), en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. […]” (Destacado fuera del texto). 38. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros.

En este sentido, cuando estos derechos dejan de existir, desaparece el interés de la parte demandante en que se profiera una decisión que los proteja. Así lo ha considerado esta Sección15: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido.

La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro. […]” (Destacado fuera del texto) 39.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala advierte que: i) la acción es de nulidad relativa; y ii) que las marcas previamente registradas “ADN” con registro núm. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020120011500. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 313581, que identifica productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza y “ADN” con registro núm. 313574, que identifica productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de la parte demandante, se encuentran caducadas, como consta en el reporte del estado actual de registro, visible en el índice 84 del aplicativo web “SAMAI”. 40.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de esta Sección, en relación a la aplicación de la regla prevista en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a las marcas citadas supra, comoquiera que, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, dichas marcas previamente registradas, en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, no se encuentran vigentes. 41.

Así, respecto de la marca previamente registrada y las mencionadas supra y, debido a su caducidad, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable en el caso sub examine. En consecuencia, la Sala considera que, de conformidad con lo previsto en norma citada supra, deberán ser excluidas del cotejo las marcas previamente registradas: i) “ADN” con registro núm. 313581, que identifica productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) “ADN” con registro núm. 313574, que identifica productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Análisis de los supuestos normativos 42. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 43.

Esta Sección16, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”17. 44.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”18. 45.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”19. 46. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta “ADN”, concedida para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 47.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 496-IP-2019: “[…] al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debería observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno 16 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 19 Ibidem. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento y estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos y servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. […]”.

(Destacado fuera del texto). 48. La Sala tendrá en cuenta que, adicionalmente, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 496-IP- 2019, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los 24 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. a) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”20.

(Destacado fuera del texto). 49. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y unas marcas mixtas y una nominativa, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca mixta, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 50.

En este sentido, la Sala considera que, observando la marca mixta concedida y las marcas mixtas y nominativa previamente registradas en su conjunto, resulta claro que en cada uno prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 51. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, pág. 4. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”21.

(Destacado fuera del texto). 52. Adicionalmente, en el caso concreto, la Sala analizará si la expresión JEANS que hace parte de la marca “A.D.N. JEANS” es una palabra de uso común que no pertenece a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 53.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso 21 Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen22. 54. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201423, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 55.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202124, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 56.

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede — impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” […]”25. 57.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”26.

(Destacado fuera del texto) 58. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección27, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que debe hacerse en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 59.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 60. Respecto de las marcas enfrentadas, se encuentra que la expresión JEANS es de uso común para los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018. 26 Ibidem. 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 de Niza, lo anterior, por cuanto es comúnmente usada por los agentes del mercado para identificar servicios de la clase mencionada. 61.

Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada28. En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE BONAVENTURE AVANTE JEANS & CO.

JORGE SEPULVEDA SISA 349754 25 ENGINEERED JEANS LEVI STRAUSS & CO 236972 25 SHAKIR O´JEANS SHAKIR O JEANS LIMITADA 245583 25 THE JEANS ATTITUDE BAGUER S.A.S. 245074 25 GASSES & GASSES JEANS & CO. OTILIA VELANDIA CASTRO 395248 25 62. En ese sentido, la Sala advierte que la palabra JEANS es de uso común en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, se excluirá del cotejo marcario. 63.

Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre las marcas “ADN” y “A.D.N.” previamente registradas y la marca “ADN”, posteriormente registrada. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y las marcas Comparación ortográfica y fonética Cotejo de las marcas enfrentadas ADN – ADN 28www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 1 de julio de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 29 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 64.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de las marcas confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones ADN y ADN existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. Cotejo de las marcas enfrentadas ADN – A.D.N. Comparación ortográfica y fonética 65.

Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre el signo solicitado “ADN” y las marcas previamente registradas “A.D.N.”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce todas las letras contenidas en las marcas previamente registradas “A.D.N.”, esto es, “(A-D-N)”, y que la única diferencia radica en la exclusión de los puntos entre cada una de las letras que conforman el signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas “A.D.N.”. 66.

Por ello, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “ADN” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “A.D.N.”. 67. En relación con la similitud fonética, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “ADN” y las marcas previamente registradas “A.D.N.”, tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las expresiones enfrentadas coinciden con la expresión “ADN”. 68.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: ADN – A.D.N. - ADN – A.D.N.- ADN – A.D.N.- ADN – A.D.N. - ADN – A.D.N.- ADN ADN – A.D.N. - ADN – A.D.N.- ADN – A.D.N.- ADN – A.D.N. - ADN – A.D.N.- ADN ADN – A.D.N. - ADN – A.D.N.- ADN – A.D.N.- ADN – A.D.N. - ADN – A.D.N.- ADN ADN – A.D.N. - ADN – A.D.N.- ADN – A.D.N.- ADN – A.D.N. - ADN – A.D.N.- ADN Comparación Ideológica 30 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 69.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”29, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 70.

Sobre el particular, la Sala advierte que la expresión “ADN” ha sido definida por el Diccionario de la Real Academia como30: “[…]adj. Esencia, naturaleza de alguien o de algo. […]”. 71. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que las marcas enfrentadas tienen un mismo significado, por lo que existe identidad ideológica entre los signos distintivos cotejados. 72.

En suma, la Sala considera que existe identidad y semejanza ortográfica, fonética e ideológica, comoquiera que el signo solicitado reproduce en su totalidad y parcialmente las marcas previamente registradas, sin que se incluya en su conjunto elementos adicionales que lo doten con suficiente distintividad, por lo que se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad o semejanza entre las marcas comparadas.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 73. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los productos que distingan, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 74.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 30 https://dle.rae.es/adn 31 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 75.

Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201831, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 76.

En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.

Así lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] 4.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva. […]” 77.

En el caso sub examine, la marca mixta “ADN” registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso distingue los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios de abonos a periódicos (para terceros);agencias de publicidad; alquiler de tiempo de publicidad en cualquier medio de comunicación; difusión de anuncios publicitarios; correo publicitario; publicación de textos publicitarios; publicidad por correspondencia; difusión de material publicitario (folletos, muestras, prospectos, impresos);servicios de revista de prensa; presentación de productos por cualquier medio de comunicación para la venta al menor; redacción de textos publicitarios; composición de páginas con fines publicitarios; servicios de publicidad y difusión de anuncios publicitarios para su transmisión por televisión, radio y/o redes mundiales de informática; servicios de promoción y venta al por menor de productos a través de medios televisivos, radiofónicos u otros medios electrónicos; servicios de venta al por menor de productos por correo; demostración de productos […]”. 78.

Por su parte, las marcas “ADN” y “A.D.N.” previamente registradas por la parte 33 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 demandante, identifican los siguientes servicios y productos: “[…] Clase 35: reagrupamiento por cuenta de terceros, de prendas de vestir.” […]”; “[…] Clase 14: joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos. […]”;

“[…] Clase 18: “billeteras; bolsas; bolsas de cuero y de imitaciones del cuero; cordones de cuero; maletas; morrales; paraguas; sombrereras de cuero”; y “[…] Clase 25: jeans, camisas, ropa en general y accesorios. […]”. 79. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la marca cuestionada ampara productos que pertenecen a la misma clase de una de las marcas previamente registradas por la parte demandante. 80.

En el presente asunto, la Sala considera que no existe una conexión competitiva entre los servicios que amparan las marcas registradas en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior comoquiera que: i) los servicios difieren en su naturaleza, pues los de la marca posteriormente registrada amparan servicios de publicidad y los de la marca previamente registrada amparan servicios reagrupamiento por cuenta de terceros de prendas de vestir; ii) los servicios tienen diferentes finalidades, en tanto que satisfacen necesidades disímiles, teniendo en cuenta que existe diferencia entre un consumidor que busca un servicio de publicidad, con uno que busca un reagrupamiento para facilitar la adquisición de prendas de vestir; iii) no existe complementariedad e intercambiabilidad entre los servicios, en razón que están dirigidos a un sector diferente de consumidores, pues los de la marca opositora se dirigen particularmente al mercado de prendas de vestir, mientras que los de la cuestionada están destinados a publicidad a terceros y abonos a periódicos; iv) existe una evidente diferencia entre los canales de comercialización de los medios de publicidad y los servicios de reagrupamiento de prendas de vestir, pues los primeros se realizan a través de agencias de publicidad, en tanto, que los segundos se prestan a través de establecimientos de comercio o catálogos; v) por último, los medios de publicidad utilizados para promocionar los servicios difieren, pues los de servicios de publicidad y de abonos a periódicos son especializados, en tanto, los de agrupamiento de prendas de vestir se hace a través de medios masivos de comunicación. 81.

Adicionalmente, al análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los servicios pueda asumir que estos 34 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 provienen de diferente empresario o pensar que los diferentes empresarios no comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados servicios. 82.

De otro lado, la Sala estima que entre los servicios de la Clase 35 y los productos de la Clase 14, 18 y 25 que cada una de las marcas cotejadas identifican, no existe complementariedad, y en ese sentido no existe una conexión competitiva, en la medida en que el uso de un servicio no puede implicar la adquisición de unos productos. Así, los servicios de publicidad o de abonos a periódicos no están asociados con productos como artículos de joyería, relojería, artículos de cuero, jeans, camisas y otras prendas de vestir. 83.

Asimismo, los servicios y productos cotejados no comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, pues están dirigidos a diferentes consumidores. Es así, que los servicios de la marca posteriormente registrada son de publicidad y de abonos a periódicos, y los productos de las marcas previamente registradas, están dirigidos a los que buscan adquirir prendas de vestir, joyas o artículos de cuero. 84.

También se advierte que si bien es cierto que productos como prendas de vestir, accesorios o artículos de cuero pueden servirse de servicios de publicidad y medios de comunicación para su difusión comercial, dicha relación es de carácter indirecta, por lo que la misma per se no implica por sí sola una complementariedad relevante para efectos del cotejo. 85.

Adicionalmente, del análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que no es razonable pensar que el consumidor de los servicios y el de los productos de las marcas opositoras pueda asumir que estos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados servicios y productos. 86.

En ese orden de ideas, al no existir conexidad competitiva entre los servicios de la marca cuestionada, y los servicios y productos que distinguen las marcas previamente registradas, la Sala considera que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por no existir riesgo de confusión. 35 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 Conclusión 87.

La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta “ADN” concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir conexión competitiva con las marcas de propiedad de la actora que identifican productos y servicios de las clases 14, 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 88.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara la Resolución núm. 11163 de 12 de marzo de 2015 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR, frente al cotejo las marcas “ADN” con registro núm. 313581, que identifica productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza y “ADN”, con registro núm. 313574, que ampara productos de la Clase 18 de la citada clasificación, que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 36 Núm. único de radicación: 11001032400020150041600 CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.