CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Actor: Global Investment & Trading Managment, Inc Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros interesados: Inverluna y Cía. S. en C.A.- Banco de Bogotá Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIA. Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Global Investment & Trading Managment, Inc. en contra de la Resolución No. 32246 de 14 de junio de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A. 1.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Global Investment & Trading Managment, Inc., obrando en ejercicio de la acción de nulidad relativa, consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…].
Primera: Que se declare nula la Resolución No 32246 del 14 de junio de 2011 expedida por la por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se concedió a la sociedad INVERLUNA Y CIA.S EN C.A. el registro de la marca SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta), para identificar servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
Segunda: Que como consecuencia de la nulidad declarada se declare la nulidad del registro de la marca SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS 2 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Demandante: Global Investment & Trading Managment, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (mixta), clase 39, concedido mediante el acto demandado y se ordene a la SIC cancelar el certificado No 426.267 correspondiente al mencionado registro.
Tercera: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. Cuarta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del Codigo de Procedimiento Administrativo. […]». 1.2.
Los hechos 2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que, la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca «SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS» (mixta) para amparar servicios incluidos en la clase 39 del nomenclátor internacional. 3. Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad, no se presentaron oposiciones. 4.
Señaló que, mediante la Resolución No.32246 de 14 de junio de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A. 1.3.
Fundamentos de derecho y concepto de violación 5. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 136 literal a), 150, 168 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6. Sostuvo que la marca posteriormente registrada, genera riesgo de confusión en el comercio con las marcas SERVIRED (nominativas) registradas en la Clases 35 y 36 del nomenclátor internacional por el Banco de Bogotá, cuyo registro espera adquirir la actora en virtud del derecho preferente al registro derivado de la resolución favorable de las acciones de cancelación que por no uso que se están adelantando contra las marcas previamente registradas SERVIRED. 7.
Adujo que las marcas «SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS» y «SERVIRED», son efectivamente confundibles desde los aspectos visual, fonético y conceptual, y no pueden coexistir en el mercado para identificar servicios en la clase 36 y 39 sin generar un riesgo de confusión para los consumidores. 3 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Demandante: Global Investment & Trading Managment, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 8.
Mencionó que el alto grado de similitud visual, fonética y conceptual de las marcas en conflicto, implica que la SIC debió aplicar con mayor rigurosidad la diferenciación entre los servicios, y como consecuencia de ello, negar el registro solicitado. 9. Concluyó señalando que con la expedición del acto administrativo se violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, pues la entidad demandada omitió realizar el examen respecto de las marcas SERVIRED previamente registradas por el Banco Bogotá.
2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Superintendencia de Industria y Comercio 10. La apoderada judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas. 11.
Manifestó que el demandante no expresó las razones por las que considera que entre las marcas en conflicto existe riesgo de confusión, incumpliendo con su carga de desarrollar el concepto de violación en el que fundamenta sus pretensiones. 12. Afirmó que, desde el aspecto visual, no existe riesgo de confundibilidad, pues están compuestos por un diferente número de silabas, lo que le otorga a cada una de ellas el grado de distintividad que necesitan para coexistir pacifica en el mercado. 13.
Mencionó que, en el campo de lo fonético, las diferencias se hacen mucho más evidentes, pues son disimiles en sus unidades lingüísticas, lo que hace que no cuentes con la misma secuencia vocálica. 14. Concluyó que, en lo relacionado con la conexión competitiva, las marcas amparan diferentes clases de servicios, lo que hace más evidente su distintividad. 2.2.
Intervención del tercero interesado – Sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A. 15. El apoderado de la Sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A. manifestó que no es cierto que existe una violación al literal a) del artículo 136 de la Decisión de la Comunidad Andina, pues para que la hubiese el demandante tendría que haber ostentado de manera previa la titularidad de la marca SERVIRED. 16.
Respecto de la violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, expreso que el único legitimado para alegar la vulneración de esta norma es quien considere que con el acto administrativo se le vulneraron los derechos adquiridos, por no 4 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Demandante: Global Investment & Trading Managment, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio haberse estudiado de fondo la supuesta violación por parte de la entidad administrativa y no un tercero. 2.2.
Intervención del tercero interesado – Banco de Bogotá 17. El Banco de Bogotá, en su calidad de tercero interesado en el presente proceso, guardó silencio en esta etapa procesal.
3. AUDIENCIA INICIAL 18. Conforme al artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPCA), el día 4 de marzo de 2016 se llevó a cabo la audiencia inicial, a la cual asistió la sociedad Global Investment & Trading Managment, Inc. Como parte demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio como entidad demandada, la sociedad Inverluna y Cía. S en C.A. como tercera interesada y el agente del Ministerio Publico.
El Banco de Bogotá tercero interesado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistieron a la audiencia. 19. En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, donde se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486. 20.
Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: “El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si con la expedición de la Resolución 32246 del 14 de junio de 2011, mediante la cual se concedió a la sociedad INVERLUNA Y CIA S EN CA, el registro de la marca SER> SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta), para identificar servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, se quebrantaron los artículo 136 literal a), 150,168 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina, por considerar que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó en forma errónea el examen de registrabilidad de la marca referida, al considerar que en el mercado no puede coexistir la misma con la marca SERVIRED (nominativa) previamente registradas, de propiedad del BANCO DE BOGOTA y la cual está siendo objeto de estudio en otra actuación, en razón a la solicitud de cancelación por no uso presentada la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGMENT, INC.”. 21.
En lo relacionado a la fijación del litigio las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna. 22. Respecto de las pruebas se dio aplicación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 180 del CPACA, señalándose que se tendría como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor legal que les corresponda en derecho, los documentos aportados por las partes e intervinientes en sus distintas intervenciones. 5 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Demandante: Global Investment & Trading Managment, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 23.
Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 24. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.
4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 201-IP-2018 de fecha 3 de diciembre de 2018, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre los artículos 136 literal a),150 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina;
Se abstuvo de interpretar el artículo 168, por cuanto el tema del derecho preferente al registro, no resulta pertinente. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, arribó a las siguientes conclusiones: […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.
(…) 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS (mixto), SERVIRED (denominativos) (…) 3.7.
En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto cumplir con un principio básico de la actuación publica como es el de la motivación de los actos. […].. 6 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Demandante: Global Investment & Trading Managment, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 26. Mediante auto de 2 de agosto de 2019, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandada, la parte demandante y la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A tercera con interés, reiteraron sus argumentos.
Por su parte, el Banco Bogotá tercero con interés y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal1.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia 27. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto artículo 149 de la Ley 1437 de 20112 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019.. 6.2. El problema jurídico 28. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Global Investment & Trading Managment, Inc. en contra de la Resolución No. 32246 de 14 de junio de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A. 29.
La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la marca ««SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS» (mixta) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las marcas «SERVIRED» previamente registradas por el Banco Bogotá. 6.3. Causales de irregistrabilidad 30. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para efectos de resolver el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136 literales a), 150 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo tenor literal es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 1 Folio 179 2 Norma aplicable al presente caso, anterior a la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021. 7 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Demandante: Global Investment & Trading Managment, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 150- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […] Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. 6.4 Caso concreto 31.
Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS» (mixta) identificada con el registro marcario número 426267, clase 39, otorgada a favor de la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A. -la cual es objeto de la oposición-, se encuentra cancelada. 32.
En efecto, el mencionado registro se encuentra cancelado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, 33. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto 8 de junio de 2023 ordenó descargar del referido sistema de 8 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Demandante: Global Investment & Trading Managment, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio información la constancia del estado del registro de la marca SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS» (mixta).
En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 27 de junio de 2023, conforme al cual el signo se encuentra cancelado tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: - Registro No. 426267 34. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros: «[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […].» 9 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Demandante: Global Investment & Trading Managment, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 35. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, lo que se traduce en que el registro queda sin efectos jurídicos y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 372-IP-2016, señaló lo siguiente: «El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22.
Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)3 establece que un registro de marca puede anularse si ésta no na sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca4. 23.
Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación"5. […] Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 32.
En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.
La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 33. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro.
En ese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de 3 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 4 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen.
"La cancelación de la marca por falta de uso". En: Thémis 36, Lima, p. 195. 5Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. 10 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Demandante: Global Investment & Trading Managment, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado […]» (las negrillas son originales). 36.
Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 8 de junio de 2023, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 426267, correspondiente a la marca mixta «SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS», cuyo titular es la sociedad INVERLUNA Y CIA S.A.S tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titulaPor lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022.
Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 37. La Sala pone de presente que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 38.
En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en 11 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Demandante: Global Investment & Trading Managment, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 39. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 40.
En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: […] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» 41.
Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 42. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 43.
Nótese que, para efectos de la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, pierden sustento los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional. 44.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal 12 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Demandante: Global Investment & Trading Managment, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 45.
En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro No. 426267 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Global Investment & Trading Managment, Inc. dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 46.
Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable, entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso (Inverluna y Cía. S. en C.A.), el registro de la marca «SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS» (mixta). 47.
En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 20196, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.
La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».
(Destacado y subrayado fuera de texto). 48. La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular -en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos-, resulta evidente que, cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya7. 49.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 7 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017.
Radicación núm. 11001-0324-000-2011-00258-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 13 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Demandante: Global Investment & Trading Managment, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 50.
En tal sentido, esta Sala de Decisión8, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.
En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.
La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.
(…) […]». (destacado fuera de texto) 51. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 20209, la Sala argumentó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.
Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación núm. 11001032400020120029500.
Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 14 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Demandante: Global Investment & Trading Managment, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 52.
En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal, o la Oficina Nacional lo cancela por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 7. Conclusión 53. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se canceló el registro No 426267 de la marca «SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS» (mixta), por lo que la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso y, por ende, se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. 15 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00108-00 Demandante: Global Investment & Trading Managment, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado (Ausente con excusa) ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (29)