CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: GW RESEARCH LIMITED TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DE LA MARCA “ZELTA” CUESTIONADA, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD LABORATORIOS BUSSIE S.A. DEMOSTRÓ SU USO REAL Y EFECTIVO EN EL MERCADO PARA DISTINGUIR “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS”, COMPRENDIDOS EN LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GW RESEARCH LIMITED, mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 58923 de 23 de septiembre de 2020, “Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario”, expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1, y la 80906 de 16 de diciembre de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele parcialmente el certificado de registro núm. 454897 de la marca mixta “ZELTA”, limitando la cobertura para amparar específicamente “productos farmacéuticos destinados a tratar la esquizofrenia y el trastorno de bipolaridad”, productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 13 de mayo de 2020 presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca mixta “ZELTA”, que distingue productos comprendidos en la Clase 5ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3, cuyo titular es la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. 2°: Que, una vez se le corrió el traslado respectivo, la citada compañía dio contestación a la solicitud de cancelación, argumentando que se encontraba probado que la marca “ZELTA” ha sido utilizada por su titular de forma seria y efectiva en el mercado colombiano, en las cantidades y modo usual para el tipo de productos que ampara, dentro de los últimos tres años previos a promoverse solicitud de cancelación de la misma. 3°- Señaló que mediante la Resolución núm. 58923 de 2020, el director de Signos Distintivos de la SIC, por un lado, denegó la cancelación total 2 La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias, dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por no uso del registro de la marca “ZELTA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y, por el otro, canceló parcialmente dicho registro en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias, dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 5º: Que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial mediante la Resolución núm. 80906 de 2020.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación así: Que la SIC al expedir los actos acusados violó el artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4, por falta de aplicación, por cuanto, a su juicio, debió limitarse el registro de la marca mixta “ZELTA”, únicamente para 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos farmacéuticos destinados a tratar la esquizofrenia y el trastorno de bipolaridad y no para los millones de productos que comprende el término “productos farmacéuticos”.

Adujo que la entidad demandada realizó, en su concepto, una valoración descontextualizada de la normativa comunitaria, toda vez que no es posible indicar que al ser los productos farmacéuticos destinados a tratar la esquizofrenia y el trastorno de bipolaridad una modalidad o especie dentro de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, deba mantenerse la totalidad del género de productos farmacéuticos.

Señaló que existen miles de productos que pueden ser considerados como farmacéuticos y que no se relacionan en nada con aquellos destinados para tratar la esquizofrenia y el trastorno de bipolaridad, de manera que lo procedente era restringir la cobertura respecto de la especie de productos farmacéuticos probada y no sobre la totalidad del género.

Insistió en que la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. no demostró el uso de la marca “ZELTA” para todos los productos farmacéuticos que pueden existir en el mercado; y que no se puede tener en cuenta la similitud o conexidad de productos, dada la amplia gama de actividades 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comerciales que podrían desarrollarse dentro de un género de productos farmacéuticos.

Mencionó que la entidad demandada en situaciones similares de trámites de cancelación para productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, ha determinado que las coberturas quedan restringidas de acuerdo con la especie del producto farmacéutico que se haya logrado demostrar en el proceso. Que la SIC al expedir los actos acusados violó el artículo 13 de la Constitución Política, por falta de aplicación y falsa motivación, habida cuenta que en otros casos ha estimado que en los trámites de cancelación para productos de la Clase 5ª deben quedar limitados a los artículos según lo debidamente demostrados.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que el titular de la marca “ZELTA” logró demostrar su uso dentro del período relevante, esto es, del 13 de mayo de 2017 al 13 de mayo de 2020, mediante pruebas idóneas, en concordancia con lo previsto en el artículo 167 de la Decisión 486; y que, además, comprobó la comercialización de los productos, la cual se acreditó por medio de facturas a empresas que se dedican a comercializar productos de la Clase 5ª de la Clasificación internacional de Niza, tales como, AUDIFARMA S.A., SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMIPICA S.A., COPSERVIR LTDA., DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S., entre otras.

Que lo anterior, también se encuentra debidamente acreditado con la certificación expedida por el revisor fiscal de la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., la cual corroboraba el monto total de los ingresos percibidos con la marca “ZELTA”. Adujo que con base en las pruebas allegadas, en los actos administrativos acusados pudo concluir que la marca cuestionada “ZELTA” se utilizaba únicamente para “productos farmacéuticos”, de manera que todos los demás productos que amparaba inicialmente debían ser depurados, en tanto no se probó su uso. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que, en todo caso, dichos productos, para los cuales el tercero con interés directo en las resultas del proceso demostró el uso de la marca “ZELTA”, pertenecían a los productos farmacéuticos que inicialmente distinguía y, fue por ello, que su cobertura quedó limitada a tales productos.

Agregó que lo anterior se debe a que no podría limitarse aún más los productos farmacéuticos, comoquiera que no deben excluirse aquellos que cuenten con la misma naturaleza y finalidad; y que, por lo tanto, los medicamentos para el tratamiento de la esquizofrenia y tratamientos alternativos para pacientes con manía bipolar hacen parte de la categoría de productos farmacéuticos, ya que presentan las mismas propiedades y características, obedeciendo a una misma naturaleza, tienen la misma finalidad, pues buscan restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas del organismo humano y, a su vez, son sustitutos, porque el consumidor está en capacidad y disposición de elegir entre el producto efectivamente probado por la marca cuestionada y, otro, dentro del género de farmacéuticos para el uso humano. Explicó que en caso de que se acceda a las pretensiones de la sociedad demandante y que ésta en un futuro presente una solicitud de signos 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintivos para productos identificados por la Clase 5ª, que tenga un riesgo de confusión o asociación, -como lo serían “ASCELTA – ZELTA”-, la misma difícilmente prosperaría teniendo en cuenta que el examen en marcas farmacéuticas es más riguroso porque se trata de la salud pública, en la que el consumidor medio por lo general se automedica; y que aun así, en el caso de que el medicamento sea suministrado por profesionales de la salud representa un riesgo grave para la población. II.2.

La sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia un producto farmacéutico consiste en un principio activo que da algo a su entidad, por lo que obligatoriamente todos los principios activos o medicamentos son productos farmacéuticos.

Mencionó que, por lo anterior, un medicamento es un producto farmacéutico que se compone de diferentes principios activos que pueden tener o no sustancias adicionales, de manera que, a su juicio, resulta absurdo lo solicitado por la actora, pues el mismo producto farmacéutico puede ser modificado con diferentes principios activos con el fin de atender a necesidades diferentes del cuerpo. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como sustento de lo anterior, trajo como ejemplo los usos del producto farmacéutico “VIAGRA”, pues tiene diferentes usos, siendo el más conocido la erección del miembro masculino, pero también es utilizado para combatir problemas cardiacos.

Adujo que es por ello que los productos farmacéuticos pueden tener varios usos y no pueden ser limitados para el tratamiento de una sola patología en específico, de manera que mal haría la entidad demandada en limitar los registros farmacéuticos de la forma en que lo solicita la actora en la demanda. Alegó que en el proceso administrativo aportó documentos suficientes que demuestran que se vendieron y siguen comercializando productos farmacéuticos bajo la marca “ZELTA”, en la cantidad y modo que corresponden, durante el periodo relevante.

Hizo hincapié en que la especie “productos destinados a tratar la esquizofrenia y el trastorno de bipolaridad” hacen parte del género “productos farmacéuticos”, por lo que la limitación se realizó en debida forma; y que, si por el contrario, se aplicaran los criterios que pretende hacer valer la actora todas las marcas deberían ser canceladas parcialmente. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la sociedad demandante intentó cancelar totalmente el registro de la marca “ZELTA” con el fin de lograr el registro de la marca “ASCELTA”; sin embargo, no logró su cometido, por cuanto la marca objeto de controversia sí está siendo usada en el mercado y, por ende, la SIC denegó su registro como marca.

Señaló que el examen de marcas pertenecientes a la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza debe ser muy riguroso, pues debe tenerse en cuenta que la salud está de por medio. Expresó que cada caso en particular es analizado por la SIC de manera independiente, por lo que sus decisiones se adoptan de acuerdo con las particularidades del asunto, por lo que los antecedentes traídos a colación por la actora no obligan a la entidad demandada.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 2 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 29 de enero de 20215, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de ésta, consiste en determinar si las resoluciones núms. 58923 de 23 de septiembre de 2020 y 80906 de 16 de diciembre de ese año, mediante las cuales la SIC canceló parcialmente el registro de la marca “ZELTA” (mixta) a nombre de la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en el artículo 165 de la Decisión 486 y 13 de la Constitución Política. 5 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda, su reforma, las contestaciones de las mismas y el memorial allegado por la parte actora que descorrió el traslado a las excepciones propuestas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en denegar las pretensiones de la demanda.

Al respecto, sostuvo que aportó recibos y documentos suficientes que demuestran que se vendieron y se siguen vendiendo productos farmacéuticos bajo la marca “ZELTA”. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que, a su juicio, hizo bien la entidad demandada en limitar el registro a los productos que realmente estaban siendo comercializados con la marca, es decir, productos farmacéuticos, entendiendo a la especie como: “productos destinados a tratar la esquizofrenia y el trastorno de bipolaridad”, que hacen parte del género “productos farmacéuticos”.

IV.2 La SIC se ratificó en lo expuesto en su escrito de contestación. En efecto, reiteró que tras la evaluación de las pruebas allegadas al proceso administrativo determinó que se había conseguido demostrar el empleo de la marca "ZELTA” (mixta) para identificar "un medicamento para el tratamiento de la esquizofrenia y tratamiento alternativo para pacientes con manía bipolar que no han respondido a la terapéutica tradicional".

Señaló que, en consecuencia, el alcance de la marca fue limitado únicamente a "productos farmacéuticos", considerando su naturaleza y propósito; y que, en el caso bajo examen, los medicamentos destinados al tratamiento de la esquizofrenia y de alternativas terapéuticas para pacientes con manía bipolar se incluyen en la categoría de "productos farmacéuticos". 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que lo anterior se debe a que presentan propiedades y características idénticas, responden a una naturaleza común y buscan el mismo propósito, que es la corrección, modificación o restauración de funciones fisiológicas en el organismo humano; y que, además, estos medicamentos son sustituibles entre sí, ya que el consumidor puede elegir indistintamente entre el producto validado por la marca registrada y otro similar en la categoría de productos farmacéuticos para uso humano. IV.3 En esta etapa procesal, tanto la actora como el Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria, invocada como violada en la demanda, concluyó6: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210023600, constituye un acto aclarado, en los 6 Proceso 398-IP-2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 426-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 58923 de 23 de septiembre de 2020 y 80906 de 16 de diciembre de ese año, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca mixta “ZELTA”, con el certificado núm. 454897, cuyo titular es la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias, dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como consecuencia de ello, la entidad demandada estableció que dicha marca distinguiría los siguientes productos de la citada Clase 5ª: “[…] productos farmacéuticos […]”.

En efecto, la marca en mención fue registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos “[…] productos farmacéuticos; productos veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias, dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”; y a través de los actos acusados la entidad demandada canceló parcialmente su registro, por considerar que demostró exclusivamente el uso de la marca para los productos “[…] farmacéuticos […]”.

Al respecto, la actora alegó que debió limitarse el registro de la marca mixta “ZELTA”, únicamente para productos farmacéuticos destinados a tratar la esquizofrenia y el trastorno de bipolaridad y no para los millones de productos que comprende el término “productos farmacéuticos”. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. no demostró el uso de la marca “ZELTA” para todos los productos farmacéuticos que pueden existir en el mercado; y que no se puede tener en cuenta la similitud o conexidad de productos, dada la amplia gama de actividades comerciales que podrían desarrollarse dentro de un género de productos farmacéuticos.

Por su parte, la SIC manifestó que el titular de la marca “ZELTA” logró demostrar su uso dentro del período relevante, esto es, del 13 de mayo de 2017 al 13 de mayo de 2020, mediante pruebas idóneas, en concordancia con lo previsto en el artículo 167 de la Decisión 486; y que, además, comprobó la comercialización de los productos, la cual se acreditó por medio de facturas a empresas que se dedican a comercializar productos farmacéuticos de la Clase 5ª de la Clasificación internacional de Niza, tales como, AUDIFARMA S.A., SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMIPICA S.A., COPSERVIR LTDA., DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S., entre otras.

Sostuvo que, en todo caso, dichos productos, para los cuales el tercero con interés directo en las resultas del proceso demostró el uso de la marca “ZELTA”, pertenecían a los productos farmacéuticos que 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inicialmente distinguía; y que fue por lo anterior que su cobertura quedó limitada a tales productos.

Agregó que lo anterior se debe a que no podría limitarse aún más los productos farmacéuticos, comoquiera que no deben excluirse aquellos que cuenten con la misma naturaleza y finalidad; y que, por lo tanto, los medicamentos para el tratamiento de la esquizofrenia y tratamientos alternativos para pacientes con manía bipolar hacen parte de la categoría de productos farmacéuticos, ya que presentan las mismas propiedades y características, obedeciendo a una misma naturaleza, tienen la misma finalidad, pues buscan restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas del organismo humano y, a su vez, son sustitutos, porque el consumidor está en capacidad y disposición de elegir entre el producto efectivamente probado por la marca cuestionada y, otro, dentro del género de farmacéuticos para el uso humano. En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues aseveró que los productos farmacéuticos pueden tener varios usos y no pueden ser limitados para el tratamiento de una sola patología en específico, de manera que mal haría la entidad 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandada en limitar los registros farmacéuticos de la forma en que lo solicita la actora en la demanda.

Alegó que en el proceso administrativo aportó documentos suficientes que demuestran que se vendieron y siguen comercializando productos farmacéuticos bajo la marca “ZELTA”, en la cantidad y modo que corresponden, durante el período relevante. Hizo hincapié en que la especie “productos destinados a tratar la esquizofrenia y el trastorno de bipolaridad” hacen parte del género “productos farmacéuticos”, por lo que la limitación se realizó en debida forma; y que, si por el contrario, se aplicaran los criterios que pretende hacer valer la actora, todas las marcas deberían ser canceladas parcialmente.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 398-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse al criterio contenido en la Interpretación Prejudicial núm. 426-IP-20227, en la que se interpretó el artículo 165 de la Decisión 486. 7 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5155 del 12 de abril de 2023. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el texto de la norma aludida, es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […].” Precisado lo anterior, se tiene que el debate esencial gira en torno a establecer si el tercero con interés directo en las resultas del proceso ha usado o no la marca “ZELTA” (mixta), para distinguir “[…] productos farmacéuticos […]”, de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cancelación8, para lo cual se procederá a establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486.

Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial traída a colación en este proceso, el Tribunal precisó: “[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 3.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de 8 La solicitud de cancelación de la marca “ZELTA” fue presentada el 13 de mayo de 2020 por la sociedad actora. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. […]” (Destacado fuera de texto).

En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que esta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. Y para probar el uso real y efectivo de una marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa denominación, en la cantidad y modo pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Ahora, en la Interpretación Prejudicial traída a colación para el caso sub examine, el Tribunal frente a la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486, señaló: “[…] 3.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.3.

Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales, se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 3.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta a qué se refiere – o quiso referirse – la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 3.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 3.6.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre en alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 3.8.

Debe tenerse en cuenta que el sentido de los establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 3.9.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer parágrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. […] 3.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 5.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 5.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […]” (Destacado fuera de texto). 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aclarado lo anterior, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si el tercero con interés directo en las resultas del proceso ha usado la marca mixta “ZELTA”, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, en el período comprendido entre el 13 de mayo de 2017 y 13 de mayo de 2020, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

En ese orden, de las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso en el trámite administrativo9, se destacan las siguientes: - Certificado expedido por la Revisora Fiscal de la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., esto es, la señora ANDREA RODRÍRGUEZ MUR, miembro de la firma KPMG S.A.S., en el que certifica que de acuerdo con el reporte generado del sistema de información financiera de la compañía, durante el período comprendido entre mayo de 2017 y mayo de 2020, la citada sociedad registró $2.003.949.792 por concepto de “detalle de ventas realizadas con el producto identificado con la marca ZELTA” y $129.236.844, por concepto de “Detalle de Gastos Promocionales para la marca ZELTA”. 9 Índice 11 del expediente digital. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Copia de 209 facturas de ventas de medicamentos identificados con la marca “ZELTA”, con fechas de mayo de 2017 hasta mayo de 2020, expedidas por LABORATORIOS BUSSIE S.A., a diferentes compañías, tales como GRIMANN S.A DE C.V., COMFANDI, COLSUBSIDIO, CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL META, DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A., GRUPO AFIN FARMACÉUTICA S.A., COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD MENTAL S.A., SOLINSA G.C. S.A.S., ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS, AUDIFARMA S.A., COOPSERVIR LTDA., CLÍNICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S., FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ, DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A., FARMATODO COLOMBIA S.A., SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A., entre otros. - Folletos de promoción expedidos en el año 2018, en los que aparecen los productos identificados con la marca “ZELTA”, tales como medicamentos para el tratamiento de la esquizofrenia y trastorno bipolar, como se evidencia a continuación: 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Copia de la Resolución núm. 2017050376 de 23 de noviembre de 2017, expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, mediante la cual se concedió la renovación del registro sanitario núm. INVIMA 2001M-0000304, para el producto “ZELTA” en su presentación en 5mg en tabletas, a favor de la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. En efecto, en dicho acto, se resolvió lo siguiente: 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, para la Sala, las pruebas antes relacionadas son pertinentes10 y conducentes11 para demostrar el uso real y efectivo de la marca mixta “ZELTA” por su titular, la LABORATORIOS BUSSIE S.A., durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, entre el 13 de mayo de 2017 y 13 de mayo de 2020, es decir, prueban la época y la regularidad en que fueron comercializados los productos amparados con aquella, máxime si se tiene en cuenta que para frustrar la acción de cancelación, “[…] basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento 10 Alude a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar. [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001 03 25 000 2015 00018 00]. 11 “[…] El medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho, es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: i) que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y ii) que ese medio probatorio solicitado no esté‚ prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar […]”.

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B sentencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000 23 25 000 2007 00460 02). 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dentro de dicho período usó la marca […]”, según lo señaló la Interpretación prejudicial, traída a colación en este proceso.

Al respecto, se observa que las facturas de venta, acompañadas de la certificación expedida por la Revisora Fiscal y los folletos de promoción producto distinguido con la marca “ZELTA”, allegadas dentro del trámite administrativo, demuestran el uso efectivo y real de la marca “ZELTA”, en relación con productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza (“productos farmacéuticos”), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso, ya que en todos éstos se especificó el período de uso de la marca cuestionada, que correspondió entre el 13 de mayo de 2017 y 13 de mayo de 2020, para identificar los citados productos.

Sobre el particular, debe precisarse que la certificación expedida por la revisora fiscal de la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. resulta ser una prueba idónea, en virtud de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, en tanto este dispone que “[…] el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la marca […]”12, máxime si se tiene en cuenta que en dicha certificación se da cuenta de los ingresos obtenidos tanto por conceptos de venta de los productos identificados con la marca “ZELTA”, así como del valor invertido en su publicidad, los cuales ascienden, respectivamente, a los siguientes valores:.- Venta de productos identificados con la marca “ZELTA”:.- Gastos en publicidad (únicamente para personal médico) de productos amparados por la marca “ZELTA”: 12 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de septiembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2010-00188-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar, sobre el particular, que dichos valores se encuentran sustentados con las facturas allegadas y emitidas por la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. Adicionalmente, respecto del uso regular y efectivo de la comercialización del producto, la Sala advierte que el mismo debe probarse de conformidad con la naturaleza del mismo, siendo ello coincidente con los valores de venta declarados por la citada certificación de la revisora fiscal del tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como de las facturas y los folletos de promoción allegados por éste, demostrando éstos últimos la forma en que se efectuaba su presentación en el mercado dentro del período relevante.

Asimismo, de dichos documentos también se observa el tipo de productos que ampara la marca “ZELTA”, tales como medicamentos para el tratamiento de la esquizofrenia y trastorno bipolar, los cuales constituyen prueba de la intención de su titular para promocionar su marca para productos de la Clase 5ª. Y en cuanto al citado valor de las ventas, debe tenerse en cuenta que el uso real y efectivo de la marca en el mercado no supone un éxito del 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co producto o servicio identificado con ella, pues si bien se puede afirmar que un nivel de ventas elevado demuestra que la marca se ha usado seriamente en el mercado, también lo es que no puede pensarse que un nivel de ventas bajo demuestra lo contrario.13 Así las cosas, del análisis en conjunto del acervo probatorio aportado al plenario, contrario a lo afirmado por la actora, la Sala concluye que las pruebas documentales recaudadas y valoradas en el procedimiento administrativo, dan cuenta del uso dado a la marca cuestionada y ponen de manifiesto que los productos identificados con la marca mixta “ZELTA”, se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles durante el período relevante, con excepción de “[…] productos veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias, dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 13En sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090055400, la Sala señaló: “[…] En ese sentido, la seriedad con que ha desplegado su actividad comercial, también se ve reflejada en el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, y que para efectos de este estudio, es lo que se da por probado […].

Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 16 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00033-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, era procedente la cancelación parcial por no uso de dichos productos, puesto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no logró demostrar su uso real y efectivo, así como la puesta a disposición en el mercado dentro del período relevante, de manera que no se advierte una indebida valoración probatoria efectuada por la SIC al momento de expedir los actos administrativos acusados.

Ahora, la actora también alegó que debió limitarse el amparo de la marca cuestionada “ZELTA” únicamente a los “productos farmacéuticos destinados a tratar la esquizofrenia y el trastorno de bipolaridad”, por cuanto la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. solamente probó que estaba siendo utilizada de forma seria y efectiva para comercializar tales productos; y que la expresión “productos farmacéuticos” es genérica, de manera que la SIC debió precisar específicamente a qué artículo o medicamento hacía referencia. Al respecto, la Sala observa que la entidad demandada, mediante la Resolución acusada 58923 de 2020, sostuvo lo siguiente: “[…] En este sentido, a través del material probatorio aportado los cuatro (4) supuestos mencionados fueron debidamente acreditados, toda vez que de una valoración en conjunto del material probatorio; en primera instancia, se usó la marca dentro del periodo relevante (2017 a 2020); en segundo lugar, se acreditó la comercialización de productos bajo la marca dentro del 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co territorio de la Comunidad Andina; en tercer lugar, se usó la marca para identificar los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sin alterar elementos que hagan la marca sustancialmente diferente a la que se registró; y por último, se demostró que el titular ha puesto en el comercio andino bajo la marca diversos servicios relacionados con computadores, de manera regular y en cantidades significativas, lo cual representa que fue usada efectivamente la marca para distinguir los productos en la cantidad y modo que normalmente corresponde, según la naturaleza y la forma de comercializarse los productos.

Los productos que identifica la marca. El inciso 3° del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, hace mención que la cobertura del registro se mantiene incólume, siempre y cuando los productos o servicios que no se prueben como usados con la marca, sean similares o idénticos, respecto de aquellos que sí hicieron uso efectivo de la marca. […] Con fundamento en lo expuesto, el signo está registrado para identificar “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias, dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

En este caso el signo está registrado para la cobertura general, y al analizar la naturaleza de los productos cuyo uso se probó efectivamente se tiene que la marca identifica un “medicamento para el tratamiento de la esquizofrenia y tratamiento alternativo para pacientes con manía bipolar que no han respondido a la terapéutica tradicional”, y por consiguiente, dado que este tipo de productos comparten la misma naturaleza y finalidad la cobertura quedará exclusivamente para identificar “productos farmacéuticos”.

En este caso en concreto de las pruebas aportadas únicamente se evidencia el uso para “productos farmacéuticos”. Teniendo en cuenta que la finalidad de los demás productos de la cobertura es diferente, dada su naturaleza disímil, no podría dejarse el registro vigente para productos de diferente naturaleza y finalidad, toda vez 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que de las pruebas solo se demostró el uso para ciertos productos en concreto.

Por lo tanto, no se mantendrá incólume el registro marcario, pues debe limitarse a los productos efectivamente probados y los cuales dada su naturaleza y finalidad difieren de los demás productos de la cobertura. […]” (Destacado fuera de texto). Y, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora, a través de la Resolución núm. 80906 de ese año, precisó lo siguiente: “[…] En el caso en particular, luego de la valoración de las pruebas obrantes en el expediente administrativo, la Dirección de Signos Distintivos determinó que se logró demostrar el uso de la marca ZELTA (Mixta), para identificar “un medicamento para el tratamiento de la esquizofrenia y tratamiento alternativo para pacientes con manía bipolar que no han respondido a la terapéutica tradicional”, y por consiguiente, la cobertura del signo se limitó a exclusivamente “productos farmacéuticos”, en consideración a su naturaleza y finalidad. […] En el caso en concreto, tal y como lo manifestó la Dirección de Signos Distintivo, los medicamentos para el tratamiento de la esquizofrenia y tratamiento alternativo para pacientes con manía bipolar, hacen parte de la categoría de “productos farmacéuticos”, dado que presentan las mismas propiedades y características, obedeciendo a una misma naturaleza; tienen la misma finalidad, pues buscan restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas del organismo humano; y finalmente son sustitutos, dado que el consumidor está en capacidad y disposición de elegir entre el producto efectivamente probado por la marca registrada y, otro dentro del género de farmacéuticos para uso humano. De acuerdo con lo anterior, en aplicación de los criterios esgrimidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, y contrario a lo manifestado por el recurrente, corresponde a esta Entidad limitar la lista de productos comprendidos en el registro de la maca ZELTA (Mixta), eliminado aquellos respecto de los cuales la marca 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co efectivamente no usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos de que trate.

Así entonces, el signo en estudio conservará el registro marcario para el producto respecto del cual acreditó su uso, así como de todos aquellos que resulten similares a este, dentro del mismo nomenclador internacional que haya obtenido inicialmente el registro, concretamente, “productos farmacéuticos”. […]”. (Destacado fuera de texto).

De lo anterior, la Sala observa que para limitar la cobertura de la marca cuestionada la SIC, mediante los actos administrativos acusados, se amparó en lo previsto en el tercer inciso del artículo 165 de la Decisión 486, que establece que: “[…] Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. […]” (Destacado fuera de texto).

También se advierte que de la cobertura inicial de la marca cuestionada amparaba “[…] productos farmacéuticos […]”, como género de productos, mas no estaba detallada o especificada en cuanto al tipo de medicamento, la destinación de éste o su principio activo. De conformidad con la norma transcrita, la Sala considera que le asistió razón a la entidad demandada en los actos administrativos acusados 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co al limitar los productos reivindicados por la marca cuestionada “ZELTA” a productos farmacéuticos, ya que éstos eran los que hacían parte de la cobertura inicial del registro de la marca y respecto de los cuales se demostró el uso, conforme lo indica, precisamente, el citado artículo 165.

En efecto, la Sala considera que en las cancelaciones parciales por no uso procede la limitación de productos eliminando únicamente aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiere usado, pero deben mantenerse aquellos para los cuales estuviese inicialmente registrada la marca, como ocurrió en el caso bajo examen. Adicionalmente, no puede perderse de vista que en las cancelaciones por no uso también debe realizarse un análisis de similitud entre los productos respecto de los cuales se demostró el uso y aquellos en los que no, conforme lo expuso el Tribunal, en la interpretación prejudicial, traída a colación en este proceso, de la siguiente manera: “[…] 2.2.

El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- (…) (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(…)” (Énfasis agregado). 2.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 2.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 2.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la marca respecto del producto 1.

El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1. 2.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 2.8.

Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase.

Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 2.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor.

Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. […]” (Destacado fuera de texto). De los apartes transcritos de la Interpretación Prejudicial, se colige que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

En razón de lo anterior, la Sala considera que no era viable limitar exclusivamente la cobertura de la marca cuestionada a un producto farmacéutico destinado a tratar la esquizofrenia y trastornos bipolares, ya que entre éstos existe una relación de similitud con los productos farmacéuticos, máxime si se tiene en cuenta que éstos últimos representan el género del producto y los primeros consisten en su especie.

Adicionalmente, los medicamentos destinados a tratar la esquizofrenia y trastornos bipolares pueden ser recetados por un médico tratante de manera conjunta con cualquier otro medicamento, dependiendo de las necesidades del paciente, ya que al final éstos presentan una misma finalidad y es coadyuvar al tratamiento de alguna enfermedad que se padezca, de manera que se advierte una clara vinculación entre el género de los productos farmacéuticos y pueden responder a un uso conjunto.

También se advierte, sobre el particular, que cuando se trata de marcas que identifican productos comprendidos en la Clase 5ª de la 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza, el examen debe ser más riguroso, pues, eventualmente, podría verse afectada la salud y vida de los consumidores, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.14 Por lo tanto, en el caso sub examine, no es procedente limitar la cobertura del registro de la marca mixta “ZELTA”, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de limitar su cobertura a los productos “farmacéuticos destinados a tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar”.

Ello, por cuanto aunque su titular no logró probar el uso de la generalidad de todos los productos farmacéuticos, se determina que, en este caso, tienen una similitud cercana con aquellos frente a los cuales se probó el uso, esto es, “productos farmacéuticos destinados a tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar” y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado, la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); núm. único de radicación 2009-00535-00. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala resalta que si se accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca mixta “ZELTA” en relación con limitar dicho registro únicamente a “productos farmacéuticos destinados a tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con ésta para identificar dicho producto, como en efecto lo ha intentado la actora en ocasiones anteriores, lo que permitiría que ésta se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “productos farmacéuticos destinados a tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar” y llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor, su salud, -por ser productos de la Clase 5ª-, y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos los productos farmacéuticos, independientemente de su destinación o función, provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos.15 Finalmente, la actora también alegó que se vulneró el artículo 13 de la Constitución Política y que los actos acusados fueron expedidos con falsa motivación, porque en otros casos ha procedido a limitar las 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo de 2024, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2019-00005-00. 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co coberturas de las marcas frente a la función o destinación que presentan los medicamentos en esos casos.

Al respecto, esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 201616, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de 200917 para la configuración de dicha causal de nulidad, en el que se señaló lo siguiente: “[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión […]” (Resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que dichos actos contienen tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la SIC, al haber cancelado 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-1997-00374- 01(15797) 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co parcialmente la marca cuestionada “ZELTA” y, en consecuencia, limitar su cobertura a “productos farmacéuticos”, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca efectivamente no usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos de que trate.

Y el hecho de haber llegado a la conclusión de que debía mantenerse la cobertura de productos farmacéuticos como género de productos, no desconoce ni vulnera su derecho a la igualdad, ya que el registro de la marca cuestionada fue cancelada parcialmente conforme a las normas pertinentes sobre la materia, máxime si se tiene en cuenta que la obligación de la entidad demandada es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares18, de conformidad con lo dispuesto, precisamente, en dicha normativa19; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras cancelaciones marcarias, la jurisprudencia20 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00255-00. 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la actora, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar parcialmente la marca “ZELTA” (mixta), en el entendido de que únicamente identificará los productos: “[…] farmacéuticos […]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00236-00 Actora: GW RESEARCH LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 18 de julio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.