CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre dos mil veintitrés (2023) Número único de radicación: 11001032400020160010200 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Pintubler de Colombia S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Familia de Marcas.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Behr Process Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 59860 de 30 de septiembre de 2014, 12277 de 19 de marzo de 2015, 23672 de 12 de mayo de 2015 y 51161 de 21 de agosto de 2015.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 1. Behr Process Corporation en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de i) las resoluciones núms. 59860 de 30 de septiembre de 2014, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase”; y 23672 de 12 de mayo de 2015, “Por medio de la cual se deciden las clases suspendidas de una solicitud de registro marcario multiclase”: expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y ii) las resoluciones núms.12277 de 19 de marzo de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación"; y 51161 de 21 de agosto de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”: expedidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo BEHR, para distinguir productos comprendidos en las clases 2ª, 9ª y 20 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…] 2.1 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1 Resolución N° 59860 de 30 de septiembre de 2014, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA SA, y negar el registro de la marca BEHR (NOMINATIVA) a la sociedad BEHR PROCESS CORPORATION, para distinguir productos de la clase dos internacional. 2.1.2.

Resolución N° 23672 de 12 de mayo de 2015, mediante la cual se resolvió negar el registro de la marca BEHR (NOMINATIVA) a la sociedad BEHR PROCESS CORPORATION, para distinguir productos de las clases 9 y 20 de la Clasificación 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 114 2 Cfr. Folios 86 a 110 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 4 Cfr. Folios 86 a 89 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 Internacional de Niza. 2.1.4 Resolución N° 51161 del 21 de agosto de 2015, mediante la cual se confirmó la Resolución No. 23672 de 12 de mayo de 2015, confirmándola en su integridad. 2.2.

Como consecuencia de la anterior declaración se ordene a título de restablecimiento del derecho a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca BHER (sic) (NOMINATIVA) en las clases 2,9 y 20 internacional de acuerdo con la solicitud No. 13-119586 en favor de mi representada. 2.3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 15 de mayo de 2013, el registro como marca del signo nominativo BEHR, para distinguir productos comprendidos en las Clases 2ª, 9ª y 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 15 de octubre de 2013 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 286, la cual fue objeto de oposición por parte de Pintubler de Colombia S.A., en adelante, el tercero con interés con interés directo en el resultado del proceso, fundamento en sus marcas nominativas y mixtas BLER, DECORAR BLER, ANTIOXIDO BLER, EPOXIAGUABLER, ACORAZADO BLER, VINILBLER, PINTUBLER, y ACUARELA BLER, que identifican productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza; y PUNTOBLER, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 59860 de 30 de septiembre de 2014, negó el registro como marca del signo nominativo BEHR, para distinguir productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, y suspendió la concesión como marca del signo nominativo BEHR para distinguir 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 productos comprendidos en las clases 9ª y 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 59860 de 30 de septiembre de 2014. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 12277 de 19 de marzo de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de: i) confirmar la Resolución núm. 59860 de 30 de septiembre de 2014 en cuanto a la decisión de declarar fundada la oposición presentada y negar el registro como marca del signo nominativo solicitado para identificar productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) revocar la resolución en relación con la decisión de suspender la concesión como marca del signo solicitado para identificar productos de las clases 9ª y 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.6.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 23672 de 12 de mayo de 2015 negó el registro como marca nominativa del signo BEHR, para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª y 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.7. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 23672 de 12 de mayo de 2015. 4.8.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 51161 de 21 de agosto de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 23672 de 12 de mayo de 2015. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 Concepto de la violación 6.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 6.1. Indicó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por aplicación indebida, toda vez que el signo solicitado no incurre en la citada causal de irregistrabilidad, pues su registro no genera un riesgo de confusión o asociación en el mercado sobre la procedencia empresarial de los mismos. 6.2.

Señaló que los signos distintivos BEHR y BLER han coexistido en el mercado colombiano, identificando productos de la Clase 2ª de la Clasificación Intencional de Niza, sin que el tercero con interés directo en el resultado del proceso hubiera reclamado algún tipo de confusión y sin que dicha coexistencia hubiese afectado a los consumidores. 6.3.

Añadió que, los signos distintivos BEHR y BLER han coexistido aún con el consentimiento de la parte demandada, siendo en este sentido dable afirmar que el examen comparativo de los signos distintivos BEHR / BLER, ya ha sido realizado varias veces en el plano práctico, dando como resultado, la ausencia de riesgo de confusión o de asociación. 6.4.

Explicó que los signos distintivos BEHER y BLER son ortográfica y fonéticamente diferentes como quiera que mientras que el signo solicitado se integra por el sufijo “EHR”, las marcas previamente registradas estás integradas por el sufijo LER. 6.5. Agregó que, desde el punto de vista fonético, los signos distintivos cotejados se diferencian, pues la expresión BEHR del signo solicitado a registro no se pronuncia ni suena igual a la expresión BLER. 6.6.

Adujo que, a su juicio, la parte demandada afirmó erróneamente, en la expedición de los actos administrativos acusados, que la expresión BEHR es un 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 término que no tiene un significado concreto, pues está claramente pretende emular la fonética de la palabra en inglés BEAR cuyo significado en español es OSO.

En tanto, mencionó que la expresión BLER no tiene definición alguna, ni emula ninguna palabra existente en el idioma español. Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Explicó, frente a la similitud ortográfica entre los signos distintivos cotejados, que las expresiones comparadas tienen la misma longitud, comparten tres de las cuatro letras que las conforman, ambas empiezan por la letra “B” y terminan en la letra “R”, siendo entonces la única diferencia, la letra “L” contenida en la marca registrada y la “H” en el signo solicitado. 7.2.

Manifestó que, frente a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hay sido reiterativo en manifestar que el cotejo marcario, deberá hacerse con mayor énfasis en las similitudes, en lugar de las diferencias, pues en estas son en las que se percibe el riesgo de confusión. 7.3. Precisó, en cuanto a la similitud fonética de los signos comparados, que al ser monosílabas las expresiones que los componen, son palabras agudas, por lo cual el acento o sílaba tónica recae sobre la vocal “E” que ambas comparten, y siendo la letra “H” una letra muda en el idioma español, la pronunciación de BLER y BEHR es muy similar y tienen un grado alto de confusión en el público. 7.4.

En este mismo sentido, adujo que, aunque el demandante manifiesta que la expresión BEHR que hace parte del signo que se pretende registrar emula la palabra del inglés BEAR, su argumento carece de fuerza, pues esto no es posible 5 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 263 6 Cfr. Folios 229 a 233 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 deducirlo de la lectura simple del signo, y en realidad no marca una diferencia significativa frente a la pronunciación de la palabra “BLER”, de modo que es clara la similitud fonética entre los signos. 7.5.

Señaló que la marca BLER ha sido declarada marca notoria en el mercado colombiano para referirse a pinturas, de modo que cualquier signo que sea similar y que pretenda evocar en la mente del consumidor los mismos productos de la marca registrada, no podrá ser registrado, so pena de violar los derechos de un tercero y de los consumidores. 7.6.

Mencionó en cuanto a la coexistencia de las marcas alegada por la demandante, que si bien es cierto que en el año 2006, cuando se concedió el registro de la marca BLER, la sociedad demandante tenía vigentes los registros para la marca BEHR, es pertinente manifestar que la sociedad BEHR PROCESS CORPORATION no presentó oposición al registro de la marca BLER y que dichos registros, como se expuso líneas atrás fueron cancelados por no uso, a solicitud del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 7.7.

Concluyó, indicando que, la supuesta coexistencia de marcas no se ha dado en los términos manifestados por el accionante, es decir, no ha existido una coexistencia pacífica de ambas marcas, pues la actitud activa del titular de la marca BLER ha demostrado que el corto periodo de tiempo en que la marca BEHR coexistió en el mercado con su marca, vulneró sus derechos.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Sostuvo que la parte demandada no vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues el signo BERH no goza de plena distintividad en el 7 Actuando por intermedio de apoderada.

Crf Folio 227 8 Cfr. Folios 138 a 216 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 mercado por asemejarse a las marcas que previamente le concedieron, pudiendo causar un riesgo de confusión entre el público consumidor. 8.2. Adujo que el signo solicitado BERH no logra tener fuerza distintiva y capacidad individualizadora, pues no se diferencia en los aspectos auditivo, gráfico y fonético con las marcas de su propiedad previamente registradas, lo que implica que su uso en el mercado hubiere generado riesgo de confusión y asociación entre el público consumidor. 8.3.

Afirmó, en cuanto al argumento relacionado con la coexistencia pacífica entre los signos cotejados, que no se observa que se haya suscrito algún tipo de acuerdo sobre este asunto para la comercialización de los productos identificados por los signos BLER y BEHR, y menos que hayan adoptado algún tipo de previsión para evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor, razón por la cual no es de recibo la afirmación de la parte demandante, ya que los signos no han coexistido en el mercado, o al menos, no con su consentimiento. 8.4.

Precisó igualmente, que las marcas BLER y BEHR no han coexistido en el mercado por un periodo de 12 años, pues los signos concedidos a la parte demandante fueron cancelados con fundamento en la marca notoria BLER, de tal manera que no coexistieron, sino que permanecieron en el mercado mientras se tramitaron las solicitudes de cancelación. 8.5.

Indicó, que la calidad de la marca notoria BLER ya fue reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 46037 del 31 de julio de 2012, dentro del expediente administrativo No. 08-62846. 8.6. Precisó, en cuanto a la dilución de la fuerza distintiva de sus marcas registradas, que ha invertido tiempo y dinero en el desarrollo de sus marcas BLER, tanto al nivel publicitario como el patrocinio de varios eventos públicos, como en el perfeccionamiento de sus productos a lo largo de los años, para llegar a convertirse en una de las empresas con mayor prestigio en el ámbito de las pinturas en Colombia. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 8.7.

Concluyó, indicando que al haberse concedido el registro de la marca BEHR, para distinguir productos comprendidos en la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del expediente administrativo No. 13-119586, hubiese provocado la dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial y publicitario de las marcas previamente registradas en perjuicio de los esfuerzos realizados por la sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. Audiencia Inicial 9.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 20 de mayo de 20199: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el día 27 de mayo de 201910, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de octubre de 201911, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas y declaró saneado el proceso. Solicitud de Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 4 de octubre de 201912, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 9 Cfr. Folios 271 a 272 10 Cfr. Folios 286 a 303 11 Cfr. Folios 375 y 376 12 Cfr. Folios 378 y 379 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 12.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 601-IP-2019 de 8 de mayo de 202013, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la interpretación prejudicial de los Artículos 151, 224, 228 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto y el tema de los signos notoriamente conocidos […]”14. 13.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión. 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto 9 de noviembre de 202015, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, la partes demandante y demandada, reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma. 16. El Tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó su escrito de manera extemporánea16. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal17. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 13 Cfr. Folios 391 a 416 14 Cfr. Folios 393 a 395 15 Cfr. Folios 419 a 421 16 Cfr. Folio 464 17 Ibidem 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 17.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 601-IP-2019 de 8 de mayo de 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Vistos el artículo 149 numeral 8 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 20.

Los actos administrativos acusados son los siguientes19: 20.1 La Resolución núm. 59860 de 30 de septiembre de 201420, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo nominativo BEHR para distinguir productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, y suspendió la concesión como marca del signo nominativo BEHR, para distinguir productos de las clases 9 y 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 20.2.

La Resolución núm. 12277 de 19 de marzo de 201521, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de 18 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 19 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 20 Cfr. Folios 4 a 22 21 Cfr. Folios 24 a 30 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 apelación interpuesto contra la Resolución núm. 59860 de 30 de septiembre de 2014, en el sentido de confirmar sus artículos primero y segundo; revocar sus artículos tercero y cuarto; y remitir la diligencia al Grupo de Oposiciones de la Dirección de Signos Distintivos. 20.3.

La Resolución número 23672 de 12 de mayo de 201522, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo nominativo BEHR para distinguir productos de las clases 9ª y 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 20.4. La Resolución núm. 51161 de 21 de agosto de 201523, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 23672 de 12 de mayo de 2015.

El problema jurídico 21. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 21.1 Si las resoluciones núms. 59860 de 30 de septiembre de 2014, 12277 de 19 de marzo de 2015, 23672 de 12 de mayo de 2015 y 51161 de 21 de agosto de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo BEHR para identificar productos de las clases 2, 9 y 20 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, determinar si hay o no lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 21.2 En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación con las siguientes marcas y nombre comercial, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso: 22 Cfr. Folios 31 a 42 23 Cfr. Folios 44 a 55 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 21.2.1.

Las marcas nominativas BLER, ANTIOXIDOBLER y EPOXIAGUABLER, con registros marcarios núms. 317528, 353631 y 353632, que identifican productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.2.2. Las marcas mixtas DECORAR BLER, ACUARELA BLER, VINILBLER, ACORAZADO BLER, BLER, EPOXIAGUABLER, ANTIOXIDO BLER y PINTUBLER, con registros marcarios núms. 317527, 317526, 349296, 335355, 317524, 353629, 351952 y 137913, que identifican productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.2.3.

La marca mixta PUNTOBLER con registro marcario núm. 317302, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y 21.2.4. El nombre comercial PINTUBLER con registro núm. 4915 para identificar actividades relacionadas con la venta de artículos comprendidos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.3.

Si la parte demandada vulneró el literal h) del artículo 136 de la Clasificación Internacional de Niza, al reconocer la notoriedad de las marcas nominativas y mixtas BLER con registros núms. 317528 y 317524 para identificar productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y considerar que el signo nominativo BEHR afecta los derechos exclusivos sobre la marca notoria. 22.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486, y, de oficio, los artículos 151, 224, 228 y 230 ibidem. 23. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena24, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200025 de la Comisión de la Comunidad Andina26.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27 24 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 25 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 26 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 27 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 25.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 30.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 601-IP-2019 de 14 de mayo de 2020 32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso29: “[…] Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo BEHR (denominativo) solicitado a registro resultaría confundible con las marcas que contiene la expresión BLER (mixtas y denominativas), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad […]. […]. 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos denominativos 29 Cfr. Folios 235 a 246 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitada BEHR (denominativo) y las marcas que contienen la expresión BLER (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre entre el signo solicitado BEHR (denominativo) y las marcas que contienen la expresión BLER (denominativas). 3.

Comparación entre un signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado BEHR (mixto) y las marcas que contiene la expresión BLER (mixtas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y; posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto d conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BEHR (denominativo) y las marcas que contienen la expresión BLER (mixtas). 4.

Marcas evocativas 4.1 Como en el proceso interno, la demandante señaló que el término BEHR que integra el signo solicitado sería presuntamente sugestivo de la palabra inglesa BEAR (que traducida al español significa oso) por lo cual evocaría el concepto de “oso”, resulta pertinente analizar el presente tema. […] 4.3 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.

No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 4.4 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este caso el consumidor 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 4.5 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación BEHR y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 5.

Marcas de fantasía 5.1. Como en el proceso interno se sostuvo que las marcas conformadas por la expresión BLER y BEHR cuya titularidad pertenece a Pintubler de Colombia S.A y Behr Process Corporation, respectivamente, serían de fantasía, es pertinente abordar el tema planteado. […] 5.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 5.4.

En este sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican. 6. Familia de marcas 6.1. De acuerdo a lo alegado por Pintubler de Colombia S.A., esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término BLER, por lo que se desarrollará dicho tema. 6.2.

Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 6.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. […] 7.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro 7.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado BEHR (denominativo) reproduce las marcas notorias que contienen la expresión BLER (mixtas y denominativas) cuya titularidad pertenece a Pintubler de Colombia 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 S.A., se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] 7.6 Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 7.6.1 El riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 7.6.2 El riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 7.6.3 El riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar confusión o asociación. 7.6.4 El riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.

El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado […]. 7.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]. 7.8 La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. […]. 7.21.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas que contienen la expresión BLER (mixtas y denominativas) cuyo titular es Pintubler de Colombia S.A., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo BEHR (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 8.

Coexistencia pacífica de signos 8.1. Dentro del proceso interno el demandante señaló que por más de 12 años coexistieron pacíficamente los signos en conflicto sin configurarse algún tipo de 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 confusión en el mercado colombiano. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas o "coexistencia pacífica de signos". […]. 8.5 La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). […] 8.7 En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica.

No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual […]. c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. […]. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. […] 9.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 9.1. Por cuanto en el proceso interno se alegó que existiría conexión entre los productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […] 9.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 9.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 9.7 Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 34.

Vistos el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 de 2000 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 35. Visto el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 36.

Visto el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. 37. Visto el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. Análisis del caso concreto 38.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo y sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 39.

El signo nominativo solicitado, y las marcas nominativas, mixtas y el nombre comercial previamente registrado son las siguientes: SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO30 BEHR Solicitante: Behr Process Corporation Clase 2: “pinturas interiores y exteriores; pinturas bases; esmaltes; barnices; selladores; colorantes; teñido base para mezclar pinturas; revestimientos, del tipo de acabados claros para madera; conservantes de la madera; colorante de concreto tipo pintura; pinturas para terrazas y pisos; hormigón y otros selladores de albañilería ” Clase 9: “Herramienta de software y manuales proporcionados junto con la misma para su uso en la carga de fotografías para pre-visualizar colores de pintura sobre el tema fotografiado; terminales informáticos interactivos y programas para la visualización de videos instructivos sobre colorantes de madera y técnicas de impermeabilización; discos compactos con instrucciones de pintura e imitaciones de acabados; aplicación de software para teléfonos móviles en el campo de la selección de colores de pintura para interiores y exteriores.” 30 El registro del presente signo nominativo fue negado. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 Clase 20: “Kioscos y estantes de exhibición para la visualización de muestras de colores de pinturas para interiores y exteriores y tarjetas de muestra; kioscos para exhibir muestras de color en colorantes para madera.” MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS BLER Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado núm. 317528 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.”31 ANTIOXIDOBLER Titular: Pintubler de Colombia S.A Certificado: 353631 Clase 2: “colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbe y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas” 32 EPOXIAGUABLER Titular: Pintubler de Colombia S.A Certificado: 353632 Clase 2: “colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbe y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas” 33 Titular: Pintubler de Colombia S.A. Certificado núm. 317527 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.”34 Titular: Pintubler de Colombia S.A 31 Cfr. Folio 315 32 Cfr. Folio 322 33 Cfr. Folio 323 34 Cfr. Folio 316 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 Certificado: 317526 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.”35 Titular: Pintubler de Colombia S.A Certificado: 349296 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.”36 Titular: Pintubler de Colombia S.A Certificado: 335355 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.”37 Titular: Pintubler de Colombia S.A Certificado: 317524 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.”38 35 Cfr. Folio 317 36 Cfr. Folio 318 37 Cfr. Folio 319 38 Cfr. Folio 314 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 Titular: Pintubler de Colombia S.A Certificado: 353629 Clase 2: “Pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; materiales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.”39 Titular: Pintubler de Colombia S.A Certificado: 351952 Clase 2: “Colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.”40 Titular: Pintubler de Colombia S.A Certificado: 137913 Clase 2: “construcción y reparaciones.”41 39 Cfr. Folio 324 40 Cfr. Folio 321 41 Cfr. Folio 313 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 Titular: Pintubler de Colombia S.A Certificado:317302 Clase 35: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de comercialización, importación, exportación, alquiler, compra y venta de mercancías, especialmente de pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores”42 PINTUBLER Titular: Pintubler de Colombia S.A. Registro núm. 4915 Clase 243 40.

La Sala procederá a determinar si el signo nominativo BEHR solicitado por la parte demandante para identificar productos de las clases 2ª, 9ª y 20 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad invocada por la parte demandante, es decir, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 41.

Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos que carecen de distintividad extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas nominativas y marcas mixtas.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 42. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un 42 Cfr. Folio 320 43 Anexo 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 43.

Esta Sección44, ha seguido los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del riesgo de confusión y asociación45. 44. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo BEHR solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 45.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el pipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: 44 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013 Y Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”46. (Destacado de la Sala) 46. La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, 46 Cfr. Folios 397 y 398 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”47.

(Destacado de la Sala) 47. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo nominativo, y unas marcas nominativas y mixtas previamente registradas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de las marcas mixtas para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 48.

En este sentido, la Sala considera que, observando las marcas mixtas DECORAR BLER, ACUARELA BLER, VINILBLER, ACORAZADO BLER, BLER, EPOXIAGUABLER, ANTIOXIDOBLER, PINTUBLER y PUNTOBLER, en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que el signo van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el servicio de que se trate.

Además, es el conjunto de palabras que componen las marcas relacionadas supra, las que se fijan en la mente del consumidor y el elemento gráfico que las acompaña, no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 49. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las 47 Cfr. Folios 398 a 400. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”48.

(Destacado de la Sala) 50. La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen las marcas nominativas y mixtas, y el nombre comercial, antes de proceder al cotejo49, para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”50. 48 Cfr. Folios 390 y 400 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 51. Para tal efecto, la Sala procederá a analizar si las marcas nominativas y mixtas, y el nombre comercial en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir. 52.

Por un lado, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica. Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario. 53.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica51. Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”52. 54.

Y por el otro, respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. 55.

Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del 51 Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 32 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 cotejo. En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”53. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos distintivos 56. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Para esto, se realizará el cotejo entre el signo nominativo BEHR que fue solicitado por la parte demandante y las marca nominativas y mixtas BLER, ANTIOXIDOBLER, EPOXIAGUABLER, DECORAR BLER, ACUARELA BLER, VINILBLER, ACORAZADO BLER, PINTUBLER y PUNTOBLER, previamente registradas, y el nombre comercial PINTUBLER, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. 57.

En este sentido, la Sala procederá a analizar si los signos distintivos en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 58. En ese orden de ideas, la Sala considera que las partículas y expresiones ANTIOXIDO, EPOXIAGUA, DECORAR, ACUARELA, VINIL, ACORAZADO y PINTU son genéricas respecto de los productos que identifican los signos distintivos, toda vez que, dentro de su cobertura, se encuentran dichos productos, a saber: pinturas, vinilos, colores, barnices, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas mordientes, resinas, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores.

De esta forma, dichos términos incluidos en 53 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 las marcas se utilizan para señalar o identificar los productos que dichas marcas identifican, por lo que es claro que se tratan de expresiones genéricas. 59.

Sumado a lo anterior, en la marca mixta PUNTOBLER, la expresión “Punto”, es de uso común para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada54. En efecto las marcas que contenían dicha expresión y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, son: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE PUNTONET PUNTONET INSUPERABLE S.A.S 277517 35 LA VÍTRÍNA UN PUNTO ARTESANAL CORPORACION CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA 445505 35 PUNTO AMARILLO VICTOR MANUEL LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 289994 35 TAXI PUNTO LOS COCHES DISTRIBUIDORA LOS COCHES DE LA SABANA S.A. 396223 35 DAVIPUNTOS BANCO DAVIVIENDA S.A. 229753 35 GANA PUNTOS ALMACENES EXITO S A 253221 35 PLAN GANA PUNTOS COLPATRIA MERCANTIL COLPATRIA S.A. 275577 35 PUNTOS DE ENERGÍA ISAGEN ISAGEN S.A. E.S.P. 307227 35 CMR PUNTOS FALABELLA S.A. 323388 35 PUNTOS POR TODO BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A 350277 35 PC PUNTOS CARDINALES MONICA ZULMA BAUTISTA NAVARRO 370589 35 54 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 14 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 34 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 60.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, conforme a lo anterior, que la partícula PUNTO es de uso común en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. 61. Del anterior análisis, por un lado, la Sala considera que, para efectos del cotejo entre las marcas comparadas, respecto de las marcas mixtas y nominativas BLER, ANTIOXIDOBLER, EPOXIAGUABLER, DECORAR BLER, ACUARELA BLER, VINILBLER, ACORAZADO BLER y PINTUBLER, previamente registradas, y el nombre comercial PINTUBLER, debe excluirse las partículas, ANTIOXIDO, EPOXIAGUA, DECORAR, ACUARELA, VINIL, ACORAZADO y PINTU comoquiera que: i) se tratan de palabras genéricas; y ii) su exclusión no reduce las marcas de manera tal que imposibilite hacer su cotejo. 62.

Por otro lado, respecto de la marca PUNTOBLER debe excluirse la palabra PUNTO, comoquiera que: i) se trata de una palabra de uso común para la clase de los productos que ampara y, asimismo, ii) su exclusión no reduce la marca de manera tal que imposibilite hacer su cotejo 63. Así las cosas, la Sala el cotejo marcario debe hacerse, entre el signo BEHR, solicitado por la parte demandante, y las marcas BLER, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 64.

Precisado lo anterior, procede la Sala a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente. Comparación Ortográfica 65. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de los signos distintivos desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 66.

La comparación ortográfica de los signos distintivos confrontados es como sigue: 35 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 SIGNO SOLICITADO B E H R 1 2 3 4 MARCAS REGISTRADAS B L E R 1 2 3 4 67. Dicho lo anterior, encontramos que el signo nominativo solicitado está compuesto de una (1) palabra, tiene una (1) silaba (BEHR), una (1) vocal (E) y tres (3) consonantes (B-H-R); mientras que la marca previamente registrada, está compuesta de una palabra, posee (1) una silaba (BLER), una (1) vocal (E) y tres (3) consonantes (B-L-R). 68.

La Sala considera que los signos distintivos en conflicto resultan similares, por cuanto ambos vocablos tienen la misma extensión y están conformados por igual número de sílabas. Asimismo, poseen la misma secuencia vocálica. Ahora bien, la Sala precisa que la introducción de la letra H, a modo de sustitución de la consonante L, en la composición ortográfica del signo solicitado, no provee suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de las marcas previamente registradas. 69.

Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe una similitud ortográfica entre el signo y las marcas comparadas, considerando la fuerte identidad ortográfica entre ambas, comoquiera que lo único que los diferencia es la sustitución de la consonante L por la H. Comparación Fonética 36 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 70.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER – BEHR - BLER 71.

Comoquiera que, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se advierte que se escuchan de forma similar, más aún por la coincidencia vocálica, de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas. Así pues, el remplazo de la letra “L” por la “H”, no resulta ser una diferencia suficiente que permita superar la similitud y por lo tanto no dota de distintividad al signo solicitado. 72.

La Sala considera que, en los signos distintivos enfrentados, al cambiar las consonantes L por H, no se logra que el impacto visual y fonético sea distinto, teniendo en cuenta que comparten la misma extensión y composición vocálica y que al ser pronunciadas resaltan evidentes las semejanzas. En ese sentido, se considera que existe una semejanza fonética evidente entre el signo y las marcas enfrentadas.

Comparación Ideológica 73. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 74. Al respecto, atendiendo a que cualquier semejanza ideológica atada a los conceptos inapropiables ANTIOXIDO, EPOXIAGUA, DECORAR, ACUARELA, VINIL, ACORAZADO, PINTU y PUNTO resulta irrelevante para el análisis, habida consideración a que son expresiones genéricas y de uso común, como se expuso 37 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 supra y que, por ende, dichas expresiones carecen en sí mismas de distintividad para ser determinantes frente al consumidor. 75.

Sobre el particular, la Sala55 en una providencia en donde las marcas estaban conformadas por una partícula de uso común, en el momento de realizar el análisis de comparación desde el punto de vista ideológico, consideró “[…] cualquier semejanza ideológica atada al concepto inapropiable AGRO resulta irrelevante para el análisis […]”. 76.

La Sala, tomando en conjunto el signo y las marcas objeto de comparación, BEHR y BLER, considera que son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 77. Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos: “[…] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”56. (Destacado fuera del texto) 55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 13 de junio de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E1), núm. único de radicación 11001032400020130043600. 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014 38 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 78. Así, para la Sala no es posible comparar ideológicamente la palabra BEHR con el término BLER, por cuanto son expresiones de fantasía y no tienen un significado en el idioma en español. Por ello, se advierte que, ideológicamente tiene un alto grado de distintividad. 79.

En este sentido, la Sala considera que entre el signo solicitado y las marcas registradas existen similitudes ortográficas y fonéticas. 80. A esta misma conclusión, llegó la Sala en la Sentencia de 20 de octubre de 202357, proceso en el cual tenía las mismas partes y se efectuó el cotejo respecto de los mismos signos. 81. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos distintivos confrontados y, teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que el signo solicitado es semejante a las marcas registradas y al nombre comercial en cuestión, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de las marcas registradas, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 82. De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo nominativo y las marcas nominativas y mixtas, es necesario que los productos y servicios que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 20 de octubre de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón núm. único de radicación 11001-03-24-000-2015-00228- 00. 39 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 83.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos distintivos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios o productos identificados por el signo y las marcas en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre estos. 84.

Al efecto, la Interpretación Prejudicial dispuso que: “[…] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grapo de similitud de los signos objeto de análisis y cualquier de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.” b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es un complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. 40 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 9.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. […]”. (Destacado de la Sala). 85. La Sala considera pertinente precisar que, en virtud de la regla de especialidad, la protección que otorga el registro de una marca recae específicamente sobre una clase de la Clasificación Internacional de Niza o sobre alguno de los productos o servicios incluidos dentro de ella, delimitando de esta forma el amparo registral. 86.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201858, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”.

(Destacado fuera del texto) 87. En este sentido, para hacer el análisis del segundo criterio del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, entre el signo y las marcas cotejadas, y determinar si existe conexidad competitiva, es necesario partir del análisis de los productos y servicios que el signo solicitado y la marca previamente registrada identifican, ambos en el marco de la Clasificación Internacional de Niza, y dentro de la clase específica. 88.

Como se expuso supra, en el caso sub examine, el signo nominativo BEHR fue solicitado por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, para distinguir productos de la Clase 2ª, 9ª y 20 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: “[…] pinturas interiores y exteriores; pinturas bases; esmaltes; barnices; selladores; colorantes; teñido base para mezclar pinturas; revestimientos, del tipo 58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 41 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 de acabados claros para madera; conservantes de la madera; colorante de concreto tipo pintura; pinturas para terrazas y pisos; hormigón y otros selladores de albañilería […]”;

“[…] Herramienta de software y manuales proporcionados junto con la misma para su uso en la carga de fotografías para pre-visualizar colores de pintura sobre el tema fotografiado; terminales informáticos interactivos y programas para la visualización de videos instructivos sobre colorantes de madera y técnicas de impermeabilización; discos compactos con instrucciones de pintura e imitaciones de acabados; aplicación de software para teléfonos móviles en el campo de la selección de colores de pintura para interiores y exteriores […]” y “[…] Kioscos y estantes de exhibición para la visualización de muestras de colores de pinturas para interiores y exteriores y tarjetas de muestra; kioscos para exhibir muestras de color en colorantes para madera […]”. 89.

Por su parte, las marcas nominativas y mixtas BLER previamente registradas por la parte demandante, identifica productos y servicios de las clases 2 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: “[…]colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbe y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas […]” y “[…]Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de comercialización, importación, exportación, alquiler, compra y venta de mercancías, especialmente de pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores […]”. 90.

Al considerar las reglas citadas supra, la Sala considera que entre los productos y servicios de las clases 2ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, identificados por las marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y los productos de las clases 9 y 20 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretenden ser reivindicados por la parte demandante, se presenta una evidente complementariedad y, en ese sentido, una conexión competitiva.

Ello, en la medida en que el uso de uno de los productos y servicios puede implicar necesariamente el uso del otro. Así, un software para visualizar colores de pintura 42 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 y estantes de exhibición de muestras de colores de pinturas, están directamente asociados con las pinturas y el servicio de publicidad y compra y venta de pinturas. 91.

Asimismo, considerando el análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que dichos productos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 92. Igualmente, la Sala considera que entre los productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, identificados por las marcas nominativas y mixtas del tercero con interés directo en las resultas del proceso, y los de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, que se pretenden identificar con el registro del signo nominativo de la parte demandante, se presenta una conexión competitiva, pues comparten la misma naturaleza, el mismo objeto y finalidad. 93.

Así las cosas, en consideración al criterio de razonabilidad, entre los productos de las clases 2ª, 9ª y 20 de la Clasificación Internacional de Niza que busca identificar el signo nominativo solicitado y los productos y servicios de las clases 2 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas previamente registradas BLER, se presenta una conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 94.

De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. De la notoriedad de la marca BLER de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso 95. Atendiendo a que: i) el tercero con interés directo en el resultado del proceso manifestó que la marca BLER fue y es reconocida en el correspondiente sector comercial como notoria; y ii) en el cargo estudiado supra se determinó que existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo nominativo solicitado BEHR y las 43 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 marcas nominativas y mixtas registradas previamente, y el nombre comercial, que contienen la expresión BLER. 96.

Esta Sección, considera que, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, resulta irrelevante estudiar el argumento propuesto por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, relacionado con la notoriedad de una marca cuando está determinado que el signo solicitado por la parte demandante no cumple con el requisito de distintividad y, en consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda. 97.

En este orden de ideas, la Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca BLER, presentados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; comoquiera que no se encuentra establecida la distintividad del signo nominativo BEHR, así como la existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre los signos distintivos cotejados, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca BLER, no se debe conceder el registro como marca del signo nominativo solicitado.

Argumento sobre la coexistencia pacífica de marcas 98. La parte demandante, en su escrito de demanda, manifestó que el signo y las marcas BEHR y BLER han coexistido en el mercado colombiano identificando productos de la Clase 2ª de la Clasificación Intencional de Niza, sin que el tercero con interés directo en el resultado del proceso hubiera reclamado algún tipo de confusión y, sin que dicha coexistencia, hubiese afectado a los consumidores. 99.

Sobre el asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida para el presente proceso, se indicó lo siguiente: “[…] 8.2. El fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 44 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 8.3 Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. […]. 8.5 La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). […] 8.7 En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: f) Debe ser pacífica.

No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. g) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual […]. h) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. […]. i) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. j) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. […]”. 100.

De lo expuesto, la Sala considera que el concepto de la coexistencia pacífica entre marcas se resume en lo siguiente: i) ocurre cuando signos idénticos o similares, que identifican productos también idénticos o similares, están presentes en el mercado por un periodo considerable de tiempo, de forma pacífica, y sin que hubiere problemas de confusión entre ellos, y ii) su ocurrencia no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes. 101.

Ateniendo a que: i) las marcas nominativas BEHR para distinguir productos de las clases 1, 3 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, con registros marcarios núms. 385948, 406542, 369865, 381373, 408083 y 369867, cuyo titular es la parte demandante, no identifican productos idénticos o similares a los reivindicados por las marcas nominativas y mixtas BLER; y que ii) tal y como se evidenció al revisar 45 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada59, los registros marcarios concedidos a la parte demandante, respecto del signo BEHR para identificar productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentran cancelados, como se evidencia a continuación: MARCA CERTIFICADO NÚMERO ESTADO VIGENCIA CLASE BEHR PREMIUM PLUS 251906 Cancelada 22 de marzo de 2012 2 BEHR 251907 Cancelada 22 de marzo de 2012 2 BEHR 369863 Cancelada 18 dic. 2018 2 102.

Y, atendiendo, tal como se expuso supra, que el signo nominativo BEHR está incurso en la causal de irregistrabildiad prevista visto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, carece de distintividad extrínseca por existir riesgo de asociación respecto de las marcas nominativas y mixtas, y el nombre comercial, que contienen la partícula BLER, la Sala considera que no es posible concluir que exista una coexistencia pacífica entre estos, pues puede derivar en un riesgo de asociación. Autonomía de las oficinas de propiedad industrial 103.

Finalmente, la Sala se debe referir al argumento presentado por la parte demandante en el que señaló que la parte demandada debió conceder el registro como marca del signo nominativo BEHR toda vez que “[…] el examen comparativo de los signos BEHR/ BLER, ya ha sido realizado varias veces en el plano practico, dando como resultado, la ausencia de riesgo de confusión o de asociación […]”60. 59 Disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637324349774032021.

Consultado el 14 de noviembre de 2023. 60 Cfr. Folios 102 y 103 46 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 104. La Sala, refiere en este respecto a lo indicado por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina61 en donde precisa que el sistema que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de registro de marcas en cada país miembro.

Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. En consecuencia, no le asiste razón a la parte demandante. Conclusión 105. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo nominativo BEHR solicitado por la parte demandante, para identificar productos de las clases 2, 9 y 20 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir identidad o semejanza con las marcas nominativa y mixtas, que contienen la expresión BLER, con certificados de registro núms. 317528, 353631, 353632, 317527, 317526, 349296, 335355, 317524, 353629, 351952, 137913 y 317302, que identifican productos y servicios de las clases 2 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y el nombre comercial PINTUBLER con registro núm. 4915 para identificar actividades relacionadas con la venta de artículos comprendidos en la Clase 2, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 106.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 59860 de 30 de septiembre de 2014, 12277 de 19 de marzo de 2015, 23672 de 12 de mayo de 2015 y 51161 de 21 de agosto de 2015, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. 61 Ver Interpretación Prejudicial N° 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2915. 47 Núm. único de radicación: 11001032400020160010200 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.