CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00027-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: REMAX S.A.S. TESIS: ENTRE LOS SERVICIOS QUE AMPARA LA MARCA MIXTA CUESTIONADA, “REMEX DILIGENCIAS Y ENVÍOS”, Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE IDENTIFICAN LAS MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE SOLICITADAS POR LA ACTORA, “REMAX”, NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA QUE PUEDA GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad REMAX S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 66238 de 20 de octubre de 2020, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por la Superintendente 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio3.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 3 de enero de 2020, el señor PEDRO JOSÉ ARAGÓN OSPINA presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “REMEX DILIGENCIAS Y ENVÍOS”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 394 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con los signos mixtos “REMAX” previamente solicitados a su nombre para identificar productos y servicios en las clases 12, 35, 37 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza6. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios “[…] Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; servicio de mensajería y entrega domiciliaria […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 6 Hoy en día registrados como marcas. 3 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 24122 de 27 de mayo de 2020, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y denegó el registro como marca del signo mixto "REMEX DILIGENCIAS Y ENVÍOS", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por el señor PEDRO JOSÉ ARAGÓN OSPINA, por cuanto lo encontró, de oficio, similarmente confundible con las marcas nominativas y mixtas “CEMEX”, previamente registradas en las clases 7ª, 9ª y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad CEMEX S.A.B. DE C.V. 4º- Adujo que contra la citada resolución el señor PEDRO JOSÉ ARAGÓN OSPINA, interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 66238 de 20 de octubre de 2020, revocó la decisión inicial y, en su lugar, concedió el registro de la marca mixta "REMEX DILIGENCIAS Y ENVÍOS, para distinguir servicios en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de dicho señor.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 y 29 de la Constitución Política, por falta de aplicación, habida cuenta que la marca cuestionada “REMEX DILIGENCIAS Y ENVÍOS” no cumple con los requisitos exigidos por dicha normativa para que sea procedente su registro dadas las semejanzas presentadas con sus marcas previamente solicitadas, “REMAX”.
Indicó que el elemento preponderante de la marca cuestionada es la partícula “REMEX”, dado que es la que genera mayor recordación en el público consumidor; y que es el vocablo que reproduce casi en su totalidad de sus marcas “REMAX”. Señaló que las demás palabras que conforman la marca objeto de controversia, esto es, “DILIGENCIAS” y “ENVÍOS” son meramente complementarias, de uso común y descriptivas, dado que describen directamente características de los servicios prestados en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
Adujo que al compartir los elementos distintivos “REMAX” y “REMEX”, las marcas confrontadas presentan una pronunciación casi idéntica, dado que el intercambio de una vocal “A” por “E” no genera una diferencia perceptible para el público consumidor. 5 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.
La parte demandada y el señor PEDRO JOSÉ ARAGÓN OSPINA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificados en debida forma7, guardaron silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 17 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20118, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20219, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. 7 Mediante auto admisorio de 5 de febrero de 2021, visible a folios 31 a 33 del cuaderno físico principal y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes en los índices 6 y 7 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 8 CPACA. 9 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 6 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda, consiste en determinar si la Resolución núm. 66238 de 20 de octubre de 2020, mediante la cual la SIC concedió el registro de la marca “REMEX DILIGENCIAS Y ENVÍOS”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 y 29 de la Constitución Política.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 7 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas.
Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que el elemento que está destinado a otorgarle distintividad a la marca cuestionada, es la palabra “REMEX”, la cual se reproduce casi en su totalidad en las marcas “REMAX”. Sostuvo que las partículas “DILIGENCIAS” y “ENVÍOS”, pertenecientes a la marca objeto de controversia, son complementarias, de uso común y descriptivas, por cuanto describen la característica del objeto de los servicios prestados en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
IV.2.- La parte demandada solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda y, además, sostuvo que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho. IV.3 El señor PEDRO JOSÉ ARAGÓN OSPINA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio en esta etapa procesal. 8 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos 10: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210002700 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 66238 de 20 de octubre de 2020, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “REMEX DILIGENCIAS Y 10 Proceso 262-IP-2022. 9 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ENVÍOS”, al señor PEDRO JOSÉ ARAGÓN OSPINA, para distinguir “[…] Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; servicios de mensajería y entrega domiciliaria […]”, comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que la marca cuestionada “REMEX DILIGENCIAS Y ENVÍOS” no cumple con los requisitos exigidos en la normativa andina para que sea procedente su registro, dadas las semejanzas presentadas con sus marcas previamente solicitadas, “REMAX”. Indicó que el elemento preponderante de la marca cuestionada es la partícula “REMEX”, dado que es la que genera mayor recordación en el público consumidor; y que es el vocablo que reproduce casi en su totalidad de sus marcas “REMAX”.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 262-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-202211, 261-IP-202212, 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 10 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 350-IP-202213 y 391-IP-202214, en las que se interpretaron los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.
Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados el artículo 134 ibidem al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso resultaba similarmente confundible con sus marcas “REMAX”, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem15.
En efecto, la parte demandante argumentó que la marca cuestionada “REMEX DILIGENCIAS Y ENVÍOS” no cumple con los requisitos exigidos por dicha normativa para que sea procedente su registro, dadas las semejanzas presentadas con sus marcas previamente registradas, “REMAX”. 13 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 14 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 11 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134, ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver16, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca.
Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios17, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 17 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 12 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA18 MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE SOLICITADAS19 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “REMEX DILIGENCIAS Y ENVÍOS”, como lo es la cuestionada, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con unas marcas mixtas, “REMAX” previamente solicitadas por la actora, es 18 Folio 19 del cuaderno núm. 1 19 Folio 20 del cuaderno núm. 1 13 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios20 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas 20 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 14 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre 15 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.
Ahora, según la actora las partículas “DILIGENCIAS” y “ENVÍOS” que hace parte de la marca cuestionada, son de uso común y descriptivas para amparar servicios en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se deben excluir del cotejo marcario. 16 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.
Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.
No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que 17 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.
Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegara a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.
Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 18 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, la marca cuestionada "REMEX DILIGENCIAS Y ENVÍOS” fue solicitada para distinguir los siguientes servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza: "[…] Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; servicio de mensajería y entrega domiciliaria […]”.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define las palabras “DILIGENCIAS” y “ENVÍOS”, de la siguiente manera21, respectivamente:“[…] 2. f. Prontitud, agilidad, prisa […]” y “[…] 1. m. Acción y efecto de enviar […]”. En ese sentido, las referidas partículas son términos que denotan o da la idea a la persona que las lee, que los servicios, entre otros, de 21https://dle.rae.es/diligencia y https://dle.rae.es/envío. Consultado el 23 de mayo de 2024. 19 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mensajería, transporte y embalaje, ofrecidos por la actora sirven para enviar mercancía y/o artículos de manera rapida y ágil.
Ahora, para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine la Sala considera que, ante la pregunta de cómo es el servicio que se pretende registrar, es evidente que las palabras “DILIGENCIAS” y “ENVÍOS” describen los servicios descritos para la Clase 39 de la Clasificación internacional de Niza, puesto que la respuesta lógica sería que se tratan de servicios de transporte, embalaje y envío de mercancías de manera rápida y ágil hacia su destino, lo cual resulta ser completamente descriptivo de todas las características del servicio ofrecido.
Aunado a lo anterior, se estima que las referidas palabras son usuales para los servicios que comprenden la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que dichas finalidades o características se podrían atribuir a cualquiera de los servicios antes enunciados. 20 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, también se evidenció que en la página web de la entidad demandada22, a la fecha de expedición del acto administrativo acusado, se encontraban registradas las siguientes marcas en la Clase 39 que contenían la expresión “ENVÍOS”: MARCA TITULAR PRONTO ENVIOS (Mixta) CRONO ENVIOS LTDA PRONTO ENVIOS (Mixta) ALVEIRO HOLGUIN.
ENVIOS A TODO EL MUNDO (Mixta) INTER RAPIDISIMO S.A. DISTRIENVIOS (Mixta) DISTRIENVIOS S.A.S. SURENVIOS (Mixta) SURENVIOS S.A.S. Lo anterior pone de manifiesto que la partícula “ENVÍOS” también se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, la Sala observa que las denominaciones “DILIGENCIAS” y “ENVÍOS” deben ser excluidas del cotejo.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “REMEX” y “REMAX”, respecto a sus 22 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 29 de febrero de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.
Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre la marca cuestionada “REMEX” y las expresiones previamente solicitadas “REMAX”, existen significativas similitudes en sus raíces y terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 4 letras “R”- “E”-“M”-“X”; y que la única diferencia radica en la sustitución en su intermedio de la “A” por una “E” en la marca cuestionada, las cuales no proveen la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de las previamente solicitadas con anterioridad, comoquiera que la marca objeto de controversia reproduce las letras “R-E-M-X”, de las expresiones opositoras.
Al respecto, cabe mencionar que si bien la marca cuestionada está compuesta por una letra diferente, esto es, la “E”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, idéntica composición consonántica (R-M-X), el mismo número de sílabas (2) y una secuencia vocálica parecida, esto es, (E-E) frente a (E-A), lo que 22 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lleva a que la marca cuestionada “REMEX” no sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente solicitadas.
Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202023, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.
En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.
Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 23 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, la marca cuestionada “REMEX” no cuenta con elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las previamente solicitadas, “REMAX”.
Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en las letras “R-E-M-X”, siendo éstas el elemento principal de las marcas previamente solicitadas, así como en la raíz “RE”, la terminación en la letra “X” y la misma secuencia consonántica (R-M- X), sin que la variación en la estructura de las vocales “E” por “A”, en la marca cuestionada, sea relevante.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: REMEX - REMAX - REMEX - REMAX - REMEX - REMAX - REMEX - REMAX REMEX - REMAX - REMEX - REMAX - REMEX - REMAX - REMEX - REMAX REMEX - REMAX - REMEX - REMAX - REMEX - REMAX - REMEX - REMAX REMEX - REMAX - REMEX - REMAX - REMEX - REMAX - REMEX - REMAX En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la marca cuestionada y las previamente solicitadas “REMEX” y “REMAX” deben tenerse como de fantasía, por cuanto éstas no tienen un 24 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto24.
Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y las previamente solicitadas existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.
Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201825 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: 24 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00055-00. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 25 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva 26 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “REMEX” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; servicio de mensajería y entrega domiciliaria […]”. Las marcas previamente solicitadas, “REMAX”, distinguen los siguientes productos y servicios en las clases 12, 35, 37 y 40 de la citada Clasificación: 27 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 12: “[…] Llantas de rueda para automóviles; llantas de rueda para motocicletas; llantas de ruedas para vehículos de dos ruedas; llantas para ruedas de ciclo; llantas [rines] para ruedas de vehículos; rines [llantas] para ruedas de vehículos; neumáticos; carcasas de neumáticos; clavos para neumáticos; cubiertas para neumáticos; neumáticos para automóviles; neumáticos para vehículos; cadenas antideslizantes para neumáticos de automóviles; cámaras de aire para neumáticos; cámaras de aire para neumáticos de vehículos; cintas protectoras de neumáticos; fundas para neumáticos de refacción; parches para la reparación de neumáticos; parches para reparar neumáticos de vehículos; sistemas de suspensión neumática para vehículos; ruedas de automóvil; vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática […]”..- Clase 35: “[…] Servicios de importación, exportación, comercialización, compra y venta de productos de llantas para vehículos automotores, motos, tractores, montacargas, bicicletas nuevas o usadas, importadas o de fabricación nacional, reencauchadas u originales, por ventas a través de intermediarios o directamente en sus propios almacenes, bodegas o servitecas; comercialización de toda clase de vehículos, repuestos y accesorios para toda clase de vehículos, sean nacionales o importados o nuevos 28 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o usados; compra o venta de combustibles, aceites, grasas, líquidos para frenos; importación de todo tipo de llantas para vehículos automotores, así como de tipo agrícola e industrial, como la importación de las materias primas y demás suministros necesarios para el reencauche de dichas llantas […]”..- Clase 37: “[…] Servicio de mantenimiento; revisión; reparación de vehículos y sus partes; mantenimiento; instalación, reparación; balanceo, rotación, equilibrado, reencauchado de neumáticos; reparación de neumáticos de caucho; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para fabricar artículos de caucho; suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos para fabricar artículo de caucho […]”..- Clase 40: “[…] Manufactura, fabricación y elaboración de todo de artículos de caucho y productos plásticos; alquiler de equipos para la fabricación de cauchos; maquinaria de montaje; ensamblaje por encargo de materiales para terceros; fabricación por encargo; información sobre tratamiento de materiales; mecanizado de piezas para terceros [servicios de taller mecánico]; mezcla de lubricantes para terceros; procesamiento de combustibles; servicios de tratamiento de materiales en relación con la fabricación de cauchos; 29 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co suministro de información sobre el tratamiento de materiales; transformación de caucho; transformación de materiales; tratamiento de caucho; tratamiento de materiales para terceros, especialmente tratamiento de materiales relacionados con caucho, llantas y neumáticos; vulcanización de neumáticos […]”.
Al aplicar las reglas de conexidad competitiva, al caso sub examine, la Sala estima que entre los productos y servicios amparados por las marcas enfrentadas no existe dicha conexión, por cuanto se encuentran ubicados en clases diferentes de Clase de la Clasificación Internacional de Niza y, además, los productos y los servicios allí ofrecidos, para cada una de las marcas, se encuentran completamente limitadas y se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. Como se observa y como bien lo estimó la SIC, para la Sala es dable afirmar que se trata de productos y servicios muy diferentes, entre otras cosas, por su naturaleza, la clase de consumidores, su finalidad y su comercialización pues, en efecto, uno son los servicios para los cuales se solicitó el registro objeto de análisis y otros, muy 30 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferentes, son los productos y servicios prestados por las marcas previamente solicitadas, máxime si se tiene en cuenta que la cuestionada se dirige a un sector muy específico, esto es, el de mensajería, transporte y embalaje de mercancías y, a su vez, las previamente solicitadas también pertenecen a un sector especializado, es decir, la industria automotriz, dirigido al mantenimiento, reparación y comercialización de llantas, neumáticos y demás productos para vehículos, tales como repuestos, aceites, grasas y líquidos.
Ciertamente, es evidente que en el consumidor se genera la idea consistente que se trata de marcas de diferentes empresarios y no ocurre que surja en la mente del usuario la concepción de que REMAX S.A.S., está prestando servicios logísticos de mensajería, transporte y embalaje de mercancías. En relación con la especialización del consumidor, la Sala recuerda que esta Corporación26 ha precisado que se trata de un factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad, tal y como se observa a continuación: 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2004-00376. 31 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. “Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es “la especialidad del consumidor”, en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto Sobre este factor determinante, esta Sala mediante sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes “SIENA” y “SENNA”: “A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto.
Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil “SIENA” de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil “SENNA” de AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características.
La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado […]” (Destacado fuera de texto). Así las cosas, es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera servicios logísticos de mensajería, transporte y embalaje de mercancías, que se requieren para el envío de artículos 32 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y/o encomiendas y su almacenamiento, sin tener en cuenta el fabricante y el origen del mismo y mucho menos concluya que una empresa que se especializa en comercializar artículos y servicios para el mantenimiento y reparación de vehículos se encuentre comercializando esa clase servicios.
Al respecto, es del caso puntualizar, conforme se señaló en la citada sentencia de 26 de noviembre de 201827, que “[…] si se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva […]” (Destacado fuera de texto). También se advierte, como ya se dijo, que tales productos y servicios tienen finalidades diferentes, pues las marcas previamente solicitadas tiene como finalidad el mantenimiento y reparación de vehículos, así como la comercialización de toda clase de repuestos, lubricantes y materias primas para llantas y/o neumáticos, mientras que los de la marca cuestionada en manera alguna tienen esa misma finalidad, ya que tienen por objeto suplir la necesidad de algunos consumidores que requieren enviar, transportar y almacenar mercancía, así como el 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 33 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicio de mensajería, razón por la que se puede inferir que sus mercados, formas de comercialización y medios de publicidad también son diferentes.
Tampoco son complementarios, ni sustituibles entre sí, debido a que son utilizados o prestados en sectores diferentes, pues, como se puso de presente anteriormente, los servicios amparados por la marca cuestionada se relacionan con la mensajería, transporte y embalaje de mercancías, mientras que los productos y servicios de la marca previamente registrada de la actora hacen referencia al sector automotriz, entre este, el mantenimiento y reparación de vehículos y la comercialización de artículos y/o repuestos para su buen funcionamiento.
En efecto, difícilmente se podría sustituir o utilizar de manera conjunta los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, así como de sus artículos y/o repuestos con servicios logísticos de mensajería, transporte y embalaje de mercancías. Por tal razón, la Sala observa que entre los productos y servicios identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo 34 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co origen empresarial.
Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor. Por consiguiente, se considera que aunque existe semejanza ortográfica y fonética entre las marcas enfrentadas “REMEX” y “REMAX” no existe conexidad competitiva entre los productos y servicios que éstas identifican, lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.
En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas una relación entre los productos y servicios que identifican y que éstas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro de la marca “REMEX DILIGENCIAS Y ENVÍOS”, para amparar servicios en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado, el cual está acorde con el 35 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co parámetro fijado por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en aquél, por lo que tampoco se evidencia transgresión alguna del artículo 29 de la Constitución Política, dado que no existió falsa motivación. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería al doctor JHONATAN PEDROZA CASTRO, como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 41 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: 36 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
CUARTO: TENER al doctor JHONATAN PEDROZA CASTRO como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 41 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de mayo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto 37 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2021 00027 00 Actora: REMAX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.